第一章 緒論
1.2 問題意識
1.2.3 欲探討之議題與方向
1.2.3.1 美國聯邦最高法院對於專利適格例外見解的重要性
美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現有效任何新且有功效的方法、
機器、製品或組合，或改良者，皆得依本法所定規定及條件下獲得專利38。」又 美國專利法中未見其他專利適格例外之規範，對於專利適格要件採用寬鬆的態度。
然，司法部門藉著解釋權，由美國聯邦最高法院透過個案判決累積出三種專利適 格之例外，即自然法則、自然現象和抽象想法，以限縮專利適格之範圍，並貫徹 專利法鼓勵發明之立法目的。
意即，美國專利適格例外規定並未經過立法成文化，而是透過司法解釋而來，
其規範目的在於貫徹一概念—方法專利必須為新且有用(New and Useful)，而三 種專利適格例外均涉及「人類均得自由使用之知識庫」，任何人皆不得有排他性 的使用權39。然而，如何認事用法以貫徹立法者對專利制度的構想，並隨著科技 發展與時俱進，一次又一次地挑戰著美國司法解釋，進而影響行政專利審查實 務。
美國聯邦最高法院曾就美國專利法第 101 條所規定之「製品」 (Manufacture)，
做出依照字典定義的文義解釋40；亦曾就同條「物之組合」(Composition of Matter)
38
35 U.S.C. 101, supra note 12.
39
Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127 (1948)
40
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303. 308 (1980) .
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依照一般用法做出定義41。然而，最高法院在涉及自然法則、自然現象以及抽象 想法的專利適格例外案件中曾做出限制性解釋，而限縮了專利法最初立法意與定 義42。
又方法專利，雖美國專利法第 100 條第 b 項，將於專利制度法規中的「方法」
定義為：「方法係指方法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物之組 合或材料之新用途43。」而使「方法」具備明確之定義。然不可否認的是，方法 與機器、製品或組合等物之專利有本質上的不同，無法透過具體物質表現。相較 於同為美國專利法第 101 條所列舉之機器、製品、組合或是改良者，「方法」本 質上本來就具有抽象色彩，又往往與自然法則、自然現象，以及抽象想法等專利 適格例外有所聯結運用。造成雖申請人所主張之技術內容，確實符合美國專利法 第 101 條所謂之「方法」定義，然卻又因為法院的例外解釋而被排除於專利適格 之外的情形。
綜上所述，專利適格，為專利要件之基礎門檻，故如何詮釋、適用美國聯邦 最高法院對於專利適格例外之見解，自有研究上之重要性。
1.2.3.2 行政專利審查實務所採用的專利適格檢驗標準與司法解釋之差異
美國司法權對於專利適格例外的界線劃分標準，影響著行政專利審查實務的 操作，從美國專利商標局因應判決而做出的三個暫時審查指南便可知悉一二。然 值得注意的是，行政專利審查時所採用之標準的變化與差異。
在 2009 年美國專利法第 101 條專利適格標的評估暫時審查基準中，美國專 利商標局肯認了機器或轉換檢測，並且細緻地定義了機器或轉換檢測的操作方法 與標準；在 2010 年就 Bilski 案所訂之美國專利法第 101 條專利適格標的評估暫 時審查基準中，美國專利商標局增列了機器或轉換檢測以外的專利適格例外的檢 測方法，以因應美國聯邦最高法院作成的 Bilski v. Kappos 判決內容，然專利商標 局又於文中開宗明義強調，「機器或轉換檢測雖然不是判斷專利適格的唯一方法，
但仍為一可以參考的有參考價值的檢測模式44」，似乎對於機器或轉換檢測仍保 持肯定之態度；然而在 2012 年涉及自然法則之方法其專利適格標的評估暫時審
41
Id .
42
Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588-89 (1978).
43
35 U.S.C. 100b , provides, “process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.”
44
supra note 33.
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查基準裡，再次強調，「通過機器或轉換檢測的方法，未必一定具有專利適格45」， 似乎又了變更了 2010 年暫時審查基準中的標準。
值得玩味的是，2012 年所做成的暫時審查基準，是為配合美國最高法於所 做的 Mayo v. Prometheus46判決，然該判決中並未否認機器或轉換檢測的可用性，
並在判決論理中回應了轉換檢測的部分47，可推論美國最高法院仍相當倚重機器 或轉換檢測。故美國專利商標局為何後來在審查基準中，似乎與法院判決立場不 同調，「自發地」對機器或轉換檢測採用了較限縮的態度，而這樣的態度是否真 正落實在行政專利審查實務中，並非無探討之空間。
再者，雖 2012 年所做成的暫時審查基準，依據方法專利所涉及的專利適格 例外類型，分成兩種檢測途徑，涉及自然法則、自然現象者，適用 2012 年涉及 自然法則之方法其專利適格標的評估暫時審查基準；而涉及抽象想法者，則適用 2010 年所頒布的就 Bilski v. Kappos 案所訂之美國專利法第 101 條專利適格標的 評估暫時審查基準。然自然法則、自然現象以及抽象想法三者本定義上區分的困 難，而美國聯邦最高法院於個案解釋上，常交互使用相同案例，以作為論理基礎，
而造成有檢測方法重疊，無法清楚按照所涉及之專利適格例外類型劃分，產生於 所有專利適格例外案件中採用的檢測方法殊途同歸、實質相同之情況。例如 Diamond v. Diehr48案、Gottschalk v. Benson 49案以及 Parker v. Flook50案的論理內 容，同於涉及抽象概念的 Bilski v. Kappos 案51，以及涉及自然法則、自然現象的
45
Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature (2012), at 1,“Many of these factors originate from past eligibility factors, including
the‘Machine-or-Transformation’ (M-or-T) test. However, satisfying the M-or-T factors does not ensure eligibility if the claim features that include a particular machine or transformation do not integrate the natural principle into the claimed invention to show that the natural principle is practically applied, and are not sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the natural principle itself.”
46
See Mayo, 566 U.S.
47
Id. at 1303,“The first of these transformations, however, is irrelevant. As we have pointed out, the
“administering” step simply helps to pick out the group of individuals who are likely interested in applying the law of nature. And the second step could be satisfied without transforming the blood, should science develop a totally different system for determining metabolite levels that did not involve such a transformation…… in stating that the “machine-or-transformation” test is an “important and useful clue” to patentability.”
48
Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
49
Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972).
50
See Parker, 437 U.S.
51
See Bilski, 561 U.S.at 3230-31.
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Mayo v. Prometheus 案52中被美國最高法院採用；再者，不論是哪種專利適格例 外，均仍有採用機器或轉換檢測之可能，故依照所設專利適格例外之類型，進行 案件之分類並無實益。
此外，值得探討的是，2009 年美國專利法第 101 條專利適格標的評估暫時 審查基準獨採機器或轉換檢測的專利適格例外檢驗方式，雖已經過 2010 年與 2012 年暫時審查基準的修正與調整，然因機器或轉換檢測仍於 2009 年間於行政 專利審查實務中被廣泛並大量的操作，因此，專利申請人以及行政審查機關對於 機器或轉換檢測較為熟稔。再者，相較於其他檢測法，機器或轉換檢測的操作仍 為相對明確且容易操作。故有學者指出53，縱使近年美國司法實務判決以及美國 專利商標局所制定之審查基準，對於機器或轉換檢測的態度轉趨保守、限制，然 事實上進行專利適格性之審查時，行政審查體系仍多傾向採用機器或轉換檢測，
而產生司法解釋與實務操作之落差。
因行政訴訟曠日廢時，所費不貲，多數案件被行政審查機關否決其專利適格 後，不會再上訴至美國聯邦巡迴上訴法院54。亦即，實務上，專利訴願暨爭議委 員會以及專利審判暨上訴委員會，著實成為決定一方法發明可否取得專利權的最 終機關。綜上所述，有關專利適格例外的判定，實際上行政專利審查實務有無採 用標準的變化與偏好，確有探究之必要。