第二章 美國方法專利適格性案例分析
2.2 Bilski v. Kappos 案
2.2.3. 最高法院論理過程
2.2.3.1. 機器或轉換測試法並非唯一的判斷方法
美國專利法 101 條規範了可專利客體：「任何人發明或發現有效任何新且有 功效的方法、機器、製品或組合，或改良者，皆得依本法所定規定及條件下獲得 專利75。」明文指定了四種受專利權保護的發明或發現類型，分別是方法、機器、
製品或組合。透過採用相當廣泛的詞彙與定義，立法者明確地表達了專利法應較 大範圍地保護發明發現的立場76，用較寬鬆的專利適格標準以確保研發創造力
77。
美國聯邦最高法院的做成的先例，提供了美國專利法第 101 條的三種專利適 格例外，即自然法則(Laws of Nature)、自然現象(Natural Phenomena)，以及抽象 想法(Abstract ideas)78
。
這些例外規定並未經過立法成文化，而是透過案例累積而 來，其規範目的在於，貫徹方法專利必須為新且有用(New and Useful)，而三種 專利適格之例外均涉及「人類均得自由使用的知識庫」，任何人皆不得有排他性 之使用權79的立場與原則。美國專利法第 101 條專利適格之規定僅為一門檻要件，通過後仍須受其他專 利要件如美國專利法第 102 條的新穎性、美國專利法第 103 條非顯而易見性以及 美國專利法第 112 條規範之檢驗。
系爭專利涉及美國專利法第 101 條之方法，而方法之定義以規範於同法第 100 條 b 項：「方法係指方法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物
74
Id. at 997.
75
35 U.S.C. 101, supra note 12.
76
See Diamond , 447 U.S.at 303.
77
Id. See Diamond , 447 U.S.at 308-09.
78
Id .
79
See Funk Brothers Seed Co., 333 U.S. at 127.
38
之組合或材料之新用途80。」本案在方法專利的規範架構下，討論機器或轉換測 檢驗為唯一的判斷方法之見解是否合法。
巡迴上訴法院於前審作成的見解，認為一發明若與特定機器或設備有所連結，
或將特定物轉換成不同的狀態事物，則符合美國專利法第 101 條所規範的方法81。 然而，美國聯邦最高法院於此卻更意識到一個最高法院曾多次關注的問題82—透 過司法解釋而增加的專利法上之規範限制，是否增加立法文義與目的上所無之限 制，而有僭越立法權之虞。
美國專利法乃一成文法規範，除了有其他的特殊定義外，否則司法解釋權於 認事用法時，亦應本著立法者所用之文字，做出最符合立法原意以及一般人可得 了解預期之用語解釋83。美國聯邦最高法院曾就美國專利法第 101 條中所規定之
「製品」 (Manufacture)，做出依照字典定義的文義解釋84；亦曾就同條「物之組 合」(Composition of Matter)依照一般用法做出定義85。雖然，最高法院在涉及自 然法則、自然現象以及抽象想法的專利適格爭議案件中，曾做出限制性解釋，而 限縮了專利法最初立法意與定義86。然，這些例外解釋，不因此當然賦予司法者 得以透過個案上的認事用法來限制立法者之立法本意、並做出與立法意旨相悖意 見的權力。上述之原則，於本案中就美國專利法第 101 條中「方法」(Process)進 行解釋，有助於區別並釐清，所有人類活動與具備專利適格方法間兩者之差異。
美國聯邦巡迴上訴法院指出機器或轉換檢測為判斷一方法過程是否具備美 國專利法第 101 條專利適格的唯一方法87，已經違反了上述司法解釋權限與原則。
同法第 100 條第 b 項提供了「方法」於專利制度法法規中的定義：「方法係指方 法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物之組合或材料之新用途88。」
而美國最高法院於先例中，均未做出「方法、技術或步驟，須與機器連結或將物
80
35 U.S.C. 100b, supra note 43.
81
In re Bilski, 545 F.3d at at 954.
82
See Diamond, 450 U.S.at 182.
83
Id.
84
See Diamond , 447 U.S.at 308.
85
Id.
86
See Parker, 437 U.S.at 594-95.
87
See In re Bilski, 545 F.3d at 955-56.
88
35 U.S.C. 100b, supra note 43.
39
轉換」的解釋。有認為者，主張最高法院應依同類字解釋原則(Noscitur a Sociis)89， 以相同或類似字彙來對方法進行定義。然美國聯邦最高法院認為，於此並無適用 該原則之必要，因同法第 100 條 b 項以為方法做出了定義，一旦法規有明確的定 義，則司法解釋者必須遵從之90。
美國聯邦巡迴上訴法院先前所作的判決，明確表示機器或轉換檢測為判斷一 方法是否具備美國專利法第 101 條專利適格的唯一途徑，誠為不合法之見解。雖 曾有前案指出方法為一系列的行為活動，並且改變或減少物的狀態或本質91，然 近期有不少判決屏棄前開見解，而拒絕就判別方法具備專利適格與否訂定排他的 唯一判斷標準。
美國最高法院在 Benson 案92判決指出「將物(Article)轉換(Transformation)或 減少(Reduction)成不同的狀態事物(State or Thing)，可做為判斷方法專利適格的 線索(the Clue)，且不須包含特定機器(Particular Machine)」。但同一判決中也明白 地表示，方法專利未能通過機器或轉換測試法，並非因此當然欠缺專利適格93。 最高法院 Flook 案也採用了相同的見解，若一方法專利具備專利適格，然該方法 亦仍有可能無法通過機器或轉換檢測法的檢驗94。
從各個前案可知美國聯邦最高法院認為，機器或轉換測試法，可以作為一判 斷專利請求項是否符合美國專利法第 101 條所規範之方法之重要且有用的線索 以及研究工具(an important and useful clue, an investigative tool)。然而，機器或轉 換測試法，並非判斷發明是否為具備專利適格之方法專利的唯一檢測途徑。
確實，如同 Dyk 法官先前所提出的法律歷史觀點，在工業時期，確實很難 找到不能通過機器或轉換測試法卻仍被給予專利權的實證案例95。但是，不同於 工業時期，當代的產業結構已有巨大的變化，科技和創新發明態樣均以不可預期
89
United States v. Stevens, 559 U.S. 460(2010), 472, “an ambiguous term may be given more precise content by the neighboring words with which it is associated.”
90
Burgess v. United States, 553 U.S. 124(2008), at 130.
91
Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780(1877), 788, “explained that a “process” is “an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.”
92
See Gottschalk, 409 U.S. at 69.
93
See id. at70, “We do not hold that no process patent could ever qualify if it did not meet the requirements of our prior precedents.”
94
See Parker, 437 U.S. at 588.
95
See In re Bilski, 545 F.3d at 966-76.
40
的樣貌有所發展。例如，近年對於專利制度如何影響科技創新的議題被廣泛的討 論，有論者認為現今發展完善的專利原則，卻有可能使得應取得專利權的電腦程 式喪失專利保護96，這樣的論點並不代表，所有電腦程式均欠缺可專利性97。美 國專利法第 101 條的規範內容，應該為動態設計，以求持續地演進，與時俱進地 包含所有創新、不可預見的科技發明98。明確但缺乏彈性的專利適格檢測法則，
將會排除立法者於立法時未能預見的科技內容，進而牴觸專利制度鼓勵發明的政 策目的99。
機器或轉換測試法仍得為類似於工業時期技術的方法發明，譬如一些建立在 具體有形型態的發明等，提供充分份且有效的檢測途徑。然而這樣的檢測方法是 否適用於現今的資訊時代，並作為唯一的檢測方法，則並非無疑。有不少法庭之 友(Amicus)表示，如電腦軟體、較先進的醫療診斷技術以及其他利用線性規劃 (Linear Programming)、資料壓縮(Data Compression)、數位訊號(Digital Signals)的 發明等，將會因適用機器或轉換測試法而產生專利適格判斷上的不確定。
若使用機器或轉換測試法來檢視新興科技，法院有可能將某些不侵犯公共領 域且有專利價值的發明拒絕於專利權大門之外，本案前審 Rader 法官不同意見書 即呼應了此論點100。而就美國專利法第 101 文義以及立法架構與原意，可以推知，
新的科技可能須透過新的檢測方法來判斷專利適格101。
美國聯邦最高法院強調，本案並非針對所上述提到的電腦軟體、醫療診斷、
數位訊號等特定當今資訊時代之發明類型，討論是否應給予專利權之保護，然而 不可否認的是，這些發明均帶來專利法規範上的許多新挑戰與困難。現今，要在 透過專利制度鼓勵新興技術的發明，以及確保應屬於全人類共享的知識基礎繼續 屬於所有公眾，兩者之間取得平衡誠非容易，而本案之作成目的亦非為破壞這兩 者間的平衡。