研究方法

1.3.1 量化研究

因實務上，專利訴願暨爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences) 以及改制後的專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)所做成的行 政專利審查結果，往往是判定方法發明可否具備專利適格的最終裁決。

為探究行政專利審查實務，於判斷方法發明具備專利適格與否時，有無採用 標準的變化與偏好，本文就美國專利商標局公布 2009 年、2010 年及 2012 年暫 時審查基準前後，專利訴願暨爭議委員會以及專利審判暨上訴委員會，判斷方法

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See Mayo, 566 U.S.at 1293-301.

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See Mark A. Lemley, Michael Risch, Ted M. Sichelman & R. Polk Wagner, Life After Bilski, 63 S

. L. R

. 1315 (2011); J. Taylor Gooch, Who’s In Charge: An Analysis of BPAI Decisions Regarding Section 101 Patentability In light of Bilski and Mayo, 95 J. P

. & T

O

. S

'

60 (2012).

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詳見量化研究部分。

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發明具備美國專利法第 101 條專利適格與否作所成之所有裁決中，將其所採用之 判斷方法分為 MOT、MOT plus、Not MOT 三者，進行敘述性統計量化研究與比 較，並透過推論統計中的卡方檢測(Chi-square test)，驗證在引 Bilski v. Kappos⁵⁵案 與 Mayo v. Prometheus⁵⁶案後，專利審查實務採用之方法專利適格之判斷法則，

有無顯著之變異。

1.3.2 質性研究

量化統計之結果，可以知悉美國專利審查實務對於方法專利適格所採用之判 斷標準的分布狀態。惟，無法從量化研究所得之數字中，了解造成如此分布的原 因；再者，若本文之研究所得之問題意識建構基礎，多是取自於間接的研究資料 與詮釋，較難真實地反映現況。透過質性研究，便可克服上開困難，更深入地解 釋，判斷方法發明之專利適格時，所採用之標準分布以及其背後的原因。

為求更客觀、全面地進一步的探求與研究，本文透過質性訪談，採用了引導 式訪談方法，使研究者將訪談所涵蓋之主題內容，以綱要的方式備妥，於訪談時 依當下的訪談狀況，決定問題的順序與詳細的字句，以保持訪談過程中的彈性、

對話性以及論述邏輯。並於進行質性訪談前，便將訪談核心以及問題列表提供予 受訪者，以便其知悉訪談方向，並對訪問有相當之掌握，訪談核心與問題列表如 下：

訪談核心

方法專利，雖在美國專利法 101 條的規範下，似有很大的空間。然，最 高法院卻經由司法解釋而排除了自然法則(Laws of nature)、自然現象 (natural phenomena)，以及抽象想法(abstract ideas)，三者的可專利性 (eligibility)，本訪問稱之為專利適格例外。

若一方法專利過程涉及專利適格例外者，以自然法則為例，如何界定該 方法為具有專利適格之自然法則的運用(Application)，抑或是不具專利 適格之單純自然法則本身的闡述，其判斷界線並非無疑。又根據資料顯 示，從 2010 到 2012 年間，只有極少數的案件，於被專利訴願暨爭議委 員會(Board of Patent Appeals and Interferences ，簡稱 BPAI)以及專利審 判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，簡稱 PTAB)否決專利適 格後，轉向聯邦巡迴法院提起上訴者，似 BPAI 或是 PTAB 的專利行政

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See Bilski, 561 U.S.

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See Mayo, 566 U.S.

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審查，已儼然成為實際實務上決定方法專利是否具備專利適格的最終機 關。

本訪談核心將聚焦於在 2010 年 Bilski 案、2012 年 Mayo 案前後，實務 工作者，立於方法專利申請之一方，與 USPTO 互動之策略，以及如何 檢視並確保其方法專利不落入專利適格例外的範圍內。意即，Bilski 案、

Mayo 案，於專利行政審查階段，對於專利適格例外判斷界線之影響。

訪談題目列表

A. 前言 1. 資料顯示，從 2010 到 2012 年間，只有極少數的案件，

於被專利訴願暨爭議委員會(BPAI)以及專利審判暨上訴 委員會(PTAB)否決專利適格後，轉向聯邦巡迴法院提起 上訴者，對於這樣結果與原因，有何評論?

B. Bilski 案前 後

(Mayo 案 前)

1. Machine or Transformation Test(下稱 MOT)在 Bilski 案巡 迴上訴法院判決中，得到了壓倒性的勝利，USPTO 也立 即回應判決結果，明白地承認了 MOT 於行政專利審查的 適用。然而這樣的見解卻在最高法院又被部分推翻，即 不否認 MOT 的可用性，然卻排除了其唯一可用性。

該判決前後，USPTO 檢測專利適格標準與方法上的偏好 有無何種轉變?

2. 為因應該轉變，有何方法專利撰寫的新策略? 仍用 MOT?

或是 MOT 搭配先佔(pre-empt)等檢測方法-簡稱 MOT plus?抑或是放棄 MOT?

3. 在 MEPE 的 2106 中，說明 USPTO 需達到 prima facie 的 心證說明門檻，方得決定專利具備專利適格與否。方法 專利申請人如何在申請文件中，提供資料證明其具備符 合 prima facie 門檻的專利適格要件?

C. Mayo 案後 1. Mayo 案後，USPTO 檢測專利適格標準與方法上的偏好 是否亦有所轉變? 如何因應該轉變，變更方法專利撰寫 的策略?

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2. 如何因應最高法院作出有關發明構思(inventive concept) 的見解?

亦即如何在申請文件中反向證明，所申請之方法專利非

「已被完善理解(well-understood)、常態(routine)的常規活 動(conventional activity)，且已經於相同研究領域中被使 用(previously engaged in by researchers in the field)」，以 具備符合 prima facie 門檻的專利適格要件?

3. Mayo 案的「已被完善理解(well-understood)、常態(routine) 的常規活動(conventional activity)，且已經於相同研究領 域中被使用(previously engaged in by researchers in the field)」檢測門檻，操作上是否與其他專利要件—顯而易 見性(obviousness)有所重疊?

D. 結論 (對上開兩 案 件 之 意 見與想法)

1. 美國最高法院未明確指定某一檢測專利適格的標準方 法，對專利申請人而言有何優劣影響?無所適從?抑或是 保留了專利撰寫的彈性與空間

2. 上開兩案件對於方法專利審查見解，有何其他意見與評 論?

抽樣方法上，因方法專利，可分成醫療方法專利、商業方法專利以及軟體三 大區塊，故本文針對方法專利三大區塊，透過分層立意抽象與滾雪球抽樣，尋找 得以對應之受訪者。藉由直接訪問長期於美國申請方法專利實務經驗者的分享，

盼能得到更深入且明確的解釋，以理解方法專利適格判斷標準選取上的喜好，並 獲得有助於美國方法專利申請實務的研究結果與發現。