第二章 美國方法專利適格性案例分析
4.2 研究設計
4.3.6 美國聯邦最高法院於 2012 年作成 Mayo v. Prometheus 案判決之後，方法專利申請人
「哈哈哈(笑)，有重複啊，我的詮釋啦，Mayo的那個新見解嘛，就是一個理 由，一個不想給專利的理而已由啦，至於這個理由是不是後來就很常被是使 用，就我所知是沒有的，我們公司在Mayo案後申請方法專利，多還是用MoT 啦。但是確實有重複檢驗的疑慮啦」225
「為什麼會有這樣的落差，我個人的觀察就是法院在關上這個大門，但是美 國這樣縮小專利範圍，也不能說他有錯誤。你去比較世界各國和美國系統，
你可以發現，對於專利範圍都比美國嚴格，所以對於像我們公司也會在其他 國家申請專利的，你說差異真的很大嗎?有很大的影響嗎?我覺得其實沒有太 大的差別。
美國學者比較多擔憂啦，這是學者應該做的也會做的，但是我們不覺得真的 有很大的影響。
而且也不只我覺得沒差，我們之前生技展辦的研討會，有跟Finnegen美國律 師交流，律師也有提到，Mayo後，其實就他們所接觸到的客戶廠商，在方 法專利的申請，好像沒有受到太大的影響、衝擊，然後席中與各廠商座談，
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我們得到的資訊也是大家其實沒有很大的衝擊。」226
「所以這東西是很不成熟的，我們廠商不期待說法院或是USPTO指名說哪 個或是哪幾個檢測方式是我們一定要用或是用了一定會過的，但是他們在做 成新檢測方法的見解時，希望還是可以將操作方法的內容明確化，而不是像 Mayo一樣越來越不明確，因為在這個抽象的標準裡面，我們要從裡面找出 一個rule來答辯是相當困難的。
所以說，我覺得這又是法律解釋和實務上的落差，認知不一樣。所以你要問 我的話，我的看法，結果就是我們廠商就不想申請方法專利，對我們公司來 說，就改物質專利，沒什麼。」227
「因為廠商本來就有很多方法啊，本來方法專利寫的太不特定像是Mayo案 件，我就覺得沒有，如果是在我們公司做成這樣得專利申請，在我們公司內 部就會修正了，太抽象了，要具體一點，比方說我可以列更多東西出來，放 在附屬項，透過專利審查過程，和審查員討論修正，並不會不能處理。最糟 如果修了USPTO還是不過的話，我們就乾脆更具體，變成物質專利啊，衝 擊喔，真的還好啦。」228
「像這些案件你說真的有很大的影響，我們看來都還好啦，有些程序就是我 們之前會做的，像是寫claim的策略。
比方說用其他的independent claim啊，如果我一個方法被駁了，我還有其他 的independent claim，這時候就可以拿出來，去試探審查官的心證主張界線，
只不過每一次修正就是在限縮我自己的權力範圍，最終都還是可以拿到專利，
大還是小而已，太大有時候太不明確，就像我前面說的，比方說Mayo案的 系爭技術，這樣大範圍的技術方法，說實在的，我覺得如果讓他拿到專利權，
沒有什麼道理啦，也不符合現在美國專利實務市場操作的氣氛和走向。」229
「Bilski和Mayo兩個案件後，我們處理的態度都沒有太大的改變嘛」230
「生醫他們，應該來說從case law推出得到有三個categrories是被專利適格排
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除的，就是law of nature nature phenomenium、另一個是 abstract ideas，
abstract ideas會是比較跟軟體相關，另外兩個就是生醫比較有相關。雖然三 個都是經過case law解釋出來，在101規範概念底下的例外規定的，但是可能 寫專利的時候還是有點不同，我們care的和他們care的可能有些不一樣。
基本上，Mayo之後沒有影響，趨勢還是，有MOT，有processor，就沒什麼 問題，像我進in houes我現在做的是在software team，處理過至少有幾十個申 請案，沒有因為專利適格而碰到大困難的，沒有101的問題，因為我們的寫 法，尤其是在bilski之後，會在說明書上面加一段說會連結一些硬體架構，
比方說一個，processor、一個儲存裝置之類的。」231
「他們越來越鬆，審查上沒有特定criteria，但也因此就是越來越寬鬆了，這 個(指mayo所創設的檢測方法)是新的，可以這麼說他也是一個增加新的 criteria可以選，雖然我們公司我的部門沒有用過。
像我開始做in house工作之後，就沒有101 Rejection的案件了。我有跟我同事 也討論過這個現象，但可以確定，近期，基本上就是越來越鬆，我們也沒有 101的問題。
但也有可能是我們這個領域的特殊性，其他領域我就不清楚。因為在bilski 之後也有一些事business methods的案件，bilski本身也是，這些案件和我們 軟體的專利適格上的操作，可能就會有些不同。」232
「但是我覺得應該也要分類。像是台灣的生技公司，即使是像我們這種有在 美國申請專利，經營美國市場的公司，也不會有這些問題，因為它討論的都 是產業化很早很早(強)的東西，很前端的東西，所以要很基本的技術，才會 遇到這樣的難題，老實說，台灣生技公司在美國專利方法申請實務不會遇到 這件事。」233
「他就是一個檢測方式，但是實際上，應該是還沒什麼被使用啦，不太好用，
也不是很明確。
我們公司之前就Mayo這個新見解做了內部的討論，我們的結論就是範圍不 要寫太寬，讓審查員不要有疑慮，但是實際上沒有什麼被討論，法院有啦，
CLSbank裡面，有些法官有討論這個觀點，但因為那個案件在巡迴法院結果
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就是意見很多，接下來再supreme court可能會有討論，但是就我的經驗和觀 察BPAI 、USPTO這邊應該會比較少用到他」234
「MAYO比較會有影響的是生醫吧，他不是在講商業方法，或是軟體，所以 它其實對後來對我的業務影響不大。
不曉得是不是因為領域不是生醫的關係，我們沒有在申請時，有被審查員拿 來挑戰我們的經驗。但是，我自己在看MAYO案件它的技術核心來說，你說 用自然方法就不能破解嗎?我覺得我們可以去強調它的這個判斷數值的發現 是很困難的，申請時提供很多實驗文件，去支撐說我們是如何辛苦地去吧它 找出來的，因為這種東西你拿MOT去做也是通過不了，去硬打MOT也不會 太有利，還不如去主張說定如何去訂出這個數值是很困難的。
呼應美國發明法鼓勵 long experiment的概念。我們通常通常在寫這種東西的 時候，寫claim會寫得很簡單，但是就是會去強調這個東西很重要，為什麼 以前沒有人做研究，然後我們花了多少時間來找，再不通過也沒辦法，因為 這裡也難能用MOT。或者是說，不要申請方法專利，轉一下，比方說，把 它藏在機器裡，然後用這個機器去申請」235
「其實這兩個案件其實沒有太大的影響。說實在的，實務上就是法院判他的，
如果PTO那邊的審查方法沒有太大的調整，就沒關係。就我自己的經驗，美 國PTO，BPAI那邊就專利適格的審查，還是用MOT多啦。先帶到你之後的 MAYO可能會有要判斷新穎性問題，像是新穎性的案件，像是KSR之類的案 件，就是真的有影響PTO審專利的方法，所以我們就會跟著調整很多，但是 這兩個案件之後，真的還好，都是寫作過程中可以解決。MAYO那個要件，
實務上沒有什麼在操作啦。」236
美國最高法院於 2012 年作成 Mayo v. Prometheus 案後，引起許多的討論，
美國專利商標局也立即回應最高法院見解，做成涉及自然法則之方法其專利適格 標的評估暫時審查基準 (2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature)，著實可見該判決之所造成之 迴響。
又美國最高法院所於該判決中提出的新檢測方法—判斷發明是否為涉及「已
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被完善理解(well-understood)、常態(routine)的常規活動(conventional activity)，且 已經於相同研究領域中被使用(previously engaged in by researchers in the field)」的 見解，被質疑造成更多操作適用上的模糊與困難237。亦有認為，該見解著重於發 明如何(How)被完成，而非聚焦於一發明本質為何(What)。該見解將會造成規範 上(normative) , 法令上(statutory)以及行政上(administrative)的困難，並嚴重影響 專利實務操作238。
然而，雖美國聯邦最高法院之見解造成許多爭議與疑慮，惟這樣的疑慮與擔 心卻尚未在現實之實然面產生。根據本文所得之統計結果，於 2012 年暫時審查 基準公布後，亦只有 3 個案件239採用 Mayo 案法院所創設出的新的檢驗方法作為 判斷論理基礎。又，依本文所獲之質性訪談內容，亦獲得相同之結論。
法院所作之「已被完善理解、常態的常規活動，且已經於相同研究領域中被 使用」見解，並不普及於當前實務中，不僅專利申請人不經常使用，行政審查機 關運用之案例亦實非多數。意即，2012 年 Mayo v. Prometheus 案判決做成後，對 於專利實務，並未造成顯著的影響與變動，仍是以機器或轉換測試法為主，因為 相較於 Mayo v. Prometheus 案所新創設的檢驗方法，機器或轉換測試仍為較明確、
好操作適用的標準。
惟需特別注意的是，受到 Mayo v. Prometheus 案件影響之程度，應區分方法 專利類型，方可客觀解釋。因 Mayo v. Prometheus 案之系爭專利直接涉及醫療方 法以及自然法則的運用，故對生醫業之醫療方法專利所造成的影響，推論上勢必 較軟體以及商業方法要大。
237See Bryan Wisecup, Mayo v. Prometheus: Reorganizing the Toolbox for Patent Eligible Subject Matter and Uses of Natural Laws, 81 U.CIN.L.REV. 1651, 1675(2013),
“the Court merely reorganized its toolbox of prior precedent into an elaborate and fact intensive process for evaluating the patent eligible subject matter requirement for uses of natural laws, but did little to actually clarify the boundary between what is patentable and what is unpatentable. The decision will likely have little effect on the future
interpretation of the judicial exception for natural laws. ”
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See Sherkow, supra note 156, at 351(“well-understood, routine, conventional activity, previously engaged in by researchers in the field”—focuses on how an invention is accomplished rather than what an invention is. That concern with the method of invention poses several normative, statutory, and administrative difficulties. Taken seriously, the “how” requirement will likely have broad effects across all levels of patent practice.)
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2013 WL 5351023, 2013 WL 2139889 & 2012 WL 2991614.
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軟體以及商業方法部分，當前於美國專利申請實務上並無明顯之變化。醫療 方法專利部分，因本文受訪者為本國廠商，須將產業結構分配趨勢一併考量，方 得較全面性地理解產業現狀。根據訪談所得可知，只有研發地位較前端之生醫廠 商，才有可能受到 Mayo v. Prometheus 案判決之直接影響。也就是說，本國廠商 或是其他落在產業分級越後端之廠商，受到 Mayo v. Prometheus 案判決影響就越 低。
4.3.7 美國聯邦最高法院於 2012 年作成 Mayo v. Prometheus 案判決之後，對生