美國專利法 101 條規範了可專利客體：「任何人發明或發現有效任何新且有 功效的方法、機器、製品或組合，或改良者，皆得依本法所定規定及條件下獲得 專利。」長久以來，在此立法規範下，美國聯邦最高法院透過例外解釋而發展出 美國專利法第 101 條專利適格之例外，即認為，自然法則(Laws of Nature)、自然 現象(Natural Phenomena)，以及抽象想法(Abstract Ideas)，並非具備專利適格之客 體248。適格例外之目的在於，方法專利必須為新且有用(New and Useful)，而三 種專利適格之例外均涉及「人類均得自由使用的知識庫」，任何人皆不得有排他 性之使用權249的立場與原則。
然而，方法技術特質本傾向於抽象，又方法發明者常是運用並透過自然法則、
自然現象或是抽象想法來實踐發明技術與理念。故判斷什麼樣的方法內容，係具 備發明的高度而為具備專利適格之方法發明，何者又僅係自然法則、自然現象或 是抽象想法的單純闡釋而不具專利適格，則需透過個案累績判斷標準與操作，方 能建構出兩者間的界線與異同。然而，因技術多變與快速發展，司法判決如何透 過解釋，以貫徹立法者鼓勵發明的意旨、發揮專利制度應有之規範作用，其判決 中所採用的論述標準，並非明確、無疑且穩定的。
美國聯邦最高法院於 1970 年代，針對美國專利法第 101 條方法專利適格之 判斷，陸續作出了 Parker v. Flook 案250、Gottschalk v. Benson 案251以及 Diamond v.
Diehr252等判決。惟沉寂了三十餘年後，方法專利適格與例外之議題因 2008 年的 Bilski 案，又再次引發熱烈的討論，美國聯邦最高法院也陸續作成了 Bilski v.
Kappos 253案以及 Mayo v. Prometheus254案，兩個重要判決。
Bilski 案最大的爭點有二，即「是否所有的商業方法均欠缺專利適格」，以及
248
Mayo, 566 U.S. at 1293,“The Court has long held that this provision contains an important implicit exception. ‘[L]aws of nature, natural phenomena, and abstract ideas’ are not patentable.”
249
See Funk Brothers Seed Co., 333 U.S. at 127.
250
See Parker, 437 U.S.
251
See Gottschalk, 409 U.S.
252
See Diamond, 450 U.S.
253
See Bilski, 561 U.S.
254
See Mayo, 566 U.S.
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「機器或轉換測試法是否為唯一的判斷方法」。
商業方法專利，美國聯邦最高法院認為若從一般、當代以及普遍的定義，並 不認為專利法所定義的方法，排除了商業方法。並且，立法者於專利法第 273 條賦予商業方法取得專利權之可能與空間，故不應將其排除於專利適格之外。自 立法文義以及體系解釋方法以觀，美國聯邦最高法院認為，美國專利法制度內仍 保留商業方法作為美國專利法第 101 條所稱方法專利之一定空間，亦即，商業方 法在具備某些專利要件時，自當具備專利法第 101 條之專利適格，無專利適格之 欠缺。倘若判決中類型化、機械式地操作，而一概認為所有的商業方法均欠缺專 利適格，實為增加法所無之限制，有僭越立法權之虞。
機器或轉換測試法，該案聯邦巡迴上訴法院主張，倘若一「方法過程與特定 機器或設備有所連結，或將特定物轉換成不同的狀態事物」255，則為具備專利適 格之方法發明。並且再進一步指出機器或轉換檢測，為「判斷一方法發明是否具 備美國專利法第 101 條專利適格的唯一方法」256。然而，美國聯邦最高法院於此 卻更意識到一個最高法院曾多次關注的問題257，即「透過司法解釋而增加的專利 法上之規範限制，是否增加立法文義與目的上所無之限制，而有僭越立法權之虞」。 最高法院因而認為，因同法第 100 條第 b 項提供了「方法」於專利制度法法規中 的定義：「方法係指方法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物之組 合或材料之新用途258」，又美國聯邦最高法院於先例中，未曾做出「方法、技術 或步驟，須與機器連結或將物轉換」的解釋。聯邦巡迴上訴法院之見解已經違反 了上述司法解釋權限與原則，故並非屬合法。綜上所述，美國聯邦最高法院認為，
機器或轉換測試法，可以作為一判斷專利請求項是否符合美國專利法第 101 條所 規範之方法之重要且有用的線索以及研究工具。然而，並非判斷發明是否為具備 專利適格之方法專利的唯一檢測途徑。
Mayo 案除了重申 Bilski 案美國聯邦最高法院對於機器或轉換檢測的立場外，
判決中引起較大的討論便是，美國聯邦最高法院於該判決中創設了一個從未出現 的新概念與檢驗方法，即「已被完善理解、常態的常規活動，且已經於相同研究 領域中被使用」。美國聯邦最高法院認為，該案系爭專利方法所涉及者，乃是一 自然法則，其步驟方法，除了自然法則外，其他部分亦僅屬於「已被完善理解、
255
In re Bilski, 545 F.3d , at 954.
256
Id. at 955-56.
257
See Diamond, 450 U.S.at 182.
258
35 U.S.C. 100b, supra note 43.
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常態的常規活動，且已經於相同研究領域中被使用259」。故認定系爭專利有排除 他人使用該自然法則之危險，不利科技發展。然而該判斷標準著重於發明如何被 完成，而非聚焦於發明本質為何(What)以及發明的顯著性，將會造成規範上、法 令上以及行政上的困難，並嚴重影響專利實務操作。
「已被完善理解、常態的常規活動，且已經於相同研究領域中被使用」，將 會產生與另一專利要件—美國專利法第 103 條所規定之顯而易見性(Obviousness) 有所重疊，而產生雙重評價之法律適用疑慮。這兩個相似的概念，確有定義上的 區別困難，如下：常態(Routine)與通常(Ordinary)；相同領域研究者(Researchers in the field)與有通常技藝人士(A person having ordinary skill in the art)；已經被使用 (previously engaged)與有效申請前(Activity before the effective filing date of the claimed invention)。這些名詞，很難看出其間有顯著定義上的差異。可推知，美 國最聯邦高法院混淆了專利適格(Patent Eligibility)與專利要件( Patentability)，並 且在專利適格性判斷上加入了顯而易見性之專利要件。再者，美國專利法第 103 條，否定僅透過發明的研發方式，作為判定專利要件有無欠缺的合法性，其立法 目的在於平等地保護經過長期投入實驗後之發明，以及快速突然的發明。然而，
Mayo v. Prometheus 案判決中，卻依發明如是何(How)被操作完成，來判斷方法發 明是否具備專利適格。除此之外，美國聯邦最高法院所做出的該見解，亦將會產 生專利審查實務行政上之困難。因為須由美國專利商標局，判斷申請之方法發明 是否涉及「已被完善理解、常態的常規活動，且已被相同領域研究者所使用者」。 然而美國專利商標局目前並不具備審查上開要件的程序、能力與資源。多數專利 審查案件中，只須透過申請文件中的技術資料，比對申請專利是否與先前技術有 顯而易見之關係。雖然「已被完善理解、常態的常規活動」概念上與顯而易見性 有所重疊，然而，很難從先前技術來判斷申請專利是否為常態或常規。而常態性 與常規性的判斷，以及是否已被相同領域研究者所經常使用與否，都增加了更多 根本性的事實判斷負擔。
綜上所述，不論是 Bilski 案所造成的機器或轉換測試法的變動，抑或是 Mayo 案帶來引發之爭議與討論，對於專利審查實務上，均帶來相當大的影響。除此之 外，美國專利商標局為立即呼應美國聯邦最高法院就專利適格例外所作成之判決，
歷史上僅公佈過三次的暫時審查指南，即 2009 年、2010 年以及 2012 年。前兩 者係因應 Bilski 案而來；而後者，則是為 Mayo 一案而生。綜上， Bilski 案與
259
Mayo, 566 U.S. at 1294,“We find that the process claims at issue here do not satisfy these
conditions. In particular, the steps in the claimed processes (apart from the natural laws themselves)
involve well-understood, routine, conventional activity previously engaged in by researchers in the
field. At the same time, upholding the patents would risk disproportionately tying up the use of the
underlying natural laws, inhibiting their use in the making of further discoveries.”
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Mayo 案在判定方法專利適格上的重要性，可見一斑。
美國司法權對於專利適格例外界線的劃分標準，影響著行政專利審查實務的 操作。惟，本文仍不排除行政審查實務中，可能存在著檢驗方法的偏好，而這偏 好卻有可能與司法解釋所詮釋的專利政策方向有所差異。亦有學者指出，行政專 利審查實務，就美國專利法第 101 條所規範的方法專利適格的判斷，是否貫徹實 踐美國最高法院所作出的解釋，不無疑問260。
如，2010 年就 Bilski 案所訂之美國專利法第 101 條專利適格標的評估暫時審 查基準中，雖因應美國聯邦最高法院所作成的判決，而於文中指出「通過機器或 轉換檢測的方法，未必一定具有專利適格；反之，未通過機器或轉換檢測者，亦 有具備專利適格之可能」的立場。然而，文中也開宗明義地「自動」強調，機器 或轉換檢測雖然不是判斷專利適格的唯一方法，但仍為一可以參考的有參考價值 的檢測模式，似乎對於機器或轉換檢測仍保持肯定之態度。
再者，雖然美國專利商標局所作成的 2012 年涉及自然法則之方法其專利適 格標的評估暫時審查基準，是為配合美國聯邦最高法院的 Mayo v. Prometheus 判 決，惟該判決中並未否認機器或轉換檢測的可用性，並在判決論理中回應並操作 了轉換檢測的部分261。然而，專利商標局在 2012 年暫時審查基準中，卻又再次 強調，通過機器或轉換檢測的方法，未必一定具有專利適格，美國專利商標局似 乎又再度地「自動」變更了 2010 年暫時審查基準中的標準，並與最高法院心證 方向有所出入。
綜上所述，行政審查機關的檢驗方法的偏好，直接影響了方法專利申請實務，
故本文從量化方法著手，分析專利訴願暨爭議委員會以及專利審判暨上訴委員會 裁決中，所使用之方法專利適格檢測方法，以觀察出專利行政審查實務專利適格 判斷方法上的分布與趨勢。
因，不論是從事實認定拘束力所推論的應然面結論，抑或是從案件數量上所 得到的實然面結果，均可推知專利申請人再尋求司法救濟以推翻訴願暨爭議委員 會或專利審判暨上訴委員會所做成之裁決的機會很低，訴願暨爭議委員會或專利
260
See Gooch, supra note 53, at 62.“But, therein, I contend, lies the problem: in practice, the BPAI does not properly apply recent Federal Circuit and Supreme Court case law regarding § 101. ”
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Mayo, 566 U.S.at 1303.“The first of these transformations, however, is irrelevant. As we have pointed out, the “administering” step simply helps to pick out the group of individuals who are likely interested in applying the law of nature. And the second step could be satisfied without transforming the blood, should science develop a totally different system for determining metabolite levels that did not involve such a transformation…… in stating that the “machine-or-transformation” test is an
“important and useful clue” to patentability.”
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審判暨上訴委員會所作成之裁決，儼然已成為實際上判定申請案是否專利要件之 最終機關。故本研究將針對訴願暨爭議委員會以及專利審判暨上訴委員會所作裁 決進行分析。
本研究對符合研究條件的 395 件中裁決，根據其中所用的檢驗方法，分為
本研究對符合研究條件的 395 件中裁決，根據其中所用的檢驗方法，分為