2.3 台灣專利侵權之救濟制度
2.3.2 專利訴訟的攻防重點
2.3.2.3 專利侵害鑑定報告
依大法官釋字第五０七號解釋41，專利權人提出告訴時，不必要檢附侵害鑑 定報告；因此，主張遭受侵害之專利權人已以訴狀具體指明其專利權遭受侵害之 事證者，其告訴即屬合法。但由於專利訴訟具有高度科技性，加上法官無法針對 每一項技術有深入的瞭解與認知，因此在台灣專利訴訟中，鑑定機關所提出的鑑 定報告對於法官在形成心證時，有很大的影響。
依據經濟部智慧財產局於民國 93 年提出，並已由司法院函送42各法官供鑑
40 宋煌志，我國專利侵權訴訟之實證研究，2005 全國科技法律研討會論文集，2005 年 11 月，
頁 14-16。
41 憲法第十六條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴 請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害 他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制 仍應符合憲法第二十三條之比例原則。中華民國八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百 三十一條第二項至第四項規定：「專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢 附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合 法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」依此規定被害人必須檢附侵害鑑定報告，
始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則。是上開專利法第一百三 十一條第二項應檢附侵害鑑定報告及同條第三項未提出前項侵害鑑定報告者，其告訴不合法之規 定，應自本解釋公布之日起不予適用。
42 專利侵害鑑定參考資料，經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_org.asp：
經濟部智慧財產局於 93 年 10 月 5 日以經授智字第 0932003111-0 號函送本院之「專利侵害鑑定
定時之參考的「專利侵害鑑定要點」(草案) 43，鑑定機關所提出的發明（或新型）
46 司法院網站，http://www.judicial.gov.tw/侵害專利鑑定機構.htm。
接受委託。若同意接受委託，由鑑定小組與委託單位或個人協商簽訂委託契約；
若經協調，無法尋妥適當教授成立鑑定小組或認為不宜接受該委託案時，由中山 大學學術研究處發函回覆委託單位或該個人。鑑定小組召集人負責進行鑑定案件 之連絡、鑑定報告之製作、進度之控制及行政作業等事項，並有義務對外說明鑑 定結果；鑑定小組之其他成員負責鑑定案件實質內容之審理、協助鑑定報告之製 作、行政支援等事項及輔助召集人對外說明鑑定結果。類似的作業程序，也可以 在台大嚴慶齡工業研究中心的專利鑑定流程中看到。47
由上可知，鑑定機關在進行專利侵害鑑定報告時，在內容部分需包含專利權 利範圍的解讀，被鑑定產品是否落入係爭專利權利範圍，在執行上係由該鑑定機 關尋找適當人員擔任鑑定人員進行鑑定後，直接由該鑑定人員負責鑑定報告之製 作及結果說明。然而，上述的規定相當於要求鑑定機構針對法律爭議提供法律見 解，已經失去要求鑑定機構就客觀的科技議題提供意見之目的；況且實務上該鑑 定機關往往並沒有進行最後的把關動作，更遑論對於鑑定人員專利專業知識的要 求了。
實務上法院為求迅速審理專利侵害案件，往往直接將當事人雙方的所有請求 與答辯資料交付鑑定機構囑託鑑定，不會主動針對專利的權利範圍進行說明，導 致鑑定機構難以判斷待證事實，或因事實繁瑣而拒絕鑑定；而這也是為什麼不同 的鑑定機關很有可能產生出不同的鑑定結果48。另方面如果由一方專利權人或被 控侵權人單獨提出申請，因為僅有一方的資料，鑑定人員在專利範圍的判斷上往
47 請參考國立中山大學專業技術鑑定作業程序：http://www.ora.nsysu.edu.tw/技術鑑定/專業技術 鑑定網頁.htm；以及台大嚴慶齡工業研究中心專利鑑定流程：http://www.tl.ntu.edu.tw/ser_pat1.asp
48 因此實務上專利訴訟當事人要在鑑定報告上取得優勢，除了自己先取得一個有利的鑑定報告 外，更重要的是使得對造無法取得對對造有利的鑑定報告；有一種作法是事先評估可能的鑑定機 關，然後事先就向這些鑑定機關申請鑑定報告，並設法說服這些鑑定機關取得對對造不利的鑑定 結果。
往會偏向申請單位，進而影響鑑定報告的可信程度。因此，在專利侵害鑑定要點 (草案) 49中，有特別提到法院方面及鑑定機關方面所需注意的事項，其中法院方 面需於囑託鑑定機構前，宜先行確認兩造之訴訟爭點，釐清待證事實，始囑託鑑 定機構就該事實為鑑定，如此方能使鑑定機構針對問題核心進行鑑定。而鑑定機 構方面，對於鑑定工作原則上應由嫻熟該專業領域且曾接受專利侵害鑑定訓練之 專業人員擔任；又因鑑定報告為一法律文件，故宜由法務人員協助完成鑑定工作。
本文以為鑑定機構所提出的鑑定報告，其內容應定位在提供與係爭專利技術 的相關報告，而法律爭議的分析與解決，應交由法院藉著參考此一鑑定報告中所 揭露的事實，來進行下一步的法律見解及心證形成。因此，法院在送請鑑定機構 進行鑑定時，應盡可能先將待證事實釐清，甚至能對專利範圍作初步解讀，以使 得鑑定機構能針對爭執點進行詳細的分析；當鑑定機構在鑑定過程中遇到明顯涉 及法律爭議判斷的情形，例如權利範圍的解釋、均等論的適用情形，禁反言的解 釋時，則應特別在鑑定報告中註明，並留待法院裁決。另依智慧財產案件審理法 草案第四條規定：法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟 關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、
對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全 時協助調查證據。如此當能使得法官更能瞭解鑑定報告的內容，而更能利用，而 非依賴鑑定報告的結果。
49 同前註 37：專利侵害鑑定要點中，上篇專利權及侵害之認識，第四章處理專利侵害案件應注 意事項，第一節處理原則。