美國專利訴訟

由第四章討論可知，美國專利訴訟臨時禁制令的裁定，經專利權人提出申請 後，美國法院會進行發現程序、馬克曼聽證（Markman Hearing），並在裁定書中 說明法官對於權利範圍的解讀以及依此判定係爭產品是否有侵權，來說明專利權 人勝訴可能性，並進一步檢視是否有無法彌補的損害、利益衡平原則以及公共利 益。目前美國實務上由於定暫時狀態處分的舉證責任高，通過不易，而且所需額

外花費的訴訟成本（如律師費等）很高，再加上成功率不高，因此一般在美國的 使用率並不高。

在專利權人與被控侵權人間對於損害賠償期望值的誤差（PpDp – PdDd）部 分，由於美國在決定臨時禁制令時所進行程序與本案訴訟相當接近，包含會進行 發現程序、馬克曼聽證（Markman Hearing），並在裁定書中說明法官對於權利範 圍的解讀以及依此判定係爭產品是否有侵權，因此雙方當事人將更進一步瞭解對 方相關的資訊，以及法官在當時的看法，而這些將使得專利權人以及被控侵權人 對於專利權人勝訴可能性的認知更驅一致（Pp 與 Pd 的值更接近）。至於損害賠 償金額的計算方式，一方面可經由法官對於擔保金的計算方式，對於 Dp 及 Dd 的認知能有進一步的瞭解；另方面在發現過程中所得到的資訊，也將使得專利權 人以及被控侵權人對於專利權人所能得到的損害賠償金額預期更驅一致（Dp 與 Dd 的值更接近）。因此在美國的臨時禁制令裁定的過程中，對於縮減專利權人與 被控侵權人間對於訴訟帶來的損害賠償期望值誤差（PpDp – PdDd），有著一定的 效果。

在專利權人對於禁制令（包含臨時禁制令）所帶來的利益期望值，和被控侵 權人對於禁制令增加被控侵權人支出的期望值間的誤差（PpIp’ – PdId’）部分，Pp 以及 Pd 的討論同上述討論，至於在 Ip’及 Id’部分可參考式四，其中專利權人因為 定暫時狀態處分獲准所額外獲得的利益 Kp，可能包含可以裁定作為向其他對象 收取權利金時的談判籌碼；而被控侵權人因為專利權人獲准定暫時狀態處分所需 額外負擔的支出 Kd，主要包含了被控侵權人因此所產生的壓力。由於美國臨時 禁制令並不可以反供擔保以撤銷之，因此一旦專利權人取得臨時禁制令裁定，其 影響性是很顯著的。

在訴訟中專利權人及被控侵權人的交易成本總和（Cp + Cd）＋（Tp + Td）

部分，提出定暫時狀態處分勢必會增加當事人雙方的成本，包含律師費及相關的

訴訟費用（Cp + Cd），以及擔保金的機會成本。

5.5 小結

在當事人間權利發生衝突時，當事人會試圖進行協商以達到一雙方都能接受 的結果，這可以視為一種交易的過程。當私底下的交易協商無法達到共識，當事 人可能會訴請司法機關進行裁定。司法機關在處理當事人間權利衝突時，其目的 在解決當事人間權利分配的問題，而司法機關在審判過程中的任何決定，不論是 終局判決還是中間判決，都會轉換成交易成本的形式出現，進一步的影響此一交 易的進行以及結果。

交易之所以不能完成，交易雙方之所以有一方以上認為自己不能從中獲得利 益，其主要原因在於交易雙方對於交易成本的認知有所差異。因此，對於當事人 間權利衝突所衍生出來的交易，站在法院定爭止紛的立場，應在審判過程中促進 交易成本的降低。至於法院方面能有效降低交易成本的方法，就是在最短的時間 讓雙方當事人能合理的預估其在將來的訴訟過程中所需負擔的成本，並使雙方當 事人達成共識，以利交易結果的達成。

由上述可知，這些專利權人以及被控侵權人間的認知差異，往往在訴訟初期 最為明顯，而後隨著訴訟的進行而彼此間認知的差異會接近。雖然上述每一個因 素的看法都見仁見智且難以預測，但由於大家的看法都是絕對受到法院見解的影 響，因此只要法院所持的判斷標準一致且明確，雙方當事人還是可以藉由預測而 逐步建立共識，畢竟在專利訴訟中，雙方當事人的最終目的往往不是追求真理，

而是以法院最終的判決結果爲底線下的一種商業策略。

6 結論

專利權雖屬財產權，但其係在誘因制度下為鼓勵發明人將其發明公諸於世，

而由國家創設出的一種權利，因此從專利權的創設、賦予、到執行，本質上就無 可避免的會有爭議；而定暫時狀態處分的目的是在終局救濟判決確定前，就爭執 的法律關係訂定暫時狀態，以防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相 關之情形，為維持其迅速性，法院要在短時間內依照不完整的資訊做出判斷，理 論上執行困難度高。而專利訴訟之定暫時狀態處分裁定，同時需面對具有科技屬 性、權利有效不安定性、權利範圍不確定性以及不易評估損失的專利權，以及難 以評估的定暫時狀之處分裁定判斷，當然存在許多的模糊空間及爭論點。

然而這樣理論上很複雜的中間救濟程序，在台灣的專利訴訟中卻幾乎一定會 被使用，原因就在於法院實務上作法在早期多直接以供擔保直接代釋明，因此專 利權人很容易取得定暫時狀態處分的裁定；而民事訴訟法於 2003 年修法後增加 反供擔保以撤銷定暫時狀態處分裁定的規定，造成定暫時狀態處分獲准的機率雖 然高，但同時大多數的被控侵權人也會提起反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申 請；因此中間救濟中的定暫時狀態處分裁定，幾乎成為當事人雙方間的擔保金競 賽。

配合最近司法院已研擬完成智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理 法草案，本論文嘗試提出下列建議，以為日後施行時的參考：

一、定暫時狀態處分之審查順序

依照民事訴訟法第 538 條規定，台灣定暫時狀態處分的主要考量點還是在於 保全的必要性「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情 形」。而在美國臨時禁制令的審查中，一般而言勝訴的可能性具有最主要的決定

性，也是法院在進行審查時第一個進行的審查步驟。由於台灣與美國進行專利訴 訟終局救濟的處理模式不同，台灣並沒有發現程序，也不會在訴訟判決前進行專 利權利範圍確定，如果在現行的訴訟程序下，台灣在進行定暫時狀態處分裁定時 應該要納入勝訴可能性的考量，但不適宜以勝訴可能性作為唯一考量。

因此，本文以為在台灣專利訴訟中，不論是民事訴訟法第 538 條或是智慧財 產案件審理法草案第 22 條中關於定暫時狀態處分的法規規定，符合台灣目前的 國情，在審查順序上首先應審查是否保全的必要性，也就是有無「防止發生重大 之損害或避免急迫之危險」，其次才審查「勝訴可能性」。這樣的審查順序主要在 於一方面保全必要性的判斷較勝訴可能性的判斷較為明確，另方面在台灣實務上 勝訴可能性的判斷需依賴鑑定機關的協助，而且所需投入資源很大，不僅不容易 在短時間內完成，其爭議性也較大。

二、進行實體審查

台灣民事訴訟法關於訂暫時狀態處分的規定，其立法精神也是基於衡平的精 神：專利權人為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有 必要時，得聲請為定暫時狀態之處分；被控侵權人對於假處分所保全之請求，得 以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其 他特別情事者，得由法院主動裁定，或聲請法院許其供擔保後撤銷假處分。表面 上對於雙方當事人都有保障，但由於執行上法院只能憑藉雙方的初步資料進行判 斷，因此往往在雙方都有理的情形下，專利權人「為防止發生重大之損害」可供 擔保以取得定暫時狀態處分裁定，被控侵權人因「假處分所保全之請求，得以金 錢之給付達其目的」，得反供擔保以撤銷定暫時狀態處分。然而這樣的結果並無 法達到暫訂法律關係的目的，沒有真正落實衡平原則的概念。

另外從經濟分析的角度來看，由於法院並沒有進行實體審查，雙方當事人無

法從法院的判決中瞭解到法院的看法，包含法院認為專利權有效與否、權利範圍 解讀、產品有無侵權等。如此雙方各負擔保金後，雙方當事人對於專利權人勝訴 可能性還是維持各自的認知，對於專利訴訟是否應該繼續進行，無法從中獲得進 一步的判斷。

如果進行實體審查，針對當事人雙方爭執的論點法官可進一步的釐清，一方 面法官在判斷上更有依據，例如假如專利權人勝訴可能性很低，又何來「防止發 生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時」的情形？再加 上當事人一般對於中間救濟可容忍的審查時間約 6～12 個月，因此在導入實審 時，建議以承認爭點效等配套措施；如此一方面可提升定暫時狀態處分裁定的正 確性，另方面可使得保全程序之定暫時狀態處分能夠與本案訴訟銜接，以有效利 用司法資源。再加上日後專利訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，將

如果進行實體審查，針對當事人雙方爭執的論點法官可進一步的釐清，一方 面法官在判斷上更有依據，例如假如專利權人勝訴可能性很低，又何來「防止發 生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時」的情形？再加 上當事人一般對於中間救濟可容忍的審查時間約 6～12 個月，因此在導入實審 時，建議以承認爭點效等配套措施；如此一方面可提升定暫時狀態處分裁定的正 確性，另方面可使得保全程序之定暫時狀態處分能夠與本案訴訟銜接，以有效利 用司法資源。再加上日後專利訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，將