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專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償收益

5.3 專利訴訟之法律經濟分析

5.3.2 專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償收益

在專利訴訟中,專利權人因為法院判決勝訴所獲得的利益,包括專利權人勝 訴後法院所判給專利權人的損害賠償金額,以及專利權人因為禁制令所獲得的利 益;被控侵權人因為法院判決敗訴(專利權人勝訴)所形成的支出,包括專利權 人勝訴後法院所判給專利權人的損害賠償金額,以及被控侵權人因為禁制令所造 成的不利益。

損害賠償金額的計算方式可包含專利權人所受損害及所失利益、被控侵權人 因該侵權行為所得利益、以及專利專責機關或專家之估計數額。176另外,參照美 國以合理的授權金作為損害賠償的計算方式,目前也為台灣實務界所建議。由於 其中專利專責機關或專家之估計數額作為損害賠償標準,容易引起爭議,目前也 鮮少為法院實務上所採,因此在專利訴訟中,專利權人以及被控侵權人對於專利 權人因為勝訴所獲得的收益,損害賠償標準的常見三種情形分述如下:

176 劉宏明,侵權認定與其損害賠償計算方式,2004 年 2 月 1 日,

http://www.longriver.com.tw/home.php?xd=41&yd=4&id=42:

中華民國專利法專利法第 89 條規定「依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:

一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專 利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。二、

依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全 部收入為所得利益。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。除前項規定外,發明專 利權人之業務上信譽,因侵害而致減損時,得另請求賠償相當金額。依前二項規定,侵害行為如 屬故意,法院得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

1)專利權人所受損害及所失利益:

此一計算方式的精神,是在彌補專利權人因為該侵權行為所受的損害。

依台灣法院實務上計算方式,其所失利益的計算包含減少的收入以及增加的 成本。例如被控侵權人因為以較低的價格推出侵權產品,使得專利權人的產 品無法賣出或以較低的價錢進行銷售(減少的收入),或需要增加變動成本來 銷售商品(增加的成本),導致所應該獲得的利益因此減少。其中減少收入的 計算,可由專利權人證明,例如由專利商品價值扣除專利商品成本後所得,

惟專利商品價值以及專利商品成本都需要藉由發票或其他足以證明的資料作 為依據。

2)被控侵權人因該侵權行為所得利益:

被控侵權人因為其侵權行為所得之利益,可用侵害專利權商品之數量,

乘上每件商品所得之利益;其中侵害專利權商品之數量計算,係從被控侵權 人被通知侵害專利權起至判決(裁定)確定的這段期間,法院經由資料計算 或推估在這段期間被控侵權人所生產的侵權商品數量(或銷售因此增加的數 量)。而每件商品之利益,則由該侵權商品之售價扣除其生產或進口所需之成 本而得;一般可以依據係爭侵權商品的歷史價格而訂定。然而,一方面實際 的侵害專利權商品之銷售數量不容易證明,另方面確實的成本和售價經常是 具變動性,因此法院實務上多考量當事人雙方可以接受的範圍來進行最後判 決。

在美國專利訴訟實務中,法院用來判斷專利權人是否有權依據被控侵權 人的所得來計算其所失利益時,普遍採用 Panduit 案177中所提出的見解(又

177 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726 (6th Cir. Mich.

1978): “To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the infringement, i.e., the

稱為 Panduit 檢驗),要求專利權人需證明市場上對係爭專利產品有需求、市 場上缺乏適當的不侵害係爭專利的替代產品、專利權人擁有滿足該需求的製 造和銷售能力,以及專利權人在無侵權行為下原本可以獲得的利潤。如果專 利權人能夠證明人上述四項要點,那麼聯邦巡迴法院認為專利所有人可以獲 得相當於被控侵權者應當預見到的損失。178

3)合理的權利金

在台灣目前仍未以合理的權利金作為損害賠償的計算基準,但在美國實 務中,依據 35USC §284 規定:「根據有利於原告之證據顯示,法院應對原告 因專利受侵害之程度作出判決,給予足夠之賠償,其數目不得少於侵權人實 施發明所需之合理權利金,以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。」179依 據上述條文的描述,合理的權利金是作為損害賠償的依據之一。

合理的權利金計算原則可採用 Georgia-Pacific 因素進行評估180,其包含可 歸功於該專利的獲利金額,本發明使得被控侵權人可以販售係爭侵權商品的 範圍程度,以及該專利所屬技術領域之通常權利金比率。因此,合理的權利 金比例,可用目前的毛利比率,扣除掉一般的管銷比例以及業界一般淨利率 比率後求得。181

sales made by the infringer, a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”

178 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1546 (Fed. Cir. 1995).

179 35 USC §284: “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

180 Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870 (1970)

181 TWM Mfg. Corp., v. Dura Corp., 789 F. 2d 895 (Fed. Cir. 1986).

由上面的討論可知,專利權人因為勝訴所獲得的利益取決於法院採取何種計 算方式。一般法院傾向於以專利權人所受損害或所失利益作為賠償標準,此時專 利權人的資訊是否有效揭露即為關鍵;若以被控侵權人所得利益計算,則被控侵 權人的資訊是否有效揭露即為關鍵;若以合理的權利金計算,則專利權人的資訊 是否有效揭露即為關鍵,因為授權契約通常第三人無從得知,且一般授權契約的 簽訂往往並不僅限於金錢上的交易。