專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

國 立 交 通 大 學

科 技 法 律 研 究 所

碩 士 論 文

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

INJUNCTIVE RELIEF OF PATENT

INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

研 究 生：葉國良

指導教授：劉尚志 博士

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

INJUNCTIVE RELIEF OF PATNET

INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

研 究 生︰葉國良

Student︰Kuo-Liang Yeh

指導教授︰劉尚志

Advisor︰Dr. Shang-Jyh Liu

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Laws

in

Technology Law

Jan. 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

研究生：葉國良

指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學 科技法律研究所 碩士班

摘

要

由於專利訴訟相關產品生命週期短暫且市場競爭激烈，本案訴訟的判決耗時 過長無法顧及時效性。因此，具有迅速性的中間救濟程序，尤其是定暫時狀態處 分，在台灣由於法院不進行實體審查，專利權人往往能釋明後，供擔保取得定暫 時狀態處分的裁定。弔詭的是，實務上被控侵權人往往也可以供等額的反供擔保 金後撤銷定暫時狀態處分；如此不僅浪費司法資源，實質上也對於本案訴訟沒有 幫助，僅淪為擔保金的競賽。本研究主要從公司的專利訴訟策略，以及台灣法院 對於定暫時狀態處分裁定的實務分析出發，比較美國法院對於臨時禁制令的裁定 標準，並輔以法律經濟分析的方法來研究適合台灣的定暫時狀態處分實施方式。 本論文提出下列建議以為日後定暫時狀態處分施行之參考：（1）定暫時狀態 處分之審查順序，首先應審查是否保全的必要性，也就是有無「防止發生重大之 損害或避免急迫之危險」，其次才審查「勝訴可能性」。（2）進行實體審查，以真 正落實衡平原則的概念。而且從法律經濟分析的角度來看，如此能使得雙方當事 人更瞭解法院的看法，進而判斷專利訴訟是否應該繼續進行。另外在導入實審， 以及配合日後智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法施行後，建議以承認爭 點效等配套措施，來有效利用司法資源。（3）中間救濟承審法官與本案訴訟承審 法官建議為同一位法官，不僅能促使專利權人在提起中間救濟申請時更為注意， 還能進一步推動實審。（4）提高反供擔保以撤銷定暫時狀態處分裁定的門檻，因 為對於在法院進行初步實審後所做出的定暫時狀態處分裁定，應對被控侵權人的 撤銷主張要求更高的舉證責任，以免造成法秩序的不穩定。（5）在裁定文中開示 心證，尤其建議法院在勝訴可能性的部分，明確說明其心證形成之原因。（6）加 重防止發生重大損害之釋明責任，甚至建議在某些情形下推定專利權人不會遭受 無可彌補之損害，而由專利權人舉證證明。（7）反向假處分的併案處理，以避免 正向假處分與反向假處分裁定衝突的情形發生。

INJUNCTIVE RELIEF OF PATNET

INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

Student：Kuo-Liang Yeh

Advisors：Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law, National Chiao Tung University

ABSTRACT

Since the life cycle of the products claimed in the patent lawsuit is short and the competition is very intensive in the related market, the time needed for the final decision of the case is always too long as compared to the lifetime of the products. Therefore, the patentee in Taiwan frequently applies the injunctive relief rendered quickly, and gets the positive judgment with high possibility since judges in Taiwan will not practice substantive examination during the trial procedure of the injunctive relief. Contradictory, the accused infringer may move the court for revocation of the ruling for injunctive relief by providing the court-assessed countersecurity. Such kind of security race not only makes judicial resources wasted but also being helpless for the decision of the final trial. In this study, the suitable implementation method of injunctive relief for Taiwan situation is discussed by studying the company’s strategy of patent lawsuit, analyzing the ruling of the injunctive relief made by courts in Taiwan, comparing the standards used by U.S. courts for the ruling of injunctive relief, and using the method of economic analysis of law.

In this thesis, the following suggestions are listed for reference: (1) In the examination of injunctive relief, the necessity of preservation, i.e. necessity for purposes of preventing material harm or imminent danger or other similar circumstances, should be examined first and then the likelihood of success could be examined. (2) Practicing the substantive examination to implement the doctrine of equity. From the economic point of view, substantive examination could make both patentee and accused infringer understand more deeply the opinion of the court, which determine if the lawsuit being continued or not. Besides, with the practice of code of IP court organization and code of IP cases procedure, the issue preclusion could be

practiced after the substantive examination is practiced to make use of judicial resource. (3) The judge assigned for the trial of injunctive relief and original trial should be the same, since it can make the patentee being more careful for moving for the injunctive relief and make the substantive examination being more practicable. (4) The burden of proof for moving for the court for revocation of the ruling for injunctive relief by providing the court-assessed countersecurity should be raised more heavily after the practice of substantive examination. (5) Disclose clearly the reason how judgment is made, especially about the part of likelihood of success. (6) Put heavier burden of proof on patentee for explaining the necessity for purposes of preventing material harm when moving for the injunctive relief. In some cases, e.g. patentee has not used the patent to manufacture products, it is suggested to presume that patentee would not suffer irreparable harm. (7) If the patentee move a motion for injunctive relief for claiming accused infringer not doing something related to the patent, and the accused infringer move a motion for claiming patentee agreeing the accused infringer to do something, these two motions should be consolidated.

誌 謝

在永無止盡的學習中，學位的取得就像是一個個小小的里程碑，讓自己停下 來檢驗一下過去的成果，以及未來如何做會更好。回首跨領域學習法律的歷程， 從最初的增長見聞的心態，到現在逐步轉為生涯發展的重心，師長同學的指導與 分享，是我最大的動力與支持。 首先最要感謝的，是劉尚志老師的指導；劉老師不僅引導學生初窺法律殿 堂、指導論文的方向到論文的完成，還關心學生的日常生活，不論在學術及生涯 發展上都對學生有著很大的影響。另外特別要感謝林美惠老師及周堅維老師在口 試時的指導與寶貴意見，這些使得學生的研究論文能更為完整。 交大科法所學長/姐及同學的經驗分享與扶持，是自己最大的動力。感謝兆 國、宇樞、欣蓉、界昇、明儀的無私分享，以及郁超等2002級所有同學在學習過 程以及生涯規劃的討論。要不是大家的協助，我可能沒有這股傻勁完成法律學位 的研讀。 在職進修不僅需要自己更多的付出，更需要工作上領導人及好伙伴的幫忙。 謝謝傅強、鵬程、慶坤、英豪等在工作上的鼓勵與體諒，讓我能同時兼顧學業。 謝謝許維夫律師給我機會進入專利的領域，讓我能在與同仁的工作互動中對法律 有更進一步的學習與體會。 親愛家人的陪伴是我人生中最大的動力與資產。爸爸、媽媽從小對我的教育 養成影響深遠，如果說我有任何一點小小的成就，都應該歸功於爸爸、媽媽，尤 其是這幾年來媽媽一肩擔起照顧爸爸的責任，謝謝國維、宜芬的協助，使得我能 挪用大半的家庭時間到課業上。最後我要謝謝愛妻英珠，在我們相知相守的12 餘年來，不僅是我最大的心靈支柱，而且和我們可愛的女兒沐昀組成一個圓滿的 家，一起過著幸福快樂的生活。這三年多來的經驗讓我再次體驗一件事：在充滿 愛的環境下，什麼事都是可能的。 謝謝生命中每一個與我接觸的人，讓我的人生更為多元與完整。

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

目 錄

1

緒論

...1

1.1

前言

...1

1.2

研究動機及目的

...2

1.3

研究範圍

...4

1.4

研究方法

...5

1.5

本文研究章節架構

...6

2

專利侵權救濟

...8

2.1

專利權與專利權行使

...8 2.1.1 專利權的意義...8 2.1.2 專利權屬財產權...10 2.1.3 專利權的特性... 11 2.1.3.1 專利具有高度的科技屬性... 11 2.1.3.2 專利有效性的推定...12 2.1.3.3 專利權的不安定...13 2.1.3.4 專利權範圍的不確定性...15 2.1.3.5 專利權侵害損失不易評估...16 2.1.4 TRIPs 規定專利權的規範原則 ...16

2.2

台灣民事訴訟之中間救濟程序

...18 2.2.1 假扣押...19 2.2.2 一般假處分...20 2.2.3 定暫時狀態處分...21

2.3

台灣專利侵權之救濟制度

...24 2.3.1 專利訴訟的本質...26 2.3.2 專利訴訟的攻防重點...26 2.3.2.1 專利權的有效性...27 2.3.2.2 被控產品是否侵權...27 2.3.2.3 專利侵害鑑定報告...29 2.3.3 台灣專利侵權之救濟制度...33 2.3.3.1 請求損害賠償...33 2.3.3.2 排除、防止侵害請求權...35 2.3.3.3 銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器 具 36 2.3.4 小結...37

2.4

台灣專利訴訟終局救濟與中間救濟比較

...38 2.4.1 請求救濟手段不同...38 2.4.2 舉證程度不同...39 2.4.3 所花費時間不同...40 2.4.4 造成對方訴訟財務負擔不同...42

2.5

台灣專利訴訟中間救濟之實務運用

...43 2.5.1 瑞昱與晨星的互控案...43 2.5.1.1 背景...43

2.5.1.2 事實...44 2.5.1.3 對雙方當事人影響...46 2.5.2 鴻海精密股份有限公司控告嘉澤端子...47 2.5.2.1 背景...47 2.5.2.2 事實...48 2.5.2.3 對雙方當事人影響...49 2.5.3 台灣專利訴訟保全程序...49

2.6

小結

...51

3

台灣定暫時狀態處分

...53

3.1

定暫時狀態處分與假處分

...53 3.1.1 目的不同...53 3.1.2 防範風險不同...54

3.2

台灣定暫時狀態處分

...54 3.2.1 定暫時狀態處分的要件...54 3.2.1.1 爭執的法律關係...54 3.2.1.2 防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相 類之情形 55 3.2.2 定暫時狀態處分的種類...57 3.2.2.1 滿足性處分...57 3.2.2.2 規制性假處分...58 3.2.2.3 緊急處置裁定...59 3.2.3 定暫時狀態處分的訴訟性...59 3.2.4 撤銷台灣定暫時狀態處分...61 3.2.5 擔保金...62

3.2.6 審理程序...64

3.3

台灣定暫時狀態處分案例分析

...65 3.3.1 日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案...65 3.3.1.1 法院判決經過...66 3.3.1.2 日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案例分析...71 3.3.2 日亞化學公司對晶元光電公司...73 3.3.2.1 法院判決經過...73 3.3.2.2 日亞化學公司對晶元光電公司案例分析...74 3.3.3 凹凸科技公司對美商茂力公司...75 3.3.3.1 法院判決經過...75 3.3.3.2 凹凸科技公司對美商茂力公司案例分析...77 3.3.4 台灣定暫時狀態處分實證研究...78

3.4

小結

...81

4

美國臨時禁制令

...82

4.1

法院判斷標準

...83 4.1.1 勝訴可能性...83 4.1.2 無法彌補的損害...85 4.1.3 利益衡平原則...86 4.1.4 公共利益...87

4.2

美國定暫時狀態處分案例研究

...88 4.2.1 AMAZON.COM v BARNESandNOBLE.COM ...88 4.2.2 Alacritech v. Microsoft ...90

4.2.3 Alltrade Tools, LLC, v. Olympia Group, Inc. ...91

4.2.5 2005 美國專利改革法案...95

4.3

臺、美定暫時狀態處分比較

...96 4.3.1 申請獲准比例...97 4.3.2 裁定所需時間...98 4.3.3 裁定法官...99 4.3.4 裁定效力...100 4.3.5 舉證責任...100 4.3.6 撤銷方法...101

4.4

小結

...102

5

定暫時狀態處分之法律經濟分析

...105

5.1

前言

...105

5.2

專利制度

...107

5.3

專利訴訟之法律經濟分析

...108 5.3.1 專利權人勝訴可能性... 110 5.3.2 專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償收益... 112 5.3.3 法院禁制令判決所造成的影響... 115 5.3.4 交易成本... 116

5.4

定暫時狀態處分之經濟分析

... 118 5.4.1 台灣專利訴訟...122 5.4.2 美國專利訴訟...123

5.5

小結

...125

6

結論

...126

參考文獻：

...132

壹、

中文書籍

...132

貳、

中文期刊

...132

參、

英文書籍

...133

肆、

英文期刊

...134

伍、

台灣法院裁判

...135

陸、

美國法院裁判

...136

1 緒論

1.1 前言

自從 2003 年 3 月 31 日專利法中有關刑罰的部分被刪除並施行後，我國的專 利侵權就已經除罪化；也就是說，我國專利侵權訴訟只能以民事訴訟程序來救濟 權利。與一般民事訴訟案件相較，由於專利訴訟專業性較高，事實認定亦較為困 難，因此專利訴訟所耗費時日較長；然而，對於發生專利權爭議的科技產品而言， 由於科技發展一日千里，相關產品之生命週期有限，專利權人如不能立即維護其 權利，阻止他人的不法侵權行為，專利權人不僅可能損失獲利能力，甚至可能會 嚴重影響企業長久累積下來的市場佔有率及商譽。因此，如何善用民事訴訟程 序，特別是裁定快速的中間救濟程序例如定暫時狀態處分，以立即阻止他人繼續 侵犯專利權人專利權，防止無可避免的傷害，是專利權人應該重視的課題。 然而，面對定暫時狀態處分如此有威力的社會公權力，倘若行使不當，可能 反而會成為專利權人壟斷市場，排除競爭存在的利器。以我國定暫時狀態處分的 裁定為例，由於不進行實審，再加上專利權被推定有效，此時專利權人僅需準備 侵權鑑定報告書後，極可能達到釋明此一侵害將造成專利權人重大損害的標準， 進而取得定暫時狀態處分的裁定。 另一方面，為避免被控侵權人因為定暫時狀態處分的裁定而遭受到無法彌補 的損害，在台灣民事訴訟法也有反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的相關規定。然 而從實務面觀察，尤其在科技公司間專利訴訟，由於雙方當事人均有生產相關產 品，且在全球化的趨勢下終端市場具有高度重疊性，因此不准許則可能造成專利 權人的重大損害，准許定暫時狀態處分被控侵權人可能遭受到重大損害，故法院 在不進行實審，沒有明確判斷準則的情形下，很有可能在准許專利權人定暫時狀

態處分裁定的同時，也准許相對人反供擔保以撤銷該定暫時狀態處分的申請；如 此定暫時狀態處分淪為比較擔保金額的競賽，無法達到就係爭之法律關係定暫時 狀態的目的，也對於本案訴訟之終局救濟程序沒有幫助；甚至當事人不服因為而 進行上訴，更會進一步造成司法資源的浪費。

1.2 研究動機及目的

在專利訴訟中，由於訴訟標的多與科技產品相關，而科技產業日新月異的特 性，使得產品的生命週期可能較短，甚至如果一開始沒有搶得先機，即使後來推 出相同的產品，也可能因為品牌的效應而喪失市場1_{；相較於專利訴訟的本案訴} 訟程序耗時較長，往往到三審判決確定已耗時三至四年，即使此時判決確定，但 可能有一方已經遭受到無可彌補的傷害，故有人稱此種遲來的正義不是正義。有 鑑於此，專利權人在遇到專利侵權案件時，除了提出本案訴訟程序外，利用所需 時間較短的中間救濟程序來快速確定暫時的權利狀態，以排除他人使用該專利 權，維護自己權益，並進而增加自己在下一個階段的競爭力以及談判籌碼，已成 為全球的趨勢。 然而在專利訴訟中，中間救濟程序不僅具有迅速的特性，且其效力可以使得 專利權人排除他人日後繼續係爭的侵權行為，或是立即排除他人繼續銷售係爭的 侵權產品，因此可能進而影響目前的商業行為；在有些情形下，中間救濟的影響 力甚至大於本案訴訟執行結果。然而保全程序就像是一把雙面的利刃，如果為了 1 例如一組新研發的晶片組(chip set)專利，市場的商機可能在一至三年達到最有效運用期，過了 這段期間下一代的產品即將其取代。因此倘若因為專利的關係造成這一代的晶片 A 無法出貨， 即使過了三年後證明晶片 A 並未侵權，但此時造成效應有二：一方面晶片 A 已經無法在市場上 販賣，因為下一代的規格已經成為市場主流；另方面廠商因為並沒有在這一代打下品牌基礎，也 無法利用晶片 A 量產的過程學習到相關經驗，因此即使勝訴後在提出下一代的晶片 B，其競爭 力也大打折扣，而這些潛在的不利益通常在損害賠償的金額中是不容易被計算出來的。

維持保全程序的迅速性，在未經詳細審酌的情形下就直接進行裁定，可能造成保 全程序給予過於浮濫的情形，而導致形式上的正義；而這種形式的正義，表面上 保護了專利權人，實質上可能對被控侵權人，甚至整體社會帶來更高的傷害與成 本。因此，雖然在世界貿易組織 TRIPs 第 41 條第 1 項中明訂要求「會員應確保 本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產 權行為，採行有效之行動，包含迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害 行為產生嚇阻之救濟措施。」2_{但為避免上述司法救濟程序遭到濫用，各會員國} 在進行迅速救濟措施時，在適用上均採從嚴審定，有各自的判斷標準3_。 在台灣專利訴訟中，定暫時狀態處分是最廣為使用的中間救濟手段之一，因 為定暫時狀態處分可以排除後續的侵權行為，不論是避免無可彌補的傷害，還是 要達到維持市場的目的，都相當有效。然而台灣目前不進行實審的特性，使得專 利權人容易藉由提供擔保以取得定暫時狀態處分裁定，有機會利用此一手段來過 度擴張其權利，進而衍生出投機型訴訟（opportunistic litigation）的問題；而在 另一方面，由於我國定暫時狀態處分規定被控侵權人，於專利權人因專利侵害所 受損害得以金錢補償時，得反供擔保金以撤銷定暫時狀態處分之裁定。我國定暫 時狀態處分如此的規定，表面上似乎對於專利權人及被控侵權人均有考量到其利 益，雙方當事人均得以提供擔保金的方式取得或撤銷定暫時狀態處分的裁定，但 實質上卻形成了雙方在提供擔保金後仍然維持現狀，並無達到定暫時狀態處分暫 訂不確定的法律關係，以減少社會不利益的目的。 此外，雙方在提供擔保金後仍然維持現狀，專利權人及被控侵權人可能都將 2

Article 41 para. 1 of the TRIPs:" Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements."

3

Larry Coury, C'est what? Saisie! A comparison of patent infringement remedies among the G7

繼續維持原先的態度；也就是說，法院及雙方當事人在經過中間救濟程序後，仍 無法進一步對於係爭專利權的價值以及法院的見解有進一步的認知，如此無助於 雙方進一步和解的可能性，將阻止專利權的有效運用，影響社會大眾利益。 有鑑於此，司法院也制訂了智慧財產案件審理法案4_{，為日後智慧財產案件} 審理應適用程序之特別法，其中於草案第 22 條中對於法院在處理智慧財產訴訟 之保全程序有進一步說明。本篇論文討論的重點與目的，係從實務上科技公司遇 到專利訴訟糾紛時會採取的訴訟策略，以及法院在面對此種類型的案件時所做的 行為進行實證研究的起點，接著比較美國專利訴訟實務上對於臨時禁制令的判斷 標準及執行情形，最後輔以經濟分析的觀點，來探討定暫時狀態處分的影響因 子，以及台灣定暫時狀態處分和美國臨時禁制令對於本案訴訟可能造成的影響， 並藉由上述的比較與分析，期能建議適合臺灣國情的定暫時狀態處分實施方式。

1.3 研究範圍

我國各地方法院對於定暫時狀態處分的裁定，目前並沒有辦法在司法院法學 資料檢索系統5_{上檢索到，僅由當事人可向地方法院申請；其理由系為維護當事} 人權益，因為如果一方當事人取得有利的裁定後並沒有申請執行，此時如果公佈 裁定內容，可能會影響到相對人的權益6_{。因此，本論文的研究範圍，在對於我} 國各地方法院對於定暫時狀態處分裁定情形的案例分析上，以上訴至高等法院以 上的案例主要，並輔以一些地方法院的裁定進行分析。此外，報章媒體的資訊， 4 請就智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理法草案提供高見，司法院網站， http://www.judicial.gov.tw/：智慧財產案件審理法案電子檔。 5 台灣司法院法學資料檢索系統首頁：http://nwjirs.judicial.gov.tw/Index.htm 6 此外另一可能原因為裁定主要由執行處負責，裁定所放置的系統與一般判決所放的系統並不相 同，故不易查詢。

與司法從業人員、外部執業律師以及公司內部法務人員的討論，以及公開的統計 資料，也是本論文用以進行社會實證分析的資料來源。 另外在研究的權利主體部分，雖然智慧財產權包含專利權、著作權及商標 權，但此三者所欲保護客體及形式仍有差異。為將本論文重心置於關於定暫時狀 態處分之研究，在討論上僅限於專利權訴訟救濟之範疇，並不含括著作權及商標 權。

1.4 研究方法

本論文係以研究目前台灣及美國在專利訴訟中有關的中間救濟程序，尤其在 實務與法制上之立法與操作現況，並特別以定暫時狀態處分為研究核心。透過對 於目前美國及台灣司法訴訟實務關於專利訴訟司法救濟程序的規定及最新具體 案例見解之觀察，深入分析兩國目前與定暫時狀態處分有關之司法實務之運作模 式。 由於美國係為英美法系之國家，採判例法，因此現下美國實務上關於專利訴 訟定暫時狀態處分之作法，係根據其法院累積多年之實務經驗與見解而形成，故 針對美國實務研究，本文將以整理、比較目前美國法院一般之處理原則為主。反 之，因為台灣係為大陸法系之國家，採成文法，因此由立法者單向所制訂出抽象 的法律，有待法院具體地適用並累積一定之看法後，方能完整有效地運作。為充 分瞭解台灣目前在專利訴訟中定暫時狀態處分之運作模式，本論文將歸納出自從 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法修正實施以來，台灣司法實務於具體個案相關裁判 中，所表示出具有參考價值之見解；並詳細討論智慧財產案件審理法草案中的相 關規定。最後，藉由法律經濟分析的方式，就上述台灣及美國定暫時狀態處分之 司法救濟程序進行分析，研究何種作法雙方當事人當下，以及對於日後本案訴訟

的進行，具有較佳的經濟效益，並依據我國國情提出對我國現行作法具體之建 議，期能在侵權救濟保全程序之定暫時狀態處分中，落實我國對於專利權的保護。 本論文之參考資料以台灣及美國相關之教科書、專著、期刊論文及網路資訊 為主，並參酌美國及台灣之司法機關與行政機關的實務見解。就台灣之實務見解 部分，本論文所選擇研究的對象以台灣司法院法學資料檢索系統資料庫所收錄的 資料為限7 ，並以各級法院於 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法修正實施以來所做成之 裁定或判決為主。

1.5 本文研究章節架構

首先，本文將討論專利制度及專利侵權救濟，來探討台灣專利訴訟中定暫時 狀態處分的適用原則及情形，並與美國相關制度作個比較；之後以經濟分析的方 式，來分析影響定暫時狀態處分的因子以及其對於本案訴訟的影響，並建議適合 臺灣國情的定暫時狀態處分制度設計。 本論文第一章係先就本論文之研究動機與目的、研究範圍、研究方法及論文 架構作一介紹，以說明本論文之定位；第二章介紹專利侵權救濟，將專利本案訴 訟與中間救濟程序做介紹以及比較，並探討台灣目前專利訴訟實務上如何運用保 全程序；第三章則特別針對台灣民事訴訟法中的定暫時狀態處分進行介紹，另針 對目前上訴至最高法院的案例，以及相關的代表性案例進行討論，來瞭解目前法 院的實務操作；第四章則介紹美國臨時禁制令的運作方式，並與台灣定暫時狀態 處分實務來進行比較。第五章中嘗試著以法律經濟分析的方式，針對台灣專利訴 訟中的定暫時狀態處分，以及美國的臨時禁制令進行法律經濟分析，並提出對於 7 最高法院判例以外的裁判部分係自 1996 年 1 月 1 日開始、最高行政法院部分係自 1998 年 1 月 1 日開始、台灣高等法院及各地方法院部分則係自 1999 年 8 月 1 日開始。

本案訴訟具有經濟利益的作法。最後於第六章針對台灣定暫時狀態處分的現狀以 及司法院智慧財產案件審理法草案中關於定暫時狀態處分的條文，根據本文的討 論提出建議。

2 專利侵權救濟

2.1 專利權與專利權行使

2.1.1 專利權的意義

隨著人類社會的競爭由體力競爭轉為智力競爭，技術創新以及先進的科學技 術成為個人、企業乃至於國家提昇競爭力的最有效手段之一。而創新的表現形式 很多，其中專利是其中一種最為人知，也為公權力所認可的方式。微軟創辦人 Bill Gate 曾說，專利是企業創新的結晶。一方面為鼓勵個人能不斷進行創新，另 一方面為促使發明人願意儘快向社會公開其新技術，避免重復研究開發，並促進 科學技術的發展以及社會經濟發展，許多國家開始訂定法律8_{，以法律手段保護} 發明人願意公開的新技術，保障發明人在一定期限內，對其公開的發明享有排他 權；專利制度因而產生。由此可見，專利制度的基本精神，就是發明人將其發明 內容依法向社會公開，國家相對的針對該發明，給予發明人享有一定時期的排他 權。 由上可知，專利權包含兩層意義。第一層意義在於「壟斷」，指國家使專利 權人在一定期間內，得透過國家法律賦予專利權人專有的排他權力，排除他人未 經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品而侵害 其專利權，目的在給予個人創新的誘因；第二層意義即在於「公開」，係指國家 8 世界專利制度的來龍去脈，朱瑾， http://www.sipo.gov.cn/sipo/ywdt/gyzscqxx/t20050404_43779.htm：1474 年，世界上第一部專利法 在威尼斯城邦共和國誕生，該法奠定了現代專利法的基礎，其基本原則在現代專利法中仍然適 用。1624 年，英國頒佈《壟斷法》，人們通常稱之爲第一部具有現代意義的專利法。隨後，一些 資本主義國家紛紛仿效，建立起自己的專利制度。美國于 1790 年、法國於 1791 年、德國於 1877 年相繼頒佈了本國的第一部專利法。英、美、法、德四國的專利法體系均建立較早且相對完備， 分別對許多國家産生了顯著的影響。

給予專利權人排他權，其目的不僅要求專利權人將其發明依法公開9_{，更鼓勵專} 利權人依法將專利技術盡量公開擴散（如授權），以避免研發資源之浪費，並藉 此達成提昇產業競爭力的產業政策性目的。10 由此我們可以發現，從「壟斷」的角度來看，國家授予發明人專利權，也隱 含了賦予發明人某種程度的市場獨占權，因為個人或企業在專利權有效期間內， 可利用此一排他權排除他人進入此一市場，有效提昇競爭力；然而，若遭有心人 士濫用此一排他權利，排除其他競爭者進入此一市場，可能會造成不公平交易的 情形，反而造成整體社會的不利益。因此，在保障專利權人與維護社會公益間， 衡平原則必須積極納入考量。 綜上所述，專利制度主要的功能有三：一是有效地保護發明人之發明創造： 發明人將其發明申請專利，嗣後經各國專利局依法公開，或進行審查通過後將發 明公諸於社會，且於專利審查通過後由國家授予專利權人專利權，使得專利權人 得透過法律對於該發明的保護，於在一定期限內對其發明享有排他權。二是可以 鼓勵公民、法人積極從事發明：藉由國家提供誘因的方式，一方面可激發全體人 民的智慧，另方面由於專利具有產業利用性，可使得技術有效的轉為生產力的提 升，以促進社會的發展。三是藉由公開制度將發明向全社會公開，不僅可避免社 會對相同技術的重復研究，更有可能促使社會大眾從中獲得啟發而產生再發明， 進而對於技術的持續發展以及社會資源的有效運用形成良性循環。11 9 包含在專利文件中的揭露需符合專利法的要件要求，以及專利文件的早期公開、獲准公開。 10 蕭麗芬，淺論專利授權實施對競爭秩序之影響， http://itrifamily.itri.org.tw/life/91/life910530-1.html 11 專利制度的主要作用和保護物件，http://www.chinaiprlaw.com/ssjz/ssjz4.htm

2.1.2 專利權屬財產權

專利權為智慧財產權的一種，兩者皆屬財產權。但由於專利權本質上並非自 然產生之天賦權利，而是具有抽象存在的權利特性，因此被歸類為無體財產權 12_{；也就是說，專利權可同時與其他權利同時存在於物品上，而彼此不相衝突。} 舉例而言，專利權和產品之物權兩者保護之對象並不相同：專利權係保護產品之 抽象創作內容，物權則在保護具體之產品，兩者屬於不同且各別獨立之權利。因 此，專利權和產品之物權兩者可以各別成為交易之客體，其中之一移轉讓與給他 人並不影響另一權利之歸屬，例如甲方購買受有專利權保護的產品，一般情形下 甲方即取得該產品的物權，但並不取得該產品上的任何專利權；同樣的，專利權 人乙雖然擁有該產品上的專利權，但不必然擁有該產品的物權。 由上可知，在權利歸屬方面，專利權與物權為不同權利，兩者同時存在並不 衝突；然而在權利行使方面，如果該行為落於專利權與物權交集處，就會產生權 利競合之情形。因為物權為民法的一般性規定，而專利權相對於民法物權為特別 12 謝銘洋，智慧財產權的性質，2001 年 9 月 5 日，請參照 http://www.apipa.org.tw/Area/Article-ViewADA.asp?intAreaType=4&intADAArticleID=64&strSortTa rget=adaArticleID：所謂無體財產，是相對於有體財產而言。有體財產權的權利發生、取得、讓 與，都與有形的物體有密不可分的關係；然而無體財產與有形物之間則沒有直接的關係。…智慧 財產權之發生則不以有形物之存在為前提。固然智慧上之創作經常必須借助有形物始能讓人了解 其創作之內容，然而其只是一種表現形式而已，並非權利發生之前提。…有體財產權不僅必須有 有體物之存在始能發生，而且其權利只能存在於特定之有形物上，不同物分屬不同之有體財產權 客體，甲物之財產權效力原則上並不能及於乙物。然而無體財產權是屬於抽象存在之權利，其權 利之效力並不受限於特定之物，以著作權和專利權而言，縱使其創作內容曾經透過某有形物表現 出來，其權利之效力並不只存在於該有體物，而是廣泛及於於任何表現出相同創作內容之有形物 上。因此著作權人印製一千本書，或發明人製造一千個產品，這些物品都為智慧財產權之效力所 及。由此可知，智慧財產所保護之對象並非有形物，而是無形存在之一定內容。具體而言，著作 權法所保護之對象為「著作」，而非「著作物」，專利法所保護之對象為技術之「發明」，而非「專 利品」，商標法所保護之對象為「商標」，而非「商標品」。

規定，有著促進社會文化與產業發展之特別立法目的；因此，應該認為專利權法 屬於特別規範，應優先適用。從這個角度來看，專利權對於物權的行使，在某種 程度上可能造成限制。13_{因此，專利權在行使上，需更為謹慎並將衡平原則納入} 考量。

2.1.3 專利權的特性

專利制度使得發明人可藉由公開其發明並通過政府審查等步驟，取得專利權 以保障其權利，從中獲得利益，因此有了創新的誘因；而社會大眾亦從發明的公 開獲得利益，甚至可從中獲得啟發而產生再發明。然而，專利權雖然屬於財產權 的一種，但與一般財產權相較下仍有其特性，分述如下：

2.1.3.1 專利具有高度的科技屬性

14 專利制度原本的目的，就是在鼓勵促進創新的公開，使得社會大眾從中獲得 利益，因此專利原本就與科技發展密不可分；再加上專利新穎性的要求，使得專 利的標的多集中於新興科技領域。更有甚者，真正專利權利範圍大的專利多是在 技術尚未進入量產開發時所提出的，是在產業最前端的技術，因此專利，尤其是 真正會被用來主張行使的專利，其專利標的具有高度的科技屬性是無庸置疑的。 由於專利標的具有高度的科技屬性，專利委員在審查專利時，對於專利標的 技術的瞭解往往決定了專利權利範圍給予是否恰當。針對最先進的科技，專利局 審查委員的參考資料有限，不容易對於該技術有深入瞭解，但該申請案的專利範 圍審查結果被行使的可能性反而較高；對於較成熟的技術，因為前案眾多，在作 13 同前註。 14 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟─實戰暨裁判解析，元照出版社，2004 年， 頁 8-16。

前案檢索時如何挑選出真正有關的相關參考文件，並進而決定合理的專利權利範 圍，需要對於發明相關技術一定程度的熟悉；尤其在發明申請是否具進步性的認 定上，更需建立在對於前案以及申請標的技術有相當程度的瞭解上。另外由於法 官對於專利權利範圍的解讀有著絕對的決定權，而且專利權利範圍的解讀往往也 就決定了係爭產品有無侵權；而專利權利範圍的決定，尤其對於發明專利中，更 是需要在對於發明及說明書有了正確的瞭解後，才能做出正確的判斷。 專利訴訟中的係爭專利及相關產品具有高度科技屬性，但法院法官往往不具 該科技領域的相關背景，甚至並沒有經歷過完整的理工基礎訓練，如此要根據雙 方證詞做出正確判斷，實務上誠屬不易。因此，為協助法官做出正確的判決，在 大陸法系中有日本等國家設有體制內的專家來協助法官進行審判15_{，而在英美法} 系中則有採取專家證人的制度。而在台灣司法院的智慧財產法院組織法草案16 中，除於第 2 條規定：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事 訴訟及行政訴訟之審判事務」，並於第 15 條第一項規定智慧財產法院設技術審查 官室置技術審查官，以參與合議庭審判工作；並於第四項規定技術審查官的職務 為「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析 及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序。」。如此的設計，當可彌補法 官在審查案件時在科技背景認知上的不足。

2.1.3.2 專利有效性的推定

專利權人一旦依法獲得中華民國專利，依專利法第 56 條第一項及第二項規 定，物品專利權人以及方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 15 例如日本也主要在東京、大阪地方法院提起專利侵權訴訟，並輔以專家審查人協助，以維持 其公信力。 16 同前註 4：智慧財產法院組織法草案電子檔。

其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因 此，專利被推定有效，被控侵權人如欲證明該專利無效，需負舉證責任，以舉發 等方式讓該專利無效。 依美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定為有效，每一申請專利範圍項 目（無論係獨立項、附屬項或多項附屬項型式）均應推定為獨立有效，而不受其 他申請專利範圍項目之影響；縱使所依附之申請專利範圍部分無效，附屬項或多 項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效，主張專利權全部或其中任何部分申請專 利範圍無效之舉證責任，應由主張者擔負之。此外，美國聯邦巡迴法院認為專利 有效性的推定，亦應適用於初步禁制令（Preliminary Injunction）的審核判斷上。 也就是說，倘若被控侵權人對於專利權的有效性提出質疑，被控侵權人需明確地 藉由提出「清楚而令人信服」（clear and convincing）的證據來證明該專利無效。

因此，不論是台灣或是美國，一旦國家授與發明人專利權，為保護發明人的 利益，法院均推定該專利為有效，但第三人仍可推翻此一推定，惟此時需負起較 高的舉證責任來質疑專利權的有效性推定。

2.1.3.3 專利權的不安定

專利權的認定與一般財產權的認定有著本質上的不同。專利權的認定需由發 明人依規定將其發明提出聲請、符合揭露的完整性，經行政體系依法審核後，才 由國家賦予該發明人專利權。因此在決定專利權應否授與時，其判斷容易因人而 異；因為專利權的取得人為判斷的色彩較重，故日後的爭議也較多。 由於專利係為鼓勵創新而設立，因此將申請的專利標的與先前技藝做比較分 析十分重要。專利審查委員在進行專利權審核時，均依照專利的三要件，也就是

新穎性、進步性以及產業利用性來做實質審核，並且在其他形式要件17_均符合的 情形下，才授與專利權人專利權。其中，新穎性、進步性的判定，均需與先前技 藝（prior art）做比較才能決定。然而，由於先前技藝的範圍甚廣，而且可能以 各種表現形式出現（例如以各國語言的形式紀錄，或是非以文字方式傳播），因 此審查委員有可能因漏查到某些先前技藝，或對於申請專利標的與先前技藝的差 異認知不同，而給予專利權人專利。因此，由國家行政單位經審查後所授與的專 利權，有比一般財產權較高的不安定性；也就是說，即使國家經審查後授與專利 權人專利，日後第三人仍有可能找到其他的相關先前技藝來使得專利權無效。 從中華民國經濟部智慧財產局所公佈的專利業務統計可發現，自 2000 年至 2004 年，台灣專利異議18或舉發成功率，也就是異議或舉發成功的案件數除以異 議或舉發的總提出案件數，每年均約在 34%~37%19_{；因此可合理推估有近三成五} 以上的中華民國專利，雖然取得專利，但只要再進一步審查，就會發現此一專利 無效。因此，倘若法院在面對專利權人行使專利權時，如果直接推定專利有效， 完全不審酌被控侵權人所提出關於專利有效性的理由就直接決定當事人間的權 利義務，有很大的可能性會造成被控侵權人的不利益。 即使在美國，美國聯邦地方法院在核准後的美國專利日後被他人舉發成功的 機率，也約有 33％。20_{專利權由於其特有的科技屬性以及天生的人為審核特性，} 17 係指專利申請的程序要求，例如有無繳交發明人宣誓書、繳交年費等。 18 台灣專利法中的異議程序已自 2004.07.01 起廢除。 19 中華民國經濟部智慧財產局，最近十年專利異議、舉發成立與不成立案件數統計表， http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report.asp：依資料顯示，2000 年為 37.0％ （769/2080）；2001 年為 36.3％（928/2558）；2002 年為 36.1％（1029/2848）；2003 年為 37.0％ （785/2124）；2001 年為 33.8％（790/2335）。 20

Kimberly A. Moore, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect

Innovation?, 79 N.C. L. REV. 889, pp917 (2001), available at

雖然審查制度等配套措施仍有改進的空間，但和其他財產權相較，目前專利制度 下的專利權其不安定性在本質上就會偏高，舉世接然。因此各國法院對於專利權 的行使，在判斷上都相當慎重。

2.1.3.4 專利權範圍的不確定性

專利權人獲得專利權後，該專利權所能行使的權利範圍，在解讀上也可能因 人而異，而也是專利權本身的特殊之處。專利權的權利範圍，並不如其他財產權 般的定義明確，其專利權利範圍係定義於專利申請書的專利權利範圍中，而專利 權利範圍的解讀又與說明書揭露情形以及申請過程中與相關行政單位的答辯等 內容有關。再加上由於專利權利範圍係由文字組成，不僅雙方當事人對同樣文字 的解讀可能出入極大，甚至法院間的見解也很有可能不同。因此專利權利範圍不 確定的情形，可以說發生在每一件專利訴訟上，只是每篇專利隨著其發明內容及 特性的不同，解讀其專利權利範圍的難易有所差，例如一般說來新式樣/新型專 利在解讀上爭議較小，發明專利在解讀上因人而異的機會就大很多。 反觀一般財產權的定義相對來說相當明確，只要事實部分能夠確定釐清後， 往往雙方當事人就能瞭解自身的立場，甚至預測訴訟的結果，因此一般財產權訴 訟的糾紛爭議多在於事實的認定上，關於一般財產權權利範圍的爭執較少。 這種專利權利範圍的不確定性，往往導致專利訴訟的不可預測性。由於專利 權人與被控侵權人對於專利範圍的解讀，以及被控侵權產品是否有落入專利權的 專利權利範圍，雙方當事人看法往往不同，也導致專利訴訟雙方當事人要在訴訟 初期，甚至還沒有進行訴訟前就要藉由談判進行和解的成功率較低。在這種情形 下，專利訴訟中專利權的行使是否適當，更依賴法院對於專利權利範圍的先行確 所有進行到審判的案子中（共計 1409 件案子，1943 條專利權利範圍），平均專利權人維持專利 有效性（validity）的比例為 67％。

定。

2.1.3.5 專利權侵害損失不易評估

由於專利權的應用主要在於科技產業中，不論是專利權人無法執行專利的排 他權或是被控侵權人誤被認為侵害他人專利權，所造成的傷害往往除了銷售量減 少、產品價格降低、額外增加的訴訟費用等有形的損失外，還包含了損失的商譽、 失去的商機以及相關機會成本等無形的損失；而這些都是法院不容易評估的部 分。因此，在本案訴訟評估損害賠償金額時，雖然精神上是要回復原狀，企圖彌 補當事人所受損害，但實際的計算上卻存在著很大的變數。 更有甚者，如果想要評估定暫時狀態處分或臨時禁制令的合理擔保金，技術 上更為困難，因為目前法院實務上在推估定暫時狀態裁定至本案訴訟終結所需時 間，依據各級法院辦案期限要點，本案訴訟之審判期間於第一審不應逾一年，第 二審不得逾越一年六月，第三審不得逾越九個月，計審判其間約為 3 年 3 個月。 21_{因此法院在計算合理的擔保金時，必須依照目前的專利使用情形以及整體環境} 來推估 3 年 3 個月內可能發生的狀況，這牽涉到的變數除了雙方當事人在這兩年 的發展策略，更包含了整個大環境的發展預測；即使是雙方當事人的營業資訊都 不見得能預測到數年以後，而且也有可能不會全部公開，更何況是整個大環境的 發展預測。因此，實務上專利權相關的損害認定當事人雙方往往各執一詞，法院 往往只能依據雙方面所提供的資料進行裁定，而容易有投機性訴訟的情形發生。

2.1.4 TRIPs 規定專利權的規範原則

由於專利制度對於社會利益的影響極大，基於主權獨立的原則，各國的專利 21 _{台灣台北地方法院 92 年度聲字第 2907 號裁定參照。}

制度隨著各國的經濟發展程度、國家產業政策等不同國情而有不同之立法價值與 法律制訂；這樣的差異在已開發國家與開發中國家對於專利權之保護尤其明顯 22_{。然而，由於這個世界已成為地球村，人類全體利益休戚與共，每個國家均不} 能獨善其身，因此歷經 7 年的討論與協調，在各會員國折衝妥協的情形下，烏拉 圭回合談判終於在 1993 年 12 月 15 日達成最終協議，其中包含應建立世界貿易 組織，以及所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判之協 議。而其中「與貿易有關的知識產權協議」（TRIPs；Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights），遂成為世界貿易組織對於智慧財產權方面 所管理之國際協定，規範了有關的實體及程序事項。我國自 2002 年 1 月 1 日正 式成為世界貿易組織會員，在保護專利權部分應符合該協定規定，其中當然包括 關於司法救濟程序部分之全部規定。 針對會員國於其國內有關智慧財產權之司法救濟程序重要原則，TRIPs 第三 篇中有著相關規定，其主要目的有二，一方面為確保該司法救濟程序可有效保障 智慧財產權人，另方面確保合法之貿易不會因此遇到障礙，並規定防制機制以防 止該司法救濟程序遭到濫用23_{。以規範目的來看，有關司法救濟程序之規定大體} 上則可區分為：程序保障、迅速簡要、證據調查、終局救濟、刑事制裁等五大範 22 張宇樞，TRIPs 架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析 為核心，碩士論文，2004。例如在實體部分，已開發國家認為智慧財產權屬於私權(private right), 而必須與其他有體財產權同受保護；但開發中國家則認為應屬於公共財(public goods)，應係用來 幫助經濟、衛生及科技之發展，故在保護上應有所限制。又在程序部分，由於以往在世界智慧財 產權組織（the World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）架構下，並無強而有效之執 行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約或伯恩公約，故各已開發國家咸認應趁 設較具體明確之救濟程序等相關規定；反之，開發中國家則認為關於救濟程序的規範只要有原則 性的規定即可，且應承認開發中國家關於智慧財產權之執行的行政與財政等基礎設施之不足。

23

Adrian Otten and Hannu Wager, Compliance with TRIPS: The Emerging World View, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, p.408(1996).

疇24_{；其中本文所要探討的定暫時狀態處分就是屬於迅速簡要的部分。由此可} 知，台灣定暫時狀態處分在落實上，除了需考量台灣目前的法規規定、司法制度 等實際情形外，還需符合 TRIPs 的相關規定要求。由於該協議除了將其原則規定 於世界貿易組織 TRIPs 第 41 條第一項以及第二項，還引進英美法中禁制令以及 暫時性措施的觀念25_{，本文將於第四章中進行台灣定暫時狀態處分以及美國臨時} 禁制令的比較。

2.2 台灣民事訴訟之中間救濟程序

台灣民事訴訟法上之中間救濟程序，規定在民事訴訟法第七章保全程序中， 其中包含有對於假扣押、假處分及定暫時狀態處分的規定。在假扣押、假處分中 「假」這個字，其實是從日文來的，就是暫時的意思。假扣押程序之目的係就金 錢之請求或得易為金錢請求之請求保全強制執行，假處分及定暫時狀態處分程序 之目的則係就金錢請求以外之請求為保全強制執行。民事訴訟法第 538 條之四規 定除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之；同法第 533 條規定關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第 535 條及第 536 條之規定而 不同者，不在此限。雖然假扣押、假處分及定暫時狀態處分在使用有許多準用之 處，但其目的及運用上仍有差異。 假扣押及假處分目的在於保全本案訴訟請求標的未來的執行，確保日後本案 訴訟確定後得以執行；因此，假扣押及假處分裁定均未觸及本案訴訟標的。至於 24 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 29：本協定第三篇中與司法救濟程序有關 之規定從章節上區分，第 41 條係宣示會員就有關智慧財產權之司法程序之規定應注意之原則； 第 42 條至第 49 條係就應賦予智慧財產權權利人之民事及行政上之救濟程序作相關之規定；第 50 條為關於暫時性措施之規定。 25 同前註，頁 31-36.

定暫時狀態處分，亦常被稱為定暫時狀態假處分（本文統一稱為定暫時狀態處 分），則係為了防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，針 對爭執之法律關係訂定暫時狀態，以免不確定的係爭法律關係對於個人甚至社會 造成上述的不利益。因此，雖然假扣押、假處分及定暫時狀態處分都屬於中間救 濟程序，在台灣民事訴訟法中均規範於保全程序的章節中，但由於性質上的不 同，在分類上應該將假扣押及假處分屬於保全程序，而定暫時狀態處分則屬於中 間救濟程序的一種。本篇論文著重於定暫時狀態處分的討論，並將於並分別於第 三章及第四章中針對台灣定暫時狀態處分及美國臨時禁制令做進一步討論與說 明。

2.2.1 假扣押

我國民事訴訟法第 522 條第 1 項關於假扣押規定：「債權人就金錢請求或得 易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」因此，假扣押債權 人在取得法院裁定後得將債務人之財產予以查封，以避免債務人隱匿或處分。然 而，行使假扣押時，專利權人僅能就被控侵權人財產予以查封，主要是為了確保 事後的賠償能夠落實，並不能限制係爭之被控侵權產品的繼續生產；也就是說， 假扣押僅能確保債權人之前的損害能獲得賠償，並不能阻止日後的損害持續擴 大。 在台灣假扣押司法實務上，專利權人欲提出假扣押的申請，法院往往以求償 金額的 1/3 作為擔保金，即能假扣押被控侵權人與求償金額相等的資產；另一方 面，被控侵權人只要能提供等值的反供擔保金，被控侵權人即可撤銷假扣押的裁 定。因此，在一般情形下專利權人如果申請假扣押，就可以在很短的時間內26_以 26 根據作者訪談瞭解，一般情形下法院裁定假扣押所需時間通常約 2 至 4 周。

一定的金額等效凍結被控侵權人 3 倍的金額；倘若被控侵權人為新興小規模公 司，對其影響不可謂不深遠。 此外值得一提的是，保全證據程序也常被當事人申請使用，以防止證據之滅 失，或難以使用，致影響日後裁判之正確27_{。依民事訴訟法第 368 條規定：證據} 有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請證據保全；就確定事、 物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。從某個 角度來看，證據保全與假扣押功能相似，專利權人可藉由申請證據保全，以較低 的金額來限制被控侵權人相關產品的出貨，以達到牽制被控侵權人資產的類似效 果。但證據保全對專利權人更有利的一點是，在假扣押程序中，專利權人往往需 提供假扣押標的價值的三分之一作為擔保金，但如果是證據保全裁定，專利權人 不需提供擔保金。當然，證據保全裁定的保全證據數量，往往不會包括全部的庫 存產品。在專利訴訟實務中，像是保全程序以及證據保全等較迅速的訴訟程序， 的確扮演了越來越重要的角色。

2.2.2 一般假處分

台灣民事訴訟法第 532 條關於假處分規定，係指債權人就金錢請求以外之請 求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分非因請求標的之現狀變更，有日 27 台灣高等法院台中分院 92 年台抗字 882 號：證據保全之目的在於防止證據之滅失，或難以使 用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人原可 於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要。又此證據之滅失或難以使用，須依保全證 據之程序預為調查者，必須有時間上之迫切性，否則於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調 查，若謂證據調查並無迫切之需要，亦得聲請保全證據，則因證人必有其死亡之日，證物於物理 上亦必有滅失之日，豈非謂任何證據均有滅失之虞，悉得依證據保全之程序預為調查，致盡失證 據保全之立法目的。另參照台灣最高法院 70 年台上字第 1842 號判例：雖然證據保全之本身， 並非一種實體法上之法律關係，不得作為確認之訴之訴訟標的。

後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。因此，假處分目的是債權人為 保全金錢以外之強制執行，以避免債務人變更系爭物之狀態。為與定暫時狀態處 分有所區隔，本文統稱民事訴訟法第 532 條的假處分為一般假處分，而在本文中 的假處分則推定為定暫時狀態處分。 由上可知，一般假處分與假扣押都一樣，其主要目的在於保全債權，並不能 防止日後的損害擴大。因此，一般假處分亦被稱為保全假處分。在專利訴訟案件 中，一方面專利權人為保全的多為金錢上的強制執行，另方面即使專利訴訟假處 分的請求標的為專利權，專利權本身往往也不會有因現狀變更有日後不能強制執 行，或甚難執行之虞的情形發生（除非超過專利權的有效年限），因此一般假處 分在專利訴訟中較少被使用。

2.2.3 定暫時狀態處分

自 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法修正後，保全程序中最大的修正之一就在於 定暫時狀態處分的程序規定。除了在民事訴訟法第 538 條中明訂定暫時狀態處分 要件外，更增加了相關的規定。其中在民事訴訟法第 538 條關於定暫時狀態處分 規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他 相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟 能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第 一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在 此限。」 另外，由於專利權有別於一般的財產權訴訟標的，因此專利訴訟的實施方式 特別規範於智慧財產案件審理法草案，其中第 22 條特別規範定暫時狀態處分的 相關規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之

法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人 就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之 情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請之原 因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀 態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相 對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。定暫 時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權 撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。定暫時狀態之裁定，因自 始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人 因處分所受之損害。」 在台灣專利訴訟中，定暫時狀態處分的運用主要可區分為三大類：就專利權 之實施有所爭執、就有無侵害專利發生爭執、以及就有無違反公平交易法發生爭 執28_{。其中第一類就專利權之實施有所爭執，係指專利權人及被控侵權人雙方對} 於係爭產品，均主張有自身之專利的情形；舉例而言，專利權人主張被控侵權人 於係爭產品甲上侵犯專利權人之 A 專利權，但被控侵權人主張其係於係爭產品 甲上實施被控侵權人之 B 專利權。29_{此種專利權之實施爭議，可藉由定暫時狀態} 處分的方式，來迅速的暫定產品甲與專利權人之 A 專利權以及被控侵權人之 B 專利權間的關係。 第二類為就有無侵害專利發生爭執。係指專利權人主張被控侵權人產品侵害 其專利，但被控侵權人認為其產品並不落入專利權人專利權利範圍的情形。此種 有無侵害專利權之爭執，亦可藉由定暫時狀態處分的方式，來迅速的暫定係爭產 品是否有侵害專利權人之專利權。 28 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14。 29 同前註，頁 380。

第三類為就有無違反公平交易法發生爭執。係指被控侵權人主張專利權人濫 用其專利權，而有違反公平交易法第 19 條、第 22 條、第 24 條等相關規定之情 形30_{。此種有無違反公平交易法之爭執，可藉由定暫時狀態處分的方式，來迅速} 的暫定專利權人是否有濫用其專利。 由上可知，不論是那一種爭執狀態，倘若此種爭執狀態能儘速暫時訂定，則 在本案訴訟確定之前，在理想狀況下，專利權人可得知其專利是否受到侵害，被 控侵權人可得知其產品是否可以繼續生產，而社會大眾亦可在避免災害擴大的情 形下，由此獲得專利權的最大使用利益。但反過來說，倘若定暫時狀態處分的要 件審查過於對一方有利，或僅注重型式的平等，反而可能造成專利權人濫用專 利，或被控侵權人肆無忌憚的情形。因此，適當的定暫時狀態處分，在專利訴訟 中對於訴訟雙方當事人以及社會大眾均有幫助。 在專利權人取得定暫時狀態處分的裁定後，接下來就要到法院執行處申請執 行。在現實狀況下，就算專利權人得以對被控侵權人執行定暫時狀態處分，在執 行上還是有不明確之處，例如被控侵權人可能改變有侵權爭議產品的外表包裝或 型號後，內部雖然仍是相同的侵權產品，但在沒有被發現的情形下繼續進行商業 行為。由於法院執行處是依據法院的裁定來執行，而法院的裁定範圍又依據專利 權人（聲請人）的聲明而定，因此律師在訴之聲明部分的用語，考驗了律師的功 力。 30 台灣台北地方法院 93 年智裁全字第 15 號裁定參照：按公平交易法第 19 條係規範禁止妨礙公 平競爭之情形，事業有無「妨礙公平競爭之虞」，應綜觀行為意圖、目的、行為發生之影響及效 果、被害者交易機會受影響之程度及可能性等。次按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散佈足 以損害他人營業信譽之不實情事」公平交易法第 22 條定有明文，此乃規範營業信譽之保護，違 反該條之主觀要件雖無須證明故意或過失，惟必須為競爭之目的，且需陳述或散佈足以損害他人 營業之不實情事為客觀要件；…末按「除本法令有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩 序之欺罔或顯失公平之行為」公平交易法第 24 條定有明文。

2.3 台灣專利侵權之救濟制度

法律是公平正義的最後一道防線，用來為保障人民權益，維護社會秩序。其 中，人民的權利義務均規範於實體法中，以利人民瞭解；至於如何使用公權力來 達成實體法中的規範，則另有訴訟程序法來規範如何進行訴訟程序。因此，如有 權利義務遭受侵害或未履行之情事，自身或他人則可以實體法作為請求權基礎， 並遵循訴訟程序法的規定來主張其專利權利範圍並進行救濟。由於專利權屬於一 般財產權，原則上救濟制度可分為刑事救濟及民事救濟兩種；而民事救濟程序又 包含本案程序以及保全程序。但自從專利法於 2003 年 3 月 31 日除罪化後，我國 專利侵權救濟已無刑事制裁，只能循民事救濟程序，亦即台灣民事訴訟法來主張 權利救濟。 在台灣專利訴訟中，專利權人的請求權基礎往往依據依專利法第 56 條之規 定：物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方 法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。 （第 1 項）；方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而 使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物 品之權（第 2 項）以及依專利法第 84 條規定：發明專利權受侵害時，專利權人 得請求賠償損害，並得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之（第 1 項）； 發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或 從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置（第 3 項）。31_而 被控侵權人，除了消極的以專利無效和無侵權行為作為抗辯外，也能以公平交易 法為請求權基礎，積極的主張專利權人違反公平交易法第 19 條、第 22 條、第 24 條等相關規定32。而當事人雙方也往往搭配民法第 184 條、第 185 條第 1 項以 31 另專屬被授權人亦得為該請求，但契約另有約定者，從其約定。 32 同前註 27。

及第 213～218 條規定，在本案訴訟請求損害賠償。由於專利侵權的損害往往屬 於無法回復原狀的傷害，因此請求損害賠償均以金錢賠償為主。 當專利權人取得專利權後，專利權人一方面以製造、使用或授權等方式積極 的行使該專利權，另一方面也要保障其專利權。其中在保障其專利權部分，對於 因專利權遭受侵害所造成的損害，可請求損害賠償；而對於尚未發生之事，但有 合理理由認定未來可能發生的侵權行為，則可進行預防的動作。簡而言之，當專 利權人專利權受侵害時，專利權人可請求賠償損害、排除或防止其侵害，並可請 求銷燬或為其他必要之處置。 而在美國專利權遭受到侵害時，專利權人除可以向法院提起請求損害賠償的 訴訟外，亦可以請求禁制令的方式來排除或防止被控侵權人的被控侵權行為。其 中禁制令包含初期禁制令（preliminary injunction）以及永久禁制令（permanent injunction）兩種，其中初期禁制令屬於中間救濟程序，是在正式審理程序進行中 裁定的，其效力僅至本案訴訟程序終結時；而永久禁制令屬於終局救濟程序，是 在正式審理程序完成後判決的，其效力可以持續永久。另外，專利權人在僅有專 利權遭受侵權時，並無法條明文規定可於審判前請求銷燬或為其他必要之處置； 但倘若並倘若在專利權遭受侵害時，同時向美國聯邦政府註冊的商標也被仿冒， 或是著作權與專利權同時遭受侵害，則可分別依據美國商標法（Lanham Act）第 1116 條規定，聲請法院於審判前核發扣押及沒入命令（pretrial seizure &

impoundment）33，或是依美國著作權法第 503 條規定，聲請法院於合理情形下

沒入侵害著作權之產品以及相關的生產設備34_。

33

Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116.

34

2.3.1 專利訴訟的本質

專利訴訟基本上是一種商業工具，其目的係為達到「最佳的商業利益」。以 美國專利訴訟為例，約僅有 3％左右的聯邦法院專利訴訟案件，會進行到審判結 果的判定35_{；也就是說，另外的 97％案件，雙方當事人在地方法院做出判決結果} 前，就已經達成和解協議了。因此，專利權人提起專利訴訟的目的，往往是為了 對其競爭對手施加財務壓力，以求取最大的商業利益或達到其商業目的，例如取 得最佳的權利金或授權金；而這也是為什麼雙方當事人均有很大的誘因來進行和 解。因為既然專利權人的目的大多都是為了商業利益，自然日後雙方的損害應該 有彌補的可能，不至於日後產生真正無可彌補的傷害。 在這樣的情形下，法院在專利訴訟程序中，不論是中間救濟程序或是終局救 濟程序，其處理重點應在於如何維持裁定或判決準確性以及迅速性的衡平，尤其 在中間救濟程序中，如果為了迅速性而過度犧牲裁定的準確性，甚至只維持形式 上的正義，往往只會使得中間救濟程序遭到濫用的情形更為嚴重，而司法資源也 將浪費在不斷的抗告及上訴中。

2.3.2 專利訴訟的攻防重點

不論在何地進行專利訴訟，專利權人如要能贏得勝訴，主要要能先證明專利 的有效性、可實施性，接下來要能證明係爭被控侵權產品的確有侵犯到該專利權 利範圍；同樣的，對於被控侵權人而言，也往往針對專利權無效或不可實施，以 及係爭被控侵權產品並不落入該專利之專利權利範圍等兩大方向來進行抗辯。因 此，專利權的有效性以及被控產品是否侵權是當事人雙方攻防重點。 35

Randall R. Rader, Donald R. Dunner, Esther H. Lim, The Importance of the U.S. Court of Appeals

for the Federal Circuit, Asia Patent Seminar Series IV: Patent Litigation Strategies in the United States

2.3.2.1 專利權的有效性

專利的有效性，廣義來說除了專利本身是否有效外，還包含專利權人可否實 施該專利。舉例來說，即使專利的有效性沒有問題，但如果沒繳交專利年費，仍 無法實施該專利權；因為專利權的可實施性在判斷上爭議較低，因此爭議較高的 部分主要在專利權本身的有效性。 在專利本身的有效性部分，台灣專利局依法審查，經前案檢索，進行檢驗專 利三性新穎性、進步性以及產業利用性，並經與發明人經過答辯後，依審查結果 依法決定是否賦予專利權人專利權。由於專利權係由國家經由審查後由政府機構 賦予專利權人，因此專利權人依法取得專利權後，法院會推定專利權為有效。而 被控侵權人在專利訴訟中，會設法以查詢前案、確認是否該專利所揭露的技術已 為公眾所使用等方式來使得專利權無效；或藉由檢視說明書、專利權利範圍內容 以及答辯過程紀錄的方式，來進一步限縮該專利權利範圍的解釋，以作有利於被 控侵權人的解釋。

2.3.2.2 被控產品是否侵權

由經濟部智慧財產局提出，並經司法院於 2004 年 11 月 2 日36_{函送各法官供} 鑑定時參考之專利侵害鑑定要點（草案）37_{，於下篇第二章鑑定流程指出，專利} 侵害之鑑定流程分為兩階段：解釋申請專利範圍以及比對解釋後之申請專利範圍 與待鑑定對象（物或方法）。其中比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括 36 司法院秘台廳民一字第 0930024793 號函參照。 37 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，http://www.tipo.gov.tw/patent/專利侵害鑑定要點.doc： 壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則，第一章 適用範圍：本發明（包含新型，以下同）專 利侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

下列步驟：

(一)解析申請專利範圍之技術特徵

(二)解析待鑑定對象之技術內容

(三)基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否

符合「文義讀取」。38_{若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等}

論」 （reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等 論」 (四)基於全要件原則39，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。若待鑑定對象適用 「均等論」，且被告主張適用「禁反言」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁 反言」。 由於專利訴訟案件科技性很強，因此法官在形成心證前，多會參考專業鑑定 機關的鑑定報告。依據 1999 年 8 月至 2005 年 9 月隨機選出的 60 件專利訴訟案 中，涉及專利範圍與係爭產品比對之案件共計 35 件，法官得心證過程係參照專 利侵害鑑定報告之比例佔了 74％；其中法官直接依據專利權人所提之鑑定報告 38 同前註：

1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」 （reverse doctrine of equivalents）， 應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」 (1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。 (2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。 2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利 權（文義）範圍 3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」（doctrine of equivalents） 39 同前註：所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定 對象中，包括文義的表現及均等的表現。