第二章 法制背景之差異
第一節 專利侵權之構成
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第二章 法制背景之差異
探討專利故意侵權制度之前，必須先討論其所涉基礎之法律概念定義、爭議、
立法例與相關規範。本章擬就美國法及我國法上「專利侵權之構成」、「損害額之 認定」、「懲罰性賠償金」三個相關子題先予敘明，並簡述立法例上之差異。
第一節介紹專利侵權責任之構成，美國法部分將說明專利直接侵權與間接侵 權之不同形態，我國法部分除基本之制度面貌外，並將概述學說上之重點爭議，
包括間接侵權在我國現行法下責任構成之可能性，以及我國專利侵權責任是否採 主觀要件之爭論。
第二節說明美國法及我國法對專利侵權損害賠償數額之認定方式，蓋因專利 故意侵權連結之懲罰性賠償金效果，須以法院認定之實際損害額為其加倍計算之 基礎。
第三節將探討懲罰性賠償制度民事法上之起源、本旨及其爭議，以強化本研 究第四章我國立法政策之討論基礎，惟針對專利法上之懲罰性賠償金之文獻探討，
考量篇幅之安排與敘述之流暢，將於第三章中再詳細介紹。
第一節 專利侵權之構成
壹、美國法
一、直接侵權
美國專利法 35 U.S.C154 §(a)(1)6、§271(a)7規範專利權人擁有五項排他權，
6 35 U.S.C. 154(a)(1):”Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.”
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分別為：製造(make)、使用(use)、販賣(sell)、要約販賣(offer for sell)與進口(import)。
行為人若無權限，而在美國境內對落入有效存續專利權範圍之發明產品客觀上從 事上述五種行為之一，則構成專利直接侵權。
專利直接侵權責任之構成，是否因行為人主觀意思不同而有所差別？學界多 數意見認為行為人之主觀狀態並不影響直接侵權責任之構成，從而此一責任型態 為「嚴格責任」 (strict liability tort)型態。亦即侵害專利權與否，完全取決於技術 上之比對，行為人係為故意或不知情，與是否構成侵權責任無關8，惟於行為人故 意(willful)時，有依美國專利法 35 U.S.C. §284 第 2 項三倍懲罰性賠償金之可能。
惟學者亦有持不同意見者，論者林恆毅即認為，美國專利侵權責任仍係採「過 失責任」，而非嚴格責任，僅其注意義務之標準有客觀化之趨勢。主觀意思或許並 非美國法下專利侵權「歸責」之所據，然對「構成要件該當性」仍有實質上之影 響。例如 Graver Tank 一案9中，美國最高法院即認為在考量是否適用均等論時，
被告之主觀意思是否即在盜用他人發明，亦應加以衡量。且法院斟酌熟習相關技 術之專家意見時，事實上亦係一「將行為人主觀意思客觀化」之過程。然而該見 解亦承認，若自 1995 年 Warner-Jenkinson 一案觀察，過失責任的絕對客觀化，應 是未來美國判斷專利直接侵權之確定走向10。
二、間接侵權
美國法專利間接侵權理論最早起源於 1871 年的 Wallace v. Holmes 一案11， 直至 1909 年美國最高法院才於 Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.一
7 35 U.S.C. 271(a):”Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”
8 Kenneth W. Brothers1 and Michael A. Weinstein, Analyzing Allegations of Willful Patent Infringement Claims After Seagate, 2008 IPO Articles & Reps., Pats. Sec. No. 3, 2008
9 Graver Tank & Mfg. Co., Inc., et al. v. The Linder Air Products Company, 85 U.S.P.Q. 328, 1950.
10 林恆毅，專利侵權責任保險，科技法律透析，第 16 卷第 6 期，頁 24-34，2004 年 6 月
11 Wallace v. Holmes, 29 F.Cas 74 (C.C.D Conn. 1871)
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案12中首次承認間接侵權法理。1952 年，間接侵權明文規範於美國專利法條文之 中13。
欲成立間接侵權，必先以他人行為構成直接侵權為前提要件，惟於訴訟之中 得不將直接侵權人列為被告14。而專利間接侵權可分為「誘導侵害」(inducement infringement)與「幫助侵害」(contributory infringement)兩類型，分述如下：
(一)誘導侵害
誘導侵害，係指雖未直接從事侵害行為，然卻積極教唆他人直接侵害專利權。
按美國專利法 35 U.S.C. §271(b)：「積極誘使他人侵害專利者，應負侵權責任15。」
欲主張行為人構成誘導侵害，專利權人須證明：(1)行為人有意引誘或鼓勵他人直 接侵害專利；(2)行為人明知可能發生的侵害結果。舉證上，除直接證據外，亦可 使用情況證據（circumstance evidence）予以證明。
美國法院在實務發展上，承認以下行為態樣可能會構成教唆侵害16： 1. 指導(instruction)和宣傳(advertisement)
給予他人技術上之指導而誘使他人侵害專利；若指導行為係針對多數人即為 宣傳。例如行為人銷售可用以侵害專利與非侵害專利之產品，並提供技術、知識、
圖示之標籤、說明書等，以教示購買者如何製造或使用該發明，若因此使購買者 構成直接侵害時，則縱使行為人曾明確警告顧客不得為侵害專利之使用，亦不能 脫免其誘導侵害之責任。
2. 設計(Design)
為他人設計侵害專利之裝置或系統者，可能構成誘導侵害。
12 Leeds & Catlin Company v. Victor Talking Machine Company, 213 U.S. 325 (1909)
13 吳雅貞（2008），專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財 產研究所碩士論文。第 33 頁。
14 直接侵權人往往為專利權人產品之消費者。此規定使專利權人得以瞄準間接侵權之廠商，而無 須將自家客戶列為被告。
15 35 U.S.C. §271(b):“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”
16 楊宏暉，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 95-151，2008 年 1 月。吳雅貞（2008），專利授權 之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 34 頁。
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3. 第三人維修(Repair and Maintenance)
銷售用以實施侵害方法專利或物品專利之機器，並且提供繼續性的維修與服 務，亦有可能構成誘導侵害。
4. 授權(License)
若授權人提供指導、計劃或其他協助，使被授權人得以實施方法專利或物品 專利者，並對侵害產品之製造有其控制力時，亦有可能構成教唆侵害。
5. 指示並購買
若買方對產品之設計或製造給予指示，並加以購買，則可能構成誘導侵害。
6. 免責擔保約定(indemnification)
賣方提供免責擔保約定，係指銷售某一物品給買方時，提供免責函（letter of indemnification）或契約中簽訂擔保條款，承諾若買方因使用該物品而侵害他人專 利之情形，將賠償買方之損失者。此行為通常並不構成誘導侵害，但若該契約之 主要目的在使買方可肆無忌憚的地侵害專利，則仍可能構成誘導侵害。
(二)幫助侵害
幫助侵害，係指明知為專用或專適於侵害專利而屬專利重要部分之元件，且 該元件非屬實質上無侵害用途之通用物品，而為銷售或進口之行為。按美國專利 法 35 U.S.C. §271(c)：「在美國境內販賣、要約販賣或由外國進口專利產品或專利 組合之零件，或實施方法專利所使用之材料設備，屬該發明重要部分，且明知其 乃專適用於侵犯特定專利，並非適用於實質非侵權用途之通用商品時，應負幫助 侵權責任17。」
欲成立輔助侵害，客觀要件上，專利權人必須證明：1、該行為人販賣、要 約販賣或進口之元件係用以實施該專利之發明內容；2、該元件係屬專利之重要構
17 35 U.S.C. §271(c):“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing
use, shall be liable as a contributory infringer.”
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成部分（material part）；3、該元件非屬可供實質非侵害用途（substantial
non-infringing use）使用之商業物品，亦即該元件除用於侵害該專利發明外，並無 其他實質用途。
主觀要件上，幫助侵害之構成則要求專利權人證明「行為人具備認識 (knowledge)與意圖(intent)」，「認識」指行為人知悉：1、該專利權存在；2、購買 者無權實施該專利發明；「意圖」則指行為人認知到：1、該元件係專用以實施該 專利發明；2、其行為之後果將導致侵害專利權。惟美國法院認為，若該元件屬非 通用商品(non-staple article)即可推定行為人有此意圖，對其主觀要件認定可謂相 當寬鬆18。
貳、我國法
一、專利侵權
專利法第 56 條明定發明專利權人專有之權利，該條第 1 項規定：「物品專利 權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、
販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」第 2 項規定：「方法專利權人，除 本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要 約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」故若行為人無權而從 事此五種行為類型，即 1、製造；2、販賣；3、要約販賣；4、使用；5、進口專 利物品或專利方法者，即滿足專利侵權之客觀要件19。
專利權遭受侵害時，專利權人依據專利法第 84 條第 1 項，對侵權人有損害 賠償請求權、排除侵害請求權，以及侵害防止請求權20。此外，專利權人亦可請
18 吳雅貞（2008），專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財 產研究所碩士論文。第 35 頁。
19 惟我國法下欲構成專利侵權，行為人是否須具備故意或過失之主觀要件，較有爭議，詳見下述
「二、專利侵權主觀要件」部分。
20 專利法第 84 條第 1 項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵 害，有侵害之虞者，得請求防止之。」
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求銷燬侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，或請求為必要之處置。
若姓名表示權受侵害時，專利權人亦有姓名表示請求權與回復名譽請求權21。 至於美國專利法上之間接侵權態樣，並無明文規範於我國專利法中，則該等 行為態樣於我國法框架下，是否仍有成立侵權責任之可能？就此，我國學說見解 有認為可依據民法第 185 條22構成共同侵權行為，且依我國實務見解僅客觀上有 行為關連共同，即可成立24；亦有主張可依據民法第 184 條第 1 項後段25
二、專利侵權主觀要件之採否
在我國法規範下，專利侵權之成立是否要求行為人具備主觀要件，有所爭議。
此係因專利法第 84 條第 1 項並未規定「行為人須有故意或過失」之要件。
此係因專利法第 84 條第 1 項並未規定「行為人須有故意或過失」之要件。