第三章 美國專利侵權懲罰性賠償金制度
第五節 新趨勢下之訴訟管理
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該研究歸納統計數據之結論如下：
1、Seagate 案後，證明被告故意侵權的困難度確實明顯提高：
依該實證研究，成立故意侵權的案件比例在適用 pre-Seagate 注意義務標準 下為 60%，在適用 post-Seagate 注意義務標準下降為 36.4%，故整體而言，法律 實務界多數預期 Seagate 案將使故意侵權成立之難度顯著增加，整體而言確實如 此。
2、法官判斷之結果，確能反映 Seagate 案後成立門檻之提高：
法官認定故意侵權的比例，在經歷過審判（trial）程序的情形下從 66.7%降 低至 41.7%；在未經歷過審判程序的情形下則從 40%變成 14.3%，整體比例則從 60%降至 31.6%。顯示法官多已受到 Seagate 案判準更改之影響。
3、陪審團判斷之結果，未能反映 Seagate 案後法律標準之改變：
陪審團審判認定有故意侵權之案件比例，在適用 pre-Seagate 注意義務標準 下為 87.5%，在適用 post-Seagate 注意義務標準下反增為 100%。此現象至少顯示，
陪審團在判斷故意侵權與否時，對 Seagate 案後法定門檻之提高，平均而言其反 應並不敏感。此或許係因陪審團乃由缺乏法律專業素養之一般人民組成，而專利 侵權訴訟中須判斷之法律爭點數量繁多，故難以確實認識其法律判準之變化所 致。
4、法院自為判斷的意願提升
該研究認為，法院為簡易判決之機率由 20%（25 件中有 5 件）升至 32%（22 件中有 7 件），且於 JMOL 中推翻陪審團之認定而改判不成立故意侵權之比例由 21.4%（14 件中有 3 件）升至 22.2%（9 件中有 2 件），此二現象顯示法院於 Seagate 案後較願自為判斷而非倚賴陪審團意見。
第五節 新趨勢下之訴訟管理
本節將嘗試結合相關文獻與實證資料之結論，從「研發之資訊管理」、「專家 意見之取得」、「警告信之運用與應對」、「訴訟程序之選擇」四個方向，環繞專利 故意侵權之核心，探討平時企業應如何管理其研發過程，始能避免被控故意侵權，
以及專利侵權訴訟發生時，雙方當事人決定訴訟策略時應注意之方針。
壹、建構專利資料庫、追蹤產業發展：
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當前之商業環境中，智慧財產權不但為企業間壓制競爭對手之利器，更已成 為交易、加值之標的。面對有能力系統化部署專利侵權訴訟之大型企業環伺，論 者有認為企業應對價值鏈、產業鏈與供應鏈詳加剖析，並建構專利資料庫，以洞 悉專利權實際之價值所在，並可據以為授權、交易、提起訴訟、迴避設計之基礎141。
然而有見解以為，建置資料庫將造成在侵權訴訟中構成故意侵權之風險，有 些律師事務所甚至因此建議企業避免接觸相關專利之資訊。
誠然，在 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案後之故意侵權認 定標準中，「設有追蹤產業發展情形之單位」很可能被認為符合”actual notice”之認 定，而因此負有查證義務；在 In re Seagate Technology, LLC 案後之新標準雖尚未 細緻化，然有論者詮釋新標準乃一浮動之注意義務程度，亦即行為人須就其所認 識事實之程度下合乎理性的判斷，對事實認識程度高者，須盡之注意義務也就愈 強。是以，資料庫之建置的確可能導致較高程度之注意義務，而不利於訴訟中故 意侵權之抗辯。
惟本研究以為，「避免接觸專利資訊以防止故意侵權」實為本末倒置之做法。
企業欲保持長遠之競爭力，仍應從根本了解產業發展最新趨勢，分析競爭對手產 品、解構其專利權，以深耕自身技術能力。若發覺可能侵害他人專利權時，應早 日思考迴避設計之可能性；若無法迴避設計或迴避設計成本過高，則宜早日向權 利人尋求授權，好過將來權利金水漲船高。況今日美國法院認定故意侵權之門檻 已大幅提高，在可預見之將來，懲罰性賠償金之威脅將減弱許多，在此情形之下，
更不宜僅為防堵故意侵權之風險，置自身企業於五里霧中。
此外，若企業已具備身為原告之實力，建構專利資料庫更有助於部署提起侵 權訴訟之策略，以確實從產業鏈、供應鏈的角度掌握侵權人技術上之弱點，自不 待言。
貳、專家意見書仍為有力之反證
即令在 In re Seagate Technology, LLC 案廢除查證義務後，被告已無取得專家 意見書之法定義務，惟許多論者指出，觀察新標準下聯邦巡迴上訴法院對地方法
141 周延鵬，智慧財產全球行銷獲利聖經，頁 310-311，2010
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院案件之意見，專家意見書仍具有訴訟上防禦故意侵權的相當效力142。
本研究以為，由於 Seagate 案新標準尚非十分明確，故被告若欲免於故意侵 權之認定，在成本許可之情況下（專家鑑定之費用，簡單之分析報告約自一萬美 元起跳，複雜之分析報告費用可超過十萬美元143），仍建議取得有利之專家意見書，
以為善意信賴之基礎。此外，由於 Seagate 案後聯邦巡迴上訴法院切割了秘匿特 權之放棄範圍，訴訟中使用專家意見書防禦時，已無須同時放棄訴訟律師間之秘 匿特權，昔日被告之「兩難困境」既已較為緩和，專家意見書之防禦效力亦更為 提升。故企業研發、製造、銷售等過程中若發現侵權之可能性，仍以尋求專利律 師出具意見為宜。
參、標示專利號與否之考量
持有美國專利權之企業，於進口商品至美國市場時，可考慮實施（或使自己 的被授權人實施）一致性的專利標示規則，以構成「推定告知」，不但可將請求損 害賠償時點提前，亦可主張侵權人係故意侵權，從而請求懲罰性賠償金，或以鉅 額之賠償壓力迫使侵權人早日和解。
惟標示專利號另一方面亦將增加企業生產、管理成本，故考慮是否於產品上 標示專利號，其衡量之因素可由下圖表示之：
142 汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿，專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心，第四屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 79-80，2009 年 5 月。
143 Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227, 228
（2004）
標示專利號之優點
▲ 提高對手故意侵權風險
▲ 極大化損害賠償額
▲ 促進和解，降低訴訟成本
▲ 促進交互授權
標示專利號之缺點
▲ 難於管理
▲ 增加成本
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【圖 4】 專利權人考量是否標示專利編號之因素
資料來源：本研究整理自 John R. Alison, The Art of Patent Notice: Best Practices for
Giving and Responding to Notification of U.S. Patent Rights, 2009 肆、警告信之運用與應對
144一、專利權人對警告信之運用
專利權人發警告信時，應注意下列原則：
(一) 具體調查競爭對手的產品線，找出在警告信涵蓋下可能缺乏授權的所有產 品。
(二) 當系爭專利權所有權為數人共有，發信前，應先釐清其權利歸屬，將其移轉 於單一主體名義之下（包括訴訟權）；其後，若專利所有權人有變動，應重新寄發 所有的警告信。
(三) 警告信之內容應具體指出潛在侵權人侵犯何專利權、如何侵犯其專利權與分 析報告之結果，以防因空泛之指摘，構成濫用專利權之不正當競爭行為。
(四) 避免過度揭露自身智慧財產之管理、部署模式。
二、潛在侵權人對警告信之應對
潛在侵權人收到警告函時，應注意下列原則：
(一) 應立即透過法律諮詢，了解專利權人來函「提供授權之要求」是否已構成「實 際告知」。
(二) 應立即透過審計、查帳，估計所有被警告信涵蓋商品之商業價值。
(三) 透過法律諮詢，了解發信人的真正意圖。
144 John R. Alison, The Art of Patent Notice: Best Practices for Giving and Responding to Notification of U.S. Patent Rights, from materials of the course” Strategic Management of United States Patent Litigation: Trial Practice, Risk Management, Patent Valuation”, 2009 Spring in NCCU. 周延鵬，智慧 財產全球行銷獲利聖經，頁 309-320，2010。
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(四) 以掌握的資訊（例如關於侵權之指控、其授權之成本）對發信人施壓。
(五) 估算迴避設計在商業上的可行性，若可行，建立完整的書面資料說明其可行 性，以此鞏固內部技術及外部顧客之基礎。
(六) 善用反托拉斯法濫用專利權之規定反擊無理之警告信 (七) 禁止銷毀隱匿相關資料，以免被認為隱匿證據。
(八) 若確有侵權情事，應積極嘗試補救，以於未來訴訟上主張善意(good faith)之 抗辯。
(九) 保護公司形象，避免原告以故意侵權之汙名打擊公司
伍、原告應同時申請禁止令
聯邦巡迴上訴法院於 seagate 案判決中表示，被告在「起訴後」之輕率(reckless) 行為，應以聲請禁止令(preliminary injunction)救濟較為妥適；而專利權人若並未 積極企圖停止被告起訴後之侵權行為，將導致其不得對起訴後行為造成之損害主 張懲罰性賠償金。此外，專利權人若無法成功聲請禁止令，可能亦表示被告之侵 權行為尚未達到輕率(reckless)之程度。
陸、陪審團之使用
在美國多數民事案件除非當事人一方要求陪審團審判(jury trial)，並於起訴後 十日內以書面向法院聲請，否則均以 bench trial 方式審理。
對原告而言，使用陪審團通常較為有利。此係因美國陪審團由知識水準平均 之人民組成，多同情專利權人，而對侵權人有邪惡之刻板印象，並且對專利權之 有效性往往先入為主相信專利商標局之判斷145。此外，依前述之實證資料，亦顯 示陪審團對於故意侵權之認定較為寬鬆，且對於新標準下提高之門檻較乏認識，，
故若在成本許可之狀況下，原告應要求陪審團審判。
對被告而言，法官對故意侵權之認定通常較嚴，而對被告有利。故若有機會，
145 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，頁 153-154，2007。呂克行，
探討美國專利惡意侵權的要素及應對方針，北美智權報，第 27 期，
http://naipo97.pixnet.net/blog/post/24243902，檢索日期：2010 年 2 月 21 日
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被告應選擇 bench trial。此外若遭陪審團認定為故意侵權，仍有依重新依法裁決 (JMOL)或上訴，而被法官修正之機會。故縱遭陪審團認定故意侵權，仍應考慮是 否挑戰陪審團之決定，而非急於接受原告之和解條件146。
第六節 美國修法趨勢
早在 In Re Seagate 案判決前，美國專利改革草案(Patent Reform Act)已然試 圖限縮專利法懲罰性賠償金之適用範圍。以 2005 年的專利改革草案為例，該草案 第 6 條對故意侵權之認定採用明確列舉事由之方式加以限縮，亦即欲主張專利故 意侵權而請求懲罰性賠償金之原告，必須對下列三種事由之一明確舉證147：
1、故意複製(deliberately copied a known patented invention)；
2、收到警告信後仍持續從事侵權行為(continued acts of infringement after receiving a written notice of a claim from the patent holder)；
2、收到警告信後仍持續從事侵權行為(continued acts of infringement after receiving a written notice of a claim from the patent holder)；