第三章 美國專利侵權懲罰性賠償金制度
第二節 故意侵權之認定
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circumstances) 之種種因素，以作為加重賠償金額之依據，此判斷結果除非有明顯 之裁量濫用，否則亦不能由上訴法院加以推翻99。
此外，被告若被認定為故意侵權，則勝訴之原告可依 35 U.S.C. §285 規定，
請求被告負擔合理之律師費。故意侵權即該當 35 U.S.C. §285 所謂「例外個案 (exceptional cases)」之情形。除故意侵權外，訴訟中之不正行為亦可能被認定為
「例外個案」，而被判命負擔對造之律師費。
第二節 故意侵權之認定
「故意侵權」透過美國法實務判例，已被確立為專利侵權懲罰性賠償金之要 件，惟如何判定個案情況是否為故意(willful)，固缺乏明文之規範，地方法院於判 斷時，標準亦相當紊亂。
判斷故意侵權為一事實問題，必須依個案情形通盤認定。因此很難說存在一 個絕對的、統一的標準操作流程，惟美國法院透過實務之發展，已逐步建立了許 多判斷之原則、要件以供參考。以下將先介紹判斷故意侵權之原則，即所謂對「整 體環境」(“totality of circumstances”)裁量時，所應考慮之具體因素；再介紹美國聯 邦巡迴上訴法院實務上所建立最具影響力的兩個判斷標準，即 1983 年 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案判決建立之舊標準，與 2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案判決之新標準。希望藉此先勾勒美國法院實務故意侵權判準之 面貌，以作為第三節討論此判準變遷之基礎。
壹、「整體環境」裁量與其他審酌因素
地方法院判斷被告是否為故意侵權，原則上應考量該個案事實之「整體環境」
(“totality of circumstances”)，加以判斷100。至於個案中何等具體情狀為地方法院所 應加以考量，聯邦巡迴上訴法院於 1992 年在 Read Corp. v. Protec, Inc.一案判決中，
明確歸結出九項因素，地方法院裁量時應加以衡酌，美國學界稱之為”Read
99 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 948 F.2d 1573, 1576 (Fed. Cir. 1991)
100 Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis, 10 GEO. Mason L. Rev 97 (2001), p107
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factors”101：
1. 侵權行為人是否故意重製(whether the infringer deliberately copied)；
2. 侵權行為人是否調查曾調查系爭專利範圍，且構成「系爭專利無效」或「未 侵權」之善意信賴 (whether the infringer investigated the scope of the patent and formed a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)；
3. 侵權行為人在訴訟進行中之行為(the infringer’s behavior during the litigation)；
4. 被告之規模及財務狀況(the defendant’s size and financial condition)；
5. 案件的相似程度(closeness of the case)；
6. 被告不當行為持續之久暫(duration of the defendant’s misconduct)；
7. 被告之補救措施(remedial action by the defendant)；
8. 被告侵害之動機(defendant’s motivation for harm)；
9. 被告是否企圖隱匿其不當行為(whether the defendant attempted to conceal the misconduct)。
此外，當行為人主張「善意信賴」抗辯時，是否構成善意信賴，亦應由「整 體環境」加以綜合判斷，聯邦巡迴上訴法院於 SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.一案中表示102，其判斷因素包括：
1. 侵權行為人是否故意重製(whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another)；
2. 侵權行為人是否知悉對造之專利受到保護、是否曾調查系爭專利範圍，並 本於善意相信系爭專利無效或不構成侵權(whether the infringer, when he knew of the other’s patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good faith belief that it was invalid or that it was not infringed)；
3.侵權行為人作為訴訟中當事人所為之行為(the infringer’s behavior as a party to the litigation)。
101 Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).
102 SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc., 127 F.3d 1462, 1465 (Fed. Cir.
1997)
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貳、證明故意侵權之標準與變遷
一、1983 至 2007：Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.
案後形成之標準
2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案判決出爐之前，在實務上最具支配 力的專利故意侵權判準，當屬 1983 年聯邦巡迴上訴法院在 Underwater Devices, Inc.
v. Morrison-Knudsen Co.案後所確立兩階段查證義務之審查，即：(一)、侵權人確 實知悉(actual notice)該專利存在；且(二)、侵權人未本於注意盡查證之義務(failed to meet its affirmative duty to use due care in avoiding infringement of the patentee's rights)。
Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案之事實略為：被告 Morrison-Knudsen Co.因於一下水道工程標案得標，而須使用原告 Underwater Devices, Inc.專利權保護下之技術。原告當即以書信對被告提出授權要約
被告公司之內部顧問律師建議被告，毋庸與原告簽定該授權契約，其理由有 三：(一)、在原告專利申請一年前，曾有一篇期刊文章已描述了與原告專利近似 之技術，因此原告專利應不具新穎性而為無效103；(二)、原告專利所載技術可由 該期刊文章所載技術輕易導出，因此原告專利應缺乏進步性而為無效；(三)、當 時法院宣告專利無效之比例高達八成。
被告於是依其內部顧問律師之建議，堅持不同意原告授權之要約，並開始進 行工程。直到工程開始進行之前，被告均未查閱系爭專利申請之歷史，亦未取得 專利律師之意見。
原告起訴被告侵害其專利權，並主張故意侵權之情事。地方法院判決原告勝 訴。被告上訴至聯邦巡迴上訴法院，惟聯邦巡迴上訴法院仍認為被告係故意侵權。
聯邦巡迴上訴法院並在判決中援引 Milgo 一案之見解，確立了行為人應本 於注意負查證之義務，亦即若行為人無法滿足該義務之門檻，即會被認為故意侵 權。是否未盡查證義務分為兩階段審查：
(一)、侵權人確實知悉該專利存在：
侵權人所知悉之專利須為已核准而有效存在之專利，若所知悉者僅為尚在申
103 其實系爭專利被申請時，本案原告有主張優先權，因此新穎性不受影響。
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請中之專利則不能構成 actual notice（確實知悉）104。
何種因素會影響 actual notice 的判斷？觀察聯邦巡迴上訴法院其後對該要件 的補充可知，侵權人藉以得知之途徑、該資訊為口頭或書面形式、是否使侵權人 意識到可能侵權105等等，均不影響 actual notice 的判斷。
若公司有追蹤產業發展之單位，則可能因此構成 actual notice106。
此外，侵權公司之內部人員獲悉該專利資訊，是否等於侵權公司構成 actual notice，亦為聯邦巡迴上訴法院考量之重點之一。若知悉者為「經營階層」則會被 認為公司已知悉；若僅為「專利部門員工」則否；若為「公司之顧問」，則無論係 公司內部僱傭之顧問(in-house counsel)107，抑或對外部聘請之顧問(outside
counsel)108，均可能構成 actual notice 之認定109。 (二)、侵權人未本於注意盡查證之義務：
當侵權人對該專利之存在構成 actual notice，侵權人即負有本於注意進行查 證之義務，若已盡查證義務，則可主張善意信賴(good faith)，而不構成故意侵權。
踐行查證義務最典型之方式，莫過於在實施行為前向適格之專家取得不侵權之意 見書110。因此，本階段之審查結果往往取決於該專家意見書是否適格，而從其後 個案之判決中可以歸納出下列影響因素111：
1、時點：
行為人尋求專家意見之時點，須早於其開始從事可能侵害專利權行為之時點。
104 American Original Corp. v. Jenkins Food Corp., 774 F.2d 459, 465 (Fed. Cir. 1985).
105 Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis, 10 Geo. Mason L. Rev. 97 (2001), p110.
106 862 F.2d 1564 (Fed. Cir 1988), 666 F. Supp. 674, 696 (D. Del. 1987).
107 96 F.3d 1409 (Fed. Cir 1996).
108 Braun, Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815 (Fed. Cir 1992).
109 鄭巧筠（2009）論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第 100-102 頁。
110 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)
111 鄭巧筠（2009）論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第 105-106 頁。
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惟若能在侵權人得知系爭專利之後，繼續為侵害行為以前，及時(timely and promptly)尋求適格之專業法律意見，通常亦可表示其無侵權行為之故意。
2、形式：
書面之專家意見通常優於口頭之專家意見。
3、資格：
應具美國專利律師資格，且被告自公司外部聘請之專家，效力會優於公司內 部之專家。
4、內容：
須對於「是否侵權」及「系爭專利之有效性、可實施性」詳加論證。不可僅 具空泛之結論。此外，該專家意見之分析過程須有檢索系爭專利申請歷史、前案 技術及先前技術，並據以進行完整之推論，方足以支持行為人非為故意侵權之結 論。
此外，行為人對其所取得之專家意見，尚應確實遵守，才能構成善意信賴，
而免於故意侵權之認定。
二、2007 後：In re Seagate Technology, LLC 案提出之新標準
上述 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案判準於 2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案判決後，由聯邦巡迴上訴法院自行加以推翻，判決中 明確表示廢除 Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案確立之查證義務，
並指出原告欲證明被告故意侵權，須證明兩要件：(一) 在客觀高度侵權風險下仍 從事其行為(the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent)；(二) 該客觀風險為行為人所認識，或極 度明顯致行為人應有認識(this objectively-defined risk was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.)。
聯邦巡迴上訴法院所創設之新標準稱為「客觀輕率」(objective reckless)標 準， ”objective reckless”並非美國現成之法律名詞，此標準之內涵，聯邦巡迴上 訴法院援引民事法上「輕率」(reckless)之概念，”reckless”係指「面對一已浮諸表 面的、無可辯駁的高度侵害風險，行為人明知此風險、或此風險極度明顯致使行 為人本應有所認識，而仍決意為此行為」之主觀狀態。聯邦巡迴上訴法院據以立 論，原告亦須證明在專利案件中之被告行為客觀上即具高度侵權之可能性，且被 告係在不顧此風險之狀態下，從事侵害行為，方足以構成故意侵權。此新標準亦
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為兩階段之審查：
(一) 在客觀高度侵權風險下仍從事其行為
在第一階段中，原告須證明被告之行為有侵害一個有效專利權之高度可能性。
此一高度侵權風險乃係客觀上觀察而來的，與被告之主觀狀態無關。
(二) 該客觀風險為行為人所認識，或極度明顯致行為人應有認識
若原告能證明第一階段之「客觀高度侵權風險」，則進入第二階段，即原告 須證明被告之主觀狀態係明知此一「客觀高度侵權風險」，或此風險已極度明顯，
以致被告對此風險應有所認識。
此外，新標準亦提高了專利權人之舉證門檻，專利權人必須舉證至「明白且 有說服力證據」(clear and convincing evidence)程度。