第二章 法制背景之差異
第二節 損害額之認定
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最高法院 95 年台上字第 1177 號民事判決37亦採「過失責任主義」，認為專利 侵權事件亦應適用民法第 184 條，惟並未論及關於專利法是否為保護他人之法律 之部分，故判決意旨應為適用民法第 184 條第 1 項38。
論者熊誦梅即指出，鑑於專利權取得前本即經重重審查，取得後權利之行使 又受其間與地域侷限，若其權利行使（即提起專利侵權訴訟）時除須舉證客觀侵 權事實外，尚課與其侵權行為人具備主觀要件之舉證責任，對專利權人實屬過於 嚴苛，難以促成專利制度鼓勵創新之本旨。故建議考量誠信原則、危險領域、證 據接近及公平正義等因素，縱專利侵權採過失責任主義，仍得於專利法上之設計 重新分配舉證責任，使專利權人若已證明被告客觀侵權事實，則轉由被告舉證其 主觀上並無過失，以符合促進產業進步之目的39。
第二節 損害額之認定
壹、美國法
一、計算方式
美國專利法認定侵權損害額之法源為 35 U.S.C. §28440，本節將先介紹該條文
37 其謂：「查侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應適用民法第一百八十四條侵權行為之規定，
以因故意或過失不法侵害他人之權利，使他人受損害，始得請求損害賠償。」
38 熊誦梅（2006），從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期。第 18~19 頁。
39 熊誦梅（2006），從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期。第 25~26 頁。
40 35 U.S.C. §284:”Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.
When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this
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規定如何認定損害額方式，至於該條第二項關於故意侵權三倍賠償之規範，將於 第三章中詳細探討。
損害賠償額之認定主體，原則上應為陪審團，惟若陪審團未能確認損害賠償 額時，35 U.S.C. §284 第 2 項規定可例外由法院估定之。此外，35 U.S.C. §284 第 3 項規定，法官估定損害賠償額或合理權利金時，得採專家證言為其輔助。
損害賠償額之範圍，依 35 U.S.C. §284 第 1 項規定，應給予原告「足夠之賠 償」，且其下限為「侵權人實施發明所需之合理權利金」，侵權人並須賠償「法院 所定之利息」及「訴訟費用」。
損害賠償額之認定方法有二，其一為依原告所失利益（loss profit）計算，其 二為依合理權利金（reasonable royalty）認定。
(一)依所失利益認定：
1964 年美國聯邦最高法院於 Aro Manufacture Co. v. Convertible Top
Replacement Co.案判決指出，衡量專利權人所受損害時，侵權人有無獲利或損失，
並非應考慮之因素，應考量者在於專利權人之所損失之利益，且被告行為與原告 所失利益堅之因果關係，應以“But-for test”之方式加以認定，亦即假設被告未為此 侵害行為，原告所能獲得之利益為何。
其後，聯邦巡迴上訴法院又在 1978 年 Panduit Crop. V. Stahlin41一案判決中，
確立下述四個要件以精確界定原告知所失利益，進一步充實了過於抽象之”But-for test”：
(1)須市場對該專利產品有需求( demand for the patented product) (2)不存在有可接受的、非侵權的替代商品( absence of acceptable
non-infringing substitutes)：此係由於若市場上有可行之替代品，則消費者即不一 定必須向專利權人購買其專利商品。
(3)原告之製造、銷售能力足以應對市場需求(his manufacturing
paragraph shall not apply to provisional rights under section154(d) of this title.
The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”
41 Panduit Crop. V. Stahlin, 575 F.2d 1152;1978 U.S. App. 197 U.S.P.Q. (BNA) 726
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and marketing capability to exploit the demand)
(4)須證明原告原本可得利益之數額( the amount of the profit he would have made)，不包含訴訟費用及其他費用。
此外，專利侵權行為之發生，不僅造成專利權人銷售「量」的減少，同時亦 會造成商品「價」的下跌，故衡量所失利益時，須同時考慮該侵權商品之銷售，
所造成專利權人商品價格下跌之程度，此即美國實務上之「價格侵蝕理論(Price Erosion)」。
(二)依合理權利金認定
若原告無法證明其所失利益之金額，則僅能主張依合理權利金認定之。此合 理權利金之數額必須為合乎理性之商業經營者所得接受，並涵蓋銷售成本與合理 之利潤。
1958 年著名的 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.案判決中，法院提 出十五項參考因素42：
1. 專利權人曾就系爭專利訂定之授權契約，已確立之權利金；
2. 被授權人使用相當於系爭專利之其他專利時，所支付之權利金比率；
3. 該授權之性質與範圍，例如專屬授權或非專屬授權、有無實施區域限制及產品 販賣對象限制；
4. 專利權人既定之策略，為拒絕授權抑或有條件地授權；
5. 雙方之商業關係，例如是否為相同行業相同地區之競爭者、是否為發明人與促 銷者；
6. 由於系爭專利商品之銷售所產生對於被授權人其他商品之促銷效果、系爭發明 對授權人其他非專利商品之現存價值，及其衍生銷售或搭售；
7. 系爭專利之有效保護期間及授權期限之長短；
8. 系爭專利商品之既有獲利、成功程度、當前之普及程度。
9. 系爭專利相較於先前技術之功能與優點。
10. 系爭專利之本質、授權人將其商品化之運用、使用系爭專利者獲得之利益。
11. 侵權人利用系爭發明之程度，以及其利用價值之證據。
42 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970.)
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12. 在特定或可相類比之產業中使用系爭發明時，習慣上所應支付之銷售利潤之 比例。
13. 屏除侵權人所添加之非屬系爭專利之因素、製程、商業風險、重要特色與改 良之後，可以歸功於系爭專利之可實現獲利。
14. 適格之專家證言。
15. 雙方在理性、自願之情況下訂定契約可能同意之權利金（以侵權行為開始之 時點為準），亦即須在謹慎之授權人願意締約，且被授權人仍有合理利潤之情 況下。
二、起算時點
損害額之起算時點，取決於專利權人採用何種告知方式。依 35 U.S.C.
§Section 287(a)43規定，告知的方式分為兩種，即推定告知(constructive notice)與實 際告知(actual notice)。
在自己商品上標示專利號，使潛在侵權人得以知悉，即為「推定告知」。專 利權人若欲採推定告知之方式，依美國法院實務見解，標示必須實質完整、連續，
若有標示之間斷(gaps in marking)，必須舉證其合理(reasonableness)並補正
(remediation)，否則會妨害「推定告知」的效力。此外，若專利號難以標示於商品 上（例如半導體），則允許專利權人採包裹式標示。
寄出警告信告知特定的侵權人，或者直接起訴，即為「實際告知」。欲構成
43 35 U.S.C. 287 (a):”Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the
infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.”
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「實際告知」 (actual notice)，其須滿足要件：1、須構成特定之侵權指責；2、警 告信之發信人須為專利所有權人，或經專利所有權人合法授權之人。此外，警告 信收信人知識高低、了解侵權與否，並非所問，此係因警告信是否構成「實際告 知」，乃取決於發信人信中客觀傳達之內容，與收信人主觀之認知無關。惟收信人 知識程度、了解侵權與否，會影響個案事實是否成立「故意侵權」(willful infringement)。
若採「推定告知」，則損害額之起算時點可溯至侵權行為發生之時；惟若專 利權人平時並未在其產品上標示完整連續之專利號，面臨侵權時，僅能使用「實 際告知」，則損害額之起算時點即為實際告知之時。
貳、我國法
一、計算方式
專利權人依據專利法第 84 條第 1 項向侵權人請求損害賠償時，其損害數額 如何計算？我國學說及專利法第 85 條44採取數種不同之計算方式，分述如下45：
1、具體損害計算說：即專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文，回歸民法第 216 條之規定，包括專利權人所受損害及所失利益。
2、差額說：即專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，以專利權人受侵害前後所 得利益之差距，作為損害賠償之數額。惟所得利益差距往往受現實環境諸多因素 之影響，非僅導因於該侵權事件，是此一計算方式缺陷所在。
3、總利益說：即專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段，以侵權人所得利益扣除
44 專利法第 85 條第 1 項：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：
一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實 施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物 品全部收入為所得利益。」第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌 定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」
45 蔡明誠（2008），專利侵權要件及損害賠償計算，臺北市：經濟部智慧財產局。第 29-39 頁。
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其仿冒之成本，作為損害賠償之數額。惟此方式必須計算侵權人之獲利，舉證較 為困難。
4、總銷售額說：即專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段，以侵權人銷售該仿冒 物品之全部收入，作為損害賠償之數額。此計算方式法文明定其使用以「侵害人 不能就其成本或必要費用舉證」為前提。
5、酌定說：即專利法第 85 條第 3 項。當侵權人為故意侵害專利權時，得由 法院依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，並以實際損害額之三倍為其上限。
惟本研究以為，專利法第 85 條第 3 項應為專利權遭受故意侵害時，權利人 據以請求懲罰性賠償金之特則46，而該項規定僅影響法院對懲罰性賠償金之酌定 與否，並不影響實際損害額之計算，故層次上亦不宜定位為損害賠償額計算之方 法。
6、囑託鑑定說：即 1960 年後之舊專利法第 89 條第 1 項第 3 款，由法院囑
6、囑託鑑定說：即 1960 年後之舊專利法第 89 條第 1 項第 3 款，由法院囑