第三章 美國專利侵權懲罰性賠償金制度
第三節 晚近個案發展：In re Seagate Technology, LLC 案
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為兩階段之審查：
(一) 在客觀高度侵權風險下仍從事其行為
在第一階段中，原告須證明被告之行為有侵害一個有效專利權之高度可能性。
此一高度侵權風險乃係客觀上觀察而來的，與被告之主觀狀態無關。
(二) 該客觀風險為行為人所認識，或極度明顯致行為人應有認識
若原告能證明第一階段之「客觀高度侵權風險」，則進入第二階段，即原告 須證明被告之主觀狀態係明知此一「客觀高度侵權風險」，或此風險已極度明顯，
以致被告對此風險應有所認識。
此外，新標準亦提高了專利權人之舉證門檻，專利權人必須舉證至「明白且 有說服力證據」(clear and convincing evidence)程度。
第三節 晚近個案發展：In re Seagate Technology, LLC 案
由於 In re Seagate Technology, LLC 案之變革對晚近美國專利懲罰性賠償金 制度影響甚深，學界亦預測此案確立之新標準將對美國專利訴訟造成衝擊，故本 研究以其作為深入觀察之個案。
本節首先將介紹該個案之背景，亦即聯邦巡迴上訴法院在此案判決變更見解 之導因，係為解決之 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案後實務上 兩大爭議問題；其次，進入本個案之探討，包括個案事實、主要爭點與法院見解；
最後，說明此個案對美國專利制度造成之衝擊。
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在 Underwater Devices 案之舊標準下，原告僅須證明被告確實知悉該專利存 在，被告即須舉證其已本於注意而盡查證義務。惟當此一標準與聯邦巡迴上訴法 院 1986 年 Kloster Speedseel AB v. Crucible, Inc.案以來確立之「反面推論」(adverse inference)相結合時，即造成實務運作上之不合理現象。
「反面推論」之內涵為：若被告未能提出不侵權或系爭專利無效之專家意見，
法院即可據以推論，被告根本未尋求專家意見以查證、抑或其所取得之專家意見 實乃不利於被告，進而認定被告故意侵權。是以，「注意義務」結合「反面推論」
之結果，使得被告幾乎是必須取得專家意見，實質上已將潛在侵權人之注意義務 Underwater Device案舊標準 秘匿特權
放棄範圍 確實知悉
Actual Notice
查證義務 Affimaive Duty
不得不取得 專家意見
取得專家意 見卻不實用 注意義務標準
近於 negligent
Knorr-Bremse案 廢除反面推論
廢除查證義務 調整為Objective
reckless
切割放棄範圍 反面推論
Adverse Inference
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提高到近於 negligent 之程度，而大幅降低懲罰性賠償金的適用門檻。
就此，聯邦巡迴上訴法院亦有所省思。在 2004 年 Knorr-Bremse 一案，聯邦 巡迴上訴法院即於判決中宣示不再適用反面推論，此後被告縱未提出未侵權之專 家意見以為訴訟上防禦，審判者亦不得據此推論「被告未盡查證義務」或「專家 意見傾向侵權」。就此而言，稍微緩和了上述之困境，此係因被告理論上已有機會 在未提出有利專家意見之情況下，證明自己係善意(good faith)而不構成故意侵權，
惟在訴訟實際運作上，認定不侵權之專家意見書仍為最強力之防禦手段，換言之，
查證義務仍為潛在侵權人之沉重負擔，是以 Seagate 案判決中聯邦巡迴上訴法院 始決定調整此一查證義務之負擔。
查證義務應維持亦或應廢除？美國學說有不同之看法。主張維持查證義務者 其論點大致有兩種，其一乃基於「查證義務制度之特性」， 認為查證義務制度之 運作有穩定性、可預測性，並可有效嚇阻侵權，其認為查證義務之負擔雖可能對 研發活動造成寒蟬效應(chilling effect)，但僅是暫時性地現象；其二乃基於「專利 權值得保護」之出發點，認為查證義務之課與，將加強美國專利權之效力，促使 潛在侵權人尋求專家意見不但可避免侵權之發生，亦可幫助研發者從事迴避設計，
此外，由於美國法對禁制令核發之審查在 eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.案後 有趨於嚴格之趨勢，故該派論者認為懲罰性賠償金之適用可能性不宜再加以限縮，
故應維持查證義務之課與。
惟支持廢除查證義務之論者則基於下述理由，認為 Underwater Devices 案樹 立之查證義務，將不利於專利制度公平性及社會整體福利：
(一)過失標準有違判例：聯邦最高法院曾於 BMW of North America, Inc. v.
Gore 案判例中宣示，判命支付懲罰性賠償金之基礎在於被告「應受指摘之行為」
(reprehensible conduct)，而非在於僅有過失(negligence)之行為。故 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.一案以來近於過失之標準實違反聯邦最高法 院判例；
(二)舉證責任之錯置：查證義務之課與等於使被告須自證並無故意侵權，原 告僅須證明被告有 actual notice 即可，舉證責任之分配甚不平衡，將導致專利故 意侵權之訴訟在尚缺乏事證時即被浮濫提起。
(三)專利制度之本旨：查證義務的課與將提高研發之成本，包括專家意見花 費、產品延遲上市之時間、內部溝通及管理成本，反而降低創新發明之誘因。研
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發者會不願意增進自身的知識與認識，以免因構成 actual notice 而須負擔查證義 務（每份專家意見約花費一萬至十萬美元，況且專家意見之防禦效力亦非百分之 百112），故反將阻礙大眾從事研發創新與迴避設計，違反專利制度鼓勵創新之本 旨。
(四)過度查證之浪費：企業往往由於查證程度之抽象而投注過多之查證成本，
以預防構成故意侵權而被判懲罰性賠償金。此浪費之成本亦將轉嫁由消費大眾負 擔113。
二、「注意義務」結合「放棄秘匿特權範圍」之兩難
由於 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案建立之故意侵權的 成立要件係「行為人未盡注意義務114」，因此當面對原告故意侵權指控時，被告往 往提出自己先前查證、諮詢專家意見之結果，作為訴訟上之防禦。惟在美國民事 訴訟制度下，被告此一防禦動作將可能導致被告喪失 discovery 程序上的兩種秘密 保護：「秘匿特權（attorney-client privilege）」與「工作成果保護（work product protection）」而使被告必須揭露不利於己之證據資料。因此，「何種行為視為放棄 discovery 程序上的秘密保護」及「放棄保護之範圍」已成為專利故意侵權訴訟中 的必爭之地，亦為本個案之重要爭點。
秘匿特權(attorney-client privilege)115，係指在 discovery 程序中，當被要求揭 露之資料屬於當事人與其律師間關於該訴訟之通訊記錄、交換之文書資料或物件
112 詳見本章第四節。
113 Ryan Crockett, Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right, 58 DePaul L. Rev. 1047, 1072-1073(2009)
114 詳見本研究第三章第二節。
115 此種權利，我國學者有稱為「律師特權」(Attorney-client Privilege)，王兆鵬，貫徹平等與實質 之辯護制度，月旦法學雜誌，2006 年 10 月，第 137 期，頁 104 以下；有稱為「秘匿特權」，王兆 鵬，律師與當事人之秘匿特權，刑事法雜誌，2006 年 12 月，第 50 卷第 6 期，頁 1 以下。「秘匿 特權」之譯語為日本學者所習用，而國內學者亦常引用之，故本研究援用此譯語。司法院大法官 解釋第 653 號葉百修大法官協同意見書。陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序 的檢討與改革，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 71 頁。
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時，當事人可以拒絕揭露之特權116。此一特權乃根源於普通法(common law)之傳 統，其精神在於鼓勵當事人完整、坦白地與律師溝通，使律師能在受完整資訊告 知之狀態下提供法律意見，亦可鼓勵雙方遵守法律，促進公共利益117。
主張秘匿特權保護之當事人必須敘明拒絕提出之理由，並須對其主張受保護 之資料內容加以描述118，且須提供對造「特權記錄」(privilege log)，描述文件之 編號、作者、文件性質與討論主題，供對造進行評估119。
116 陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研 究所碩士論文。第 71 頁。
117 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389, 101 S.Ct. 677, 66 L.Ed.2d 584 (1981). 維基百科，
http://en.wikipedia.org/，檢索日期：2010 年 2 月 5 日
118 Federal Rules of Civil Procedure 26(b)(5) Claiming Privilege or Protecting Trial- Preparation Materials:”
(A) Information Withheld. When a party withholds information otherwise discoverable by claiming that the information is privileged or subject to protection as trial-preparation material, the party must:
(i) expressly make the claim; and
(ii) describe the nature of the documents, communications, or tangible things not produced or disclosed — and do so in a manner that, without revealing information itself privileged or protected, will enable other parties to assess the claim.
(B) Information Produced. If information produced in discovery is subject to a claim of privilege or of protection as trial preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has; must not use or disclose the information until the claim is resolved; must take reasonable steps to retrieve the information if the party disclosed it before being notified; and may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.”
119 陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研 究所碩士論文。第 71-72 頁。Duplan Corp. v. Deering Milliken, 397 F. Supp. 1146, 184 USPQ
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當事人與「專利律師」而非「訴訟律師」間之案情討論，是否亦為秘匿特權 保護範圍？此係過去美國法院實務之重要爭議。後聯邦巡迴上訴法院於 2000 年之 In re Spalding Sports Worldwide 一案中採肯定論點，若當事人乃基於獲取法律意見 之目的，而與專利律師討論，縱使其討論內容大部分屬於技術上的意見交流，仍 可受秘匿特權之保護。
秘匿特權既歸屬於當事人，則可由該當事人放棄此一特權保護120。惟其一旦 放棄，則相關於同一事實主題 (subject matter)之所有與律師之通訊內容，將亦不 再受到秘匿特權之保護，此係為避免當事人對於同一事實主題僅揭露對其有利之 部分，而拒絕揭露對其不利之部分，造成當事人可恃此特權「劍盾合一」之不公 平現象；然而，如何界定同一事實主題並未有明確之標準，美國法院實務上多衡 量揭露之情形、該法律意見之本質以及進一步揭露後對該當事人可能產生之偏見，
以決定是否命當事人揭露121。
在 2006 年 In re EchoStar Communications Corp.案中，聯邦巡迴上訴法院表示，
一旦被告以 advice of counsel 作為防禦，即喪失秘匿特權之保護，其範圍亦包括相 關於同一事實主題 (subject matter)之所有與律師之通訊內容，亦即律師所有關於 專利有效性、侵權與否、可實施與否、專利項結構等等之意見，凡屬於通訊內容 者，皆須被揭露。如此一來，原告即可了解被告掌握資訊之程度、未來攻防之方
一旦被告以 advice of counsel 作為防禦，即喪失秘匿特權之保護，其範圍亦包括相 關於同一事實主題 (subject matter)之所有與律師之通訊內容，亦即律師所有關於 專利有效性、侵權與否、可實施與否、專利項結構等等之意見，凡屬於通訊內容 者，皆須被揭露。如此一來，原告即可了解被告掌握資訊之程度、未來攻防之方