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5.1 現有合理權利金計算方式對美國專利訴訟策略的影響

目前美國專利訴訟的合理權利金計算方式以假設性協商法為主流,而 且可預見的未來也不會有太大的改變,因此,在面臨美國專利訴訟時,要 提早與專家證人研擬一個合理權利金的計算方案,以免最後被迫接受對方 的計算方式而導致過高或過低的合理權利金之狀況。在假設性協商法的適 用上,因為在使用 GF 十五項要素前,會先考慮合理權利金適用基礎及合 理權利金初始的問題,在整體市場價值法則被限縮的現狀下,專利侵權訴 訟的被告應積極的將合理權利金的適用基礎盡量限制在包含專利申請範圍 的最小元件,尤其是 IT 或 3C 產業等功能複雜的最終產品,更需如此。

合理權利金適用基礎被限定在合理的範圍後,專利侵權的被告接著應 提供一個合理的方案,決定合理權利金初始。在這個部分應盡量參考非訴 訟狀況下達成的授權金比率,因為這樣的授權金比率對於專利侵權的被告 是較為合理的數字,若沒有這樣的授權金比率可以參考,則可以參考相同 產業的一般行情,尤其是類似技術的授權金或相同產業的一般授權金比率。

若完全沒有可以參考的授權金,則需考慮侵權產品利潤分配的問題,在 IT 與 3C 產業中,因為經驗法則明顯不適用,但是目前沒有較為有效的替代 方案,因此,侵權的被告若必須 採用產品利潤的某個百分比做為合理權利 金的初始,並須注意將合理權利金的是用基礎限制在最小的包含系爭專利 的元件上,並且利用 GF 十五項因素來盡量往下調整最後的合理權利金比 率。

至於 GF 十五項因素,根據本文的實證研究後,其結果可以歸納如下 表:

表 27 GF 十五項因素的彙總歸納表 因 素

編號

因素相關事實 決定合理權 利金基礎

事 實 存 在 的效果

事 實 不 存 在 的效果

1 既存的權利金 V – –

2 類似技術的授權金 V ↑(14%) –(80%)

↓(6%)

3 授權的範圍與性質 ↑ – (41%)

↓(59%)

4 授權人的獨占地位-專利

致合理授權金的下降。至於其他的相關因素,專利侵權的被告至少應該舉 出相關事實,說明:專利技術對於衍生性產品的銷售沒有特別的幫助(第六 因素)、專利技術對於產品受歡迎的程度沒有特別的幫助(第八因素)、專利 技術與非侵權的替代品相比,沒有特別的優勢(第九因素),專利技術所節 省的成本非常微小(第十一因素),專利產品的銷售來自於系爭專利的貢獻 不明顯(第十三因素),這些相關事實只要能夠舉出一些其他的因素及相關 事實來破壞系爭專利與產品價值的關係連結,就能達到一定的效果,這樣 的效果往往至少能夠阻止專利權人利用相關因素來提高合理授權金的比率。

最後,本文建議專利侵權訴訟的被告可以採用本文所建議的公式:

𝑟𝑓 = 𝑟𝑣 + ∑15𝑗=1𝑤𝑗𝑓𝑗(𝑥)將合理權利金的初始、GF 十五項因素與最後的合理 權利金做一個連結。這樣的公式雖然不見得每個案子都會被陪審團所完全 採用,但是至少可以給法官及陪審團一個簡單有效的引導,讓合理權利金 的決定透明化及系統化。

5.2 假設性協商法的缺失探討

自Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.的見解問世以來,

至今已經過了四十多年的時間,但是其見解還是有些被人詬病的缺點。首 先,先就假設性協商法適用的前提要件來看,有一些前提要件其實與真正 的事實有所背離,例如:假設性協商法假設,在開始侵權的始點,系爭專利 是有效且有強制力,但是,實際的情形是,在專利侵權的始點,系爭專利 的有效性是不確定的,系爭專利可能因為缺乏可專利性被專利局或法院宣

告無效 14 6F147。此外,假設性協商法把協商的時間點設在在侵權的始點,也非

常的不切實際,因為在侵權的始點,很難估計日後侵權產品的銷售狀況,

對於協商雙方都增加很多不確定性 147 F1485.2.1 合理權利金比率

除了第三因素與第十三因素外,其他的因素甚少看到對合理權利金影 響為負向的情形,也就是其他的因素經過陪審團的考量後,絕大部分對提 高合理權利金比率有正向的影響,而陪審團就算不認為需要考量的因素對 合理權利金的比率的提高有正向影響,至少也會認為其影響是中性的。因

147 See ROGER D. BLAIR & THOMAS F. COTTER, INTELLECTUAL PROPERTY: ECONOMIC AND LEGAL DIMENSIONS OF RIGHTS AND REMEDIES 229-30 (2005) (“[F]or purposes of these hypothetical negotiations, the patent is presumed to be valid and the defendant’s proposed use infringing . . . .”); 7 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 20.03[3][a] (7th ed. 2002) (“The [hypothetical

reasonable royalty] negotiation is based on the assumption that the patent was valid.”); see also Rite-Hite Corp. v.

Kelley Co., 774 F. Supp. 1514, 1535 (E.D. Wis. 1991) (“[T]he patentee is presumed to know that the patent is valid and infringed.”).

148 BLAIR & COTTER, supra note 12, at 230 (“The presumption [that the patent at issue is valid in the hypothetical negotiation] nevertheless makes economic sense, because an award that reflected the parties’ uncertainty at the time of the hypothetical negotiations in effect would require the plaintiff to bear the risk of uncertainty twice: first, at the time of those negotiations, and second when deciding whether to proceed to trial.”)

此,經過法院所判決出來的合理權利金,常常會比專利授權人及被授權人 用談判的時候為高。因為真正談判時,侵權人沒有訴訟的壓力,較有籌碼 於專利權人周旋。因此,專利侵權人在面對合理權利金爭點時,需要步步 為營,努力的收集對自己有利的證據。至少讓陪審團認為每項因素的影響 都僅是中立,而不在繼續提高合理權利金的比率。

5. 2.2 因素間的關聯性

從第二章到第五章的分析可以看出,第六因素、第八因素到第十三因 素都是探討專利技術對專利產品的幫助,這些幫助有的是增加產品本身的 競爭力,提高專利產品的實用性與功能性、增加專利產品的利潤或銷售量、

甚至對於非專利部分的衍生性產品或非專利元件的銷售量的幫助。這些事 實其實有很密切的因果關係,換句話說,這些因素之間,其實是參考了一 些關聯性很密切的事實,因此,不管是專利權人或侵權人在收集相關證據 及陳述合理授權金方案時,均需仔細考慮有關連性的因素及相互間的影響 性。

5. 2.3 十五個因素與最後合理權利金間的關係

因為假設性協商法決定合理權利金要考量的因素太多了,也沒有統一 的規則可循,也很難有一個較為一致性的公式。因此,往往很難將每一項 因素與最後的合理權利金密切的結合。也因為如此,本文第三章假設每項 因素的權重都一樣,而最後的合理權利金比例是由合理權利金的計算基礎 與每個因素之間的交互作用而產生。雖然這樣的推論在本文所引用的案例 中明顯成立,但是,因為樣本數不夠,無法確認是否一體適用於整個美國 聯邦法院的體系,更無法適用於陪審團僅考慮少部分因素或沒有指出合理 權利金計算基礎的案件中。因此,假設性協商法的十五項因素與最後合理 權利金比率間的關係還是十分不明朗。

5. 2.4 專家證人的重要性

因為合理權利金要考量的事實太多了,而每個專利訴訟的事實又往往 有很大的差異,因此,如何將複雜的事實套入法官所提供的假設性協商法 的相關因素中,是一個困難而重要的課題。一個對經濟有相當研究而且非 常有經驗的專家證人較容易說服陪審團接受其方案,一但被陪審團所接受,

專利權人的勝利才算完整。

5.3 本文研究的缺失與限制

其實在專利訴訟中,95%~97%的案件最後都是以和解收場,而和解的 專利權人與被授權人在達成專利授權協議後,幾乎都不肯公開協議的內容,

其中未公開的內容當然包含合理權利金 的比率及相關的授權條件。因此,

透過法院判決所採集到的授權金樣本其實僅佔實際授權的少數。故本文的 實證分析雖然可以看出美國聯邦訴訟體系中陪審團和法官在處理 Georgia-Pacific 十五項因素的見解,但是,這些樣本過少導致於本實證研究套用在 統計上的困難。

此外,因為產業別的不同,合理權利金的考慮思維也不同,因此,在 統計合理權利金的時候,最好能夠依照不同的產業類別去做統計。然而,

本來已經過紹的樣本要在細分成不同的產業時,每個產業能夠取得的統計 樣本數再度被稀釋,導致一些產業的平均值與標準差沒有很大的意義。

至於本文第四章的經濟分析與納許談判解,受限於本人目前對於這兩 個領域的有限了解,目前無法提出一個很完整的模型進行分析。故在本文 僅選用幾篇模型較為完整的論文進行重新論述和小幅度的延伸。

5.4 未來建議的研究方向

如何決定合理權利金的比率是智慧財產權授權中一個最為重要的議題,

尤其是對想要將智慧財產權資產化的公司而言,更是如此。因此,此一主 題還是值得未來的研究者繼續探討,本文願意拋磚引玉,提出幾個研究的 方向:

5.4.1 持續關注專利改革法案中對合理權利金的探討

美國的立法相關團體也已經注意到目前合理權利金的計算沒有一個統 一的標準,要考慮的事實也過多,導致於陪審團無法依照法官的指示,進 行有效的判斷,很多情況下,就是一面倒的接受原告或被告的專家證人的 意見。因此,在 2009 年提出的專利改革法案中,就有包含對決定合理權 利金的議題上提出改革方案。雖然,這個法案目前因為最高法院認為有違 憲的問題導致於被停止,但是,還是可以參考這個法案中對合理權利金決 定方式的改革見解,並且觀察這些見解被聯邦地區法院及巡迴上訴法院接

美國的立法相關團體也已經注意到目前合理權利金的計算沒有一個統 一的標準,要考慮的事實也過多,導致於陪審團無法依照法官的指示,進 行有效的判斷,很多情況下,就是一面倒的接受原告或被告的專家證人的 意見。因此,在 2009 年提出的專利改革法案中,就有包含對決定合理權 利金的議題上提出改革方案。雖然,這個法案目前因為最高法院認為有違 憲的問題導致於被停止,但是,還是可以參考這個法案中對合理權利金決 定方式的改革見解,並且觀察這些見解被聯邦地區法院及巡迴上訴法院接