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用來決定合理權利金基準的輔助準則 .1「整體市場價值法則」

當專利侵權的事實被確認時,接下來就是決定合理權利金的計算基礎,

若系爭專利是涵蓋整個產品時,合理權利金的計算基礎就是用整個產品的 價格去計算 85 F86。但是當系爭專利的範圍僅涵蓋某個元件或僅為改良專利時,

計算合理權利金的基礎應改為元件或改良部分的價值來作為合理權利金的 計算基礎 86 F87

換句話說,決定合理權利金的計算基礎就是要區分被系爭專利範圍所 涵蓋的元件與不被系爭專利範圍所涵蓋的元件,原則上,合理權利金的計 算基礎僅涵蓋系爭專利範圍內的元件,而不被專利範圍所涵蓋的元件則不 能作為計算基礎 87F88。會做這樣的區分的主要考量是,讓專利權人能夠獲取 他所貢獻的那部份的報酬,也就是被系爭專利範圍所涵蓋的部份,而不被 系爭專利範圍所涵蓋或先前技術的貢獻則不能算做權利金的計算基礎,以 免專利權人獲得了超過他所應得的利益。

這個法則一開始僅是一個極難滿足的特例,美國聯邦最高法院在一個

85 Standard Mfg. Co., Inc. v. U.S., 42 Fed.Cl. 748, 758+ (Fed.Cl. Jan 25, 1999)

86 Hynix Semiconductor, Inc. v. Rambus, Inc., No. CV-00-20905 RMW, 2006 WL 1991760, at *1 n.2 (N.D. Cal. July 14, 2006) (stating that the royalty base was given by the parties’ stipulation of the amount of total sales of the accused products).

87 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1995) (explicitly defining “unpatented” as

“not covered by the patent in suit”); see also Imonex Servs., Inc. v. W.H. Munzprufer Dietmar Trenner GmbH., 408 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2005) (describing the entire market value rule in terms of a patented feature sold along with “unpatented components” even though the plaintiff sought to recover damages under the doctrine based on laundry machine components, some of which were almost certainly

independently patented). Components of a complex device may, of course, be covered by a multitude of patents. The practical effects of this fact are addressed below in Part II.B.2’s discussion of “royalty stacking.”

88 Velo-Bind, Inc. v. Minn. Mining & Mfg. Co., 647 F.2d 965, 973 (9th Cir.1981)

古老的案件 88F89中,駁回了專利權人想用整個裝置的價格去計算改良專利之 合理權利金的計算基礎,並且認為法院指示陪審團,將改良專利與涵蓋整 個裝置的專利使用一樣的合理權利金計算標準是一個明顯的錯誤。而且如 果一個複雜的裝置動不動就要用整台的價格去計算合理權利金,那裝置的 製造商可能會支付三倍甚至更多的產品利潤給不同的專利權人 89 F90。那製造 商不僅無利可圖,而且陷入極大的經營風險中,而最終消費大眾也拿不到 任何的好處,因為過高的權利金最後還是會反應在售價上,消費者就必須 要付出高額的代價來去購買這些被專利包含的複雜裝置。接著美國最高法 院又在另一個案子中指出:若發明人的專利僅是改良專利,但是合理權利金 要用整個機器的價格來計算,專利權人必須提出具體可信賴的證據,這些 證據顯示專利的改良增加了整個機器的實用性,這個貢獻必須能夠清楚地 從其他元件中區別出來,也就是說專利權人必須要證明增加的貢獻是來自 於專利發明,而非其他非專利元件,在這樣的狀況下,專利權人才有權使 用整個機器的價格來計算合理的權利金 90F91

不過,最高法院這樣的見解慢慢的被注重專利權人利益的美國法院所 修正。首先美國國會透過修改專利法第 284 條第(a)項第三款(35 U.S.C.§284 (a)(3))規定,來允許專利權人透過整體市場價值法則來做為合理權利金的 基礎,也就是說當消費者購買整個裝置的動機是因為某個包含系爭專利的 元件時,此時,計算合理權利金的基礎,就不能僅用包含系爭專利元件的 價格,而是使用整個裝置的價格作為合理權利金的計算基礎。接著再 1980 年代,美國法院進一步去擴展整體市場價值法則適用的範圍,例如在 Leesona Corp. v. United States案中,法院認為系爭的可充電系統的計算權 利金的基礎包含了不被專利範圍所涵蓋的陽極、陰極、蓋子等元件,其主 要理由是因為系爭專利提高了這些非專利元件的實用性與價值 91 F92。後來美 國巡迴法院更進一步的將整體市場價值法則進一步擴張適用在只要消費有 有需求並且可預見的將非專利涵蓋的元件與侵權產品一起銷售,這些非專 利涵蓋的元件就算可以自侵權產品中分離,甚至可以獨立銷售,都可能被 整體市場價值法則納入合理權利金的計算基礎。

這個規定讓專利權人有機會適用所謂的「整體市場價值法則」9 2F93。亦 謂當專利權人滿足此一專利法上所規定的條件時,即使是改良專利或元件 專利,其所失利益或合理權利金還是可以用整個裝置的價格去計算 93 F94。在 1995 年Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.判決出爐時,這個「整體市場價值法則」

89 Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480, 490-91 (1853)

90 Mark A. Lemley & Carl Shapiro in Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007), and discussed infra Part II.B.2

91 Garretson v. Clark, 111 U.S. 120 (1884)

92 Leesona Corp. v. United States, 599 F.2d 958, 974 (Ct. Cl. 1979)

93 State Indus., Inc. v. Mor–Flo Indus., Inc., 883 F.2d 1573, 1580 (Fed.Cir.1989), cert. denied, 493 U.S. 1022, 110 S.Ct. 725, 107 L.Ed.2d 744 (1990)

94 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1551 (Fed. Cir. 1995)

的後門並沒有開非常大,其例外的適用還是有一個相當的要求要去滿足。

而此以法則亦可見於,當授權產品之市場需求主要是來自系爭專利的 緣故,計算損害賠償時,則有整體市場價值原則的適用。在這個原則下,

就算產品本身有很多功能,而且僅有一個或一部份的功能跟系爭專利有關,

計算合理權利金的基準還是要使用整個產品的售價 94F95。這個原則和

Georgia-Pacific的第六項因素之間有相當重疊,不過,使用「整體市場價值 法則」通常是用來決定權利金的計算基準是要包含專利技術的元件還是整 個產品,而Georgia-Pacific的第六項因素則是用來考量是否調高或降低合理 權利金的比率。兩者使用方式不同,在實證案例中也很少一並討論,故在 本文中分別以不同章節敘述之。

在IT產業中,單一產品通常具有非常多複雜的功能,以智慧型手機為 例,一個智慧型手機除了無線電話的功能外,往往還有照相、全球衛星定 位與導航、影片觀賞與分享的功能,而專利技術往往僅為這些功能的之一,

且而可能是該功能的一小部分,但是專利權人往往會主張該專利技術是消 費者購買該產品的重要誘因,則在計算合理權利金時,建議法院及陪審團 考量此一情形,使用整個產品的售價去計算權利金,進而獲得高額的損害 賠償。但是,輕易使用「整體市場價值法則」來提高合理權利金的計算基 準會造成專利侵權人過大的負擔,尤其是現在在美國的專利訴訟中,80%

的案件之原告都是由非專利實施機構,這些機構往往沒有對整個產品的生 產與改良作出足夠的貢獻,但是卻可以透過專利訴訟及「整體市場價值法 則」的使用獲得高額的利潤,此一情形,無異增加了整個產品的實際成本,

也實際上阻礙了產品創新的腳步。

因此,近年來,法院在判決時,會越來越嚴格的檢視「整體市場價值 法則」的適用情形。總之,整體市場價值法則近年來有慢慢被修正回原來 的標準,專利權人有義務去證明整體市場價值法則可用於系爭案件,而且 如果專利權人的專家證人不當的使用整體市場價值法則在合理權利金或損 害賠償的計算基礎上時,其專家之意見會被完全的排除,而在實務上,陪 審團幾乎都是聽取專家證人的意見,若專家證人的意見因為錯誤的使用整 體市場價值法則而被完全排除,對於整個損害賠償的攻防,會有決定性的 影響。

以下兩個案例對於整體市場價值法則有重要的檢討與討論,第一個案 例是Cornell University v. Hewlett Packard案,聯邦巡迴上訴法院將權利金的 總額從一億八千四百萬買金調降到五千三百萬美金,其主要的理由是地區 法院過度強調專利技術占整個產品的比重,因此錯誤的使用「整體市場價 值法則」,並指出侵權產品包含工作站到個人電腦的各式各樣的電腦產品,

而系爭專利技術僅為電腦產品中的眾多元件之中的一個 95F96。但是值得注意

95 Paper Converting Machine Co. v. Magna–Graphics Corp., 745 F.2d 11, 22 (Fed.Cir.1984)

96CORNELL UNIVERSITY v. HEWLETT-PACKARD CO. 609 F.Supp.2d 279 (2009)

的是計算權利金的基礎,從整個伺服器改成最小有單獨販賣的元件,就是 處理器。也就是採用處理器的價格乘以一定的比率,來計算合理的權利金。

然而,採用處理器來當作計算權利金的基礎是否合理,其實還有待討論,

因為一個複雜的處理器可能使用到成千上萬的專利,而侵犯其中一個專利 就要付出超過價格百分之一的合理權利金,這樣是否過度賠償專利權人,

值得深思。不過,從另外一個角度來看,若要嚴格的將專利的貢獻,嚴格 的限制在處理器的其中一些邏輯電路上,會有實際上的困難,因為這些電 路是使用相同的製程,一起被製造出來的,邏輯電路間也有密不可分的關 係,因此,很難將相關的邏輯電路之價值準確地估計出來。這個部分是準 確估計合理權利金計算基礎的最大瓶頸。

在另外一個案件為Lucent Technology v. Gateway案,地區法院根據整 體市場價值法則,使用微軟outlook軟體的售價當基礎計算出權利金總額為 三億六千八百萬美金 9 6F97。巡迴法院廢棄了地區法院的判決,並要求地區法 院召集新的陪審團,決定合理權利金的總額 97 F98。並指出地區法院未考慮到 系爭專利技術(date picker calendar function)僅為微軟著名辦公室軟體的套件 Outlook (Microsoft Outlook)為數眾多功能的其中一個微小功能,而且這個 功能對於系爭產品的銷售並沒有幫助,消費者也不是因為系爭專利技術而 購買微軟的軟體。因此,新的陪審團在決定權利金總額的時候一定要考慮 專利技術的真正的市場價值,不能不分青紅皂白的套用整體市場價值法則。

經過新的陪審團重新檢視合理權利金的計算方式時,最後還是採用微軟有 公開銷售的產品價格,當作合理權利金的計算基礎,換句話說,雖然整體

經過新的陪審團重新檢視合理權利金的計算方式時,最後還是採用微軟有 公開銷售的產品價格,當作合理權利金的計算基礎,換句話說,雖然整體