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用來決定合理權利金基準的準則

從圖一可以看出 Georgia-Pacific 十五項要素的相關事實重複考量之情形,

首先第六因素、第八到第十三因素都和專利的價值有關,因此每項因素的 部分事實被重複考量,接著當考量第十五項因素時,等於考量前面的所有 因素,而第十四項因素也是陳述前面所有的因素的相關事實,等於再度跟 三度的考量所有的事實。因此,Georgia-Pacific 十五項要素之間的部分事 實重疊與重複考量是假設性協商法一個重要且為人所批評的缺點。

2.4 用來決定合理權利金基準的準則

使用假設性協商法的 Georgia-Pacific 十五項要素來決定合理權利金通常 包含三個步驟:一是決定權利金基礎(royalty base),二則是決定起始的合 理權利金比率,最後步驟才是使用 Georgia-Pacific 的全部因素或部分因素 來調整合理權利金的比率,調整完畢後的合理權利金就是最後的結果。換 句話說,原告或被告的專家證人會透過一些事實或市場經濟分析來決定一 個開始的合理權利金比率,再透過 Georgia-Pacific 十五項要素的部分要素 或全部要素來調整合理權利金的比率。本節的內容主要就是探討常被法院 採用用來決定合理權利金基礎的方式:

2.4.1 既存的授權金 (established reasonable royalty)

若Georgia-Pacific十五項要素的第一項要素既存的授權金存在的話,馬 上會被法院認為是合理權利金的一個重要依據,此時,既存的授權金就會 成為合理的權利金,而且其他的Georgia-Pacific要素則不會被考量或檢視。

圖 1 Georgia-Pacific 十五項要素的相關事實重複考量之情形

但是既存的權利金的要求非常嚴格,不僅必須要在協商(開始侵權)的時點 就已經存在,而且要有一定的數量,能夠滿足此一 條件的案件不多。但是,

若系爭專利的其他授權是在協商的時點之後才完成的(準既存的權利金),

此時,該授權的合理權利金雖然無法成為既存的授權金,但是可以成為合 理權利金基礎得很好參考 78 F79,當這樣的授權存在時,法院會陪審團很容易 接受讓這樣的授權金作為合理權利金的基礎。

假設系爭專利的授權在協商的時點甚至在訴訟開始前都不存在的話,

也可以採用Georgia-Pacific的第二項因素,這項因素是採用類似技術的授權,

不過,因為專利的獨特性,理論上每項專利都有其獨特性,因此要說服陪 審團用類似的授權金當作計算基礎有一定的困難度。不過,如果對造的專 家證人沒有其他更有說服力的方案,類似技術的授權還是有可能在這樣的 情況下獲得陪審團的採用 79 F80。假設以上的授權參考都不存在的話,專家證 人也可提出相同產業中的一般獲利狀況及在這樣的狀況下的一般授權金的 比率(Georgia-Pacific的第十二項因素)。

不管是既存的權利金、準既存的權利金、類似技術的授權金及相同產 業的一般獲利狀況下的授權金都有一個好處,就是簡單,不需要像下一小 節的方法那樣,需要提供完整的市場資訊及經濟分析。因此,若本小節的 授權金(不管是Georgia-Pacific的第一因素、第二因素或第十二項因素)若能 成立,被陪審團認可作為合理權利金的計算基礎的機率很高。

2.4.2「專利權人的邊際利潤及市佔率」

若專利權人想要保有市場上的獨佔地位,而系爭專利是相關產品的必 要專利,換言之,市場上沒有不侵權的替代產品。此時,專利權人因為專 利侵權人的侵權行為及侵權產品所喪失的邊際利潤及市佔率,就會成為合 理權利金的計算基礎,這樣的計算方式其實已經很接近專利權人的所失利 益。因此,若專利權人欲維持市場上的獨佔地位,而侵權人是唯一的競爭 者時,專利權人可接受的最低補償,也就是合理權利金的基礎,這個基礎 可由侵權行為開始時之專利權人產品的邊際利潤乘以專利權人的市佔率而 計算出來。若要計算專利權人因為侵權行為所損失的銷售量時,專利權人 必須證明若不是侵權人的行為,侵權人的銷收量應是專利權人的銷售量,

接著將此一銷售量乘以專利產品的邊際利潤,使用邊際利潤的原因是:產品 的銷售成本分為變動成本與固定成本兩項,而增加或減少銷售量,僅會影 響變動成本,而不影響固定成本。而採用邊際利潤可以消除固定成本的影 響,僅將變動成本的因素考慮進來,用此一方式計算出來的合理權利金或 損害賠償較為合理。

79 Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc. 989 F.Supp. 547, 606+ (D.Del. Dec 30, 1997)

80 ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 533 F.Supp.2d 397, 416+ (S.D.N.Y. Feb 01, 2008)

此外,在這種情形下,法院可能會允許使用專利權人的所受損失加上 合理權利金作為損害賠償,在 Ziggity Systems, Inc. v. Val Watering Systems 案中,聯邦巡迴上訴法院找出幾種專利權人可能獲得的損害賠償: (1)因為 侵權行為所造成專利權人的利潤損失;(2)專利權人實際販賣產品所遭受的 利潤損失(主要是因為產品價格下跌所造成的利潤損失);(3)合理的權利金。

而在本案中,市場上非常需要包含系爭專利的元件及系統,且市面上缺乏 替代產品,而且除了被告外,原告在市場上沒有其他的競爭者。最後法院 同意原告獲得三種損害賠償: (1)銷售下降所造成的利潤損失: $2,704,532.57 (2)價格下降所造成的利潤損失: $541744.14;(3)合理權利金: $ 588,813.76。

2.4.3 侵權人的邊際利潤或淨收益

在沒有可供參考的既存授權金(第一因素)、準既存授權金、類似技術的 授權金(第二因素)及經驗法則不適用的狀況下,法院往往會使用侵權人的 邊際利潤(marginal profit)或淨收益(net income)來作為合理權利金的計算基 礎;因為若使用專利權人產品的邊際利潤乘以專利權人的市佔率很難用來 計算每個侵權人的損害賠償或合理權利金。

若法院採用侵權人的邊際利潤作為合理權利金計算基礎時,會先找出 侵權人的侵權產品利潤,然後扣掉若不侵權所得的合理利潤,加上侵權人 因為侵權行為所節省的成本,就是合理權利金的基礎,最後在考量

Georgia-Pacific的因素來調高或降低最後的合理授權金比率 80F81

若法院採用侵權人的淨收益作為合理權利金的計算基礎時,會先找出 侵權人產品的邊際利潤,扣掉變動成本即為淨收益,並以此為計算權利金 的基礎,並根據Georgia-Pacific案所列舉的十五項要素決定一個比率,作為 最後的合理權利金 81F82。到底是採用侵權人的邊際利潤(marginal profit)或淨 收益(net income)實務上則是看雙方的專家證人是否提出此一方法給法院及 法院是否認可該方法而定。

2.4.4「成本節省法」(cost saving approach)

一般而言,使用系爭專利技術所節省的成本通常不是用來決定合理權 利金的計算基礎,而是用來利用Georgia-Pacific案所列之第十一項因素來決 定調高或降低合理權利金的考量因素。但是若市面上存有不侵權的替代品,

而該不侵權的替代品不需要支付授權金就可以取得,且使用專利技術的唯 一誘因是使用專利技術所節省的成本,此時,成本節省法才會例外的成為

81 Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1580 (Fed. Cir. 1996)

82 Monsanto Co. v. Strickland, 2009 WL 367721 at 7-9(D.S.C.2009)

計算合理權利金的基礎82F83

此外,如果專利的被授權人僅是使用專利,而本身沒有去製造或販賣 專利產品,此時根本無法使用被授權人的邊際利潤或淨收益等方式來計算 合理權利金。但是,若被授權人導入系爭專利或相關產品後,可以導致其 成本或風險大幅下降,此時,法院可能會同意使用被授權人所節省的成本 來當作合理權利金的計算基礎 83 F84,這種狀況常常發生在美國政府是被授權 人的狀況。

2.4.5 小結

根據本小節的說明,可以將合理權利金初始的各種方式匯總如下圖。

圖 2 合理權利金初始的決定方式

一般而言,為了決定合理權利金的計算基礎,或參考的合理權利金比 率,法院通常會先考慮可參考的權利金是否存在,若存在則採用之作為參 考的合理權利金比率。若不存在則繼續檢視專利權人的政策,若專利權人 想用拒絕授權來壟斷其市場地位,那合理權利金基礎的計算方式美國法院 通常會考慮專利權人的利潤及市占率,這種計算方式與專利權人的所失利 益近似。若專利權人沒有想要壟斷市場,而其他的授權合約又沒有參考價

83 Standard Mfg. Co., Inc. v. U.S., 42 Fed.Cl. 748, 762-776 (Fed.Cl.1999); Elrick Rim Co. v. Cheek, 195 F.Supp. 496 (D.C.Cal.1961)

84 Dow Chemical Co. v. U.S., 36 Fed.Cl. 15, 19+, 41 Cont.Cas.Fed. (CCH) P 77,002, 77002+ (Fed.Cl. Jun 20, 1996)

值時,法院會進一步去檢查不侵權的替代品是否存在,若存在,則可能會 採用成本節省法來當合理權利金的基礎;相反的若不侵權的替代品不存在,

則通常會採用被授權人的產品利潤與經驗法則(下節會介紹)來當作合理權 利金的參考。

這些當作合理權利金基礎的相關事實,其實與Georgia-Pacific案所列舉 的十五項要素有部分的重疊,例如可以參考的授權可能跟Georgia-Pacific的 第一因素、第二因素或第十二項因素相關,成本節省法和第十一項因素相 關,專利權人的獲利和第八因素相關,專利權人的市佔率與第三因素相關,

而被授權人的利潤則和第十三項因素有關。有時候,法官會認為相關事實 不足以當作合理權利金的基礎,但是可以做為調整合理權利金之用 84 F85。有 時候,法官認為在決定合理權利金基礎時已經考量過的事實,在調整合理 權利金時就不再重複考量。

2.5 用來決定合理權利金基準的輔助準則