第四章 暫時性保全程序的操作與發展—以美國實務為主
第四節 從 eBay 案看美國暫時性保全程序之發展
第一項 eBay 案與臨時禁制令
在美國實務上，不管是臨時禁制令、還是永久禁制令，法院都必須依照衡平原則，
以決定是否核准予專利權人。而臨時禁制令與永久禁制令，真正的差異只出現在，前者 核准時點由於是在本案判決之前，因此需要由法院審酌勝訴可能性，以作為準駁依據之 一；而後者永久禁制令，因為專利權人已經取得本案勝訴判決，所以法院無庸再為勝訴 可能性的判斷，因此不管是臨時禁制令、還是永久禁制令，在衡平原則下，都必須由法 院判斷是否具有「保全必要性」，以作為准駁禁制令的依據。臨時禁制令和永久禁制令 在判斷上，有一定程度關連性和相似性。
而eBay 案之所以會在本章提出，而加以討論，無非是因為最高法院在 eBay 案中，
對於該案的態度、和操作保全必要性要件的看法，必然會對下級法院操作臨時禁制令的 保全必要性，產生一定程度的影響。再者，eBay 案從地方法院開始到聯邦巡迴上訴法 院，彼此看法已出現分歧，而最高法院又分別指摘地方法院及聯邦巡迴上訴法院不當之 處，加上最高法院內部之協同意見書在立場上亦出現不同觀點的考量，對於深入瞭解美 國實務如何看待核發永久禁制令，乃至於臨時禁制令，實極具有參考之價值，故本節將 概略介紹各級法院對衡平法上標籤解釋之差異，並試著從最高法院的判決決定，討論其 所帶來之影響。
第二項 案例事實與法律爭議
第一款 背景事實
原告 MercExchange 是一家擁有 3 件關於線上拍賣技術專利、但卻沒有在市場上以
前開專利，直接從事相關的商業活動，換句話說，MercExchange 只「擁有」專利，而 未直接「實施」專利，而被告eBay 則是世界知名的電子商務網站。紛爭起點在於 2001 年時，MercExchange 指控 eBay 侵害並使用其「立刻購買交易」方法技術侵害其專利權
（即U.S. patent number 5,845,265，以下簡稱 265 號專利），故提起訴訟。地方法院於 2002 年舉行馬克曼聽證，判定 eBay 侵害原告 265 號專利，但卻駁回原告對於永久禁制 令的聲請86。嗣後原告上訴至 CAFC，CAFC 將地方法院拒絕核發永久禁制令部分予以 撤銷，此一判決 eBay 再為不服，乃上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院受理後撤銷 CAFC 之判決並發回。
第二款 歧異的下級法院見解
地方法院是以傳統衡平四要素檢視法（four-factor test）—即無法彌補之損害、法律 上適當之賠償、公共利益以及兩造利弊得失—作比較後，認為原告並無理由取得永久禁 制令。法院駁回原告聲請的理由為：（一）原告有意願將專利權授與他人實施87，且原 告並沒有實施其專利於商業活動上，僅是以訴訟尋求禁止他人實施其專利，此足以推翻 原告將受有不可彌補損害之推定88。（二）原告並不排除將專利權授與eBay 使用，因此 金錢賠償對於原告並非不適合89。（三）在公共利益的考量上，雖然核發永久禁制令有 所必要，但是因為原告並無實施其所有之專利，因此為了保護公眾使用已經取得專利之 商業方法（business method patent）之權利，拒絕核發禁制令是合宜的90。（四）儘管原 告擁有專利本身即應該受到尊重，但是原告在本案就其專利僅只是意欲為授權行為及以 訴訟禁止他人使用，原告本身並無開發或使用該專利，顯見如不核發永久禁制令，原告 所受之損害仍可依照賠償制度獲得填補。反過來說，如果授與原告永久禁制令，被告仍 將會以迴避設計（design-around）繼續為商業活動，原告勢必會再對原告之迴避設計行
86 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695, 722(E.D. Va. 2003).
87 Id. at 712.
88 Id. at 712.
89 Id. at 713.
90 Id. at 713-714.
為提起專利侵權訴訟，因此法院核准永久禁制令行為不但不能定紛止爭，反而引發下一 波訴訟、造成更多司法資源耗費，所以法院在考量持續的訴訟關係也是一種困境之後，
仍以不核發禁制令對整體較為有利91。
當雙方就是否核發永久禁制令之爭執上訴至 CAFC 時，CAFC 駁回了地方法院對於 商業方法專利以及訴訟延燒可能性（the likelihood of endless litigation）的考量92，亦不 採地方法院以原告之樂意授權（willingness）說法解釋為有授權含意（intent）之見解93， 因此（一）在專利法所賦予之排他權正是財產權概念之本質下，當侵權行為與專利有效 性均已判定後，自動核准永久禁制令聲請只是一般法則（general rule），僅有在極少數 為追求公共利益情況下，地方法院方有權駁回永久禁制令聲請94。（二）大眾對於商業 方法之關心並非一個充足理由，而核發永久禁止令之兩造紛爭仍會繼續，在不核發禁制 令時亦可能會發生。（三）如果禁制令本身會提專利權人額外之談判力量，那也是專利 排他權本質使然，此並非給予不在市場上競爭之專利權人不當報酬，禁制令不應當只保 留給那些自行實施專利者，而排除選擇以授權方式為利用方式之專利權人95。由此已經 可以看出 CAFC 對永久禁制令核發與否的態度與地方法院是處於幾近光譜的兩端，
CAFC 自然也不會以地方法院所採之四要素檢視法去分析個個要素，而是依據一般法則 逕為撤銷地方法院之決定。
第三款 聯邦最高法院之判決
聯邦最高法院受理 eBay 案後，最高法院 9 名大法官全體無異議的作出一致性終審 判決，作出判決主要的結論是：（一）傳統之四要素檢視法在專利法下有適用於檢視核 准永久禁制令與否之必要96。（二）在原告成功證明被告侵權之專利訴訟中，專利權人
91 Id. at 714-715.
92 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d at 1339.
93 Id.
94 Id. at 1338.
95 Id. at 1339.
96 eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 1839(2006）.
授權專利之意願、以及缺乏實施其專利的商業活動，不應當成為拒絕核准永久禁制令之 理由97。
在本案中，無論地方法院或是 CAFC 都以無法令人滿意的極端方式（unacceptable extremes）適用衡平法則，地方法院雖然有實際操作傳統四要素檢視法，但其過於擴張
以首席大法官 Roberts 為首之 Scalia、Ginsburg 三位大法官的協同意見是以「先例
97 Id. at 1840.
98 Id. at 1840.(“Although the District Court recited the traditional four-factor test, 275 F.Supp.2d, at 711, it appeared to adopt certain expansive principles suggesting that injunctive relief could not issue in a broad swath of cases. Most notably, it concluded that a “plaintiff's willingness to license its patents” and “its lack of commercial activity in practicing the patents” would be sufficient to establish that the patent holder would not suffer irreparable harm if an injunction did not issue. Id., at 712. But traditional equitable principles do not permit such broad classifications. For example, some patent holders, such as university researchers or self-made inventors, might reasonably prefer to license their patents, rather than undertake efforts to secure the financing necessary to bring their works to market themselves. Such patent holders may be able to satisfy the traditional four-factor test, and we see no basis for categorically denying them the opportunity to do so. To the extent that the District Court adopted such a categorical rule, then, its analysis cannot be squared with the principles of equity adopted by Congress. The court's categorical rule is also in tension with Continental Paper Bag Co. v.
Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 422-430, 28 S.Ct. 748, 52 L.Ed. 1122 (1908), which rejected the contention that a court of equity has no jurisdiction to grant injunctive relief to a patent holder who has unreasonably declined to use the patent.”）
99 Id. at 1840.
優先原則」為主—認為永久禁制令核發必須以傳統衡平原則為考量，是因為「法院不應 草率地背離具有悠久傳統之衡平慣例100」，三位法官更指出法院的裁量權並非一時興 起，依照法定準則來限制裁量權，將有助於促進「相同案例應為相同處理」此一正義基 本原則101，甚至該協同意見引用大法官 Holmes 之名言：「一頁歷史勝過千言萬語的邏 輯（a page of history is worth a volume of logic）」作為結語。
至於以大法官 Kennedy 為首之 Stevens、Souter、Breyer 四位大法官協同意見，則 以「時空脈絡下之衡平觀點」作為支持最高法院判決之出發點。其認為傳統上關於核發 禁制令之慣例，並非建立在「以金錢賠償作為保護專利之排他權是困難的102」這樣的基 礎上。無論專利法上之法條文句、或是傳統上禁制令之救濟，均認為排他權存在的本身，
並非就是代表救濟的方式103。
早期案例對於核發禁制令是為理所當然，不過是僅說明四要素檢視法則在當時時空 必然之結果而已，因此只有在過去案例客觀環境與法院現今所面臨狀況極為類似時，先 前案例方具有指導現今判決價值的存在。況且目前發生案例中，專利權人實施專利之方 式以及其展現經濟上的功能已經與過去顯有差異。在某些產業的發展，公司已經不把專 利作為生產銷售之獲利基礎，反以收取授權費用做為獲利來源，對於這一類公司，禁制 令就是其談判之籌碼，以便準備向其取得授權之他方索取更高之授權金，此尤其在專利 僅佔公司所生產之產品一小部分時，禁制令威脅更是一種談判時不正當的手段，此時法 定金錢賠償也許已經足夠賠償侵權行為所造成之損害，而禁制令核發反有害公共利益。
此外，對於過去沒有很高的經濟及法律上意義，但近期卻在專利數量上迅速增加之商業 方法專利，禁制令救濟應該要有不同之結果，此時由專利法所賦予之衡平裁量權正好可
100 Id. at 1841.(“a major departure from the long tradition of equity practice should not be lightly implied”）
101 Id. at 1841-1842.(“Discretion is not whim, and limiting discretion according to legal standards helps promote the basic principle of justice that like cases should be decided alike”）
102 Id. at 1842.(“the difficulty of protecting a right to exclude through monetary remedies that allow an infringer to use an invention against the patentee's wishes”）
103 Id. at 1842.(“Both the terms of the Patent Act and the traditional view of injunctive relief accept that the existence of a right to exclude does not dictate the remedy for a violation of that right.”）
使法院得以因應快速變動之科技與法律發展104。
第三項 聯邦最高法院見解帶來之影響
第一款 對永久禁制令個案之直接影響
因為聯邦最高法院是針對永久禁制令核發標準直接作出表態，因此不難想像下級法 院在eBay 案之後，再遇到有專利權因侵害而聲請永久禁制令時，自然會依照最高法院 見解而更勇敢的本於裁量權在四要素檢視法下，衡平決定是否應當核發永久禁制令。在 2006 年之 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.案中105，地方法院幾乎是如實傳達了最 高法院在判斷是否核發永久禁制令上之見解，其判決理由為：（一）z4 雖然主張最高法 院在eBay 案中引用 Amoco Production Co. v. Village of Gambell, Alaska 之判例來說明臨
因為聯邦最高法院是針對永久禁制令核發標準直接作出表態，因此不難想像下級法 院在eBay 案之後，再遇到有專利權因侵害而聲請永久禁制令時，自然會依照最高法院 見解而更勇敢的本於裁量權在四要素檢視法下，衡平決定是否應當核發永久禁制令。在 2006 年之 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.案中105，地方法院幾乎是如實傳達了最 高法院在判斷是否核發永久禁制令上之見解，其判決理由為：（一）z4 雖然主張最高法 院在eBay 案中引用 Amoco Production Co. v. Village of Gambell, Alaska 之判例來說明臨