第五章 標準必要專利之權利金決定與整體制度變革趨勢
第一節 標準必要專利之權利金決定
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第五章 標準必要專利之權利金決定與整體制度變革趨勢
第一節 標準必要專利之權利金決定
截至目前為止︽以Microsoft 案︾Innovatio 案為主的幾件訴訟大致形塑了標 準必要專利在具體權利金問題上的處理模式︽然而這套處理模式卻仍囿於各項 程序及實體爭議︽顯見仍有改善空間〈自前章探討的內容可以得知︽程序上︽
考量到標準制定之特殊性質︽從抽象的F/RAND 承諾化為具體權利金的過程首 重效率確保︽亦即程序利益乃不容忽視的環節﹀而專利權人與標準利用人雙方 之間的利益平衡則在進行實體解讀時扮演了關鍵角色︽攸關整套標準制度的良 窳〈也因此︽接續著前章探討的各項議題︽以下將分別從紛爭解決的有效以及 雙邊利益的平衡予以總結︽期能雙軌並進地改善現行制度之缺陷︽以利標準順 利運作而最終嘉惠消費大眾與各方市場參與者〈
第一項 決定標準必要專利權利金之程序設計——紛爭有效解決 第一款 紛爭處理程序有效串連的需求
現行制度之下︽標準必要專利的權利金爭議一湧而入各地方法院︽然而在 歷經大規模且長時間的攻防之後︽近期卻也已經出現訴訟外解決爭議的趨勢〈
不僅Innovatio 案中︽被控侵權方的廠商紛紛在法院作出合理權利金判決以後與 大肆興訟的專利權人達成和解︽即使不涉非實施實體的情況︽訴訟同樣被認為 是可免則免之途〈例如Apple 與 Motorola 之間涉及標準必要專利的授權糾紛自 2010 年來纏訟已久︽僅在美國境內便多次起訴︽並已於地方法院由 Posner 法官 及Crabb 法官各自作出判決而後上訴︽但是就在聯邦巡迴上訴法院對 Posner 法 官的判決給予�部分肯認︾部分推翻︾部分撤銷並予以發回的判斷之後255︽ Apple 與 Google�Motorola 目前的母公司 便緊接著在 2014 年 5 月 16 日達成 一項和解︽同意撤銷所有相互間直接的繫屬中訴訟︽並向聯邦巡迴上訴法院提
255 AFFIRMED-IN-PART, REVERSED-IN-PART, VACATED-IN-PART, AND REMANDED.
Apple Inc. v. Motorola, Inc., F.3d, 2014 WL 1646435. C.A.Fed. (Ill.), April 25, 2014, at 73.
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256 JOINT MOTION TO DISMISS THE APPEAL. Apple Inc. v. Motorola, Inc., F.3d, 2014 WL 1646435. C.A.Fed. (Ill.) Available at: http://zh.scribd.com/doc/224632659/14-05-16-Apple-Motorola-Joint-Motion-to-Dismiss-Appeal.
257 非實施實體�NPE 控訴侵權的對象廣及各種規模與領域的業者︽據統計︽自 2009 至 2013
年間︽Apple 遭 NPE 起訴的案件共有 191 件︽高居所有業者之冠︽Google 也達 127 件之多︽若 再加上Motorola Mobility 的 76 件︽兩家龍頭業者受 NPE 滋����������������������������������擾的程度實不遑多讓〈See Most Pursued Companies, All About NPEs, PATENT FREEDOM: https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/ (last visited: June 3, 2014)
258 Florian Mueller, Apple, Google dismiss patent suits against each other, settle from position of mutual weakness, Foss Patents: http://www.fosspatents.com/2014/05/apple-google-dismiss-patent-suits.html (last visited: May 21, 2014)
259 See, e.g., Kai-Uwe Kühn, Fiona Scott Morton and Howard Shelanski, supra note 79; Jorge Contreras, supra note 83; Mark Lemley and Carl Shapiro, supra note 204; and Josh Lerner and Jean Tirole, Standard-Essential Patents (November 5, 2013), Harvard Business School Working Paper 14-038.
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�National Academy of Sciences 去年也發表一份詳盡報告︽呼籲標準制定組織 採取行動260︽甚至司法部競爭法部門亦有政府官員公開對標準制定組織在此類����������������������������������
爭議中可能發揮的功用提出看法261〈
縱使僅針對標準必要專利的權利金問題而言︽標準制定組織歸根究底仍扮 演相當重要的角色︽因為畢竟是組織制定標準的行為為該些專利權人創造出額 外的市場力量︽從而組織亦應有責任確保由此而生的市場力量被妥善地控管︽
使消費者得以在標準化過程中獲利262︽若能由標準制定組織從源頭發揮預防爭 執的作用︽納入更快速︾更省節省費用地決定F/RAND 權利金比率的方法或是 其他訴訟外化解問題的管道︽將可能突破法院作為單一解決管道的侷限性︽降 低標準採行的成本並加速研發創新〈因此︽以紛爭有效解決的觀點看來︽標準 制定組織其實不宜自外於標準必要專利的權利金議題︽反而需要考慮適度地介 入︽定義該些程序管道的基本元素與進行的基礎架構︽使之更臻效率而有利於 整體制度的運作〈
第二款 更加積極的標準制定組織
透過標準制定組織納入或輔助專利聯盟︾仲裁程序等替代措施不僅有其需 求︽目前看來在法律上與實際運作上也非不可行︽且標準制定組織可能越來越 有意願朝此方向進行改革︽敘述如下〈
一︾標準制定組織適度介入之可行性
對於將F/RAND 承諾具體化為權利金比率的相關議題︽標準制定組織是否 能夠介入可從多個面向進行觀察〈首先︽標準化集體運作之性質與建立專利聯 盟等替代措施可能涉及事前協商︾資訊揭露等競爭法所關切的議題︽但也如前 所述︽競爭法主管機關已明文容許標準制定組織的智財權政策納入一些涉及事 前行為的規範︽因為有限度的事前揭露是可以被允許的︽不但不會帶來重大負 面效果︽就此而言從智財權政策著手的源頭解決模式還能發揮促進競爭之效益
263〈
260 National Research Council, supra note 26.
261 Renata Hesse, Deputy Att’y Gen., Antitrust Div., U.S. Dept. of Justice; supra note 79.
262 Romesh Vaitilingam, Standard-essential patents: The question of FRAND licensing and its impact on standard-setting, competition and innovation (December 2013), at 5. Toulouse Network for Information Technology, Newsletter, Issue 11. Available at:
http://www.idei.fr/tnit/newsletter_1312.pdf.
263 U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, supra note 24.
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而在通過競爭法論理原則的檢驗之餘︽更值得注意的其實是上述替代措施 在實際運作上的可行性〈申言之︽一如先前曾經提及的問題︽標準制定的實際 參與者通常對授權相關的法律或市場運作並不熟悉︽要求他們著手授權事務有 其困難︽但是這畢竟仍非無法克服的現實障礙︽若可由該公司對於專利與市場 更具專業知識的同事來協助標準制定過程中實際參與技術會議的技術人員︽此 一問題應可漸漸消逝︽唯一較為棘手的客觀困難僅在於專利價值的釐清︽可能 必須隨著標準制定的發展進行調整︽使標準制定組織關於技術與授權的運作具 備經濟性基礎264〈除此之外︽在後續紛爭處理的階段︽也可考慮透過獨立專家 的設置網羅技術︾法律與經濟專業的人才︽以跨領域且公正的專家來補足標準 制定組織之專業並維護其中立形象〈
至於成本則也是該些替代方式在整體運作上無可避免的問題︽因為不論權 利金決定與紛爭解決係由標準制定組織主導或委由第三機構進行︽都勢必帶來 相當成本〈對標準制定組織而言︽這些成本可能有礙標準化的順利推行︽然而 對其他參與者來說︽若採取司法途徑將更須支付龐大訴訟成本︽是以兩相權衡 之下︽替代管道的主要資金基礎應來自該些市場參與者〈並且︽專利權人畢竟 掌握著權利金決定的主動權︽考量到專利箝制等隱憂︽由標準利用方片面負擔 該些成本並非妥適﹀但另一方面︽若成本交由專利權人完全����������������������������������負擔︽也無異造成 鼓勵標準利用方侵權或進行反專利箝制等投機行為〈故本文認為替代管道的運 作宜由專利權人與標準利用人共同承擔︽作為避免攜手赴法院爭執之對價︽也 維護整個標準制定過程之效率〈
二︾標準制定組織適度介入之誘因
即使各界期待標準制定組織積極介入F/RAND 權利金相關議題︽其介入在 各方面也可被允許︽意願究竟仍是現行制度能否獲得改善的一項關鍵〈
從標準制定組織的角度加以觀察︽作為主導標準制定過程的中立組織︽其 首要任務其實緊扣權利人與利用人間雙面平衡之追尋〈因為無論如何標準化牽 動著雙面向的市場︽標準制定組織乃由各種商業模式的公司所組成︽包括代表 研發方的專利權人以及代表生產方的標準利用人︽甚至各種形式的整合公司︽
是以標準制定組織作為集結貢獻方與接受方的平台︽必須容納商業模式之多樣 性︽透過追求平衡來吸引雙邊成員〈而縱使立場有異︽這些成員之間一定程度
264 Francois Leveque and Yann Ménière, supra note 77, at 11.
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上也存在著共生的關係︽也就是說︽不僅權利人的專利技術要透過利用人的採 行始能推廣︽因而必須將權利金控制在利用人能夠負荷的範圍之內︽對利用人 而言︽雖然製造業者希望儘可能減少授權成本︽但他們也知道能夠銷售被大量 需求的產品是來自於產業標準的發展與採納︽進而帶動網絡效應等正面作用︽
一旦缺少了必要的資源去補償研發過程中承受的成本及風險︽權利人便不會貢 獻研發成果或投入技術研發265〈
由此可知︽標準制定組織F/RAND 制度之下的權利金必須適切顧及雙方利 益︽但以目前法院的判決結果來看︽專利權人所提出的權利金要求往往在訴訟 過程中大打折扣︽尤其法官判決的權利金比率更是偏低︽所論述的分析方法也 對潛在被授權人較為有利︽這種趨勢一旦形成或加劇︽長此以往將消弭專利權 人參與標準並貢獻技術的誘因︽標準制定組織便須面臨專利權人自外於組織︾
拒絕給予F/RAND 承諾而將其研發資金及資源轉為他用的風險〈不僅如此︽即 使暫且撇開整體模式優惠任一方當事人的憂慮︽對於具體權利金的過多紛爭本 身便很可能不利標準推行︽法院曠日費時的訴訟程序更是加深問題的嚴重性〈
也因此︽針對F/RAND 承諾的解讀與由此而生之爭執︽標準制定組織應有誘因 適度地介入處理︽以免制度失衡或失靈終致整套標準制定窒礙難行︽且這項誘 因將隨著現今困局的持續而亦趨強烈〈
第三款 完整串連的紛爭處理程序
當然︽私下的授權協商若能順利進行︽以F/RAND 為起點的整套機制居於 備位性質︽但由標準制定的階段開始︽透過組織參與的專利聯盟與仲裁程序︽
當然︽私下的授權協商若能順利進行︽以F/RAND 為起點的整套機制居於 備位性質︽但由標準制定的階段開始︽透過組織參與的專利聯盟與仲裁程序︽