第三章 標準必要專利之困局 —— F/RAND 制度及其衍生爭議
第二節 標準必要專利經典案例探討�一 ——Microsoft v. Motorola
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第二節 標準必要專利經典案例探討�一 ——Microsoft v. Motorola
Microsoft 與 Motorola 皆可謂資訊及通訊科技產業中的巨擘︽其間錯綜複雜 的專利糾紛早已歷經數年之久︽時至2013 年美國聯邦地方法院對此一案件作出 正式判決94︽判決中詳細論述了兩造關於系爭標準必要專利的權利金計算︽使 得本件爭議成為此類����������������������������������議題中指標性的案例︽引起外界高度關注〈以下乃從本案 事實背景出發︽分析兩造爭執之重點︽復仔細探究本案法院於判決中就相關法 律爭議的論述過程以及其在具體適用上的結果〈
第一項 案件背景
2010 年 10 月︽Microsoft 向 ITC 與西華盛頓地方法院控告 Motorola 涉嫌專 利侵權的行為︽此舉引來Motorola 的反擊︽該公司隨後於 11 月 10 日在南佛羅 里達地方法院以及西威斯康辛地方法院一口氣提出16 項的專利侵權控訴︽分別 涵蓋了數位影音編碼技術�H.264 壓縮技術 ︾802.11n Wi-Fi 無線網路技術︾
行動電子郵件技術︾即時通訊技術以及物件導向軟體架構95︽就此正式掀開兩 家先進科技大廠之間的專利大戰〈
而就在Motorola 提出上述侵權控訴的前一日︽Microsoft 也已經率先於西華 盛頓地方法院展開第二波的攻勢︽針對系爭Motorola 所有的數位影音編碼技術 與Wi-Fi 無線網路技術︽Microsoft 主張 Motorola 已違反其以�合理︾無歧視
�RAND 的交易條件將專利技術授權予 Microsoft 的義務︽從而構成契約不履 行的責任〈嗣後︽Microsoft 此項契約不履行的起訴與隔日 Motorola 關於專利侵 權的起訴被合併為本案訴訟︽西華盛頓地方法院依美國聯邦訴訟法第1338(a)條 取得管轄權〈
第二項 爭點與主張
94 Supra note 90.
95 就該些專利技術而言︽即時通訊的部分係針對 Microsoft 的產品 Windows Live Messenger 所提 出﹀而行動電子郵件的部分則為Exchange﹀另外 Motorola 也特別強調 Microsoft 的 Windows Marketplace 以及 Bing Maps 涉嫌侵犯了其物件導向軟體架構這方面技術﹀而 Xbox 則是侵犯了 Motorola 在 Wi-Fi 無線傳輸︾影像解碼以及視覺密碼的技術︽為本案後續爭執之焦點〈請參照 專利情報︽�專利訴訟戰觀察Motorola vs. Microsoft︽科技產業資訊室「
http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=5747�最後瀏覽日「2013 年 10 月 27 日 〈
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根據Microsoft 起訴主張的內容︽本案�契約不履行指涉的 RAND 義務 係分別來自Motorola 與兩間標準制定組織——IEEE 以及 ITU 之間的承諾﹀換 句話說︽Motorola 同意將其所有關於�802.11 標準和�H.264 標準之關鍵 技術以合理︾無歧視的授權條件提供予他人進行運用︽然而︽在與Microsoft 授 權協商的過程中︽該公司卻提出不合理的要約︽接連於2010 年 10 月 21 日與同 月29 日以要約信件分別就兩項專利技術要求 Microsoft 必須支付最終產品價額 的2.25%作為權利金︽Microsoft 乃據此向法院提出違約的指控96〈
在訴訟合併之後︽Microsoft 首先就契約不履行的爭議向法院聲請部分即決 判決�partial summary judgment ︽2012 年 2 月 27 日︽本案承審法官對外作出 決定︽部分准許︾部分否決該項聲請97〈詳言之︽Robart 法官率先肯認「�一 專利權人向標準制定組織所為的聲明構成具有拘束力的協議︽Motorola 應以 RAND 條件授權其所擁有的該些標準必要專利﹀�二 Microsoft 乃是上述協議 的第三受益人〈然而︽法官在該份決定中同時也對事實爭點予以修正︽認為本 案應著眼於專利權人最初的授權要約是否合理的討論〈
於是︽在法院後續的決定中98︽Robart 法官更明確地釐清爭點︽認為本案 事實中真正應予探究的重點在於專利權人是否違反其與標準制定組織間的協議 而對Microsoft 提出不合理的授權〈除此之外︽關於授權條件究竟是否�合理
之問題︽法官也指出只要最終合理無歧視的授權確實達成︽此類����������������������������������協議並非要求 專利權人所提出的最初要約即非屬�RAND不可︽然而該最初要約的提出仍 必須盡到契約法制度中所要求的善意與公平交易的義務�duty of good faith and fair dealing ﹀就此而言︽本案中兩造當事人同意以法官審理�bench trial 的 方式進行訴訟︽先針對Motorola 專利的 RAND 權利金比率與 RAND 權利金範 圍作出決定︽復交由事實問題的決斷者來判斷本案專利權人是否符合所謂善意 的情形〈
第三項 法律分析與涵攝 第一款 法理基礎
96 Supra note 90, at 3-5.
97 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 854 F. Supp. 2d 993, 996 (W.D. Wash. 2012)
98 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012)
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法院就上述爭點於2012 年 11 月間舉行法官審理的庭期︽並於隔年 4 月對 外公佈其決斷內容︽首先對此一議題牽涉的指導性原理原則進行闡述99〈
Robart 法官明白指出所稱�RAND 權利金應該與各個標準制定組織設立 的目的相一致︽意即具體權利金的決定要能促進該項標準被廣泛採用〈此外︽
決定權利金的適當方法還須充分意識到專利箝制及權利金堆疊︽就前者而言︽
其係指所決定之權利金價額應不能使SEP 的所有權人有能力去要求多於其專利 技術價值的回 而試圖獲取標準本身所附����������������������������������加之價值﹀就後者而言︽則係指決定 權利金時應考量被授權人很可能因必須向許多不同SEP 所有權人支付權利金而 導致的超額權利金〈然另一方面︽即使有著依照�RAND授權的承諾︽法官 也明言此時權利金的決定同時需要確保該些擁有智慧財產權的權利人可以就其 財產獲得適度的權利金補償︽以利標準制定組織繼續去創設有價值的產業技術 標準〈
據此︽有關RAND 權利金的具體解讀︽本案判決率先以宏觀的角度提出上 述經濟指引�economic guideposts ︽認定 RAND 授權承諾應是在限制專利權 人僅能獲得等同於其專利技術本身經濟價值︾且未計入與整合該專利技術進入 標準有關之價值的合理權利金〈
第二款 RAND 義務的解讀
自經濟指引的角度切入︽法院率先處理了雙方當事人所主張的RAND 義務 的解讀方式︽復以之為基礎提出對於法院向來所採用的Georgia-Pacific 分析模 型的創新見解〈
一︾當事人主張之解讀方式
就系爭牽涉�802.11 標準與�H.264 標準之專利技術而言︽兩造對於 當初專利權人的RAND 授權承諾存在著下述歧義的解讀方式100「Microsoft 所主 張可略稱為�具體增值�incremental value approach 方法︽亦即該方當事人 認為權利金之計算既然應排除掉被納入標準所得價值而著眼於該專利技術本身 之經濟價值︽則此一單獨價值便可藉由比較其他可以被納入標準之替代技術來 估計該專利技術具體的價值︽採的是事前的�ex ante 判斷方式︽聚焦在標準 被採用與踐行之前的階段﹀而Motorola 則提出所謂假設性雙邊協商
99 Supra note 90, at 25-26.
100 Supra note 90, at 26-32.
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�hypothetical bilateral negotiation 的方法︽認為具體的 RAND 授權條件可以透 過模擬在具備RAND 授權義務下進行假設性雙邊協商的方式來決定〈
Robart 法官明白指出 Microsoft 所主張的計算方法有如下缺失「其一︽該方 法缺乏現實世界的可應用性︽以本案所涉之IEEE 與 ITU 為例︽此些標準制定 組織皆未指明RAND 授權條件必須以所謂具體增值方法來決定︽且他們甚至根 本沒有要求在標準制定過程中對於RAND 授權條件的事前揭露︽這種現象的存 在很可能是緣於反競爭法上的疑慮﹀其二︽該方法在法院審理過程中亦不具操 作上的實用性︽因為連結專利價值與其所產生對於標準的具體貢獻之間的方法 在實務運作上很難被施行︽也就是說︽有鑑於一項標準在實行上的多面性︽一 旦將系爭專利技術自該標準中去除而以其他技術取代︽往往會產生牽一髮動全����������������������������������
身的變化〈但是縱有此些缺失︽法官認為Microsoft 主張的方法仍有其助益︽詳 言之︽既然承諾以RAND 條件進行授權之 SEP 的合理權利金比率必須評估專利 技術本身之價值︽便當然會需要考量到該專利對於標準的重要性與貢獻度︽如 此一來︽比較系爭專利技術與曾可被納入標準之替代技術亦可成為決定RAND 權利金時所參照的一項考量因素〈
相對而言︽法院較認同Motorola 所提出的觀點︽因為假設性雙邊協商的方 法為現實世界中的授權協商所支持︽且亦為法院實務經驗所採納︽此觀諸美國 法院長期以來適用的Georgia-Pacific 分析架構即可得知︽該架構便是以假設性 雙邊協商為基礎來決定專利侵權訴訟中具體的權利金要求︽透過15 項分析因素 模擬此種協商下兩造當事人最後會得出的數額101〈然而︽在涉及RAND 授權承 諾的案件中︽原本的Georgia-Pacific 分析架構在適用上需要進行一定程度的修 正〈Robart 法官指出︽此時建構的假設性協商與 Georgia-Pacific 的分析原型有 所差異︽其原因有二「第一︽SEP 所有權人因其承諾而必須以 RAND 授權條件 來進行專利授權︽但未負有相同義務的一般專利權人則可以享有其完全����������������������������������排他的 權利並選擇不進行授權﹀第二︽假設性協商幾乎不會在�真空環境中發生︽
意即標準使用者會認知到其必須從許多SEP 所有權人處取得授權始能實際施行 該項標準〈
二︾修正之Georgia-Pacific 分析模型
101 Pacific 分析架構最早乃由美國紐約南區聯邦法院法官 Tenney 所創設﹀See Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)
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Georgia-Pacific 分析模型�“the RAND-modified Georgia-Pacific analysis” 102︽ 用以裁斷SEP 所有權人與標準使用者之間合理的權利金為何〈茲將此一模型修 正前後之分析因素整理如下「修正前之分析因素 修正後之分析因素 1
由專利權人自授權系爭專利所收到的權利金︽證明或可證明已確立之 權利金�established royalty 〈
在RAND 授權承諾存在的情形下︽