權利金具體化之可能方法——實體面分析

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第三節 權利金具體化之可能方法——實體面分析

現行F/RAND 制度之下的權利金問題不論在程序面或實體面皆有值得探討 之處〈針對程序面向的問題︽前節以著重在預防爭執的�權利金決定管道‘︽

以及後續高效率的�紛爭解決管道‘︽嘗試降低權利金具體化過程可能招致之 成本﹀而本節則將續行實體面向的討論︽使前揭程序中實際進行權利金判斷能 夠有所依據︽也作為法院訴訟不可避免時具體判決權利金比率的方法〈就此而 言︽以下乃從F/RAND 出發︽加入不同觀點重新審視此一標準制定過程不可或 缺的配套制度︽繼而對現行司法實務對於合理權利金的判斷方式加以檢討︽透 過Georgia-Pacific 模型及其重點因素之分析︽探索標準必要專利權利金問題的 可能出口〈

第一項 F/RAND 制度的再省思 第一款 事前授權協商的不可行

面對標準必要專利權利金具體化過程的各項實體爭點︽F/RAND 義務仍是 必須先思索的問題〈在現行制度之下︽標準制定組織以專利權人之授權義務試 圖降低專利與標準相互衝突的危險︽因此採取F/RAND 此一相對模糊之授權政 策︽並選擇不介入後續具體條款的解讀〈而這種制度模式之所以形成︽除了是 因為前述標準制定或組織運作上面臨的種種事實困難與法律風險︽若更進一步 從源頭加以觀察︽其實還隱藏了以經濟效率為重點的基本考量〈也就是說︽回 歸最初制度設計的起點來看︽為何需要加諸�抽象的授權義務‘而期待專利權 人�日後‘進行公平︾合理又非歧視之授權」標準制定參與者之間關於授權協 商的經濟觀點將給予根本性的解答〈

在缺少制度規範的原始情境中︽專利權人與標準利用人係透過私下雙邊協 商尋求授權條款之共識︽此種授權協商理應限於鎖定效果發生以前為之︽雙方 始能在對等情形下締結合理的授權契約〈然而︽考慮到其他影響因素︽實務上 運作卻非如此︽以下分從不同角度予以檢視「

一︾專利權人的考量因素

在專利權人將其技術發明投入產業標準之後︽導因於選擇彈性持續降低︽

標準利用方的轉換成本將隨著標準發展的過程而上升︽致使其關於技術授權的

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談判力量一路下滑︽且這種此消彼長的轉折趨勢於產業標準爭取市場接受的早 期階段更是顯著²¹²〈由此一角度來看︽積極尋求將其專利或專利組合進行商業 化應用的專利權人當然也意識到他們在授權協商中的談判力量將隨著時間經過 而大幅提高︽因此可能希望盡量將授權協商的時間點拖延到標準被採納或廣泛 實行之後︽以便爭取較高額的權利金收入〈

二︾利用人的考量因素

將上述技術鎖定導致的現象換句話說︽授權協商不成的負擔係隨著標準化 的時間推演漸漸轉移至利用人一方︽是以理論上標準利用人應有誘因儘早與專 利權人進行實際的授權協商︽並另一方面透過標準制定組織促進專利的早期揭 露︽使利用人得以評估實施標準必須取得的授權︽當預期該些私有技術過多或 總體權利金過高的情況下︽則退出或在標準化過程中合法地影響技術採納〈

但即使自利用人的角度來看︽早期的授權協商其實不可行也不具太大的吸 引力〈首先︽進行授權協商須花費時間︾力氣與金錢︽為利用人帶來可觀的成 本︽然而標準發展充滿著不確定性︽許多時候該些標準都不會被廣泛採行︽無 法在市場上獲得成功︽此時不協商或許反而是更有效率的作法〈

再者︽也因為專利權人可能過度揭露其專利︽但過度揭露的情形在進入訴 訟等爭執程序之前又往往不被發現︽因此若在標準被市場採納之前便及早進行 耗時費力的授權協商︽即使排除掉標準在市場上成功與否的不確定因素︽到頭 來也可能發現該些專利根本不具標準必要性︽從而可加以迴避〈由此看來︽標 準利用人採取�走一步算一步‘的拖延策略也有其道理〈

除此之外︽若本於較為投機的策略邏輯︽有鑑於許多參與標準發展的專利 權人主要是以防禦目的持有標準必要專利︽除了提起反訴或作為與其他專利權 人之間的談判籌碼以外︽並不積極要求授權或實行其標準必要專利︽從而對標 準利用人而言︽他們便不願在標準制定之時主動接近專利權人尋求授權︽否則 如此一來將會喚醒該些權利人而導致原本可能可以閃躲掉的權利金支付²¹³〈

因此綜觀專利權人與標準利用人之考量因素︽即使事前進行私下的雙邊協 商有其理論基礎︽實際運作上授權協商卻都是在標準通過︾市場採納且鎖定效 果出現之後才真正展開〈

212 Jorge L. Contreras, supra note 83, at 10 (figure 1).

213 Id., at 11-14.

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第二款 F/RAND 制度乃必要的模糊

著眼於授權談判時點在理論與實際上的矛盾︽事前賦予授權義務的作法取 代了真正的授權談判〈它一方面成為標準利用人之保護機制︽使其免受專利權 人嗣後在權利金上的予取予求﹀另一方面︽畢竟身處瞬����������������������������������息萬變的產業環境︽新 技術的出現是否能被接受並在市場上獲得成功時常難以捉摸︽採取寬鬆的授權 承諾也是要確保在授權談判實際進行時不會被扭曲的前提下適度去延遲談判的 時點︽讓授權契約的當事人得以於具體同意某一權利金架構之前等待額外所需 資訊︽並將該些資訊納入作為最終權利金協商的考量︽再去討論出所謂公平合 理的數額²¹⁴〈

由此看來︽不僅標準制定組織面對的事實困難與法律風險帶來一定程度上 的無可奈何︽現行的F/RAND 制度很可能正是一種必要而刻意的模糊︽也就是 說︽從經濟效率的觀點看來︽引人遐想的灰色地帶並非制度設計上的錯誤或失 靈︽反倒是因應標準制定場合而來的制度特色︽正面而言可謂為彈性充足︽得 使專利權人與標準利用人根據事後發展達成其授權合意︽即使保守言之︽如此 授權義務的模糊設計也屬必要〈為此︽針對標準必要專利權利金的具體化︽不 但程序途徑上仍以F/RAND 制度為前提︽這種�必要的模糊‘也將深刻影響授 權義務於實體面向之演繹〈

第二項 Georgia-Pacific 分析模型於權利金決定之運用 第一款 以假設性雙邊協商計算權利金數額

一般情況下︽假設性雙邊協商是被運用於損害賠償的計算〈尤其︽在放棄 過於不精確的25%大略法則�Rule of Thumb…之後︽當今美國司法實務若欲判 斷專利侵權的損害賠償︽通常會透過Georgia-Pacific 模型的 15 項分析因素︽考 量系爭專利發明對產品及市場需求的重要性等多種證據資料︽以求得第一侵權 行為發生時專利權人與侵權人可能合意的權利金作為損害賠償數額︽因為如果 侵權人從事授權協商而非侵權行為︽其所獲價值便會以權利金的形式移轉給專 利權人︽從而損失前述權利金即構成專利權人所蒙受之損害〈

214 Douglas Lichtman, Understanding the RAND Commitment (2012), at 67. Journal of Scholarly Perspectives, 8(01), available at: http://escholarship.org/uc/item/1jx6g49t.

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這種情形計算出來的權利金係屬美國專利法第284 條明文要求的合理權利 金�reasonable royalty…︽縱使常以衡平救濟的形式存在而在替代禁制令時加諸 於被告︽它仍屬損害賠償之性質︽與一般損害賠償的不同只是在於權利金帶有 回復原狀�restitution…的意味︽也就是旨在將侵權人所獲得的利益或其因利用 系爭專利所節省的成本返還予專利權人²¹⁵〈由此觀之︽F/RAND 制度之下具體 權利金的性質則更為複雜〈若當事人以專利侵權為請求權基礎︽透過假設性雙 邊協商所決定的權利金即使可能導因於被控侵權人以專利權人的F/RAND 義務 予以反擊︽最終具體權利金在侵權情形下仍將化為專利權人之損害賠償﹀但若 當事人係以契約為請求權基礎︽計算權利金便是為了進一步判斷契約義務違反 與否︽本身並非契約之債的損害賠償〈

然而︽權利金畢竟作為使用專利技術所應支付之對價︽專利權人違反承諾 未必便意味著系爭專利技術將可無償地被使用︽雙方當事人甚至可能進而以該 既已透過假設性協商決定出來的具體權利金比率締結符合F/RAND 精神的授權 契約﹀此外更重要的還是︽從前述協商談判的觀點切入︽既然F/RAND 係在彈 性調控由標準制定而來的不確定因素︽則縱使時間次序有所差異︽權利金計算 上雙邊協商的本質並未改變︽就此而言︽後續以假設性雙邊協商的情境出發進 行事前判斷仍可謂適當〈也因此︽綜觀一般權利金計算之實務運作與F/RAND 的制度本旨︽以Georgia-Pacific 分析模型作為標準必要專利權利金具體化的方 法架構雖仍存在諸多值得深究之疑義︽假設性雙邊協商的基本模式暫且不失為 看似合理的初始立基〈

第二款 Georgia-Pacific 分析模型之合用性」

Georgia-Pacific 分析模型是由假設性雙邊協商的概念發展而來︽提供了 15 項分析因素︽使法官能夠儘可能審酌當事人若進行授權協商時會考量的重點︽

有鑑於授權契約正是在追求一個當事人雙方都能接受的授權合意︽此一方式相 較於制式訂定的數學公式將更貼近現實〈但也值得思考的是︽這15 項不同的分

有鑑於授權契約正是在追求一個當事人雙方都能接受的授權合意︽此一方式相 較於制式訂定的數學公式將更貼近現實〈但也值得思考的是︽這15 項不同的分