第四章 標準必要專利權利金之具體化與解決途徑
第二節 權利金具體化之可能途徑——程序面分析
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第二節 權利金具體化之可能途徑——程序面分析
就程序面而言︽不論前述流程安排抑或訴訟經過︽癥結點無非在於效率的 爭取︽從而此處分析主要是希望使決定程序在減少不確定性的同時依然保有彈 性與時效性〈自合理權利金具體化的進程切入觀察︽第一層次的決定機制不外 乎專利權人︽僅在專利權人與利用人難以順利取得共識時始可能產生權利金的 決定問題﹀也因此︽針對共識未成的後續階段︽以下乃將之區分為兩大層次進 行探討︽首先由避免紛爭的角度出發︽探討與標準制定過程可相銜接之權利金 決定管道︽接著︽作為第三層次的防線︽則探討法院之外可行的替代性紛爭解 決管道︽以迅速化解紛爭的觀點尋求當事人信賴之平衡〈
第一項 借鏡專利聯盟作為 F/RAND 權利金決定管道 第一款 制度發想
既然專利技術常與產業標準高度整合︽宏觀而論︽標準制定作為整體技術 研發︾發展︽乃至最終商品化過程的一環︽其任務不外是先從上游進行規格定 義︽再藉著標準普及帶動產品後續於市場上之推行﹀又︽由於標準要能普及有 賴相關技術授權︽授權因此可以說是過程中用來銜接標準化與商品化的關鍵橋 樑〈但是不可避免地︽不同專利權人各自都掌握了一些對於標準至關重要的專 利︽考量到標準制定場合中專利數量︾被授權人等因素之複雜程度︽若能針對 其中標準必要專利建立一套完整的授權機制︽達成確實授權︾迅速授權且授權 條款符合F/RAND 精神之階段性目標︽ 則產業標準之最高宗旨應得以確保︽前 述關於權利金決定之紛爭亦不至發生〈
於是︽除了身兼專利權人與被授權人角色而採取之交互授權164︽若欲進一 步以系統性方式簡化針對特定技術而來的大量且龐雜的授權需求︽所謂的專利 聯盟�patent pool 165無疑是可能選項之一︽它由兩家或兩家以上貢獻專利的業 者成立︽乃是持有一整批已組合專利的獨立組織︽主要活動在於將該些專利以 包裹方式授權第三人︽而授權所得之收益始按特定比例分配予專利權人〈雖然
164 交互授權�cross licensing 係該些業者用以排除相互間專利阻攔的常見手段﹀See Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting (January 2001), at 129. The National Bureau of Economic Research, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, pp. 119-150, available at: http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf.
165 又有�專利庫︾�專利池︾�專利集管與�專利集中授權等名稱〈
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此種組織可能由原先貢獻專利的業者握有掌控權︽但在多數情形下︽從經濟利 益及競爭優勢的觀點︽並參諸稅務規劃考量︽專利聯盟多半會是另外設立一家 獨立的新公司來負責經營與執行整個授權流程166〈
因此同樣地︽在標準制定之場合︽專利最終為標準所採納的該些專利權人 或許能循著上述架構另行建立專利聯盟︽也就是透過專利聯盟以標準制定過程 所訂定的總體權利金合意持續按照F/RAND 條款給予授權︽其後再根據事前即 決定的分配比例︽由每位專利權人取得總體權利金的一部分份額〈
第二款 預期實益
本於專利聯盟強調的制度效果與產業標準面臨的特殊情境︽專利聯盟預計 將能夠發揮下列效益︽最後有效地落實並推廣該項涉及大量專利之標準技術「
一︾降低交易成本
由於專利是以一次︾大量的方式進行授權︽專利聯盟能提早促進協商︽大 幅簡化並加速實際授權的過程︽使專利權人與被授權人無須針對個別專利一一 交涉︾一一締結授權契約︽而是透過�一站購足�one-stop shopping 的享受 降低授權多數專利的權利金成本︽從而產業標準在取得與運用上將更有效率〈
二︾避免專利訴訟
面對產業標準所涵蓋的大量專利︽利用人理應充分取得專利權人之授權以 從事標準的相關利用行為︽否則即會構成侵權︽然而︽不但是否侵權有時難以 察覺︽侵權主張的提出與否還繫於專利權人之選擇︽或許導因於主張成本︾技 術更換︾企業策略或其他種種考量︽專利權人不一定每每進行權利主張︽於是 對利用人而言︽�騎驢看唱本的策略便可能有其誘人之處︽亦即不待授權即 先行展開專利利用行為製造符合標準的產品︽以圖僥倖簡省掉取得專利授權的 成本﹀但在此種情形下︽被控侵權的風險仍可能實現︽且屆時在訴訟中更有機 會因此面臨故意侵權的指控︽致使原先省卻的授權成本與訴訟費用不成比例︽
承受得不償失的後果〈也因此︽若能透過專利聯盟提供利用人取得整批專利授 權的捷徑︽此種現象應能有所改善︽尤其這對小公司而言更是有利︽因為小公 司往往難以負擔一一取得授權的成本而冒上侵權風險〈另一方面︽專利聯盟也 不僅有利於尋求授權的一方︽考量到訴訟的昂貴與高度不確定性︽專利權人亦 可受惠於專利聯盟︽也就是無須承受訴訟費用與專利無效的風險〈
166 周延鵬︽�智慧財產權全����������������������������������球行銷獲利聖經︽天下雜誌︽2010 年 1 月第一版︽頁 292〈
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三︾推動技術發展
首先︽專利聯盟能排除專利阻攔進而推動技術發展〈也就是說︽由於專利 權屬於排他權而非實施權︽對於重疊部分的專利技術︽後技術的權利人仍須取 得先技術權利人之授權始得從事實際運用︽此時該先技術之專利權即可能對後 技術產生阻攔�blocking 作用﹀進一步來看︽若涉及的是不同專利權人之間多 數專利的交互阻攔︽則將發生抑制技術進步與產業發展的質疑︽標準發展的過 程便可能如此〈是以︽對於專利權重疊致使專利權人之間必須相互取得授權的 情形︽專利聯盟即可促進技術發展︾防止僵局形成︽使握有專利的業者不因專 利阻攔而無法將自有專利進行最大程度的運用167〈再者︽從研發風險的角度觀 察︽專利聯盟也能透過風險分散來推動技術發展︽亦即整批授權搭配上權利金 分享機制可能降低個別成本︽或是以組合專利的方式提升專利價值︽從而使得 專利權人續為技術發展的誘因增加168〈
四︾解決權利金堆疊
對標準利用人來說︽權利金堆疊通常是他們決定是否採納標準時所擔憂的 一項主要問題︽如今若藉著整批授權︽則類����������������������������������似於總體權利金�加蓋的概念︽
將能以一次的F/RAND 權利金支付避免掉後續無窮無盡的潛在權利金追索﹀換 言之︽專利聯盟能夠處理更大而牽涉整個市場運作的權利金堆疊的爭議〈
綜上︽基於專利聯盟運作原型的特色︽因應產業標準所設立的專利聯盟預 期可以降低各方當事人之交易成本並使戰場平等︽也就是透過專利權人與利用 人之間的權益平衡來促進競爭︽確有其實益〈
第三款 疑義探討
縱使有利於標準運作與市場競爭︽實務上專利聯盟參與產業標準發展活動 的現象仍非普遍︽這應該也意味著此類����������������������������������專利聯盟在建制或運作上不乏疑慮〈細 究之︽該些疑慮不僅止於專利聯盟存在與否的效率差異︽更因其事前協商︾集 體運作的特質與對市場的深刻影響而根本地涉及競爭法上的問題169︽從而正如
167 Helena Selander, The assessment of patent pools under antitrust law: A comparative analysis (September 2013), at 14. Lund University, Department of Law, available at:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4230801&fileOId=4275665.
168 Id., at 15.
169 U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights:
Promoting Innovation and Competition (2007), Chapter 3.
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學者所言︽專利聯盟無疑是�智慧財產權與競爭法調和的最好試金石170〈也 因此︽若欲藉助專利聯盟解決現行F/RAND 制度之下的權利金爭議︽勢必得先 行體認種種疑慮方可試行迴避〈
一︾替代性專利與互補性專利
以所涵蓋的技術內容來看︽專利與專利之間可能具有替代�substitute 或 互補�complementary 的關係︽然而一旦專利聯盟集結了替代性專利︽很可能 成為一種固定價格的機制︽造成最終運用該些專利的產品價格上揚︽有害競爭 及消費者利益︽是以學界與實務界向來都不乏專利聯盟應僅納入互補性專利的 呼聲171〈相應地︽對產業標準而言︽關於互補性專利的要求自然便指涉到所謂 的標準必要專利︽也就是透過必要性確保納入者並非替代技術︽因此僅於專利 聯盟中納入申請專利範圍是在該項產業標準技術領域之下共同作用的專利〈此 一要求與F/RAND 的制度設計相通︽但也如美國競爭法主管機關之揭示︽互補 技術與替代技術有時不易區分︽甚至可能是一部分互補一部分替代︽從而截然 區分是否恰當誠有疑問︽更何況︽納入替代性專利雖有造成價格固定的高度可 能︽隨之而來可能的成本優勢與效率優勢也應同時納入考量172﹀同理︽於產業 標準的場合中︽專利必要性的判斷更是複雜而未有定論︽為求標準技術於專利 聯盟中完全����������������������������������落實︽納入部分帶有替代色彩的專利可能是必需的︽故專利聯盟對 於標準必要專利的要求應為原則但非屬絕對硬性之劃分︽而是與專利必要性等 判斷因素連動︽從競爭效益出發︽保留一定程度的彈性空間〈
二︾專屬授權與非專屬授權
專屬授權有其策略優勢︽可用來吸引被授權人對互補性資產進行投資︽但 是在專利聯盟此種特殊情境下︽若要求專利權人對聯盟專屬授權則將產生降低
專屬授權有其策略優勢︽可用來吸引被授權人對互補性資產進行投資︽但 是在專利聯盟此種特殊情境下︽若要求專利權人對聯盟專屬授權則將產生降低