第五章 秘密保持命令於比較法上之觀察
第二節 比較法之觀察
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第五章 秘密保持命令於比較法上之觀察
第一節 概說
既然我國審理法針對智慧財訴訟之秘密保護引進「秘密保持命令」制 度，在了解其相關規範和運作情形後，如欲進一步就該規範制度加以深究 剖析，即不得不就外國法例之規範模式和實際操作加以介紹。蓋我國秘密 保持命令制度即係參照日本平成十六年特許法等相關法律規定而定250，而 日本法中關於營業秘密保護之制度則係參照美國「聯邦民事程序法」
（Federal Rules of Civil Procedure）而定。是以，對於比較法之研究和觀察 實屬理解我國之秘密保持命令制度所不可或缺之研究方法。而因日本法之 相關制度係參照美國法而來，且該制度在日本之運作尚非屬十分廣泛251， 準此，本文乃擬以判例法上已擁有十分豐富的保護命令經驗之美國法為介 紹主軸，並同時介紹日本法制，以作為我國秘密保持命令制度規範檢討之 基礎。
第二節 比較法之觀察
第一項 美國之保護命令（protective order）制 度
250 黃麟倫，〈日本秘密保持命令簡介〉，《司法周刊》第1287 期，2006 年 5 月，頁 2。張宇樞，
〈評析「智慧財產案件審理法」草案中與秘密保持命令相關的規定－兼論美國實務之運 作模式〉，《月旦法學雜誌》第139 期，2006 年 12 月，頁 41 以下。
251 王偉霖，〈秘密保持命令實務問題探究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1 輯》，司 法院編印發行，頁249。以及黃國昌，〈營業秘密在智慧財產訴訟之開示與保護－以秘密保 持命令之比較法考察為中心〉，《臺北大學法學論叢》第68 期，2008 年 12 月，頁 170。
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之研究》，私立輔仁大學法律學研究所碩士論文，頁137~152。陳昱奉(2005)，《專利侵權訴 訟機制之再建構－審前程序之檢討與改革》，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁 104~108。253 本文僅就事證開示程序為介紹。實則美國於專利案件之整體 訴訟流程，尚包括 1.起訴、答 辯及審前會議（pretrial conference）、2.事證開示程序、3.簡易判決聲請及審判程序。就專利 案件之訴訟程序詳細介紹，參吳祚丞，《高科技智慧財產權訴訟案件之研究－以美國高科技
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少法院資源的耗盡255。
事證開示制度之所以於美國得以實行已久，實因該制有以下優點：減 少訴訟之不可預期性、保存相關證言以避免日後相關證人之死亡或該證言 發生不可利用之風險、減少訴狀的重要性、增加簡易判決的實用性、集中 在訴訟中所涉爭議之爭點，以及得使雙方當事人得預先評估關於該案件其 自身之優勢和劣勢，以促成和解等256。惟事證開示制度亦有雙方花費過多 的時間和費用，造成程序延滯和鉅額花費；另外尚有一造當事人可能輕易 提起的事證開示請求，以對他造當事人造成過重負擔，或是一造為企圖增 加對造的負擔而提出大量的文件資料，以達到掩蓋真正有關聯之事證等缺 點257，甚至有學者主張應廢除此事證開示制度者258。
事證開示程序相關之法條為「聯邦民事程序法」（Federal Rules of Civil Procedure）第 26 條規定，故以下本文即擬介紹此條規定，以及於事證開 示程序中關於蒐集證據與調查程序等內容：
第一目 事證蒐集與調查程序
一、 事證蒐集與調查程序之類型
事證開示制度下之事證蒐集與調查程序依美國聯邦民事程序法第 26 條之規定，可分為以下初始揭露（Initial Disclosure）、專家證言揭露
255 See Stephen N. Subrin,Civil procedure : doctrine, practice, and context (second edition, 2004) at 295.
256 See Stephen N. Subrin, Fishing expeditions allowed: the historical background of the1938 federal discovery rules, 39 B.C.L. Rev. 693, 716 (1998).
257 See Stephen N. Subrin,Civil procedure : doctrine, practice, and context (second edition, 2004) at 294 295.
258 See
Loren Kieve, Discovery Reform, American Bar Association Journal at 81-86 (1991).
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（Disclosure of Expert Testimony）和審前揭露（Pretrial Disclosure）三種259。
依照聯邦民事程序法第 26(a)(1)條之規定，初始揭露（Initial
Disclosure）係指一造當事人在尚未獲得他造事證開示的請求前，即須提 供他造以下資訊：可能擁有得揭露資訊之證人姓名、地址或電話號碼，
並且揭露資訊之一方能夠使用該相關資訊以支持該案件中之抗辯或主 張；所有在揭露方之控制和管領範圍內的各項檔案、資料、電磁紀錄或 其他各種有體物之複本或其關於前揭物品所在地和範圍之描述，且揭露 方可能用來支持其於案件中之抗辯或主張；得證明揭露方所主張損害範 圍計算之相關資料；認和得以滿足未來判決內容的保險契約。而前開所 述資訊除了法律另有規定、法院另有命令或當事人在事證開示的討論會 議中認為系爭案件不適合進行初始揭露，否則均應於事證開示的討論會 議召開後之14 天內揭露260。
除了上述須揭露之事證外，當事人一方亦須於審判程序開始九十日 前，向對造揭露會在審判程序中提供證詞的專家證人以及其所準備之書 面報告。而專家證言揭露（Disclosure of Expert Testimony）則係指任何依 聯邦證據法（Federal Rules of Evidence）須於審判時為證人所提出之證 言。且該證人係被僱用在系爭案件或定期為當事人中提供專家證言者，
當事人為此揭露時，應同時提出由該證人簽署之書面報告，該書面報告 的內容應記載該專家證人欲陳述之意見及其依據基礎和理由、構成該專 家意見所需考慮的資料和資訊、任何可用以支持或摘要其意見之證據、
該證人之資格，包括須列舉其在過去十年內其所著作之出版物、應給付
259 就此當事人之三種揭露義務介紹，尚可見王承守，〈美國專利訴訟程序中之審前程序〉，《法 官協會雜誌》第7 卷第 1 期，2005 年 6 月，頁 48。
260 FED. R. CIV. PRO §26 (a) (1)
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予該專家證人之研究和證言之費用，並須列舉於過去四年間期曾以專家 身分在審判中作證或於審判外於證人訊問（deposition）261。而專家證人 的證詞通常對於專利訴訟的結果頗有影響，尤其是業界權威人士的證 詞，更具震撼力，有時甚至會對判決有決定性之影響。由於專家證人之 重要性，因此專利訴訟中就專家證人之尋找及有關準備工作應儘早開 始，以免措手不及262。
審前揭露（Pretrial Disclosure）則係指當事人在審判程序開始三十天 前須揭露在審判程序中可能聲請訊問之證人之姓名及已知之住址、電 話；擬以口頭證言方式作證之證人姓名、身分，及當該證言非以速記記 錄時，應提供關於其證言部分之抄本；以及可能於審判中提出，以及如 有需要時可能提出之檔案和其他證據的名稱263。
美國聯邦民事程序法第 26 條中關於揭露的規定，目的不外乎使事證 開示程序及其後之審判程序能在沒有突襲性之意外（unfair surprise）中為 有系統地順利進行。當事人若能提早知悉對造於事證開示程序中所欲蒐 集之證據、證物、所欲傳喚之證人及其證詞，便可及早準備對造之要求 及自己所欲蒐集之證據、證物、所欲傳喚之證人及其證詞。在一切公開 之情形下，達到對雙方當事人公平並兼顧程序透明和程序效率的目標264。
二、 事證開示之範圍與方式
（一） 事證開示之範圍
261 FED. R. CIV. PRO §26 (a) (2)
262 王承守、鄧穎懋，《美國專利訴訟攻防策略運用》，元照出版，2007 年 6 月二版第 1 刷，頁 55、56。
263 FED. R. CIV. PRO §26 (a) (3)
264 王承守、鄧穎懋，《美國專利訴訟攻防策略運用》，頁56。
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依美國聯邦民事程序法第 26 條（b）（1）之規定，只要有關於當事 人之主張或抗辯，且不受特權（privilege）保護之任何事項，當事人均得 要求對造開示事證，包含任何簿冊、檔案或其他有體物之存在、描述、
性質、管領範圍和狀況及所在地以及對於任何知悉得開示事項之人之身 分和所在。如該前開事項與該案件之訴訟標的有相關性（relevant）時，
法院即得為開示事證之命令，若當事人所請求提出之標的，與訴訟中之 請求或抗辯無關，於受開示請求之當事人的異議下，該不具相關性之部 分，法院將裁定駁回。另外，被請求電子資訊之開示事證的當事人亦得 以該電子資訊無法因須負擔過當之負擔或成本而無法合理取得為由拒絕 提供265。
而相關資訊無須具備證據能力，蓋事證開示程序可合理地引導當事 人發現具有證據能力之事證266。因此只須該事證與任一方之主張或抗辯 相關、無不合理地對他造造成過重負擔，並且並非被特權所保護者，則 均會被歸屬於當事人須揭露和開示之範圍267。而曾為揭露或曾就他造所 為之揭露回應之當事人，應於該揭露事項或回應內容有錯誤或有新增資 訊時，補充或更正之268。另外，當法院作出時程管控命令後（Docket Control Order），任一方當事人均須準備好所有潛在相關的檔案、資料和有可能知 道事實和其他實際或潛在證據之證人，並將前述事證納入其管領範圍。
且一方當事人須適切並迅速地回應他方事證開示之請求，蓋如此可以避 免一再重複此程序而造成的時間和金錢之耗費，亦可避免於法院前留下
265 FED. R. CIV. PRO §26 (b) (2) (B). 並另參照 John L. Cooper and Jeffery M. Fisher，〈Discovery of Electronically Stored Information〉《月旦法學雜誌》第140 期，2007 年 1 月，頁 193、194。
266 FED. R. CIV. PRO §26 (b) (1)
267 See Stephen N. Subrin,Civil procedure : doctrine, practice, and context (second edition, 2004) at 295.
268 FED. R. CIV. PRO §26 (e).
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不良之印象269。
（二） 事證開示之方式
事證開示之方式包括以口述證言之取得（deposition upon oral
examination or written questions）、書面詢問（written interrogatory）、提供 文書、電子儲存之資訊和有體物或進入對造土地以便勘驗或為其他目的
（Producing documents, electronically stored information, and tangible things, or entering onto land, for inspection and other purposes）、對身體及精神之檢 查（physical and mental examination of persons）、請求承認（request for admission）等，茲就每種事證開示之具體內容介紹如下：
1. 口述證言之取得（deposition upon oral examination or written questions）
在美國，口述證言可用來攻擊證人在法庭上所為之證言；或於證人在 審判庭前死亡時，提出於法庭為證物；或因證人在離法院距離過於遙遠（一 百哩）和因年齡、生病無法到庭作證時，提出於法庭作為證物，如證人係 對造當事人時，亦可直接提出於法庭作為證物，惟除前開情形外，口述證
在美國，口述證言可用來攻擊證人在法庭上所為之證言；或於證人在 審判庭前死亡時，提出於法庭為證物；或因證人在離法院距離過於遙遠（一 百哩）和因年齡、生病無法到庭作證時，提出於法庭作為證物，如證人係 對造當事人時，亦可直接提出於法庭作為證物，惟除前開情形外，口述證