第四章 智慧財產權質權人與出質人間之權利義務關係
第一節 設定質權前
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第四章 智慧財產權質權人與出質人間之權利義務關 係
設定擔保在擔保人與擔保權人間，有諸多的權利義務存在，而在我國智慧財 產權之擔保係透過質權設定實現，本文以下將以我國法的質權契約之訂定為分界 點，分別論述在設定質權以前，以及在設定質權之後，在我國智慧財產權質權法 體系之下，質權人與出質人間有和權利義務關係存在，又在明定的權利義務之外，
質權人與出質人間是否有需訂定於質權契約內的重要權利義務。然而，必須要說 明的是，我國學說上大多認為物權行為具有無因性322，物權行為之設定也可能僅 是單獨行為或是法定效果下的產物，故本文以下之探討，以我國法下智慧財產權 設定質權為例，就會以雙方設定質權時，於磋商過程至質權成立後之權利義務關 係，涵蓋範圍包含雙方訂立質權契約的債權行為和設定質權的物權行為，而非僅 指設定質權的物權行為而已，以上，合先敘明。
第一節 設定質權前
第一項 契約成立前之先契約義務
在設定質權契約以前，契約關係尚未成立，契約責任本來需要在契約成立後，
雙方當事人始生權利義務關係323，然而，雙方於契約成立前之磋商或準備時，事 實上即有權利義務關係，縱使後續契約並不成立，仍需負相關責任，即所謂先契 約義務324，我國法之具體體現為民法第245-1 條，課予雙方當事人告知義務、忠 實義務及遵守誠實信用原則之義務325，然要注意的是，他方當事人需非因過失而 信契約能成立，始有損害賠償權利。在說明義務的構成要件上，必須是他方當事
322 王澤鑑，同前註 21，頁 81。
323 鄭冠宇，民法債權總論，頁 256，2015 年 9 月。
324 王澤鑑，債法原理，頁 49，2009 年 9 月。
325 鄭冠宇，同前註 323，頁 257-258。
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人主動詢問，並且為惡意隱匿或不實說明，當事人始有損害賠償之義務326。而注 意程度則以契約有效時，所應保持之注意程度為標準327。
而在設定質權時，是否如同買賣、贈與、借貸、承攬等契約，一方當事人有 告知他方當事人瑕疵之告知義務，否則將生特約無效或損害賠償等法律效果之問 題？本文以為，設定質權之契約，並非屬任一種各種之債章中所列的有名契約，
亦無較類似之契約得類推適用，應回歸債總之規定適用，故雙方當事人在現行民 法下應無主動告知之義務，必須由一方當事人主動詢問他方當事人關於質權標的 之重要事項，始有告知義務。
雖民法有關於契約不成立之先契約義務，然而，若僅透過法規保障雙方當事 人權利，對雙方當事人，尤其對於智慧財產權情況較無法掌握的質權人而言，較 容易承受無法預計的風險，另外，所謂重要關係事項和違反誠實信用原則，亦難 有一定標準作為認定，不如於契約中明訂所謂重要事項，將其訂入違約條款，對 於雙方當事人都較有保障。例如，出質人應該保證自己為合法的所有權人，並且 無任何第三方可以移轉該質權標的328。
第二項 質權人盡職查核事項
而縱使不主動詢問，或是經磋商後不列入契約項目，質權人亦應調查質權相 關的重要項目，以作為是否訂立質權契約甚至是借貸契約的重要依據，來降低風 險。本文以為，可以參考智慧財產權所有權 移轉或授權時的盡職查核(Due Diligence)事項，作為質權人於訂立契約時之依據，因出質人無法履行債務時，質 權人係藉由變價使債權得以實現，而變價將可能涉及所有權或授權之移轉，買受 人將會視該質權標的之狀況定其價值，該價值將攸關於質權人之債權是否能完全 實現，故質權人於訂定質權契約、設定質權時，即應考慮到後續質權標的在變價
326 王澤鑑，同前註 324，頁 272-273。
327 鄭冠宇，同前註 323，頁 258。
328 American Bar Association, Model Intellectual Property Security Agreement, 71 BUS.LAW. 883, 899–
900 (2016).
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中所可能被買受人認為重要的權利狀態。
第一款 專利權的盡職查核事項
在專利權方面，有學說提出有四方面之交易風險，分別是專利權消滅之風險、
有效性顯有疑義、權利狀態有瑕疵、專利權有權利實施上之瑕疵329，以下分別敘 之。首先，是專利權消滅之風險，學說認為有四種面向必須注意，分別拋棄專利 權、年費、專利期限以及專利權人死亡而無繼承人330。本文以為，在設定質權方 面，在設定質權後，拋棄專利權自為專利法所不許之行為，無須另外於契約中訂 定；年費是否繳納，係為專利權維持存在之必要條件，質權人必須查核，而後續 之維持義務，本文本章第二節將敘之。專利權的剩餘期限，為專利權重要價值331， 自應注意。專利權人死亡而無人繼承的情形雖不多見，但為完整評估設定質權之 風險，亦應為注意事項。
再者，是專利權之有效性問題，學說認為有專利申請權人、專利適格性與專 利三要件、明確性等問題332。本文以為，專利申請權人之議題涉及出質人是否為 合法權利人之問題，已如前述，並應列入質權契約條款333。專利適格性、專利三 要件、明確性的缺乏為涉及專利權是否於未來可能被撤銷、認定無效等情況之原 因，亦係專利權攻防中最常遭到挑戰之處，質權人必須對此進行調查，來避免質 權失所附麗，而讓債權暴露在無擔保之風險下。
第三，是權利狀態具有瑕疵，例如專利登記簿上的專利權人，並非真正權利 人334，此可能產生的原因如第三章所述，我國係採登記對抗主義，質權人必須注 意專利權的移轉情況。買受人亦應注意授權情況335，專屬授權可能涉及排他權之
329 宋皇志，專利交易之交易風險及其控管策略，科技管理學刊，20 卷 4 期，頁 5-6，2015 年 12 月。
330 同前註，頁 6-7。
331 Supra note 234, at 22.
332 宋皇志，同前註 329，頁 7-13。
333 Supra note 328, at 899–900.
334 宋皇志，同前註 329，頁 13-16。
335 GLENN A. GUNDERSEN, INTELLECTUAL PROPERTY ASPECTS OF ACQUISITIONS, IN INTELLECTUAL
PROPERTY ASSETS IN MERGERS AND ACQUISITIONS 6.1,6.7(LANNING G.BRYER AND MELVIN SIMENSKY
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移轉，與上述所有權移轉較類似，自不待言。另本文以為，非專屬授權亦會影響 專利權之價值，但其影響有正有反，正面的來說，授權本就是創造收入而能夠使 債權更可能實現之方法336，對質權人自然有利；然而負面以言，非專屬授權則讓 專利權本身的權利狀態受到限縮，無法對實施該專利之一方提起告訴，使收到更 多授權金的可能降低，故質權人必須對於權利狀態之瑕疵，不論是否涉及排他權 之移轉皆須進行調查，以降低債權無法實現的風險。
第四，專利權有權利實施上之瑕疵，此涉及專利之本質在於排他而非實施，
利用排他之特性來向侵權人主張損害賠償或收取權利金337。本文以為，在質權關 係之中，質權人亦應注意此面向，因權利實施上的瑕疵根本地影響專利權之價值，
亦即不會有人想在變價中購買一項無法主張他人侵權之專利權，其不僅只是一張 無用的紙，還因為維持專利權存在需要繳年費的關係，更是負面之資產。
第二款 商標權的盡職查核事項
在商標權方面，有學者認為在交易上主要可以注意兩個面向，第一為權利是 否存在，第二是商標是否可以移轉338。本文以為，若要以台灣的註冊商標作為質 權標的，可以此和上述專利交易所注意之面向為參考。首先，權利是否存在，商 標權作為質權標的，需要考量延展註冊費、商標期限、商標權人無繼承人之情形，
延展註冊費與無繼承人之情形與專利權相同，不再贅述。而商標權雖有期間，但 因其可延展之特性，期間可說是無限，質權人較不需要擔心，商標權作為質權標 的因期限問題而消滅。
第二，是商標權是否能夠移轉，本文以為，我國的註冊商標權並未若美國或 中國，前者必須一併將商標相關的商譽或象徵進行移轉339，後者採登記生效而不
EDS.,WILEY 2001).
336 陳重見，同前註 262，頁 580。
337 宋皇志，同前註 329，頁 16-17。
338 Elizabeth Herbst Schierman, IP Transactions: Questions to Ask before Buying Trademark Rights, 55 THE ADVOCATE 24, 25 (2012).
339 Supra note 76.
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允許對有產生混淆或不良影響的商標權移轉340。我國僅限制移轉有可能混淆誤認 之虞時，需加上適當標示加以區別341，並未禁止商標權之移轉。
第三，商標權消滅之風險。商標權未若專利權般有較嚴格的要件審查，原則 上僅有例外情況342會遭到異議、評定或廢止，質權人應注意質權標的是否有類似 情況而可能使商標權消滅。較為特殊的是，商標權若侵害他人其他權利，商標權 可能有消滅的風險，故質權人除需要注意商標權與商標權間的糾紛外，與其他權 利可能的糾紛，亦需要進行調查。
第四，是權利狀態的瑕疵，本文以為商標權如同專利權般，亦需要注意商標 權本身的授權情況。尤其應該要調查出質人與被授權人間之互動，如其產品、服 務是否進行監督，而保有一定之品質，並且最好將此訂入契約條款中，使出質人 在設定質權之前後，監督其被授權人的產品或服務保持一致之品質343，避免商標 價值受損，而連帶使債權獲得實現的可能性降低。
第三款 著作權的盡職查核事項
著作權方面，學說認為著作權交易有三個重點，誰創造了著作權、權利之歸 屬、權利是否得移轉344。本文以為，在質權設定上，必須先注意著作權與專利權、
商標權兩者本質上之不同，著作權係採創作保護主義，不需向主管機關申請，符 合著作之要件，即可獲得著作權。學說上認為著作權的要件有四，分別為原創性、
人類精神上之創作、具有一定之表現形式以及作者個別性345，本文同之，尤其在 原創性方面，揭示了著作只要是獨立創作，亦即不抄襲又符合其他三個要件，係
人類精神上之創作、具有一定之表現形式以及作者個別性345，本文同之，尤其在 原創性方面，揭示了著作只要是獨立創作，亦即不抄襲又符合其他三個要件，係