智慧財產權擔保──以我國質權人與出質人為中心 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文. 智慧財產權擔保. 治政大 ──以我國質權人與出質人為中心立 ‧ 國. 學. Study on Security Rights in Intellectual Property Right ── Focusing on Pledgee and Pledgor in Taiwan. ‧ er. io. sit. y. Nat. n. al 指導老師：宋皇志博士 iv Ch. n U engchi. 研究生：蔡宇迪撰. 中華民國一百零六年二月.

(2) 謝辭感謝宋皇志老師，您作為學生的指導教授，不僅是讓學生在研究所過程中，充實了許多法學知識，在做人處事上，更是學生學習的榜樣，您總是將一切毫無保留地帶給學生，能讓您擔任學生的指導教授，實在非常幸運。感謝謝銘洋老師不辭辛勞，從台大遠道而來，給予學生論文修改上的寶貴建議，並提供學生參與企業資產擔保法草案會議的機會，可以對於立法上提出建議，是相當難得的機會。感謝沈宗倫老師對於論文修正的建議，而學生也記得您在課堂上，總是給予學生許多的回饋，讓學生能夠再思考，使得學生的研究理路能夠更加完整。感謝馮震宇老師、蘇瓜藤老師，您們在研究所對於學生的教導，是讓學生的. 政治大. 研究更加嚴謹以及豐富的重要推手，非常感謝兩位老師。. 立. ‧ 國. 學. 感謝我的家人，尤其是我的父母，照顧著我長大，並且支持我完成大學和研究所的學業，沒有您們，絕不會有今天的我。. ‧. 感謝 Aloha，時時刻刻陪伴在我的身旁，我們一起討論了許多議題和方向，能夠有妳這樣的伴侶，何其有幸。. y. Nat. sit. al. er. io. 感謝大學時期以來的好夥伴們，六張犁的比喔、鄒鄒、韶兒、狗豪、高毅、淙源、年 Yo、西巴、冠瑋、世安、祖璇、賽舜、靖安、顧姨、妍槿、達孝；蘭友. n. 會的紀惟、展翔、強強、家暐、賽亞倫、阿腎、阿利、亦勤、怡婷、Jill、小須、九日成、哲廷、Candy Lin；我的好室友們，蔡小元、夢漫、能傑、韋豪。謝謝你們陪我經歷大學、國考、研究所，這些路才能夠走得如此順利。. Ch. engchi. i n U. v. 感謝我的研究所好同學、好朋友們，昭妤、士捷、莉莉、兒璇、宗豪、承芳、昀廷、家瑜、廖大、哲哲、晏寧、靜儀、Sherry、隆穎、冠平、明瑜、瑋瑋、品中，因為有你們，研究所才真正充實而且充滿歡樂。感謝勇宏老師、銘鴻老師、吳老師、魏老師，因為有您們的支持與教導，才會讓我充滿信心拚上第一志願，也才有緣份認識前面需要萬分感謝的老師、同學和朋友們。宏鳴，對你的感謝，我要親自告訴你，但我仍有家人、老師、朋友、同學們的羈絆，所以，需要再麻煩你等等了，屆時，我們可以聊很久很久。.

(3) 摘要智慧財產權在現代經濟活動中，所扮演的角色日趨重要，其所擁有的價值，也越來越來企業所看重，然而，智慧財產權雖具有重要價值，但相對於有形資產而言，在現代社會的擔保交易中，智慧財產權卻鮮少轉換成相當價值來擔保債務，亦即，具有價值的智慧財產權無法再轉化成資金動能，來幫助企業藉此再投入生產活動，發展更多更佳的智慧財產權。而如何完整建構智慧財產權擔保權的法規，即成為鼓勵社會使用智慧財產權擔保制度的重點之一。本文先整理外國法擔保制度和登記制度的設計，再與我國法的權利質權制度. 政治大對抗第三人的前提，而不是在未登記的情況下，仍可產生物權效力對抗第三人。立. 比較，本文以為有以下可為我國借鏡之處。首先，在現行法制度下，登記須作為. ‧ 國. 學. 再者，為對抗第三人要件的例外，其主觀要件應於法規上一致，避免出現歧異；並且應使通常商業過程中的非專屬授權成為例外，使質權人、出質人、非專屬被. ‧. 授權人獲得三贏局面。. sit. y. Nat. 在登記所產生的效力上，應採登記對抗或登記生效，本文以為在參考外國施. al. er. io. 行情況，採二者中的何者均無不可，但必須注意到登記生效制度所需對應的成本，. v. n. 相較於登記對抗制度較為龐大。惟縱使維持現行登記對抗制度，亦須針對智慧財. Ch. engchi. i n U. 產權作為客體，始能設計一套符合其特性的制度，例如專利權的專利證書返還，不應認為得準用動產質權，而使權利質權消滅。依據我國現行法所進行的質權交易，本文以為在設定質權前後均有需注意甚至應訂入契約條款的事項。在設定質權之前，質權人應注意智慧財產權所有權移轉應注意的事項，並進行盡職查核，因在變價中，買受人等同於受讓人，將會注意同樣的事項而定智慧財產權之價值，也會連帶影響質權人的債權是否實現。而在設定質權後的關係上，質權人應注意在契約條款中訂定出質人的管理義務，尤其在商標權設定質權方面，因為商品或服務的品質，一定程度上決定了商標權的價值，若在設定前後，其商品或服務的品質無法保持一致，將會造成商標.

(4) 權價值的減損，進而影響債權實現的可能。再者，是孳息的收取權屬於何人，目前見解尚未一致，然權利金為重要收入來源，雙方當事人應將孳息收取權訂入契約中，避免我國見解不一致所造成的風險。最後，是民法上關於變更或消滅行為，本文以為，其違反的效果，應以登記與否作為判斷基準，不得一概而論地定其效果。例如專利更正或商標消滅，有登記即可對抗第三人；但未登記，則為可回復，但不得對抗期間內利用的第三人。重複設質，先設定質權人有登記，則可對抗第三人，且得優先清償；若先設定質權人未登記，則不得對抗第三人，故後設定質權人仍有質權，並在清償時需以登. 政治大設定質權未得先設定質權人同意應為無效，自無同意權共享的問題；若先設定質立. 記與否作為優先的判斷；變更或消滅行為的同意權，先設定質權人有登記，則後. 權人未登記，則需與後設定質權人共享同意權。在轉讓或授權的情形，質權人若. ‧ 國. 學. 有登記，則可對抗受讓人或被授權人，在未得其同意的情形下，實行質權時得除. ‧. 去其權利；若未登記，則不得對抗受讓人或被授權人，亦不得除去其權利。. y. Nat. n. al. er. io. sit. 關鍵字：權利質權、企業資產擔保法、智慧財產權擔保、智慧財產權質權. Ch. engchi. i n U. v.

(5) 目次第一章. 緒論........................................................................................................... 1. 第一節第二節第三節第四節. 研究背景 ........................................................................................... 1 研究動機與目的 ................................................................................ 3 研究方法與限制 ................................................................................ 4 研究架構 ........................................................................................... 5. 第二章智慧財產權擔保法制之比較法研究......................................................... 7 第一節我國法 ............................................................................................... 7 第一項不得設質之智慧財產權 ............................................................ 8 第二項設定智慧財產權質權之要件 ..................................................... 9 第三項質權人與出質人之權利義務 ..................................................... 9. 政治大. 第二節美國法 ............................................................................................. 12 第一項美國統一商法典 ...................................................................... 12 第二項擔保交易內容 .......................................................................... 13 第三項擔保權的限制 .......................................................................... 14 第三節聯合國擔保交易立法指南及其智慧財產權擔保權補編 ................ 15. 立. ‧ 國. 學. ‧. 第一項前言 ......................................................................................... 15 第二項《指南》、《補編》與國內法之衝突處理 ............................... 16 第三項設定擔保之形式 ...................................................................... 16 第四項擔保契約之內容 ...................................................................... 17 第四節中國法 ............................................................................................. 17. io. sit. y. Nat. n. al. er. 第一項設質之標的與方式 .................................................................. 18 第二項質權人與出質人之權利義務 ................................................... 19 第三項地方質權制度 .......................................................................... 19 第五節比較法研究對我國智慧財產權擔保法制之借鏡與啟發 ................ 20 第三章智慧財產權擔保登記制度之比較法研究 ............................................... 22. Ch. engchi. i n U. v. 第一節我國法 ............................................................................................. 22 第一項專利法 ..................................................................................... 23 第二項商標法 ..................................................................................... 32 第三項著作權法.................................................................................. 33 第四項登記對抗主義與登記生效主義 ............................................... 35 第五項登記之協力義務 ...................................................................... 38 第二節美國法 ............................................................................................. 38 第一項擔保利益的完善與 UCC-9 的登記制度 ................................. 38 第二項智慧財產權法與 UCC-9 之關係 ............................................. 39 第三項第三節. 美國專利商標局擔保權登記情況 ........................................... 42. 聯合國動產擔保交易指南及其智慧財產權擔保補編 .................... 43.

(6) 第一項登記內容與登記機關 .............................................................. 43 第二項對抗第三人效力 ...................................................................... 44 第四節中國法 ............................................................................................. 46 第一項中國智慧財產權登記制度....................................................... 46 第二項中國智慧財產權質權登記與融資狀況 ................................... 49 第三項對於現行擔保制度的批評聲浪 ............................................... 50 第四項對於現行擔保制度的建議....................................................... 52 第五節比較法研究對我國智慧財產權擔保登記制度之借鏡與啟發 ........ 53 第四章智慧財產權質權人與出質人間之權利義務關係 ................................... 54 第一節設定質權前 ..................................................................................... 54 第一項契約成立前之先契約義務....................................................... 54 第二項質權人盡職查核事項 .............................................................. 55 第二節設定質權後 ..................................................................................... 60. 政治大. 第一項出質人之維持義務 .................................................................. 60 第二項出質人之管理義務 .................................................................. 63 第三項出質人之變更或消滅行為....................................................... 64 第四項不得對抗質權人之例外 .......................................................... 71 第三節移轉予第三人.................................................................................. 74. 立. ‧ 國. 學. ‧. 第一項質權人讓與債權和轉質權....................................................... 75 第二項出質人移轉質權標的 .............................................................. 75 第四節智慧財產權質權之消滅 .................................................................. 76 第五節我國未來展望：企業資產擔保法草案 ........................................... 78 第一項擔保內容與形式 ...................................................................... 79. er. io. sit. y. Nat. al. n. 第二項登錄對抗主義 .......................................................................... 80 第三項優先權 ..................................................................................... 81 第四項小結 ......................................................................................... 81 第五章結論與建議 ............................................................................................. 85 第一節對我國智慧財產權質權制度的建議 ............................................... 85 第一項第二項第三項第四項第五項. Ch. engchi. i n U. v. 智慧財產權質權標的之限制 ................................................... 85 智慧財產權質權之消滅與變更 ............................................... 85 智慧財產權質權之孳息收取 ................................................... 87 智慧財產權質權消滅原因....................................................... 88 智慧財產權質權登記效力....................................................... 88. 第六項現行法智慧財產權質權登記制度的改善 ............................... 91 第七項對企業資產擔保法草案的建議 ............................................... 91 第二節對我國智慧財產權質權人與出質人間約定權利義務的建議 ........ 92 第一項維持義務.................................................................................. 92 第二項. 質權登記義務 .......................................................................... 92.

(7) 第三項第四項第五項. 質權人應注意事項 .................................................................. 93 變更與消滅行為的內容約定 ................................................... 94 管理義務.................................................................................. 94. 第三節結論 ................................................................................................. 95 參考文獻 ................................................................................................................ 97. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(8) 第一章. 緒論. 第一節研究背景不動產在現代擔保制度中，扮演極重要的角色，以我國為例，在 2012 年的統計資料中，不動產擔保仍占半數以上，有 51.5%，動產擔保則為 4.6%，另外 39.4%為無擔保信用貸款，僅有 4.5%是其他擔保1，顯示在目前的擔保交易上，有形資產仍然占大多數，智慧財產權在擔保體系中，仍無法佔有一席之地。探究其原因，就在於傳統上，銀行仍舊傾向以有形資產作為擔保來降低債務無法清償的風險，尤其是不動產方面作為借款的擔保，縱使能夠以智慧財產權作為擔保而融. 政治大. 資，通常也需要搭配其他的擔保品，銀行才會接受此類組合的擔保模式。但實際. 立. 上最需要資金的中小以及新創企業，就是缺乏有形資產作為擔保而融資，故仍時. ‧ 國. 學. 常欠缺資金2。. 然而，在現代的企業中，智慧財產權的角色日益重要，企業的生產要素已經. ‧. 不再是只有傳統的土地、廠房、機器、設備……等有形資產而已，而是還有專利、. y. Nat. sit. 著作、商標等無形資產，也扮演著極重要的角色，在高度經濟發展的國家更是如. n. al. er. io. 此，以美國為例，根據美國商業部的資料，2014 年與智慧財產高度相關的產業工. i n U. v. 作就多達 4,500 萬個，並且貢獻美國 38.2%的國內生產毛額，亦即 6 兆美元，相. Ch. engchi. 較於 2010 年成長了 15% 。由此可見智慧財產權的重要性與價值已經無法同日而 3. 論，甚至今日已經產生出，有企業即專門僅以專利權作為獲利來源，也就是被稱為 NPE 的非實施專利事業體，此類企業不以生產產品或提供服務來賺取利潤，而是透過授權專利予他人或發動訴訟，作為主要的獲利來源4。智慧財產權除了已經能夠作為支撐企業的主要獲利來源之外，智慧財產權也輔仁大學，建構現代化動產擔保交易法制之研究期末報告，2012 年 2 月，頁 4。魏聰哲、杜英儀，中小企業智財融資問題與策略模式之分析，中小企業發展季刊，30 期，頁 9， 2013 年 12 月。 3 Economics & Statistics Administration and U.S. Patent and Trademark Office, Intellectual Property and the U.S. Economy, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf (last visited Dec. 26, 2016). 4 Allen W. Wang, Rise of the Patent Intermediaries, 25 BERKELEY TECH. L.J. 159, 171 (Jan. 2010). 1 2. 1.

(9) 開始漸漸成為一種獨立的客體，而不需要附著於商品或服務之上，就能夠直接與他人進行交易，此類經濟活動如今已能夠時常見到，且產值與過去相比已經有高度成長，以 WIPO 於 2011 年提出的資料顯示，2009 年的智慧財產的權利金已達 1,800 億美元，與 1990 年相比，成長了近 7 倍5，甚至在專利領域，已經產生了專門的仲介者，來幫助智慧財產權的相關交易 6。雖然智慧財產權已經能在現代經濟發展中獨當一面，但富有新創思想的中小企業和新創事業，卻仍然無法藉此獲得充沛的資金，因其沒有足夠的擔保品，而使銀行仍傾向借錢給大型企業，此情況在 2009 年的金融危機過後更加嚴重7。. 政治大年公布的文化創意產業發展法中，為原先著作權法中得設定質權的規定，補充得立. 我國的情況亦然，以著作權為例，雖然先前為促進文創產業發展，而在 2010. 向智慧財產局登記質權的規定，且會具有對抗善意第三人之效果，然截至 2016. ‧ 國. 學. 年 10 月 12 日，該局所公布在案的也僅有內含 574 件著作的 4 筆質權，合計金額. ‧. 還不到百億台幣8，近三年更是一件都沒有，可見在台灣，以智慧財產權作為擔保. y. Nat. 而融資，與前揭 2012 年所公布的資料相呼應，仍非企業或銀行間擔保的主流。. er. io. sit. 近來，聯合國頒布了《擔保交易立法指南》(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions，下稱《指南》)以及《擔保交易立法指南智慧財產權擔保權. al. n. v i n Legislative C hGuide on SecuredU Transactions engchi. 補編》 (UNCITRAL. Supplement on. Security Rights in Intellectual Property，下稱《補編》)，其中提供了許多動產擔保交易及智慧財產權擔保交易的架構，供各國法制參考。我國雖非聯合國之一員，但亦有藉此立法無形資產擔保之相關法令，希望能在立法通過後，多元化中小型業者的融資管道，改善其有形資產不足而無法取得資金的體質9。 WIPO, WIPO report shows growing demand for IP changes face of innovation (Nov. 14, 2011), http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0027.html (last visited Dec. 26, 2016). 6 Supra note 4. 7 Xuan-Thao Nguyen, Financing Innovation: Legal Development of Intellectual Property as Security in Financing, 1845-2014, 48 IND. L. REV. 509, 549 (2015). 8 智慧財產局，著作財產權質權登記公告， https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6974&CtUnit=3459&BaseDSD=7&mp=1(最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 9 呂雪彗，助創意者取得多元融資政院催生「無體擔保專法」，中時電子報，2015 年 11 月 16 日， 5. 2.

(10) 第二節研究動機與目的我國在智慧財產權領域表現不俗，尤其在專利上，根據國家實驗研究院之統計，獲得美國專利數量占全部國家的 3.62%，僅次於美、日、韓、德，排名第五，而知名企業台積電及鴻海，更在 2015 年的美國專利數量統計中，位居全球企. 10. 業的第 13 名及第 29 名11，雖然專利數量並不能代表一定的專利品質，但仍為重要的競爭力指標。在著作權方面，雖然我國在電視戲劇、綜藝上近期萎靡不振，讓日劇、韓劇. 政治大年我們一起追的女孩》、《KANO》立，前者不僅在台灣叫好叫座，更成功外銷中國、. 甚至是中劇成為目前電視播放主流，但在電影上卻有不錯的外銷成績，如《那些. ‧ 國. 學. 香港、新加坡及馬來西亞等華語地區，票房成績亮眼12；後者則是成功外銷日本，並獲得好評13。. ‧. 在商標上，2011 年手機品牌 HTC 曾擠進全球百大品牌之中，品牌價值為 36. sit. y. Nat. 億美元，排名第 9814，根據 2015 年由經濟部所做的台灣國際品牌價值調查，位. al. er. io. 居第一的華碩電腦，其品牌價值為 17.8 億美元，趨勢科技與旺旺控股分別位居. v. n. 第二和第三，品牌價值均超過 10 億美元15。而 HTC 在近幾年來的手機大戰中失. Ch. engchi. i n U. 利後，使其排名跌落全球百名之外，在我國的品牌排名也掉出五名之外，較為可惜。. http://www.chinatimes.com/newspapers/20151116000035-260202 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 10 國家實驗研究院，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心我國科技競爭力分析，2015 年 10 月 13 日，http://www.narlabs.org.tw/tw/news/news.php?news_id=1347 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 11 陳文義，2015 美國專利榜出爐! IBM 連 23 年奪冠，台積電升至第 13 名，iThome，2016 年 1 月 14 日，http://www.ithome.com.tw/news/103224 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 12 彭驥，九把刀因病缺席宣傳柯震東喜歡沈佳宜型女生，新聞晨報，2012 年 1 月 5 日， http://ent.sina.com.cn/m/c/2012-01-05/11033525646.shtml (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 13 鄭凱榕，《KANO》日上映 1 週佳評如潮！叫好叫座，新頭殼，2015 年 1 月 30 日， http://newtalk.tw/news/view/2015-01-30/56411 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 14 Best Global Brands 2011, at 43 (Interbrand 2011). 15 經濟部工業局，台灣國際品牌價值調查 2015 年， https://www.branding-taiwan.tw/brand_survey/brand20 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 3.

(11) 然而，在智慧財產相關產業有著持續不錯的表現，卻仍有許多創新的好點子籌資困難的事情。以電影產業來說，近來知名導演魏德聖，在《海角七號》的成功後，想繼續拍攝《賽德克‧巴萊》，但資金卻一直都是拍攝中所不停浮現的問題，必須要借用人脈到處籌錢，才能繼續拍攝16。更不用提許多新創公司，在還沒闖出名氣前，早已因為資金問題而失敗，而無法繼續提供創新的動能。為了解決中小、新創企業資金不足的問題，我國做了許多相關法規的修正與檢討，在智慧財產擔保制度方面，則是自 2015 年 5 月就拋出修正動產擔保交易法之議題，將智慧財產權納入動產擔保交易法，使放貸單位得優先受償，進而使. 政治大到企業資產擔保法草案的討論外，仍未能看到相關立法能夠完成。立. 得銀行放貸的意願提高，當時希望在 2016 年年初就能三讀通過17，但如今除了看. 本文以為，若能建構出完整的法規體系，吸引企業與銀行願意以智慧財產權. ‧ 國. 學. 作為擔保而進行融資，受益的不僅僅是上述所提的中小、新創企業，只要是欠缺. ‧. 資金但擁有豐富智慧財產權的單位，不論是個人、團體或是企業，都能因此受益，. y. Nat. 利用自身擁有的智慧財產權化為資金動能，使其能繼續進行研發以及創新18，也. er. io. sit. 能使得我國的競爭力能夠變得更強。故本文希冀能對於我國現有智慧財產擔保制度，或未來官方所提出之草案，給予些許的建議，使我國未來在相關的立法或是. al. n. v i n 實務操作上，能夠更加健全，來吸引更多個人、團體或企業來利用這套制度，活 Ch engchi U 化自身擁有的智慧財產權。. 第三節研究方法與限制本文的研究方法，採文獻分析法，就我國及外國法涉及智慧財產權擔保權相關議題的文獻，進行研究與分析，並藉由爬梳相關文獻，對於我國的智慧財產權李光爵，魏德聖瞇眼乞錢—賽德克‧巴萊開拍徐若瑄願賣屋力挺，自由時報，2009 年 10 月 28 日，http://ent.ltn.com.tw/news/paper/346318 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 17 于國欽，無形未來資產也能貸到錢，中時電子報，2015 年 5 月 21 日， http://www.chinatimes.com/newspapers/20150521000068-260202 (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 18 William Mann, Creditor Rights and Innovation: Evidence from Patent Collateral 20-23 (Oct. 7, 2016), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356015. 16. 4.

(12) 擔保權的制度與實務運作上進行整理，並提出本文對於立法制度和實務運作上的建議，使閱讀論文者能夠對智慧財產權擔保權有完整的認識。在研究限制上，本文所討論的智慧財產權，係實務上較常運用的專利權、商標權、著作權及營業秘密，不包含植物品種及種苗法、積體電路電路布局保護法所稱的品種權、電路布局權，而營業秘密雖然目前不得為質權標的，甚至被學說上認為因不公開而無法對公眾有利，並非智慧財產權範疇19，但在企業資產擔保法草案的草案版本中，有將營業秘密列為可為擔保標的之資產20，故仍會列入本文討論。商標法內所稱的證明標章、團體標章及團體商標因為其較具公益性質而. 政治大再者，本文在外國立法例的比較上，礙於本文作者僅熟稔中、英文，未涉獵立. 無法設定質權，非本文欲探討的範圍。. 其他語言，但為求論文中所接觸的文獻，均為本文作者親自閱讀和理解，故所引. ‧ 國. 學. 用的文獻皆限於中、英文，即使在第三章中涉及登記生效主義，而有日本法的敘. ‧. 述時，亦以介紹日本登記生效主義的英文文獻為主。. y. Nat. 而在採取登記生效主義和登記對抗主義，不同國家的統計數字上，因本文作. er. io. sit. 者並不熟習統計領域，且未能有效取得各國原始的統計數字，故倚賴外國學者及各國官方的統計數字，本文自身無法以統計證明採取登記生效或登記對抗主義的. al. n. v i n 不同國家，是否真的產生顯著幫助或阻礙智慧財產權擔保權的發展，有賴前輩與 Ch engchi U 後進提出具統計意義的實證研究，而能以統計觀點幫助智慧財產擔保權制度的設計。. 第四節研究架構本文將先探討我國現行法下的智慧財產權擔保制度，亦即以權利作為擔保標的之質權，如何進行設定，質權人與出質人各自的權利義務進行探討，再論述美國的智慧財產權擔保制度如何運作，聯合國所頒布的《指南》與《補編》如何建 19 20. 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，頁 7，2015 年 6 月。企業資產擔保法草案第 3 條，第二次 vTaiwan 討論版，2017 年 2 月 5 日。 5.

(13) 議各國設計智慧財產權擔保制度，以及與我國有密切經貿往來，近來也成為極重要市場的中國，其智慧財產權擔保制度，亦即其所稱的質押制度，從過去到現在如何運作，本文將於第二章進行論述。第三章中，本文將進一步探討智慧財產權擔保的登記制度，登記制度在智慧財產權擔保體系中扮演重要角色的原因在於，智慧財產權為無形資產，並不像動產得以占有作為公示，故登記即為智慧財產權的公示方法，惟登記是否為擔保權的生效要件，各國所採用的制度不一，我國、美國所採用的是登記對抗主義，不以登記為生效要件，《指南》與《補編》所建議的方式亦為登記對抗；中國、日. 政治大第三人效力，在我國也產生疑義，究竟係不得對抗侵權第三人，抑或不得對抗交立本則採取登記生效主義，以登記作為擔保權生效的要件。另外，登記所能產生的. 易行為中第三人，實務上出現不同的見解，學說上也有批評實務見解的聲浪，本. ‧ 國. 學. 文將於此章中爬梳我國實務見解和學說見解，並論述美國、中國、《指南》與《補. ‧. 編》的登記制度。. y. Nat. 論述完我國和各國立法例對於智慧財產權擔保登記制度的異同後，第四章將. er. io. sit. 從我國現行智慧財產權質權出發，論述在現行法和實務見解下，進行智慧財產權質權交易的質權人與出質人，應各有何權利義務，以及在設定質權時，質權人應. al. n. v i n 進行的重要事項盡職查核。本文亦將在此論述智慧財產權在我國質權體系下，出 Ch engchi U. 現如主體變更、內容變更等認定上，與傳統上所認為的債權或權利，有根本上的不同，而不應一概做同樣解釋。另外，本章中將討論近來正在討論的企業資產擔保法草案，對其內容進行介紹，以及提出本文的意見。最後，將對於我國未來若要改善智慧財產權質權體系或另立專法規範，提出本文所觀察到現行法下應修正的法規條文及實務見解，並且對於在立法或實務見解修正以前，欲利用現行質權制度進行智慧財產權質權交易的質權人與出質人，提出在質權設定時，應注意的質權條款，以避免出現不合自身期望的質權設定條件。. 6.

(14) 第二章. 智慧財產權擔保法制之比較法研究. 本章將先分別論述我國專利權、商標權以及著作權，在我國法體系下的相關條文，來說明在現有的擔保制度下，三種智慧財產權分別如何進行擔保。說明完我國法三種智慧財產權的擔保制度後，再論述美國法以及近來聯合國所頒布的《指南》與《補編》是如何建議世界各國建構智慧財產權的擔保體系，最後再論述與我國有密切經貿往來的中國，其三種權利如何進行擔保。. 第一節我國法. 政治大. 我國民法規定，擔保物權可以分為抵押權、質權、留置權三種21，而擔保物. 立. 權，其目的在於確保債務清償，以支配擔保物的交換價值為其內容，故又稱之為. ‧ 國. 學. 價值權22。其中與抵押權多適用於不動產，僅有少數適用於不動產物權、準不動產物權或特殊動產；留置權則限於占有動產；而智慧財產權係屬無形財產權，在. ‧. 民法的擔保體系下，若要以智慧財產權作為債權之擔保，應適用於民法第 900 條. y. Nat. sit. 以下的權利質權一節。又，質權係指債權人藉由債務人或第三人移轉占有可提供. n. al. er. io. 債權擔保之動產或可以讓與的債權及其他權利，在債權屆期未受清償之時，得以將其變價而優先受償之權利23。. Ch. engchi. i n U. v. 除民法外，我國智慧財產權的相關立法，如專利法、商標法、著作權法、文化創意產業發展法……等，亦有涉及各項智慧財產權得設定質權之規定，以下敘之。專利權規定發明專利權得設定專利24，新型專利權及設計專利權則因準用發明專利規定25，亦得設定質權。商標法中亦規定商標權人得設定質權26。著作權法中雖無直接揭示著作權得設定質權，惟條文中有說明關於質權約定之內容與條件. 王澤鑑，民法物權，頁 444-445，2009 年 7 月。謝在全，民法物權論(下)，頁 129-130，2014 年 9 月 6 版。 23 謝在全，同前註，頁 451。謝哲勝，民法物權，頁 426，2012 年 9 月 4 版。鄭冠宇，民法物權，頁 604，2014 年 9 月 4 版。 24 專利法第 62 條。 25 專利法第 120、142 條。 26 商標法第 44 條。 21 22. 7.

(15) 27. ，又文化創意產業發展法規定，以文化創意產業產生之著作財產權為標的之質. 權，其設定或處分得向著作權專責機關登記28，故應肯認著作權得設定質權。實務見解亦採取縱使無文化創意產業發展法，著作權自得依民法設定質權之見解29。. 第一項. 不得設質之智慧財產權. 惟並非智慧財產權的相關立法中，其所規範的所有權利均可設定質權。按民法，權利質權係指可讓與之債權或其他權利為標的物之質權30。亦即該標的需符合三個條件始能設定權利質權，首先必須是財產權，因標的若非財產權，則無經. 政治大若其無法讓與，則不能藉由擔保物中的交換價值確保債權人得優先受償。第三，立濟價值，即無法達到擔保物權中確保債務清償之目的。第二，標的必須可讓與，. ‧ 國. 學. 須與質權性質無違之標的31。. 在各智慧財產權中亦保有此民法所設限制之色彩。在專利法中，專利申請權. ‧. 不得為設定質權32。著作權法中，因著作權分為著作財產權與著作人格權，後者. sit. y. Nat. 並無財產權性質，且其性質為著作人專屬，亦無法讓與33，與民法中權利質權的. al. er. io. 基本性質相違背，故著作人格權應不得設定質權。另在民法中，有學說認為，將. v. n. 來債權若具特定性則得設定質權34；若債權不得特定，為將來發生之變動多數債. Ch. engchi. i n U. 權，則因其債權之各項內容均難以特定，故不能將其設定質權35。而智慧財產權是否有此限制，亦屬一重要議題，因其涉及將來可能產出之智慧財產權，能否作為質權設定之標的，惟目前我國判決實務上則未見討論36。著作權法第 39、40-1 條。文化創意產業發展法第 23 條。 29 智慧財產局 99 年電子郵件 990202b 函釋。 30 民法第 900 條。 31 謝在全，同前註 22，頁 499-500。 32 專利法第 6 條。 33 章忠信，著作權法逐條釋義，頁 71-72，2010 年 9 月 3 版。 34 鄭冠宇，同前註 23，頁 637。 35 謝在全，同前註 22，頁 504。 36 本文以法源法律網進行裁判書查詢，法院範圍為除高雄少年及家事法院外之全部法院，搜尋全文內容為「(專利+著作+商標)&(質權)&(變動多數債權)」及「(專利+著作+商標)&(質押)&(變動多數債權)」之裁判。 27 28. 8.

(16) 第二項. 設定智慧財產權質權之要件. 又上述智慧財產權設定質權要件，民法上並未說明非債權的其他權利有任何生效要件，故非債權的其他權利之質權設定應為不要式，且不需向任何單位登記即可生效之行為。在智慧財產權的相關立法上，專利法僅規定登記將具對抗登記第三人之效力37，而在登記時應遵守專利法施行細則檢附相關文件 38，故專利權的質權設定，為不要式、不需登記即可生效之行為。商標法上，規定亦如同專利權般39，亦為不要式、不需登記即可生效之行為。著作權的規定則稍有不同，其. 政治大以文化創意產業產生的著作財產權，其設定質權若經登記則得對抗善意第三人立. 並未說明登記之效力，且無施行細則之補充，惟在文化創意產業發展法中，規定 40. ，. ‧ 國. 學. 而非生效要件，以及依據著作財產權質權登記及查閱辦法，登記時應檢附相關文件41，故應亦可解釋為著作財產權之質權設定，為不要式、不需登記即可生效之. ‧. io. 質權人與出質人之權利義務. n. al. sit. y. Nat. 第三項. er. 行為42。. i n U. v. 在設質關係上，以下將分為出質人及質權人的權利義務分別敘之，釐清其間之權利關係。. Ch. 第一款. engchi. 出質人之權利義務. 首先，在出質人的義務上，不論是以專利權或是商標權為質權標的時，在未得質權人同意時，均不得拋棄之43。著作權為質權標的時，雖著作權法及文化創. 37 38 39 40 41 42 43. 專利法第 62、120、142 條。專利法施行細則第 67 條。商標法第 44 條，商標法施行細則第 40 條。文化創業產業發展法第 23 條。著作財產權質權登記及查閱辦法第 3 條。蕭雄淋，著作權法論，頁 233-234，2015 年 2 月 8 版。專利法第 69 條，商標法第 45 條。 9.

(17) 意產業發展法均無相關不得拋棄之規定，惟依民法，質權標的之權利，出質人非經質權人同意，不得以法律行為消滅或變更44，應可作為著作權法之補充條款45。惟出質人是否有維持質權標的存在之義務，於權利質權一節中並未有規定，動產質權一節也並未有適合準用的規範，而如前所述，出質人不得以法律行為消滅或變更質權標的，是否得以此作為出質人有維持質權標的義務之規定，判決實務上並無針對此項義務討論，惟對於以法律行為消滅或變更有其說明，判決實務上認為，以法律行為使權利消滅之行為，係如免除、抵銷等方式使債權消滅或拋棄其權利；以法律行為使權利變更，係如契約延長債權之清償期、降低利率，或. 政治大不是針對非債權之其他權利，但仍提供了對於該條文之實務解釋態度。並有判決立. 就權利的行使加上條件；但將權利讓與他人，則非本條禁止之列46。雖判決實務. 實務認為，足以使權利消滅的行為，縱使是事實行為，亦在該條文變更或消滅的. ‧ 國. 學. 禁止之列47。. ‧. 在專利權上，明文規定未經質權人同意不得更正48，學說上亦認為民法不得. y. Nat. 以法律行為變更或消滅，包含專利權之更正49。其餘並未見針對非債權之其他權. er. io. sit. 利討論50，但有學說針對該條文進行擴大解釋，其認為雖性質上非法律行為，但若對質權人係為有害，則亦應包含在該條條文之解釋範圍內51。. al. n. v i n 惟事實行為，係指一種非表現行為，不需要表現內心的意思，即可對外發生 Ch engchi U. 效果；法律行為，係指一種表現行為，行為人意圖產生法律效果所為52。兩者間有相當大的差異，是否得將條文內容擴張解釋至事實行為亦可適用，似有疑義，故若依文義解釋，似應認為在現行法的解釋下，出質人僅有應不得以法律行為拋. 民法第 903 條。蕭雄淋，同前註 42，頁 233-234。 46 最高法院 92 年度台上字第 2807 號民事判決。 47 臺灣高等法院 97 年度上字第 843 號民事判決。最高法院 98 年度台上字第 1301 號民事判決維持原判。 48 專利法第 69 條。 49 謝在全，同前註 22，頁 526。 50 劉春堂，判解民法物權，頁 553-554，2010 年 10 月 7 版。謝哲勝，同前註 23，頁 454。 51 謝在全，同前註 22，頁 526。鄭冠宇，同前註 23，頁 646-647。 52 王澤鑑，民法總則，頁 281，2014 年增訂新版。 44 45. 10.

(18) 棄或變更質權標的之義務。最後，在出質人權利方面，著作權法規定除另有約定外，著作財產權人得繼續行使該出質標的53。專利法及商標法係規定質權人除另有約定不得實施或使用 54. ，出質人的其他權利則未有規定。. 第二款. 質權人之權利義務. 質權人義務則需注意除有約定外，不得行使該權利55。而質權人之權利，得設流質契約及以拍賣方式以受償56。另較有爭議的是孳息，有學說上認為，民法. 政治大亦為質權人得收取之對象；但也有學說認為，出質人本就該權利仍有使用之權立規定權利質權準用動產質權規定57，故質權人得收取孳息，亦即出質後的權利金 58. 利，而該權利之收益，是出質人自行使用該權利而獲有償報酬，故該對價應排除. ‧ 國. 學. 動產質權得收孳息之規定59。本文認同應排除準用之學說，權利質權與動產質權. ‧. 之本質並不同，動產質權需交付，而權利質權不需交付，動產質權本就由質權人. y. Nat. 收取較為便利，但智慧財產權之權利質權，既由出質人所使用，其所得孳息自不. 質權人於質權期間有法定孳息收取權60。. al. er. io. sit. 應當然由質權人收取，故權利質權於此處應不準用。判決實務上則有認為，權利. n. v i n 另外，在權利質權準用動產質權規定之情形下，動產質權有規定，質權人未 Ch engchi U. 經出質人同意，則不得使用該質物，但為保存其物之必要而使用者，則不在此限 61. 。商標法上，若不使用商標達三年者，商標專責機關得廢止之62，則出質人未使. 用時，質權人是否得依民法使用之，避免商標權遭到廢止，實務上則未有討論 63， 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63. 著作權法第 39 條。專利法第 6 條，商標法第 44 條。專利法第 6 條，商標法第 44 條，民法第 901 條準用第 888 條規定。民法第 893 條。民法第 901 條準用第 889 條規定。謝在全，同前註 22，頁 530。蕭雄淋，同前註 42，頁 233-235。鄭冠宇，同前註 23，頁 647。臺灣高等法院 98 年度重上字第 83 號民事判決。民法第 901 條準用第 888 條規定。商標法第 63 條。本文以法源法律網進行裁判書查詢，法院範圍為除高雄少年及家事法院外之全部法院，搜尋 11.

(19) 惟在 2011 年修正商標法時，曾修正「質權存續期間，質權人非經商標權人授權，不得使用該商標」之條文，將質權存續期間刪除，立法理由中認為無論是否於質權期間內，質權人要使用該商標皆需商標權人之同意64，本文以為，似可看出立法者認為使用商標均應得商標權人同意的態度，故應不可準用。. 第二節美國法第一項. 美國統一商法典. 美國法上的智慧財產權擔保制度，在 1962 年的美國統一商法典第九章. 政治大. (Article 9 of the Uniform Commercial Code；下稱 UCC-9)公布後，美國的商法奠定. 立. 了現代的基礎，其中擔保制度也包含在內65，擔保制度中之標的，也包含無形資. ‧ 國. 學. 產，在 UCC-9 中，無形資產有帳款及一般無形資產，在一般無形資產中，排除了部分列舉之標的，而沒有排除的，即可為 UCC-9 擔保制度中的一般無形資產。. ‧. 換言之，UCC-9 其並未言明專利權、商標權、著作權為其可供擔保之標的，反而. y. Nat. sit. 透過反面剔除的方式66，將無形資產納入可供擔保之標的，自然而然也包含了專. al. n. 標的68。. er. io. 利權、商標權與著作權67。而強烈人身專屬的財產收益或財產權利不能充當擔保. Ch. engchi. i n U. v. 在法律適用的優先順序上，如果有聯邦法則必須先適用聯邦法，若州法有更完備的法律，則亦該優先適用該州法69。此在後續條文中亦能見到 UCC-9，認為有更加完備的法律時，應該居次的概念，舉例而言，在擔保利益的完善上即是一例70，著作權法即在此優先於 UCC-9 適用71。. 全文內容為「(商標)&(質權+質押)&(使用)&(廢止)」之裁判。 64 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 198-199，2015 年 10 月 2 版。 65 Eric J. Pullen, Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code and Agricultural Liens in Texas, 40 TEX. J. BUS. L. 1, 8–9 (2004). 66 UCC §9-102(a)(42). 67 Xuan-Thao Nguyen, Collateralizing Intellectual Property, 42 GA. L. REV. 1, 10 (2007). 68 UCC §9-109(d). 69 UCC §9-109(c). 70 UCC §9-311(a). 71 In re Peregrine Entertainment, Ltd., 116 B.R. 194 (1990). 12.

(20) 第二項. 擔保交易內容. 在形式上，UCC-9 認為，擔保權是一個在個人資產或附著物(fixture)設定擔保的契約，該契約不考慮其形式為何72，亦即，判斷擔保交易性質是取決於實際的交易內容，而不是名義上的形式。智慧財產權即是前述個人財產的一種，自為該條所稱的擔保交易客體之一。在擔保交易中的核心為創造(creation)、完善 (perfection) 73以及執行(enforcement/release) 74。擔保交易的完成，應由雙方當事人簽訂擔保契約(security agreement)，且對於. 政治大，而何時能夠執行，有三個要件，1.債務確定(value has been given) 2.債立. 擔保物的買方及債權人有效。而擔保契約在可在執行時對抗擔保人就已附著 (attach)75. ‧ 國. 學. 務人對擔保物有權利或有權將擔保物移轉給擔保權人(the debtor has rights in the collateral or the power to transfer rights in the collateral to a secured party) 3.符合. ‧. UCC-9-203(b)(3)的任一情況，通常是簽署有抵押物描述的擔保契約(the debtor has. sit. y. Nat. authenticated a security agreement that provides a description of the collateral) 76。. al. er. io. 在擔保的範圍上，可辨認的孳息將附隨著擔保權77，孳息包含從銷售、授權、. v. n. 租賃、交換而來78。而可辨認的範圍包含貨物，或非貨物但法律允許的追蹤方法. Ch. engchi. i n U. UCC §9-109(a). 學者王偉霖於《論智慧財產權證券化的法律問題⎯⎯以證券化法、擔保設定及破產問題為核心》一文中，將 perfect 譯為「保全」；《補編》則譯為「成立」。本文以為，前者譯為「保全」，可能將與我國法的保全程序有所混淆，因 perfect 係為使擔保優先的條件，與我國傳統法上的保全意義並不同；而後者譯為「成立」，亦不妥適，因擔保權的成立並非需要 perfect，故本文將參考中國學者宰絲雨，《美國動產擔保交易制度與判例──基於美國〈統一商法典〉第九編動產擔保法》一書中，將 perfect 翻為「完善」的用字，因 perfect 係使擔保權優先的行為，故將 perfection 翻譯為「完善」，本文以為較為妥適。 74 Kenneth B. Axe, Creation, Perfection and Enforcement of Security Interests in Intellectual Property under Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code, 119 BANKING L. J. 62, 82–83 (2002). 75 UCC §9-203(a). 76 Scott J. Lebson1, Security interests in intellectual property in the United States: Are they really secure?, Ladas & Parry LLP (Apr. 30, 2014), http://ladas.com/education-center/security-interests-intellectual-property-united-states/#9 (last visited Dec. 26, 2016). 77 UCC §9-203(f), §9-315(a)(2). 78 UCC §9-102(a)(64). 72 73. 13.

(21) 得以辨認的範圍也是79。在擔保權人占有或控制該抵押物之權利義務方面，若擔保權人占有，則有保管義務，並應盡合理注意，擔保權人可以向債務人收取合理費用，擔保物意外滅失的風險若在沒有保險的範圍下由債務人負擔80。另外，擔保權人可以為保存擔保物或價值，或者是債務人同意的情形下，使用該擔保物 81。另外，完善是擔保中相當重要的法律行為，因為它能夠使擔保利益在破產案件中，優先於那些未完善的債權以及擔保利益82，本文將在第三章各國登記制度時，詳述完善如何在登記制度中實行及其效力。另外，雖然也有不需要登記就能完善擔保利益的，像是主要以金錢債務為義務的無形資產之移轉(assignment)，這. 政治大. 類資產雖然不用登記，但也要注意，盡量還是登記較佳，避免不被認定為可以不 83. 登記的類型。. 第三項. 學. ‧ 國. 立. 擔保權的限制. ‧. 限制轉讓方面，限制關於非帳款類的一般無形資產的轉讓，通常為無效84，. sit. y. Nat. 換言之，智慧財產權原則上不得限制轉讓。除非擔保人與第三人的約定損及擔保. al. er. io. 利益，否則將不會被限制85。然而，禁止轉讓的條款雖然無效，但擔保權人仍無. v. n. 法向第三人執行部分權利，如強制執行、強加義務等86。. Ch. engchi. i n U. 在授權方面，UCC-9 亦有所規定，被授權人只要在其給予對價的同時，並不知道擔保利益的存在以及係在擔保利益被完善前，即不被擔保權人所拘束87。另外，而所謂通常商業過程中的被授權人，UCC-9 認為指的是一般無形資產的被授. UCC §9-315(b). UCC §9-207. 81 Id. 82 Baila H. Celedonia, United States: Intellectual property in secured transactions (May 11, 2004), http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=25947&searchresults (last visited Dec. 26, 2016). 83 Steven L. Schwarcz, Automatic Perfection of Sales of Payment Intangibles: A Trap for the Unwary, 68 OHIO ST. L. J. 274, 274 (2006). 84 Neil B. Cohen & William H. Henning, Freedom of Contract vs. Free Alienability: An Old Struggle Emerges in a New Context, 46 GONZ. L. REV. 353, 364 (2011). 85 UCC §9-408(a). 86 UCC §9-408(d). 87 UCC §9-317(d). 79 80. 14.

(22) 權人，善意不知道該授權違反其他人在一般無形資產的權利，並且是一個來自於此種業務的人的通常授權類型和通常的商業習慣88。在此通常商業過程中的非專屬被授權人，亦能夠在擔保利益設定後繼續行使其權利，縱使知道該擔保利益的存在且該擔保利益已被完善89。需要注意的是，專屬授權並不包含於其內90，並且如果為次被授權人，亦不在保護之列。而為什麼要有保護通常商業習慣的授權人，其目的在於平衡擔保權人的追索能力(recourse)以及被授權人不受授權人提供擔保給擔保權人間的利益，其選擇保障在通常商業習慣的被授權人，而後續的次授權人則因擔保權人無法控制這麼遠. 政治大. 的契約，因此立法上選擇其不受到保護，以降低擔保權人的不確定風險而保障了 91. 擔保權人之利益。. 立. ‧ 國. 學. 第三節聯合國擔保交易立法指南及其智慧財產權擔保權. io. y er. 前言. sit. Nat. 第一項. ‧. 補編92. 在國際規範上，聯合國國際貿易法委員會(United Nations Commission on. al. n. v i n International Trade Law，UNCITRAL)則在 2007 年時，決議通過《指南》，並且聯 Ch engchi U. 合國大會亦在 2008 年通過委員會的決議，其建議尚未有擔保法的國家可以採用，而已有擔保的國家亦能更新其法律，達到健全擔保交易、促進信用貸款的效果，帶來國家的經濟繁榮93。在《指南》通過後，2010 年又通過《補編》，來避免各國法律中因擔保法與智慧財產權相關立法的不同，所提出之建議，其目的在於增. UCC §9-321(a). UCC §9-321(b). 90 Steven O. Weise, The Financing of Intellectual Property under Revised UCC Article 9, 74 CHI.-KENT L. REV. 1077, 1098–1099 (1999). 91 Id. at 1100–1101. 92 官方中文翻譯係為擔保交易立法指南、知識產權擔保權補編。 93 UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, 1-2. 88 89. 15.

(23) 加智慧財產權人利用智慧財產權融資貸款的能力，並降低其融資成本94。. 第二項. 《指南》、《補編》與國內法之衝突處理. 《指南》與《補編》的性質大多屬建議性質，若引進《指南》與《補編》，則仍需端視國內法的智慧財產權相關立法如何訂定95。在引進《指南》與《補編》的用語上也必須注意，像是《指南》不處理專屬授權是否為移轉的問題，應由國內相關的智慧財產權法處理，但《指南》所說的授權，並不包含排他性的移轉96。原則上，《指南》與《補編》認為任何形式的智慧財產權都可以設定擔保，. 政治大權利並不能進行轉讓，則因為國內法優先於《指南》與《補編》，故仍對設定擔立. 但要注意的是，必須要能夠轉讓的智慧財產權始能設定擔保，若國內法認為某些. ‧ 國. 學. 保的客體有部分限制。但如果涉及未來應收款的設定擔保，則《補編》應優先於國內法限制而可以設定擔保97，此係《指南》與《補編》中鮮少不以國內法為主. ‧. n. al. 設定擔保之形式. sit. io. 第三項. er. Nat. y. 的條款。另外，《補編》建議不應讓商標的擔保權人獲得商標使用權98。. i n U. v. 在形式上，《補編》認為設定智慧財產權的擔保需有書面契約99，擔保契約在. Ch. engchi. 擔保權人與擔保人間有效，但要在公共登記處登記，才能形成對第三方效力，而《指南》建議登記效力從第三人可查詢時始生對抗效力100。至於《指南》與《補編》所建議的登記制度及其效力方面，本文將於第三章詳細敘之。另按《指南》的方式，《指南》建議對未來的權利能夠設保，當然要能夠加以描述使其可以合理識別，若國內的智慧財產權法不允許未來權利設保，則以國. UNCITRAL Legislative Guide: Supplement on Security Rights in Intellectual Property, 1. Supra note 93, at 463. 96 Id. at 70-71. 97 Id. at 24. 98 Id. at 74. 99 Id. at 35. 100 Id. at 69. 94 95. 16.

(24) 內法為優先101，但登記是不能進行一次性、概括性的擔保登記102。登記的效果可以因此以《指南》的執行程序強制執行該擔保權，但與相競求償人的關係則必須看優先權規則103。. 第四項. 擔保契約之內容. 在擔保契約的內容上，基於私法自治原則，《指南》與《補編》給予擔保權人與擔保人間相當大的自由，只要法律不禁止，都能夠進行約定104，舉例而言，雖然收益並不包含對侵權提出損害賠償的權利(與已獲得侵權損害賠償的債權不. 政治大架下，對於侵權人起訴的權利，都能夠進行移轉。甚至連擔保人對於授權所生立同). 105. ，但只要國內的法律不禁止該項權利的移轉，在《指南》與《補編》的框 106. ‧ 國. 學. 的權利金，擔保權人都可以在擔保人違約前，收取對於擔保人所授權之人的授權費用，只是必須先約定107。. ‧. 另外《補編》認為，原則上無形資產的擔保權人無義務保全無形資產108，但. sit. y. Nat. 在沒有約定的情形下，擔保權人也不會有像是延展智慧財產權期限、起訴侵權人. al. er. io. 等智慧財產權權利，除非智慧財產權人同意。但縱使沒有類似的約定，擔保權人. v. n. 亦可在設定擔保時，就將部分條件列入違約條款，而可以即時執行其擔保權109。. Ch. engchi. i n U. 第四節中國法中國的智慧財產權擔保，首先規定於 1995 年實施的《中華人民共和國擔保法》(下稱中國擔保法)，而 2007 年實施的《中華人民共和國物權法》(下稱中國. 101 102 103 104 105 106 107 108 109. Id. at 49-51. Id. at 64. Id. at 35-36. Id. at 34. Id. at 34. Id. at 42. Id. at 84. Id. at 75. Id. at 96. 17.

(25) 物權法)，正式確立擔保物權是物權的一種，應適用物權的規範110。兩者除條文文字上有些不同外，其餘實質的內容上，除質押契約的生效外並無二致。在適用的順序上，物權法規定，中國擔保法與中國物權法有不同處，應適用中國擔保法 111,112. ，而中國物權法未規定的，在中國擔保法未廢止的情形下，仍應適用中國擔. 保法之規範113。. 第一項. 設質之標的與方式. 中國物權法與中國擔保法皆以列舉方式規定商標權、專利權、著作財產權得. 政治大主管機關辦理登記，質押契約始生效；中國物權法上卻沒有將登記作為契約生立. 設定質押114。而設定質押，必須訂立書面契約，但中國擔保法上之規定係必須向 115. ‧ 國. 學. 效的要件，而質權於登記時始生效116。兩者在債權行為的生效方面，有不同的規範117，中國學說普遍認為，此為中國物權法對中國擔保法所做出的修正，故應依. ‧. 登記而生效的為質權物權而非質權契約，質權契約於書面成立時即生效118。. sit. y. Nat. 在智慧財產權的相關立法方面，中華人民共和國專利法施行細則中規定，以. al. er. io. 專利權為出質標的，需由質權人與出質人共同向主管機關辦理登記119。中華人民. v. n. 共和國商標法實施條例亦有相同規定，且重申應簽訂書面契約120。中華人民共和. Ch. engchi. i n U. 國著作權法也規定必須由質權人與出質人共同向主管機關辦理登記121。在不得設質之標的，商標權、專利權、著作權中，僅有具財產性質的權利可苗延波，中國民法體系研究，頁 135，2010 年 1 月。中華人民共和國物權法第 178 條。 112 楊大志，《中華人民共和國物權法》釋義，頁 443-444，2007 年 3 月。江平審定，劉智慧主編，中國物權法解釋與應用，頁 513，2007 年 3 月。 113 陳櫻琴、席志國、方立維，中國大陸新物權法簡析，頁 297-298，2008 年 3 月。 114 中華人民共和國擔保法第 75 條，中華人民共和國物權法第 223 條。 115 中華人民共和國擔保法第 79 條。 116 中華人民共和國物權法第 227 條。 117 丘志喬，法價值視閾下對知識產權質押制度的反思與重構，暨南學報(哲學社會科學版)，175 期，頁 84，2013 年 8 期。 118 江平審定，劉智慧主編，同前註 112，頁 655-656。楊大志，同前註 112，頁 521-522。 119 中華人民共和國專利法實施細則第 14 條。 120 中華人民共和國商標法實施條例第 70 條。 121 中華人民共和國著作權法第 26 條。 110 111. 18.

(26) 以出質122，人身性權利不得為設質的標的123，而基於質權的性質，無法轉讓的財產權也無法作為質權標的，發明人的獎勵金權利即是一例124。而尚未獲得專利權之質權標的，亦應解釋為不得設質，因其違反專利質權登記之審查要件125，其質權縱使登記亦可得撤銷而為自始無效126。. 第二項. 質權人與出質人之權利義務. 在權利義務方面，在質押生效後，除有約定外，出質人不得讓與或授權他人使用127，又依 2000 年頒布的最高人民法院關於適用《中華人民共和國擔保法》. 政治大與或授權他人使用該質權標的，否則將認定為無效。出質人造成第三人或質權人立若干問題的解釋，認定智慧財產權設定質權後，出質人不得未經質權人同意而讓. ‧ 國. 學. 損失，應負損害民事責任128。若可以讓與或授權，則出質人需就讓與或授權所得之價金，向質權人提前清償債務或提存129。在訂立質權契約時，也不得訂立流質. ‧. 契約130，中國學說普遍認此係為法律公平，避免債權人處於優勢地位剝削債務人 131. sit. y. Nat. 。另外，出質人也不得將質權標的重複設質，因其違反專利質權登記之審查要. n. al. er. io. 件132，其質權縱使登記亦可得撤銷而為自始無效133。. i n U. C. h e n地方質權制度第三項 gchi. v. 中華人民共和國擔保法第 80 條，中華人民共和國物權法第 223 條。江平審定，劉智慧主編，同前註 112，頁 655。 124 梁慧星、陳華彬，物權法，頁 365，2007 年 6 月 4 版。 125 專利權質押登記辦法第 10 條。 126 專利權質押登記辦法第 13 條。 127 中華人民共和國擔保法第 80 條，中華人民共和國物權法第 227 條。 128 最高人民法院關於適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋第 105 條。 129 中華人民共和國擔保法第 80 條，中華人民共和國物權法第 227 條。 130 中華人民共和國擔保法第 81 條準用 66 條，中華人民共和國物權法第 229 條準用 211 條。 131 丘志喬，同前註 117，頁 82。梁慧星、陳華彬，同前註 124，頁 355。江平審定，劉智慧主編，同前註 112，頁 615-616。 132 專利權質押登記辦法第 10 條。 133 專利權質押登記辦法第 13 條。 122 123. 19.

(27) 中國政府方面，也相當鼓勵以智慧財產進行質押134，中華人民共和國國務院頒布的 2006-2020 年國家中長期科技發展規劃綱要中提到的重要政策和措施，第 5 點中提到，要鼓勵金融機構對於重大科技項目給予優惠貸款支援，建立鼓勵中小企業技術創新的智慧財產權信用擔保制度135。而早在中央積極推動智慧財產擔保制度前，各地的知識產權局早已開始訂定各項制度136，以北京及天津為例，早在 2003 年即分別訂定《促進專利權質押和專利項目貸款的暫行辦法》及《天津市知識產權局專利權質押貸款操作暫行辦法》，北京市訂定可以質押的企業條件、貸款額度、審查所需資料以及不被推薦的專利，而天津市的不被推薦的專利範圍. 政治大作為質押之標的，各地的知識產權局甚至會提供融資利息的補貼，上述的北京市立. 更加廣泛，年限過短或是存在爭議的均不能申請137。而為鼓勵企業多利用專利權. 和天津市均有相關補貼辦法，藉此解決科技型中小企業的資金問題138。. ‧ 國. 學 ‧. 第五節比較法研究對我國智慧財產權擔保法制之借鏡與. Nat. sit. y. 啟發. n. al. er. io. 本文以為，上述外國立法例與建議，以下觀點實可為我國未來立法例的參考。. i n U. v. 首先是非專屬授權成為擔保權附隨的例外，此可使擔保權人一定程度上仍支配質. Ch. engchi. 權標的，但又能使擔保人藉此獲得權利金，以清償對於擔保權人的債務，亦能提升潛在被授權人與擔保人訂定授權契約的意願。第二，是讓雙方當事人保有最大限度的契約自由，使其能夠訂定最符合雙方情況的契約條款。第三，是政府鼓勵智慧財產權融資的態度，除了官方的宣示外，中國直接以官方給予利息補貼的方. 蔣遜明，中國專利權質押制度存在的問題及其完善，研究發展管理，19 卷 3 期，頁 78，2007 年 6 月。 135 中華人民共和國國務院，國家中長期科學和濟學發展規劃綱要，2006 年 2 月 9 日， http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm (最後瀏覽日：2016 年 12 月 26 日)。 136 丘志喬，同前註 117，頁 83。 137 天津市知識產權局專利權質押貸款操作暫行辦法第 2、5 條。 138 《天津市專利權質押貸款專利評估費補貼暫行辦法》，《2015 年海淀區企業知識產權質押融資成本補貼專項申報指南》，《中關村知識產權促進局關於申報 2015 年度中關村國家知識產權制度示範園區知識產權質押貸款貼息專項資金的通知》。 134. 20.

(28) 式，讓企業更願意以專利權作為擔保進行融資，本文以為，我國在政府對於智慧財產權作為融資手段的態度，應能更加積極，或許無法與中國相同的直接補貼方式，但能夠以其他健全智慧財產擔保環境的方法，例如建立完整的法體系或是對於放貸單位進行智慧財產權有正確認識或風險評估，都能夠有助於我國智慧財產權擔保融資環境的發展。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 21. i n U. v.

(29) 第三章. 智慧財產權擔保登記制度之比較法研究. 在民法中的擔保物權，抵押權與質權有以不同的方式，來彰顯權利人有此物以擔保債權之公示效果，抵押權以登記作為公示，且也必須登記始能生效，動產質權以交付占有作為其公示，故四種占有方式中，占有改定不得為動產質權交付之方式139，且以交付為生效方式。權利質權則因為無體財產權，故無法以交付作為生效要件，然若係以債權為質權標的，則出質人有交付債權證書之義務。而非屬債權的其他權利無此項義務，如前所述，本文所探討之智慧財產權並非債權，屬於非屬債權的其他權利，故不需交付證書。. 政治大較類似於抵押權，且其在智慧財產權的相關立法上，亦與抵押權相類似，亦係以立以智慧財產權設定質權，並不以交付為生效要件，與傳統的動產質權不同，. ‧ 國. 學. 登記作為公示，作為對抗要件。在其他各國的立法上，對於智慧財產權作為擔保，也有不同的立法模式，以下分別敘之。. ‧. Nat. sit. y. 第一節我國法. n. al. er. io. 若以民法出發，我國實務上認為，權利質權之設定，應該依權利讓與的規定. i n U. v. 為之，故如權利轉讓應經登記，始能對抗善意第三人，設定質權亦應經登記，始 140. Ch. engchi. 能對抗善意第三人。在民法的體系下，並無權利讓與之通則，係零散分布於各權利之中，應依各權利讓與的規定以定質權設定之方式與效力。我國智慧財產的登記制度，其效力分別於專利法、商標法、著作權法、文化創意產業發展法規定，並無統一的專法予以規範，雖分散於各個不同的立法中，但其共同點為均採登記對抗制，惟登記對抗之效力和範圍，在實務和學說上均有所疑義，並引起重新檢討此登記制度效力之聲浪。在智慧財產權質權登記的行政制度上，智慧財產局依照不同類型的智慧財產權，訂定不同的登記制度，質權登. 139 140. 謝在全，同前註 22，頁 457-458。最高法院 102 年度台再字第 16 號民事判決。 22.

(30) 記所需之文件與內容，由各智慧財產權專法之施行細則定之。. 第一項. 專利法. 第一款專利權質權之登記方式專利權的質權登記，需由出質人或質權人出具申請書、專利證書、質權設定契約，契約內容應包含專利名稱、證書號數、債權金額以及設定期間，設定期間不得超過專利期間141。若需第三人同意始得登記，如專利權係為共有，則需出示共有人同意之文件142。另外，依據智慧財產局的專利權質權登記申請須知，質權. 政治大. 人與出質人均應填寫名稱、ID、住所或地址。. 立. ‧ 國. 專利法第 62 條. 學. 第二款. 我國專利法於 2011 年修正過後，關於專利權設定質權之效力，規定在專利. ‧. 法第 62 條，其所採取的立法模式為登記對抗主義，認定質權未經登記仍生效力，. sit. y. Nat. 惟需登記始有對抗第三人之效力。惟此立法模式於我國實行後，並非全然無爭議，. al. n. 務見解上，尚未有定見。. er. io. 甚至有實務見解飽受學說上之批評143，其條文所述之「第三人」範圍為何，在實. Ch. engchi. i n U. v. 惟本文搜尋我國法院判決，以專利權作為質權的案件量並不多，而其中爭點涉及質權本身的，經本文過濾，亦無斬獲144。但在搜尋過程中，也非無收穫，在涉及專利轉讓或授權的登記案件時，法院對於專利法第 62 條的第三人範圍有其論述，本文以為，從法體系的解釋以觀，法院對於第三人範圍的解釋，似亦能套用到質權設定之上，故以下論之。. 專利法施行細則第 67 條。專利法施行細則第 68 條。 143 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌—評最高法院九十六年度台上字第一六五八號判決，月旦法學雜誌，154 期，頁 250-251，2008 年 3 月。 144 本文以法源法律網進行裁判書查詢，法院範圍為除高雄少年及家事法院外之全部法院，搜尋全文內容為「登記&質權人&對抗&(專利+商標+著作)」之裁判。 141 142. 23.

(31) 第一目. 對抗第三人之範圍. 一、第三人為侵權行為人此派的判決實務見解以最高法院 96 年度台上字第 1658 號民事判決為首，另有智慧財產法院 100 年度民專上再字第 1 號民事判決與智慧財產法院 102 年度民專訴字第 119 號民事判決亦採此見解。此見解認為，專利法所規定，非經登記不得對抗第三人，指的是第三人侵害其專利權時，若專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權若未經登記，專利受讓人則不得對抗該侵害專利權之第三人。換言之，此派的見解認為，第三人範圍限於侵害專利權之第三人。. 二、第三人不包含侵權行為人. 立. 政治大. 除上述判決實務見解認為第三人為侵權第三人外，我國判決實務上還有另一. ‧ 國. 學. 派見解，而此派見解實可再細分為兩派，一為第三人僅包含就登記之授權等事項. ‧. 本身有爭執而值得保護之第三人，此一派以最高法院 104 年度台上字第 671 號民. y. Nat. 事判決為首；另一為第三人係指就專利權之權益事項有所爭執之交易行為第三人，. er. io. sit. 此一派見解以最高法院 103 年度台上字第 395 號民事判決以及司法院 98 年智慧財產法律座談會為首，惟此二者之共同見解均認為，此交易第三人並非指侵權行. n. al. Ch. 為之第三人，以下分別敘之。. engchi. i n U. v. (一)第三人僅包含就登記之授權事項本身有爭執而值得保護之第三人──最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決本案原告為統領工業有限公司(下稱統領公司)，自專利權人全家寶工業有限公司(下稱全家寶公司)獲得自 96 年 5 月 20 日起至 103 年 8 月 29 日之授權，並於 98 年 2 月 13 日向智財局登記，而統領公司於 100 年 5 月 9 日起，分別發現被告上發田有限公司(下稱上發田公司)、成田企業社、佳特廚具行所販售之強制排氣管，落入統領公司所獲授權之專利範圍內，故提起本件訴訟，要求三位被告各給付原告 50 萬元，惟一審法院認為，三位被告所販售之強制排氣管並未落入該 24.

(32) 專利範圍內，故判決統領公司敗訴145。統領公司不服，並上訴第二審，二審法院推翻一審法院見解，認為三位被告所販售的強制排氣管，落入統領公司所被授權之專利範圍內，惟其認為原告要求之損害賠償過高，應以全家寶公司授權給統領公司之授權金金額 30 萬元為賠償，始為適當，故判決各被告應給付統領公司 30 萬元。而在二審判決中，被告曾抗辯原告所獲得之專屬授權範圍，因原告在登記時，並未勾選販賣之要約，故未取得此部分之專屬授權，不得提起本件訴訟，但法院認為，觀其契約，解釋上應包含販賣之要約在內，且專利法規定授權登記僅為對抗要件，授權經專利權人與被. 政治大等事項本身有爭執而值得保護之第三人而言，專利之侵權人並非此所謂之第三人，立授權人合意，契約即成立，而該條文所稱不得對抗第三人，係指就該登記之授權. 故此部分被告之抗辯為無理由146。. ‧ 國. 學. 被告三人不服，上訴最高法院，惟最高法院再次確認二審法院判決，並無廢. ‧. 棄撤銷發回任何部分，全案定讞。且在判決中再一次確認二審法院關於第三人部. y. Nat. 分之見解，亦認定該條文稱之不得對抗第三人，係指就該登記之授權等事項本身. er. io. sit. 有爭執而值得保護之第三人而言，侵權之第三人即不屬於此147。本文以為，此一案件，智慧財產法院與最高法院提出了與第一種類型，也就. al. n. v i n 是侵權人亦包含在條文中認為的第三人，截然不同的一種類型，也就是認定侵權 Ch engchi U 人並不包含於該條文所稱之第三人中，並僅限定在與就該登記之授權等事項本身有爭執而值得保護之第三人，將侵權人完全排除於條文所稱第三人之外，惟其仍與下列所要敘述的更詳細的類型有些許之不同。. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 101 號民事判決。智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號民事判決。「修正前專利法第五十九條規定之授權登記僅係對抗要件，授權經專利權人與被授權人意思合致即生效，所謂不得對抗第三人，係指就該登記之授權等事項本身有爭執而值得保護之第三人而言，專利之侵權人並非此所謂之第三人，早經實務著有定見。」 147 最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決。「況修正前專利法第五十九條規定之授權登記僅係對抗要件，授權經專利權人與被授權人意思合致即生效，所謂不得對抗第三人，係指就該登記之授權等事項本身有爭執而值得保護之第三人而言，專利之侵權人並非此所謂之第三人，上訴人抗辯被上訴人所獲授權不包括販賣之要約云云，要無可採。」 145 146. 25.

(33) (二)第三人係指就專利權之權益事項有所爭執之交易行為第三人此一派見解認為，專利法第 62 條所稱之第三人指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，其目的旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人，較最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決更明確指出保護之人為涉及交易行為之第三人，以下就最高法院 103 年度台上字第 395 號民事判決以及司法院 98 年智慧財產法律座談會為首敘述，並敘述其他亦持相同見解之判決。. 政治大 1、最高法院 103 年度台上字第 395 號民事判決立. 原告為法商安萬特醫藥公司(下稱安萬特公司)以及賽諾菲安萬特股份有限. ‧ 國. 學. 公司(下稱賽諾公司)，安萬特公司專屬授權予賽諾公司一組合物專利，其發現被. ‧. 告臺灣東洋藥品工業股份有限公司(下稱東洋公司)使用該專利，向法院提起訴，. y. sit. io. er. 訴。. Nat. 但最後因為法院認為原告不能證明被告的產品落入該專利範圍內，而判決原告敗. 惟在雙方攻擊防禦方法間，東洋公司提出賽諾公司未向智財局登記該授權情. al. n. v i n 事，故不得向其主張損害賠償，法院即提出對於關於此登記之見解，其認為專利 Ch engchi U 法對於授權採登記對抗主義，而登記對抗主義的意義在於各種不同權利間，因權. 利行使時發生衝突、矛盾或抗衡的現象，以登記為判斷權利歸屬之標準，在不同的法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故該條文之目的旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人148。所以，於此方面，法院肯認該條文之第三. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決。「所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。」 148. 26.