美國商標合理使用之法源依據有來自成文法蘭哈姆法、不正競爭法之規定，亦有來 自於習慣法或法院之創設，此章節所介紹之合理使用類型又名傳統之合理使用或法定之 合理使用，即蘭哈姆法第 33 條第b項第 4 款（15 U.S.C. § 1115(b)(4)）所規定之合理使用，
此種合理使用之構成要件如第三章第二節所描述，其最大功用在於維持商標權人對商標 之獨占權利外，尚保障社會大眾有權以文字本身之原始意義自由使用，進而描述其所提 供之商品或服務之權利。而顯然地，此種合理使用最常發生在商標權人所選擇使用之商 標文字本身屬描述性文字，其在商標權人賦予其商標意義之前，該文字即具有原始意 義，而應開放予社會大眾使用，而不得容由商標權人獨占。正如同美國Holmes大法官在 Prestonettes, Inc. v. Coty乙案中所揭示之原則，「使用商標之方式若未造成大眾混淆，則我 們不認為商標權擁有得以排除該文字被用以陳述事實之崇高權利」，這同時代表著，「商 標法並非係對文字本身創造一絕對之權利，換言之，一旦適用典型合理使用原則時，即 代表商標保護終止」26，此種牽制商標權能之原則多少平衡且保障了一般大眾在非惡意 之情形下，自由使用文字之權利。而麥卡錫教授則認為合理使用只有兩種樣態，除本項 所指之典型合理使用外，另一種即為後面章節介紹之指示性合理使用，至於一般人認為 只要是不侵權之使用商標行為皆名之為「合理使用」則純屬誤解27。此兩種樣態在適用 上有極為不同之差異，就典型合理使用而言，係指使用商標文字之原始意義而不以商標 之方式使用，然而就指示性合理使用而言，則確實是使用商標權人之商標來說明商標權 人之商品或服務。基本上美國法院針對合理使用之適用做出了許多判決，新近有名之案 例為美國最高法院於 2004 年 12 月 8 日針對KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 乙案所做出之判決，該判決揭諸了典型合理使用之判斷原則，解決長久以來聯州 巡迴法院之兩派意見，是美國近年來十分重要之案例，以下將析述該判決，藉此了解美 國法院對援引典型合理使用做為商標侵權抗辯時所持之見解。
4.1.1：案例介紹－“KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.＂28 4.1.1.1：前言
美國商標法針對被控商標侵權者在主張合理使用做為抗辯時，除前述使用者在使用 時主觀上須為善意且合理，於使用時亦不得以之為商標等前提外，其最重要之爭議不外 是一旦商標已構成混淆之虞時，商標侵權者還能否援引合理使用做為抗辯？此爭議在美
26 Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359,368, 44 S.Ct. 350, 351, 68 L.Ed. 731, 1924 Dec. Comm’r Pat. 508 (1924)(Holmes, J.).
27 2 MCCARTHY, supra note 3, § 11:45.
28 KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 408 F.3d 596 (9th Cir. 2005).
國法院間一直存有歧見，有一派的法院見解認為，會令人混淆之使用絕非合理使用29， 而另一個判決見解則認為即使構成混淆仍可主張合理使用30，此二種見解一直在美國聯 邦巡迴法院間反覆出現，直至 2004 年 12 月 8 日最高法院針對KP Permanent Make-up Inc. v.
Lasting Impression I, Inc. 乙案做出判決後，此爭議方有一決定性之見解，依美國最高法院 判決認為被告於商標侵權訴訟中主張商標合理使用之抗辯時，並無庸證明商標無混淆之 情形，亦即縱使在商標構成混淆之情形下，合理使用之抗辯仍可援用，此判決堪稱為近 代對美國之商標合理使用判斷極為重要之判決，因而在討論商標合理使用之原則時，自 然不能不充份了解美國法院在承審此案時所為之判決及見解。
4.1.1.2：本案事實
本案之兩造KP Permanent Make-up Inc.（以下簡稱KP公司，即原告）與Lasting Impression I, Inc.（以下簡稱Lasting公司，即被告），兩家公司均為耐久型化妝品之製造及銷售商，
且為直接競爭廠商，該產業所生產之產品同時具有化妝及醫療之功能，通常之應用方式 係在皮膚之表皮層內植入色素，用來掩蓋傷疤、延長眉毛或創造持久之眼線等。Lasting 公司是在 1992 年四月開始使用“micro colors＂商標，其指定使用之商品為專業醫療及化 妝師用之墨水及顏料，如整型手術除疤之墨水或去胎記之顏料，並於 1993 年時以設計 字體之“micro color＂向美國專利商標局申請商標註冊（如下圖A），並於 1993 年 5 月 11 日取得註冊第 1,769,592 號之商標，復於 1999 年成功提示商標使用資料成為不可爭議 之商標權利擁有者31。而反觀KP公司係於 1990 年間即開始使用“micro color＂於宣傳文 件中，並於 1991 年開始將“micro color＂商標使用於其顏料產品之瓶身上。KP公司使用 該商標之時間係早於被告Lasting公司之使用時間，但其並未申請聯邦註冊。在 1999 年 時，KP公司大量使用“micro color＂做為其產品之廣告（如下圖B），而非僅將該商標用 於產品之瓶身上。於是Lasting公司在 2000 年 1 月寄發了警告函給KP公司，要求其停止 使用“micro color＂商標，此警告函使KP公司決定在加州中區地方法院對Lasting公司及 其授權使用商標者MCN International, Inc. 提起商標侵權訴訟，KP公司主張其就“micro color＂商標擁有習慣法之商標權，且其使用並未侵害Lasting公司之商標權而為單純之合 理使用，Lasting公司亦提起反訴主張KP公司侵害其商標權，兩家公司並就本案申請即決 判決。地方法院於承審後准許KP公司即決判決之申請，判決KP公司符合 15 U.S.C. § 1115(b)(4)之規定而得主張合理使用做為抗辯。Lasting公司隨即向聯邦第九巡迴法院提起
29 2 MCCARTHY,supra note 3, § 11:47 (Thus, these courts concluded that a junior user’s use should be deemed
“fair” only if it was non-confusing.).
30 Id. (….that a finding of a “fair use” could prevent a finding of infringement even if a likelihood of confusion existed.).
31 依 15 U.S.C. § 1065 之規定，商標要獲得不可爭議之商標權，必須符合下列條件：(1)連續五年之使用
且其後仍於商業上使用，(2)並無任何判決或決定推翻該商標之效力，(3)美國專利商標局或法院沒有待審 理之程序，(4)該商標對指定之商品或服務而言，並非為通用名稱。
上訴，其在上訴聲明中指稱地院判決中忽略了進行商標是否構成混淆之判斷，而此次第 九巡迴法院判決Lasting公司勝訴，亦意味著KP公司須承擔證明其使用商標並無與Lasting 公司構成混淆之舉證責任，KP公司據此提起上訴至最高法院。
A 圖：本案 Lasting 公司之註冊商標“MICROCOLOR＂
B 圖：KP 公司所使用之“micro color＂商標
4.1.1.3：地方法院判決32
本案於地方法院審理過程中，KP 公司之主張主要有下列幾點：
１、 Lasting 公司之商標權並未允許該公司對“micro color＂具有獨占使用之權 利，而可與其整體商標分別主張；
２、 “color＂一字與“pigment＂一字均為顏色或顏料之意，為業界通用之文 字，尤以根據 KP 公司於網路上蒐尋到之資料，“microcolor＂一字本為不 同業界所慣用之文字；
３、 KP 公司可依合理使用之原則使用“micro color＂乙詞；
４、 Lasting 公司並未就“micro color＂商標取得第二層意義；
５、 Lasting 公司亦以通用意義使用“micro color＂乙詞，故依禁反言法理，
32 KP Permanent Make-up, Inc. v. Lasting Impression, Inc., 2001 WL 34900932 (C.D.Cal.)
Lasting 公司不得再主張該文字非通用文字；
６、 Lasting 公司並未證明兩家公司商標之使用構成近似；
７、 KP 公司持續且早於 Lasting 公司之使用事實。
而 Lasting 公司之主張主要為：
１、 KP 公司主張“micro color＂為通用文字非事實；
２、 KP 公司對該文字之優先使用非事實；
３、 Lasting 公司對其商標之權利並不限於整體使用。
針對兩家公司之主張，地院准許了 KP 公司之即決判決，地院准許 KP 公司得以持 續依其原有之方式使用“micro color＂商標，而 Lasting 公司亦得繼續使用其註冊商標。
在此判決中，地院認為正如同 KP 公司所主張，業界本常以“color＂一字與“pigment＂
互換用以描述相關之化妝商品，因而“microcolors＂與“micropigments＂應屬同義詞，在 此部分，因為 Lasting 公司並未舉出充份證據證明“micro color＂非業界通用文字，因而 地方法院接受 KP 公司之主張，認為“color＂一字應屬通用文字。地方法院並認為縱使
“micro color＂並非通用文字，它仍屬於描述性之商標，而不具有所謂之第二層意義
（secondary meaning），針對此點法院甚至認為縱使 Lasting 公司之“Micro Colors＂已取得 不可爭議之商標權，而具有第二層意義，但就其得主張之商標侵權應係就商標整體而 為，而非針對文字部分之侵權主張，且正因為法院認為“micro color＂乙詞為通用文字或 僅係商品描述之文字，故法院認為原被告均無法針對該文字取得第二層意義，而針對 Lasting 公司主張原告之使用未符合商標法規定合理使用之第一及第三個要件，即 KP 公 司並未以非商標之方式使用“micro colors＂，且其並非以前揭商標單純描述其商品之主 張，並未被地方法院採信，因地方法院認為 KP 公司早自 Lasting 公司使用系爭商標前即 已持續不間斷之使用“micro colors＂乙詞，因而其使用自然符合商標法之合理使用，
而不會構成侵權，且正因為 KP 公司之使用受合理使用原則之保護，故地院並未討論 KP 公司之使用是否已構成商標混淆之虞。據此，Lasting 公司認為地方法院之判決理由中並 未針對兩家公司在使用上已構成混淆之虞仔細分析，因而向第九巡迴法院提起上訴。
4.1.1.4：第九巡迴法院
第九巡迴法院於審酌本案後，廢棄地方法院之判決，駁回對KP公司有利之判決。第 九巡迴法院在判決中首先就“micro colors＂一詞是否得受商標權之保護，或是只有商標 整體方受保護提出討論。針對此點，法院援引Park｀N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc.33乙案，
認為如同該案中之“Park ｀N Fly＂雖被質疑該文字屬通用文字，代表飛機場之停車空 間，但卻因該文字連同飛機圖案之組合商標已取得商標法不可爭議之權利，同時因為
“Park ｀N Fly＂乙詞為整個商標中最顯目之部分，因為該文字亦隨之享有不可爭議之商
“Park ｀N Fly＂乙詞為整個商標中最顯目之部分，因為該文字亦隨之享有不可爭議之商