論商標合理使用之判斷原則

國

立

交

通

大

學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩

士

論

文

論商標合理使用之判斷原則

The Judgment Rules of Trademark Fair Use

研 究 生：曾雅玲

指導教授：王敏銓 教授

論商標之合理使用判斷原則

The Judgment Rules of Trademark Fair Use

研 究 生：曾雅玲 Student：Ya-Ling Tseng

指導教授：王敏銓 Advisor：Ming-Chiuan Wang

國 立 交 通 大 學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master

in

Technology and Law

June 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

摘 要

合理使用原則在智慧財產權之領域中極為重要，立法者為促進工商發展、科 技進步，創設了智慧財產權，允許特定人就其創作之智慧財產擁有獨占之權利。 而就本文所探討之商標而言，商標法允許商人就其表彰商品或服務之商標文字或 圖形擁有專用之權利，非經商標權人事先同意，不得任意使用。然而，商標權人 選用作為商標之文字多數為社會大眾普遍知悉之文字，在商標權人以其做為商標 之前，原即具有特定意義，又或是市場上之競爭者為說明商標權人所提供之商品 或服務與其自有商品或服務之差異，而不得不使用商標權人之商標，凡此種種， 站在維護社會大眾自由使用文字之權利，及兼顧消費者識別商標之利益，均應容 許合理使用之存在。然在何種情形下，使用人使用商標權人之商標可謂之合理， 而無庸經過商標權人之事前授權？若能有一為行政、司法機關普遍接受之判斷原 則，勢必帶給使用人更明確之準則，避免一時不慎被控以侵權之罪名。 美國在商標合理使用領域之探討極為豐富，不論學說、各級法院判決均深值 我國引為借鏡，本文亦擬藉由探討美國立法規定及實務判決，並對應我國現階段 之立法及實務判決，在比較二者差異後，歸納出適用於我國之合理使用判斷原 則，希冀能成為行政或司法機關訂定類似判斷準則之參考。本文第一章為緒論， 主要說明本文之研究動機、研究問題及目的，並以文獻探討方式蒐集論文之參考 資料，而研究方法則採非實驗設計之研究方式，並輔以訪談驗證論文之結論；第 二章為商標之使用，筆者擬於探究商標合理使用前，首先說明美國及國內對商標 之使用之定義，以期對合理使用能有更完整之認識；第三章為合理使用之美國法 規定，係在探討美國有關合理使用之成文法規定；第四章為美國合理使用之案例 研究，包括美國合理使用樣態中屬明文規定之類型，並藉由案例之探討進一步了 解法條應用之結果，另外尚包含由美國聯邦法院所創設之合理使用類型及案例分 析，如指示性合理使用、模仿諷刺之合理使用、比較性廣告之合理使用及網路時 代之新興比較性廣告等均屬美國法院創設之合理使用類型，筆者並將於本章最後 一節歸納出法院普遍接受之判斷原則；第五章為國內之合理使用規定，主要係了 解國內之立法規定及其沿革，以探討合理使用之構成要件；第六章為國內合理使 用之樣態及案例研究，藉由國內法院常見之典型合理使用及指示性合理使用以歸 納出司法實務認可之判斷原則；第七章為商標合理使用之判斷原則，乃筆者於探 討前述美國及國內之立法及實務後所歸納出之判斷原則，本章尚包括筆者與我國 商標之行政主管機關經濟部智慧財產局之行政官員訪談之摘要，該訪談得以驗證 歸納出之判斷原則之適當性；第八章為結論。

Abstract

The fair use doctrine is very important in the field of intellectual property right. For encouraging the development of commerce and technology, the legislator create the law of intellectual property right, such law permits the inventor to obtain the exclusive right for the intellectual property they invented. As for the trademark as discussed in this thesis, the Trademark Law permits the merchant to obtain the right of exclusive use of their trademark which is composed by word or design for indicating the source of their goods or services, no one could use such trademark without the prior consent of the trademark owner. However, most of the words chosen by the trademark owner as trademark are widely known by people due to those words already have specific meanings before been chosen by the trademark owner. Or because the competitor of trademark owner does has a need to use the trademark for comparing the difference between his goods or services and the trademark owner’s, in order to describe his own goods or services. In such cases, to protect the freedom of speech of the public and the interest of consumers to identify the source of trademark, the existence of fair use should be allowed. However, in what condition a use will be deemed fair, and thus without the need to obtain the prior license from the trademark owner? If a set of clear and definite judgment rules could be issued and accepted by the administrative organizations and the judiciary, it would be beneficial for the user to avoid any possible trademark infringement lawsuits.

There are quite huge amount of papers and judgments discussing trademark fair use in U.S., such theory and judgments are very worthwhile for our country to reconsider the cases involving fair use. This thesis intends to discuss U.S. laws and judicial decisions, and try to compare them with the legislation and judgments of our country at the present stage, and summarize the judgment rules suitable to our country. Finally, this thesis intends to be the reference material for our administrative

organizations and the judiciary for making the possible judgment rules of fair use. The first chapter of this thesis is the preface, the most part of which is the explanation of the motive, the subject and the purpose of research. The way of research is the

so-called non-experiment research, in addition to interview with experts for verifying the result of thesis. The second chapter discusses the use of trademark, explaining the present definition of trademark use in both U.S. and Taiwan before starting to discuss trademark fair use. The third chapter is the legislation of trademark fair use in U.S. The forth chapter is the case study of statutory fair use in the U.S., including the types of trademark fair use which had been stipulated in statutory law. Through the study of prior case law, we can understand the application of statutory law in this type of fair

use. This chapter also contains types of fair use invented by U.S. circuit court, including the nominative fair use, parody, comparative fair use and comparative fair use on the Internet. I also summarize the judgment rules for this kind of fair use accepted by the court in the last section of this chapter. The fifth chapter is the legislation of trademark fair use in Taiwan, this chapter explains the history of legislation for trademark fair use, for the purpose of discussing the factors for establishing fair use. The sixth chapter is the cases study and types of trademark fair use in Taiwan. Here I try to summarize the judgment rules for the most common type of trademark fair use in Taiwan, classic and nominative fair use, which had been accepted by the courts. The seventh is the judgment rules for trademark fair use after comparing the legislation and cases of both U.S. and Taiwan, this chapter also

contains the record of the interview with the officers of TIPO. Through the interview, the judgment rules could be tested for their application in real cases. The eighth chapter is the conclusion.

誌 謝 辭

在就讀研究所的期間，適逢愛子凱凱誕生，初為人母之慌張及辛勞，加上工 作及學業之雙重考驗，每每在見到了凱凱可愛的笑容後，都化為烏有，在沒當母 親之前，實在無法真實體會父母之辛勞，更無法想像世上竟會有一個人令我如此 牽腸掛肚，小心呵護。為了擁有更多的時間陪伴凱凱的成長，加速完成論文成為 首要努力目標，而這段打拼期間，外子的精神支持及以實際行動承擔家務、照顧 兒子之協助，父母、多位兄嫂協助照料兒子，使得本論文終於有完成的一天。對 於親愛的家人，除了感謝外，更深感幸福。 當然，論文得以順利完成最要感謝之人莫過於我的恩師王敏銓教授，在論文 寫作期間給予之細心指導。王教授為督促指導學生早日完成論文，在辛勤教學之 餘，召集指導學生定期討論，並對學生屢次提交之論文草稿細心指正，我想若非 積極如教授，本論文非得耗上多年才得以完成。另外，口試委員王文杰教授、邵 瓊慧教授之指正，讓本論文有機會在定稿前將缺失一一補正，讓內容更為精確、 豐富，兩位口試教授之專業及細心實不在話下。另外，也要感謝經濟部智慧財產 局王美花副局長及商標權組張瓊惠審查官在百忙之中，願意接受我的訪談，並給 予極為寶貴之意見。王副局長對智慧財產權之嫻熟自不在話下，但在辛勤的公務 之餘，還能致力於學術之研究，尤其對商標合理使用之研究在國內著述極多，著 實令人敬佩，本論文若不能向其請益，難謂完整。當然，亦要感謝科法所完整之 教育及啟發，除讓我有幸進入研讀，成就人生的另一個階段外，更是獲益良多， 而科法所所長劉尚志教授及王文杰教授、倪貴榮教授、王明禮教授、劉宏恩教授 等的教導，亦開拓了我的視野，精進我的學習。蕭敏、曉青、凱君、珊珊、伊甄、 正杰、信嘉、皓陽、世馨、冠宇等所有科法專四的同學們溫暖之友情及課業之協 助，亦是完成學業不可或缺之因素。另外，更要感謝工作上之長官雷巧雲處長提 供一個極為優質之工作環境及給予之充份授權及信任，以及少南、翊人、玉美等 同事所共同營造之良好工作氣氛，翊人、玉美、淑貞更得時時聆聽我發論文的牢 騷，有了這些好同事，讓我能隨時擁有愉快之心情，在工作之餘為論文努力。而 高中同窗多年之好友黃賜珍不時之論文經驗談，更是在我灰心之餘極為有效之強 心針。總之，本文之所有能完成，要感謝的人礙於篇幅，實無法一一論及。 從事商標實務工作已超過十多年，在進入科法所就讀後，一直希望能在商標 領域中有所貢獻，或許論文仍有未臻完善之處，漏而未予細讀之學說、著述仍有 許多，文章中亦尚有謬誤之處，但此初試啼聲之作，仍期待有拋磚引玉之效，讓 商標之研究有更深一層之討論及風潮。 最後，謹以此文獻給我親愛的家人、師長、同事及好友。 曾雅玲 謹誌於新竹 中華民國九十六年六月

目 錄

中文摘要...I 英文摘要...II 誌謝辭...IV 目錄...V 一、緒論...1 1.1：研究動機...1 1.2：研究問題及目的...1 1.3：研究方法...2 二、商標之使用...5 2.1：前言...5 2.2：何謂商標之使用...5 2.2.1：我國商標法之使用...5 2.2.2：美國商標法之使用...6 三、合理使用之美國法規定...9 3.1：立法目的...9 3.2：蘭哈姆法之規定...9 3.2.1：蘭哈姆法第 33 條 b 項 4 款...9 3.2.2：蘭哈姆法第 43 條 c 項 4 款...14 3.3：不正競爭法整編第 28 條...16 四、美國合理使用之案例研究...17

4.1：典型之合理使用（classic fair use）...17

4.1.1：案例研究－“KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression Inc...17 4.1.1.1：前言...17 4.1.1.2：案件事實...18 4.1.1.3：地方法院判決...19 4.1.1.4：第九巡迴法院判決...20 4.1.1.5：最高法院判決...21 4.1.1.6：第九巡迴法院重審判決...22 4.1.2：小結...24

4.2：指示性之合理使用（nominative fair use）...26

4.2.1：案例介紹－1992 年“New Kids on the block v. News American Publishing, Inc.” ...27

4.2.1.1：案件事實...27

4.2.1.2：第九巡迴法院判決...28

4.2.2：案例介紹－2003 年“Brothers Records, Inc. v. Jardine4＂ ...29

4.2.2.1：案件事實...30

4.2.2.2：第九巡迴法院判決...30

4.2.3：案例介紹－2005 年“Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.＂ ...32

4.2.3.1：案件事實...32

4.2.3.2：第三巡迴法院判決...34

4.2.4：小結 ...37

4.3：模仿諷刺（parody）之合理使用...40

4.3.1：案例介紹－Nike, Incorporated. v. “JUST DID IT＂ Enterprises. And Michael Stanard ...41

4.3.1.1：案件事實...41

4.3.1.2：第七巡迴法院判決...42

4.3.2：小結...45

4.4：比較性廣告（comparative advertising）之合理使用...48

4.4.1：功能性說明之比較性廣告之案例介紹－Waco International, Inc. v. KHK Scaffolding Houston Inc.; et al...50

4.4.1.1：案件事實...50

4.4.1.2：第五巡迴法院判決...52

4.4.2：小結...53

4.5：網路時代之新興比較性廣告－網路廣告之合理使用 ...55

4.5.1：網站標記之案例說明－Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. ...57

4.5.1.1：案件事實...57

4.5.1.2：第九巡迴法院判決...58

4.5.2：橫幅廣告之案例說明－Playboy Enters, Inc. v. Netscape Communications Corp. ...62 4.5.2.1：案件事實...62 4.5.2.2：加州地方法院判決...63 4.5.2.3：第九巡迴法院判決...66 4.5.3：小結...68 4.6：指示性合理使用之判斷原則...70

五、合理使用之國內法規定...73 5.1：立法目的...73 5.2：立法規定及沿革...73 5.3：合理使用之意義...76 5.3.1：使用人使用他人之商標文字時，主觀上需符合“善意且合理＂之 要件...76 5.3.1.1：何謂「普通使用」...77 5.3.1.2：何謂「善意且合理」...77 5.3.2：使用人使用他人之商標於客觀上須「非作為商標使用」...78 5.3.3：使用人使用商標權人之商標其最主要目的是用於「表示自己之姓 名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其 他有關商品或服務本身之說明」...79 六、國內合理使用之樣態及案例研究...81 6.1：典型之合理使用...82 6.1.1：高等法院 88 年上易字第 5433 號判決...82 6.1.1.1：案件事實...82 6.1.1.2：高等法院判決...82 6.1.2：高等法院 91 年度上易字第 774 號...83 6.1.2.1：案件事實...83 6.1.2.2：高等法院判決...84 6.1.3：士林地院 92 年自字第 137 號判決...85 6.1.3.1：案件事實...85 6.1.3.2：士林地院判決...86 6.1.4：台北地院 94 年易字第 251 號判決...86 6.1.4.1：案件事實...86 6.1.4.2：台北地院判決...87 6.1.5：小結...87 6.2：指示性之合理使用...88 6.2.1：台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決...88 6.2.1.1：案件事實...88 6.2.1.2：高等法院判決...89 6.2.1.3：台灣高等法院 94 年度聲再字第 309 號判決...90 6.2.2：台中地院 94 年度易字第 1207 號判決...91 6.2.2.1：案件事實...91

6.2.2.2：台中地方法院判決...91 6.2.3：台灣高等法院 95 年度上易字第 1805 號判決...93 6.2.3.1：案件事實...93 6.2.3.2：高等法院判決...93 6.2.4：小結...94 6.3：其他類型之合理使用現況...97 6.4：國內合理使用之判斷標準...97 七、商標合理使用之判斷原則...101 7.1：前言...101 7.2：合理使用抗辯之前提－主張侵權者應先證明被告之使用有造成消費者發生 混淆誤認之虞...101 7.3：合理使用之判斷原則...101 7.3.1：適用對象－典型之合理使用及指示性合理使用...101 7.3.2：針對典型之合理使用...102 7.3.3：針對指示性合理使用...105 7.4：訪談...110 八、結論...117 參考文獻...119

一、緒論

1.1：研究動機

按我國商標法之討論相較於同屬智慧財產權領域之專利權及著作權而言，數量明顯 不足，究其根本，乃因現今產業中，將其創新技術轉換成專利權者，往往得藉由幾篇重 要之專利即足以牽制商場上之競爭者，而就著作權而言，不論影音、文字著作、繪畫或 者是軟體著作等皆是與全民相關之標的，一般人對如何使用著作物不致於侵權皆有最起 碼之關注及認識。然而，商標則是法人團體為表彰企業所提供之商品或服務所設計出之 標識，且非得經由長時間之廣告、行銷及商譽之經營，方得為社會大眾為習知，對於商 標之運用及權利之保護，相信不會有人比商標權人自身重視，而若非市場上之同業亦不 會對他人之商標權特別有興趣，因而，其受到之觀注自然無法與專利權或著作權相比 擬。而再論及商標領域中之合理使用，所能受到之注意自然更不若著作權之合理使用般 能受到一樣之重視。 我國現行商標法中有關商標合理使用之規定在第三十條第一項，即「凡以善意且合 理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產 地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」。此為我國商標法中對合理 使用之法源依據，而除前揭法條外，國內針對商標合理使用之探討並不多，主管商標業 務之經濟部智慧財產局亦未針對商標合理使用之判斷擬定類似「著名商標或標章認定要 點」、「混淆誤認之虞」審查基準等判斷標準供實務工作者判斷使用商標權人之商標是否 構成合理使用，而可資為面對商標權人主張侵權時之合法抗辯。諸多有關商標合理使用 之判斷基準均散見於司法實務之判決中，而缺乏一較具體完整之判斷原則。雖說商標合 理使用抗辯多發生於商標侵權訴訟繫屬於法院時，非主管商標註冊業務之智慧財產局承 審之案件，然而，由歷年來之法院實務判決結果可知，智慧財產局對於商標法之解釋及 認定，仍為法院實務極為重要之參考。筆者從事商標實務工作多年，時時被公司之市場 部門詢問，於廣告文宣中使用他人商標之適法性問題，不論是為告知消費者公司所提供 之商品係與某某品牌之商品相容，或比該品牌之商品性能較佳、功能更齊備之比較性說 明，均會面臨是否需取得商標權人之事前同意，方得使用之疑問，因而若能有一清楚之 判斷原則供業界判斷在如何情形下，得以合理使用他人商標，而無須事先徵得商標權人 之同意並支付授權費用，相信不僅對司法實務審判有所助益，對產業之密集度及相似性 如此高之現今社會中更顯重要。

1.2：研究問題及目的

相較於國內作法，美國已有相當多針對商標合理使用之探討，且美國蘭哈姆法 （Lanham Act）亦有針對商標合理使用做出原則性之判斷標準，故本研究擬設定題目為 「論商標合理使用之判斷原則」，研究之目的係希望由了解美國及台灣對商標合理使用

之立法規定為出發，進而藉由整理及分析美國及台灣現有之合理使用案例，歸納出目前 美國及國內實務採取之判斷原則，並比較兩國間立法及實務審判之差異，以期推演出一 符合國內實務需求之具體判斷標準，供實務工作者於日後判斷此類案件時之參考，並期 待藉由訪談主管商標業務之行政機關官員針對該一議題之看法，檢視歸納出之判斷基 準，做為建議主管機關制定審查基準之參考。如此，應可對實務審判及業界確立一可資 參考之明確判斷標準。

1.3：研究方法

本研究將藉由研究問題之提出及研究內容之設計，導出一個切合實務需求之商標合 理使用之判斷原則，並依研究之設計檢視依文獻探討所歸納出之判斷原則，是否切合實 務需要，且將尋求適當之判決等資料佐證所推演出之判斷原則之適當性，本研究所採行 之研究方法主要如下： （１）研究之本質：本研究將採非實驗設計之研究方式，依據權威式之既有學術 論述及判決，並以邏輯推理之方式歸納分析出研究所欲獲得之結果。 （２）問題所涉及之時間及範圍：本研究採橫剖面之研究，以現階段美國及台灣之商標 法令、論述及實務判決為基礎，進行歸納分析之工作，並兼以貫時性之研究，探討國內 幾次商標法修正對「合理使用」之演進，以呈現該研究與法條相呼應且更具進步性之意 義。 （３）收集資料之方式：主要包含原始資料及次級資料之蒐集，首先將由法律網站、圖 書館中之相關書藉、論述中找出可用之次級資料，而後分析歸納國外案例之見解，導出 本研究之目的外，並藉由分析國內實務判決所援用之判斷基準，整理出幾個普遍採用之 判斷原則，再與分析國外立法例、判例及學說所得出之結果，互相比較二者之優劣，導 出符合我國商標法精神之商標合理使用之判斷原則，得出本研究之結果。其次，再運用 原始資料，即訪談之設計，訪問國內商標法之行政主管機關官員，並採半結構式訪談方 式，將得出之研究成果設計成提綱式之問題，使受訪者能在問題範圍內進行受訪並提供 意見。本研究係採現場個別訪談方式進行。 （４）文獻探討：本研究將先行蒐集現階段美國及台灣之現行商標法令及有關商標合理 使用之文章、期刊及既有之法院實務判決等論述及決定，以整理並歸納出兩國家對商標 合理使用在學術及實務上之共通判斷原則，主要研究之實務案例以美國居多，主要係因 為美國在此領域中之研究及實務見解十分豐富，除蘭哈姆法之明文規定外，美國第九巡 迴法院早自 1992 年即提出指示性合理使用之判斷標準，十分值得國內參考。其次，再 針對國內近幾年來法院針對被告被控商標侵權時，如何援引商標合理使用做為抗辯之判 決意見，分析我國法院認可之商標合理使用之判斷基準為何，依實務採用之判斷原則， 整理出最常被採用之判斷原則，筆者並將總結上述文獻資料整理出最被接受且符合商標 法精神之基礎判斷原則。

基於以上之研究方式，筆者可藉由分析整合權威性之論述、判決及他國之立法例等 參考資料中獲致一普遍為大眾接受之「商標合理使用之判斷原則」，而導出筆者擬獲致 之研究結果。其次，再藉由訪談之設計，將初步獲得之研究結果，與主管機關交換意見， 驗證研究結果是否確實有助於實務工作者於判斷類似案例時，得援用筆者之判斷原則， 而獲得一合理且公平之決定，或經由訪談結果，適度修正研究結果，以導出符合國內需 求之研究結果，並供主管機關或審判機關於日後擬定相類似判斷標準時之參考。

二、商標之使用

2.1：前言

商標制度之建立誠如我國商標法第一條所示，係為了保障商標權及消費者利益，維 護市場公平競爭，促進工商企業正常發展。藉由商標法之立法，建立商標制度，鼓勵商 標權人將其表彰商品或服務來源之圖形、符號或文字等標誌，藉由註冊制度申請獨占使 用之權利，經由註冊之保護後，商人即可放心投入商品之品牌建立及品質提昇，使消費 者藉由商標認識商品或服務之來源，進而選擇購買，而亦因商人持續對其商品及服務之 宣傳，消費者即不致於發生混淆誤認商品或服務提供者，因而商標法所保障之權利不僅 及於商標權人，也保護了消費大眾。 然而，商人為了使消費者輕易記住其商標，進而選擇其商品或服務，對商標之選用 不可避免會選用一些與商品或服務能產生連想之文字或符號，好比最有名之微軟公司 （Microsoft Corporation）選用“Microsoft®＂一字做為其企業及商品之名稱，而該字即有 「微軟體」之意涵，使消費者可輕易知悉其所販售之商品以軟體為主，其次又如知名之 影像處理軟體業者 Adobe Systems Incorporated 採用“Photoshop®＂做為商標，該商標有 「影像商店」之意義，可讓消費者輕易知悉其所提供之商品與影像有關。縱依商標法之 規定，不得選用商品或服務之說明做為商標，以免剝奪大眾使用該些文字之權利，然而 為使消費者牢牢記住商標，進而選購商品，市面上許多知名商標之文字或符號、圖形等， 仍不免會令人與商品或服務產生一定連想。而文字總有詞窮之時，若完全保障商標權人 獨占商標之權利，一旦商標權人所選用之商標顯著性較低，或具商品說明之意涵，一般 善意之市場競爭者或第三人之權利即難免受到不當之限制，甚且有時他人之使用商標僅 係為了說明其商品或服務之必要性使用或比較性說明，若過度保障商標權人之獨占權， 而剝奪大眾或市場競爭者使用商標之權利，消費者反而難以藉由商標之行使充份認識商 品或服務之來源，如此反不利於工商企業正常發展，而違反商標法立法之良善美意。因 而適當之允許市場上之其他競爭者或第三人在一定範圍及條件下合理使用商標權人之 商標，而不受到侵權之指控，似乎是平衡大眾與商標權人利益之良方，亦是維護消費者 權益之適宜作法。於是主張商標之合理使用做為侵權時之抗辯乃為法所允許。

2.2：商標之使用

2.2.1：我國商標法之使用

在進入商標合理使用之前，似有必要了解何謂商標之使用，即在哪種情形下之使用 或如何之使用方式該當於商標法之使用。依我國商標法第六條之規定，「本法所謂商標 之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關物件，或利用平面圖像、數 位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。則依前述條文之文 義解釋，舉凡商人為表彰其所提供之商品或服務，而於相關之產品或服務上標示有其以

文字、圖形或記號或其組合式組成之商標，透過有形或無形媒介，如平面或電子媒體之 文宣廣告，使消費者得藉由該商標認識到該商品或服務之提供者或來源，而資與其他商 品或服務之來源區別者，均可視為商標之使用。再依台灣高等法院 94 年度上訴字第 1169 號判決所揭示之原則：「是商標之使用在表彰自己之商品，並讓消費者藉以標誌區別商 品來源、品質與信譽，將商標用於商品或其包裝或容器之上，均為商標法所定商標之使 用，不限於標示在商品上」，足證商標法所定之商標使用，並非僅限於標示於商品上， 只要商標權人之使用，足使消費者得以與他人之商品或服務之提供者或來源區別，且商 標權人之使用商標於主觀認識及客觀表現均係以之為商標，即該當商標法上之使用，符 合商標法第五十七條第二項要求之使用規定，而不會遭致主管機關依職權或據申請廢止 其註冊。

2.2.2：美國商標法之使用

另依美國商標法之規定，商標必須要使用才能有效取得商標權，此乃因為美國之商 標制度係採先使用主義，異於本國採行之先註冊主義。按依美國之商標制度，商標權人 縱使不向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）取得商標權，仍可 依先使用商標之理由取得美國習慣法之商標保護。而商標權人若選擇向美國專利商標局 申請商標註冊，商標之使用仍是重要要件，商標權人若非在申請之初，即已使用商標， 而得以載明最早使用商標之日期，則僅得以意圖使用（intent to use）之方式申請註冊1 ， 一旦取得註冊後，仍應在半年內補正商標使用證據，否則，該商標之註冊即面臨遭撤銷 之命運。然縱使商標權人成功取得商標註冊，商標權人仍應在第六年時提供過去五年內 使用商標之證據，證明確有使用商標之事實，若屆時仍無法提供商標使用之證據，該商 標依舊會遭到撤銷，由此可知，正確且持續使用商標為維持美國商標權有效性之重要要 件。至於如何之使用方可謂之商標法上之使用？則依美國商標法之規定，商標須有商業 上之使用才該當商標法上之使用，而所謂之商業使用依美國商標法規定係指真實地將商 標使用於日常商業活動上，而非僅只是為了保留商標權而取得商標，依蘭哈姆法第 45 條規定2 ，以下兩種情形之使用得視為商業上之使用，即： （１）若是表彰商品之商標 1

Lanham Act § 1(b) ( 15 U.S.C.A. § 1051 (b)): “A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this Act on the principal register hereby established….. “.

2

Lanham Act § 45 (15 U.S.C.A. § 1127): The term “use in commerce” means the bona fide use of mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce (1) on goods when (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the service is engaged in commerce in connection with the Services.

將商標以各種方法標示於商品、商品容器上或貼附於商品上之標籤等位置，若依 商品之本質無法標示商標，則於行銷文件或與商品有關之文件上標示商標名稱， 並於商業上銷售或傳輸標示有商標之商品。 （２）若是表彰服務之標章 將標章用於或標示於所提供之服務或服務之廣告中，且該項服務為一般商業經營 者所提供之服務，而該服務提供者可在幾個州提供服務，或於本國內提供，或是 於外國提供。 總括而言，商標權人要證明其確具商標之使用意圖須符合下列三個要件，即： （１）須以之作為商標： 通常在申請美國商標時，若商標權人係基於已使用之狀態申請商標註冊，則申請 書上需填載第一次在美國境內使用之日期，於商標通過美國專利商標局之初審 後，商標申請人即需補呈商標實際使用之證據，如標示有商標之商品型錄、包裝 盒或廣告文宣等，證明商標之使用。

（２）須為締結善意之交易（bona fide transaction）：

善意之交易得證明商標權人確具使用之意圖。而本項所謂之善意，係指合於一般 正常之交易，非如左右手交易般屬關係人間之交易（not an arm length transaction） 或秘密而不公開的交易，都非善意。如公司內部的交易，對於親戚或好友所為的 名義上或象徵性的銷售3 。 （３）須非僅僅為取得或維持商標之權利： 商標權人取得商標後，需確實將商標使用於商品或服務之行銷上，若商標權人僅 係為取得商標權後，排除他人使用相同或近似之商標，進而主張其商標權，但確 不實際使用商標，則其所取得之商標仍將因為缺乏實際使用之事實而遭到撤銷。 商標權人於取得表彰商品或服務之商標後，仍持續依商標法定義之使用方式使用商 標，即可取得不可爭議之商標權地位。爾後商標權人即得於第三人惡意仿冒之時，積極 主張其商標權。相反地，若商標權人未積極主張商標權，任由惡意攀附其名聲或搭便車 之商人不當使用其商標，經年累月後，商標即有可能因喪失識別性，被淡化而失去商標 識別之功能，而終至喪失其商標權。商標因商標權人怠於主張而喪失商標權最著名之例 子不外乎“aspirin＂、 “zipper＂及“xerox＂。有鑑於此，舉世聞名之微軟公司於其網 站上公布了使用其著名之“Microsoft®＂商標之指南4 ，在該指南中明確說明應如何使用 “Microsoft®＂商標，並說明不為其接受之使用方式，供其經銷商、使用者，甚至是一 般大眾了解其維護商標之明確作法及捍衛商標權之決心，此種作法實為保護商標權之最 佳範例。 3

2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, §16:7 (4th ed. 2006.).

三、美國合理使用之規定

3.1：立法目的

商標權人一旦擁有不可爭議之商標權後，即取得專屬排他使用權，而得對惡意侵權 攀附其名聲之仿冒者主張權利，要求其停止侵權行為並賠償商標權人之損害。然而，誠 如本文一開始時所提及，若全然賦予商標權人絕對之權利，主張其商標權利，一旦使用 者係以商標之原始文義使用，而無搭便車之故意，抑或純係為了說明使用者所提供之商 品或服務時，仍因商標權人之絕對權利而令其使用行為成了侵權行為，似又阻礙了商業 之正常運作，而失其平衡。因而，藉由立法之方式，使得一般使用者得藉合理使用之法 理引為抗辯，即適度地調整了商標權人之權利，並保障了善意之使用者。原則上，合理 使用之原理係指，商標權人使用商標之獨占權利並無法禁止任何第三人以商標字詞之描 述意義使用其商標文字，而非將商標權人之商標以商標形式使用5 。再簡單來說，合理使 用是指他人得以善意合理之方式使用商標權人之商標，而無須徵得商標權人之同意亦無 庸支付商標授權費用。美國之合理使用精神係源自於美國憲法第一修正案（First Amendment）中之自由表達 (free expression)及言論自由(free Speech)精神，該法案被視為 是商標侵權抗辯之重要法理，按商標法雖賦予商標權人獨占之商標使用權，但仍無法剝 奪大眾自由表達（freedom of express）之權利，惟有當該自由表達精神嚴重損害商標法賦 予商標權人之權利，或大眾辨識商品來源之權利時，該位於憲法層次之原則才得加以適 當之修正。而該第一修正案所強調之自由表達及言論自由精神提供了一般社會大眾或商 業競爭者在使用他人商標時一種阻卻違法之使用權利，即在符合該修正案之原則下，可 不受商標權人獨占權利之拘束。有美國學者即指出合理使用案件通常會產生六個主要影 響，即：(1)、公眾對在市場上之商品或服務有不被欺騙之權利；(2)、公眾對競爭市場中 有鼓勵生產有品質商品之利益；(3)、商標權人對維護其商標之完整性及禁止他人搭其商 譽之便車有利益；(4)、被控商標侵權者有正確描述其商品以求在市場上有效競爭之權 利；(5)、公眾有知悉商品或服務之正確描述以利購買之利益；(6)、針對個人不當利用商 標法將常用文字予以獨占或設限之作法，公眾有禁止之利益6 。前項六點明確指出了合理 使用制度存在之意義及其於商標法中所占之地位。

3.2：蘭哈姆法之規定

3.2.1：蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款

美國國會為促進市場競爭、確保商品品質並保護消費者避免發生混淆誤購之情形， 於 1946 頒佈聯邦商標法，即所謂之蘭哈姆法(The Lanham Act)。依蘭哈姆法之規定，商

5

74 Am. Jur. 2d Trademarks and Tradenames § 142.

6

Michael G. Frey, Is it fair to confuse? An examination of trademark protection, the fair use defense, and the

標權人一旦依蘭哈姆法取得商標權後，即可依該法對不當使用其商標之第三人主張權 利，蘭哈姆法中對商標權人之權利救濟主要規定於蘭哈姆法第 32 條第 1 項a款及第 43 條第a項(1)(A)款7 ，依前揭法條規定，商標權人對於以重製、仿冒、複製其商標並用於商 品銷售、經銷或任何足以構成混淆、誤認或欺罔之行為均可主張民事賠償，且前揭法條 中亦明示「混淆之虞」(likelihood of confusion)之情形，做為判斷商標是否構成侵權之要 素。當然商標權人若要證明商標遭侵權，首先必須先證明其擁有合法之商標權，其次要 證明第三人之商標使用確實有可能造成消費者對商品或服務之來源造成混淆，方該當於 商標侵權之舉證責任。而美國因採先使用主義，商標權人縱未依蘭哈姆法向美國專利商 標局註冊取得聯邦法之商標權，仍得依習慣法（common law）之法理取得商標之保護， 因而若商標權人係援引習慣法主張商標權，商標權人仍應首先證明，消費者得藉由其商 標辨識其商品或服務之來源，其已成功取得習慣法之商標權後，方得就第三人使用之侵 權主張。則不論係就蘭哈姆法或是習慣法，主張商標受到侵權之一方應就商標侵權負擔 舉證責任。 美國商標法賦予商標權人排他之權利維護其商標權利，然而若將該權利無限擴張， 難免損及市場上一般人對文字之使用。正如同本文前言所述，文字難免窮盡，尤以語言 文字本為全人類之資產，若授與商標權人絕對之權利，影響大眾以文字之原有意義使 用，似乎有違公平合理之原則。因而，蘭哈姆法在第 33 條b項第 4 款（15 U.S.C. § 1115(b)(4)）8

規定了「合理使用」之法理，此即為「典型之合理使用」（classic fair use） 或「傳統之合理使用」（traditional fair use）之法源依據。依該法條規定，被訴為侵權事 實之姓名、字語、方式之使用，並非作為商標而使用，而係使用人本身營業上個人姓名 之使用，或係與使用人有密切關係者之個人姓名，或係將使用人之商品、服務或產地善 意且合理地為說明之字語或方式者，該使用即不會構成商標侵權，而可以主張合理使 用。因而遭指控商標侵權之一方若要依蘭哈姆法成功主張合理使用做為抗辯，即要證明 下列三個要件：

（１）、其不以商標之方式使用，即“otherwise than as a mark＂；

美國知名商標學者J. Thomas McCarthy（以下稱「麥卡錫」）教授認為若要主張合 理使用，此點應為最重要之條件，即該當於合理使用之前提，必須是商標使用 人使用商標權人之商標並非以商標之方式使用9 。通常會引發商標侵權糾紛不外 是使用人以引人注目之方式使用商標權人之商標，而有使消費者發生混淆誤認 7

Lanham Act § 43(a)(1)(A) (15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)): “False designations of origin and false descriptions forbidden (a) Civil action…(1)…(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or….＂.

8

Lamham Act § 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115(b)(4)): “the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark…of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods of services of such party, or their geographic origin….”.

9

之情形，然而，在廣告或行銷上強調商標權人之商標並不一定就會被認定以商 標之型式使用，因為有可能使用人僅係為了加強該描述性文字，用以描述其所 提供之商品或服務，最主要之觀察重點仍應著重於使用人使用該商標之文字之 方式，如字體、大小、置放於整個商品或行銷文字之顯著位置等。簡而言之， 如使用人於商品上僅標示有商標權人之商標，且係以粗大字體標示於商品或其 包裝之正中央，除此之外，再無其他文字或圖形，則使用人即係以商標之方式 使用，而無法以合理使用做為抗辯。然而一般而言，使用人通常不會以如此顯 目之方式使用商標權人之商標，使用人有可能將自己之商標或其他描述性文字 與商標權人之商標共同使用，然而就算是連結使用，亦不一定會排除使用人即 非以商標之方式使用而不會構成侵權。例如在Mobil Oil Corp. v. Mobile Mechanics, Inc.乙案中10 ，被告使用“MOBILE MECHANICS＂做為其企業之服務商標，形容 其移動式且具行動力之汽車維修服務，但法院仍認定其侵害Mobil汽油公司之 “MOBIL＂商標，主要理由是因為被告使用該文字之字體、形式與原告之商標 字體幾乎一樣，且係以商標之方式使用，故無法援引合理使用做為抗辯。 （２）、該商標為使用人之個人姓名、商號名稱或僅為描述使用人之商品或服務內容，

即法條中提及之“of a term or device which is descriptive of．．．．．only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin＂；

此要件係指使用人使用商標權人之商標並非為了影涉或攀附商標權人之商標， 甚至是指示商標權人之商標，使用人之使用商標文字純粹是因為該商標文字恰 好是使用人本人之姓名或其企業之商號名稱，或是該商標文字本身即屬於描述 性文字，恰可用以說明使用人所提供之商品或服務之內容，使消費大眾可藉由 該商標文字之使用而輕易了解使用人所欲銷售之商品或提供之服務。此種要件 構成之前提，多半是因為商標權人選擇了一具原始意義之文字做為其商標，該 商標自然不會因為商標權人之申請、註冊及行銷使用後，喪失其原始意義，而 排除社會大眾之使用權利。因為雖使用人使用商標權人之商標文字，但無非是 為了表明使用人之姓名、商號名稱或說明商品或服務，自無法論以商標侵權， 而限制使用人之合法使用文字之權利。不過，值得注意的是，商標權人之商標 縱為描述性文字，亦不得描述商標權人自身之商品或提供之服務，否則，一旦 被判定為描述性商標，商標權人本即無法取得商標權，或是得依蘭哈姆法規定， 放棄該特定描述文字之專用權，而僅得以商標之整體，即描述性文字再加上其 他文字或圖形構成一整體商標，方得以取得商標權。則在此種情形下，任何人 均得以使用其描述性文字而不會被控以商標侵權，當然亦無庸援引合理使用做 為抗辯。為了更精確了解何謂描述性商標（descriptive mark），麥卡錫教授提供了 10

判斷之標準，即商標會被認定屬描述性文字，代表該文字可能描述以下事項： (1) 商品之預期目的、功能或使用方式； (2) 商品之大小； (3) 商品或服務之提供者； (4) 商品或服務之使用人之層級； (5) 商品或服務之獨特特性或構成之成分； (6) 商品或服務之本質； (7) 對使用人產生之效益11 。 一旦商標權人所選擇使用之商標構成前述要項中之任何一項，均會被審查機關認 定為描述性商標，而無法取得註冊。例如“E-FASHION＂即具有描述其在網路上 提供時尚訊息之說明，因而被認定為描述商品或服務之本質而無法取得商標權 12 。由上可知，描述性之文字本應歸社會大眾自由使用，而無法容許任何人利用 商標法取得獨占之權利，而排除他人正當使用文字之自由及權利。不過，若商標 權人藉由經年累月不斷之使用描述性文字，因而建立起相當之知名度，使得消費 大 眾 得 由 該 描 述 性 文 字 辨 識 商 品 之 來 源 ， 即 代 表 商 標 權 人 之 商 標 已 取 得 “secondary meaning＂（第二層意義）13 時，那又另當別論，使用人若使用該具第 二層意義之商標，仍有可能構成商標侵權，而須依蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款判 斷是否得以援引合理使用做為抗辯。

（３）、使用之前提為善意且合理，亦即“used fairly and in good faith＂。

使用人使用商標權人之商標必須是善意且合理之使用方式，才得以成功主張合理 使用。此處之善意與蘭哈姆法所要求商標權人確具使用意圖時所提及之須是締結 善意之交易中之“善意＂應可做相同之解讀，蓋善意之交易係指合於一般正常之 交易，而善意本身則係指合於一般大眾所認知之合法且合理之行為。至於“used fairly＂（合理之使用），則並未十分明確清楚蘭哈姆法針對此要件之判斷基準， 惟依據最高法院於KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.14

乙案中所 揭示之原則可知，合理使用之要求並不代表被告之使用商標權人之商標一定不能 造成消費者之混淆。而第二巡迴法院亦提到法院及學者將欠缺善意之行為等同於

11

2 MCCARTHY, supra note 3, § 11:16.

12

In re Styleclick.com Inc., 57 U.S.P.Q. 2d 1445, 2001 WL 15915 (T.T.A.B.2000).

13

指原具描述性意義之商標，經由使用人不斷之行銷使用，而使得消費者知悉其係代表某種特定之商品， 而得以藉該商標辨識商品或服務之來源，則該原本不具顯著性之文字即擁有第二層之意義，而具有商標 之功能。See 15 U.S.C. § 1052, see also Anne Hiaring, 22 Am. Jur. Proof of Facts, 3d 691 (2005)(Under the doctrine of "secondary meaning" a mark that was descriptive in its primary meaning can be shown to have acquired a secondary meaning as a trademark associated only with a particular product. Such proof ranges from showing extensive use of a mark over time to promulgating market surveys demonstrating that a term, product shape, or label design that has a primary, descriptive meaning has also acquired a "secondary meaning" to the public as a trademark.).

14

後使用人意圖利用消費者對商品之來源或提供者之混淆而藉以攀附商標權人之 商譽15 。 基本上，善意因是屬於使用人內在之主觀意識，必須透過其使用行為方得以判斷 其顯現於外之使用方式是否確屬善意且合理。而判斷顯現於外之使用方式，其方 法則與第一項所提及之「不以商標之方式使用」雷同，一般而言，可藉由使用人 是否以醒目且特殊之字體使用商標權人之商標，及是否將該商標置於商品之中心 位置等方式來判斷，若使用人以粗大、色彩鮮艷之字體顯示商標權人之商標，但 卻將自身之商標以黑白、縮小字體置於商品之角落位置，此種情形，即難以主張 其係以善意且合理之方式使用商標權人之商標，換言之，觀察使用人是否已採取 相當之方式避免與商標權人之商標互為混淆，為判斷商標使用人是否確具善意之 重要指標。 此三項要件為蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款所規定主張典型之合理使用做為商標侵權 抗辯之必要條件。實則，使用前揭三要件可排除商標侵權之成立，最主要的原因不外乎 商標權人係使用一已為大眾知悉之文字做為其商標，該文字在不被商標權人使用前已具 有特定之原始意義，自然不會因為商標權人之使用而排除社會大眾使用該文字之權利。 正如同美國第二巡迴法院在Car-Freshener Corp. v. S.C. Johnson Son Inc.所揭示之見解，「商 標權人雖然可以使用描述性文字或圖形組成其商標，但卻無法避免別人以善意且不以之 為商標之方式，使用該些文字或圖形之原始意義」16

。又如同第七巡迴法院於Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.案中所宣示之法理，「任何人皆得使用文字或圖形具描述性 之原始意義，以對抗商標權人排他之商標權」17 。此外，美國知名商標學者麥卡錫教授 亦認為「若原告選擇一描述性文字做為商標，商標權人即應認知其他人仍有權自由依該 文字之原始文義使用其商標用以描述其商品或服務」。但麥卡錫教授認為此並非能毫無 例外地全面適用，依其認為若商標權人因為不斷使用商標，進而創設了商標之第二層意 義時，那又另當別論，然而縱然如此，商標文字之原始意義仍應符合自由競爭市場之利 益，由大眾使用以描述其商品18 。此亦為典型合理使用之最核心目的，即藉由主張合理 使用對抗商標權人獨占之商標權，保留一定之空間給大眾或其他競爭者，使其得更完 整、精切地說明其自身之商品或提供之服務。 另外，值得注意的是，美國蘭哈姆法之商標規定雖係針對依該法規定向聯邦之專利 商標局取得註冊且登錄於註冊簿之聯邦商標，然而，針對未依該法註冊而依習慣法取得 商標權之商標權人或僅依各州州法取得註冊之各州商標，仍得以蘭哈姆法之規定主張合 15

2MCCARTHY, supra note 3, § 11:49.

16

Recent Development in Trademark Fair Use Litigation, at:

http://www.abanet.org/litigation/committee/intellectual/roundtables/jan05outline.doce. (last visited 2006/4 /11).

17 Id. 18

理使用做為抗辯，亦即蘭哈姆法之規定得視為習慣法或州法之成文規定，習慣法或州法 中有關合理使用之抗辯實已包括蘭哈姆法第 33 條b項第 4 款之構成要件19 。

3.2.2：蘭哈姆法第 43 條 c 項第 4 款

除此之外，2006 年新修正之蘭哈姆法第 43 條c項第 4 款（15 U.S.C. § 1125(c)(4)）20 亦 針對知名商標權人對抗不當使用其商標導致商標淡化之侵權行為做出限制，依該法條規 定，知名商標權人對下列三種情形不得主張商標因受到模糊化或減損而構成淡化，即： （１）使用人以合理使用之方式，包括指示性或描述性合理使用，或功能性使用之方式 使用知名商標權人之商標，而不僅只於在於表明該他人之商品或服務之來源之識 別性使用，該使用方式包含： (1) 以比較性廣告或促銷之方式用以使消費者得以比較使用人與商標權人之商品 或服務；或 (2) 為識別或模仿諷刺、批評或評論知名商標權人之商標或其提供之商品或服務 之目的。 （２）任何形式的新聞報導或評論； （３）使用標章非作為商業使用。 蓋商標淡化係商標法賦予商標權人更全面性之保護，為確保知名商標權人如可口可 樂、麥當勞所辛苦建立之商譽，商標法對惡意冒用知名商標之行為做全面性之限制，不 論該使用知名商標之行為係用於相同或類似之商品或服務，或完全不相同或不類似之商 品或服務，只要該使用行為有可能構成商標之淡化，讓消費者將該使用與知名商標權人 產生聯想，或認為係由知名商標權人所提供之商品或服務，即足該當商標淡化之可能， 而得被商標權人控以侵權。然而知名商標權人之權利再大，亦不應阻礙社會大眾自由表 達之權利，尤其是正確地描述知名商標權人之商標，而不會構成混淆之使用方式，例如 以指示性合理使用之方式使用知名商標權人之商標，抑或是將知名商標權人之商標用於 非商業性用途，或用於評論報導，甚至是以模仿諷刺之方式引述商標權人之商標。原則 上，只要該等使用不會造成消費者之混淆，誤認後使用人為商品或服務之提供者，抑或 是其與商標權人有贊助、保證等關係，理應不受到限制，而得以公平合理之方式使用， 此亦為蘭哈姆法在此種情形下，限制知名商標權人之權能之理由。而此法條第一項顯然 19

Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 217 U.S.P.Q. 988 (5th Cir. 1983)([I]f the defendant’s use is a fair use as against assertion of a registered trademark, then it is also a fair use as against a state statutory or common law count).

20

Lanham Act § 43 (c)(4)(15 U.S.C. § 1125): “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with--(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.

係已將第九巡迴法院所創設之指示性合理使用之法理納入明文中，此外尚包含由各巡迴 法院所類型化之模仿諷刺及比較性廣告之合理使用，而第二項亦與法院所認同之評論報 導之合理使用要件相符，顯見蘭哈姆法已認同各聯邦巡迴法院將指示性目的、模仿諷刺 或比較性廣告之目的使用商標權人之商標視為合理使用之樣態並將其列入淡化法中，而 可作為對抗知名商標權人主張商標侵權時之抗辯。然而，值得注意的是，該條文針對之 標的仍是知名商標權人之商標，而非一般之商標，故並無法如蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款可直接視為合理使用之法源，雖然吾人可認同蘭哈姆法承認聯邦巡迴法院所創設有別 於典型合理使用之類型，但若使用人所引述之商標並非知名商標，則是否可推論蘭哈姆 法亦有相同之適用，似乎有待法院進一步解釋及判定，不過，就近年來美國諸多法院之 見解似乎可推定，只要符合前揭類型之使用要件，且不會造成消費者之混淆，而有攀附 商標權人商標之嫌，原則上均可援引前述要件做為合理使用之抗辯，至於商標是否知名 似乎並非考量之重點。 其次針對本條第三項所要求之「非商業行為之使用」則似乎與憲法第一修正案中之 言論自由精神有別，蓋該法案所欲保障之言論自由精神並不限於非商業行為，事實上在 1976 年美國最高法院審理Virginia Board of Pharmacy21

乙案時，即肯定「商業言論」 （commercial speech）受到憲法第一修正案中言論自由條款之保護，最高法院亦明白指出 商品之一般廣告言論與政治演說及著作同樣值得受到憲法之保護22 。但當然引人錯誤之 商業言論則無法受到憲法第一修正案之保護，正如同麥卡錫教授於其著作中所引述 Blackmun法官之說法，即：「聽眾並無興趣接收錯誤、誤導或欺騙之商業資訊」，基於此 種理由，錯誤之商標言論得被禁止而無法主張憲法第一修正案之保護23 。不過，在此處 商標侵權者所欲對抗之商標係已具相當知名度之商標，該知名商標之所有人基於其對商 標長期投資之心力，其所獲得之保護明顯應優於一般商標權人，故此處得援引為合理使 用抗辯之要件不同於一般商標侵權之合理使用抗辯，而僅限於非商業行為之使用。 再者，本條第一項雖允許他人援用商標權人之商標用於比較性廣告或促銷之商業行 為中，然參蘭哈姆法第 43 條a項24 亦提及，該些比較性或促銷之商業廣告必須不能有錯 誤或使人誤導之陳述，造成他人對於商品或服務之來源產生混淆，或誤認該商品或服務 與其他人之商品係有關連或存在贊助或保證關係，或由其廣告行銷陳述中，誤信商品或 服務之品質、成份等，若有此種誤導或錯誤訊息，則任何第三人認為因該些廣告或促銷 21

Virginia State Bd. Of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 765, 48 L.Ed. 2d 346, 96 S.Ct. 1817(1976)

22

5 MCCARTHY, supra note 3, § 31:139.

23

Id. § 28:40. 24

Lanham Act § 43(a)(15 U.S.C. § 1125(a)):“any person who, on or in connection with any goods or services…uses any false or misleading description of fact, or false and misleading representation of fact, which …in commercial advertising or promotion misrepresents the nature, characteristics, qualities, or

geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or her is or is likely to be damaged by such act.”

而受有損害或有損害之虞者，將得援引蘭哈姆法主張損害之救濟。

3.3：不正競爭法整編第 28 條 (Restatement (Third) of Unfair Competition § 28)

美國不正競爭法整編第 28 條中規定有對商標權人之限制，該條文規定： 在對商標、商號名稱、團體標章或證明標章之商標侵權訴訟中，若行為人使用該商 標係以描述性方式或以地理描述之方式來說明行為人自身之商品、服務或營業或其 來源，或是該商標為行為人自己之姓名或與其有關係人之姓名者，且行為人係以合 理且善意之方式使用該商標，其目的僅為了描述行為人之商品、服務或營業或表明 與其相關人之姓名者，此種情形得為商標侵權之抗辯25 。 本條文所指之商標權人之商標並不限於依蘭哈姆法註冊之商標，即使未經註冊之商 標亦等同適用，另外，商標權人之商標得被他人以描述性之方式使用，很顯然係因該文 字本身除被商標權人賦予商標之意義外，尚具有一般社會大眾習知之原始意義，故不正 競爭法在此處雖肯定具描述性意義之商標得經由長久使用而獲得第二層意義，但仍無法 授與商標權人完全獨占之權利，禁止社會大眾使用該商標文字之原始文義之權利。此一 限制商標權利人之規定除前述之蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款中明文規定外，於習慣法 中亦肯定此一權利。 然而使用人使用商標權人之商標若造成消費者混淆，使消費者無從分辨商品或服務 之來源，即亦喪失商標表彰之功能，因而若要成功援引該一條文做為抗辯，使用人之主 觀使用意圖需具善意，表現於外之使用方式需為公平且合理，但商標權人於主張商標遭 受侵權時，仍應先行就使用人之使用商標已確實造成混淆後，使用人方才負有證明其為 善意且合理之使用之責任。而在此處之善意且合理與蘭哈姆法第 33 條 b 項第 4 款所指 之善意合理並無差異，基本上，使用人縱使於使用之初即知悉商標權人之商標，亦不會 因此被認定不具善意，於判斷上，仍應視使用人使用商標權人之商標時，有無利用商標 權人商譽，意圖造成消費者混淆而定。假若使用人使用商標權人之方式係完全複製商標 權人之商標且以顯目之方式使用，而事實上使用人所欲描述之商品尚有其他文字可以使 用，則使用人之使用方式即可能被認定為惡意使用。 基本上，本條之合理使用抗辯與蘭哈姆法之規定是一致的，且在適用上，不正競爭 法中合理使用之地位似乎更高於商標權人之利益，原則上即使在消費者有可能發生混淆 之情形下，合理使用仍可以適用，除非該混淆已達“substantial confusion＂（實質混淆） 之情形，否則並不構成侵權。 25

Restatement (Third) of Unfair Competition § 28(1995): “In an action for infringement of a trademark, trade name, collective mark, or certification mark, it is a defense that the term used by the actor is descriptive or geographically descriptive of the actor’s goods, services, or business, or is the personal name of the actor or a person connected with the actor, and the actor has used the term fairly and in good faith solely to describe the actor’s goods, services, or business or to indicate a connection with the named person.”

四、美國合理使用之案例研究

4.1：典型之合理使用（classic fair use）

美國商標合理使用之法源依據有來自成文法蘭哈姆法、不正競爭法之規定，亦有來 自於習慣法或法院之創設，此章節所介紹之合理使用類型又名傳統之合理使用或法定之 合理使用，即蘭哈姆法第 33 條第b項第 4 款（15 U.S.C. § 1115(b)(4)）所規定之合理使用， 此種合理使用之構成要件如第三章第二節所描述，其最大功用在於維持商標權人對商標 之獨占權利外，尚保障社會大眾有權以文字本身之原始意義自由使用，進而描述其所提 供之商品或服務之權利。而顯然地，此種合理使用最常發生在商標權人所選擇使用之商 標文字本身屬描述性文字，其在商標權人賦予其商標意義之前，該文字即具有原始意 義，而應開放予社會大眾使用，而不得容由商標權人獨占。正如同美國Holmes大法官在 Prestonettes, Inc. v. Coty乙案中所揭示之原則，「使用商標之方式若未造成大眾混淆，則我 們不認為商標權擁有得以排除該文字被用以陳述事實之崇高權利」，這同時代表著，「商 標法並非係對文字本身創造一絕對之權利，換言之，一旦適用典型合理使用原則時，即 代表商標保護終止」26 ，此種牽制商標權能之原則多少平衡且保障了一般大眾在非惡意 之情形下，自由使用文字之權利。而麥卡錫教授則認為合理使用只有兩種樣態，除本項 所指之典型合理使用外，另一種即為後面章節介紹之指示性合理使用，至於一般人認為 只要是不侵權之使用商標行為皆名之為「合理使用」則純屬誤解27 。此兩種樣態在適用 上有極為不同之差異，就典型合理使用而言，係指使用商標文字之原始意義而不以商標 之方式使用，然而就指示性合理使用而言，則確實是使用商標權人之商標來說明商標權 人之商品或服務。基本上美國法院針對合理使用之適用做出了許多判決，新近有名之案 例為美國最高法院於 2004 年 12 月 8 日針對KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 乙案所做出之判決，該判決揭諸了典型合理使用之判斷原則，解決長久以來聯州 巡迴法院之兩派意見，是美國近年來十分重要之案例，以下將析述該判決，藉此了解美 國法院對援引典型合理使用做為商標侵權抗辯時所持之見解。

4.1.1：案例介紹－“KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.＂

28

4.1.1.1：前言

美國商標法針對被控商標侵權者在主張合理使用做為抗辯時，除前述使用者在使用 時主觀上須為善意且合理，於使用時亦不得以之為商標等前提外，其最重要之爭議不外 是一旦商標已構成混淆之虞時，商標侵權者還能否援引合理使用做為抗辯？此爭議在美 26

Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359,368, 44 S.Ct. 350, 351, 68 L.Ed. 731, 1924 Dec. Comm’r Pat. 508 (1924)(Holmes, J.).

27

2 MCCARTHY, supra note 3, § 11:45.

28

國法院間一直存有歧見，有一派的法院見解認為，會令人混淆之使用絕非合理使用29 ， 而另一個判決見解則認為即使構成混淆仍可主張合理使用30

，此二種見解一直在美國聯 邦巡迴法院間反覆出現，直至 2004 年 12 月 8 日最高法院針對KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 乙案做出判決後，此爭議方有一決定性之見解，依美國最高法院 判決認為被告於商標侵權訴訟中主張商標合理使用之抗辯時，並無庸證明商標無混淆之 情形，亦即縱使在商標構成混淆之情形下，合理使用之抗辯仍可援用，此判決堪稱為近 代對美國之商標合理使用判斷極為重要之判決，因而在討論商標合理使用之原則時，自 然不能不充份了解美國法院在承審此案時所為之判決及見解。

4.1.1.2：本案事實

本案之兩造KP Permanent Make-up Inc.（以下簡稱KP公司，即原告）與Lasting Impression I, Inc.（以下簡稱Lasting公司，即被告），兩家公司均為耐久型化妝品之製造及銷售商， 且為直接競爭廠商，該產業所生產之產品同時具有化妝及醫療之功能，通常之應用方式 係在皮膚之表皮層內植入色素，用來掩蓋傷疤、延長眉毛或創造持久之眼線等。Lasting 公司是在 1992 年四月開始使用“micro colors＂商標，其指定使用之商品為專業醫療及化 妝師用之墨水及顏料，如整型手術除疤之墨水或去胎記之顏料，並於 1993 年時以設計 字體之“micro color＂向美國專利商標局申請商標註冊（如下圖A），並於 1993 年 5 月 11 日取得註冊第 1,769,592 號之商標，復於 1999 年成功提示商標使用資料成為不可爭議 之商標權利擁有者31 。而反觀KP公司係於 1990 年間即開始使用“micro color＂於宣傳文 件中，並於 1991 年開始將“micro color＂商標使用於其顏料產品之瓶身上。KP公司使用 該商標之時間係早於被告Lasting公司之使用時間，但其並未申請聯邦註冊。在 1999 年 時，KP公司大量使用“micro color＂做為其產品之廣告（如下圖B），而非僅將該商標用 於產品之瓶身上。於是Lasting公司在 2000 年 1 月寄發了警告函給KP公司，要求其停止 使用“micro color＂商標，此警告函使KP公司決定在加州中區地方法院對Lasting公司及 其授權使用商標者MCN International, Inc. 提起商標侵權訴訟，KP公司主張其就“micro color＂商標擁有習慣法之商標權，且其使用並未侵害Lasting公司之商標權而為單純之合 理使用，Lasting公司亦提起反訴主張KP公司侵害其商標權，兩家公司並就本案申請即決 判決。地方法院於承審後准許KP公司即決判決之申請，判決KP公司符合 15 U.S.C. § 1115(b)(4)之規定而得主張合理使用做為抗辯。Lasting公司隨即向聯邦第九巡迴法院提起 29

2 MCCARTHY,supra note 3, § 11:47 (Thus, these courts concluded that a junior user’s use should be deemed

“fair” only if it was non-confusing.).

30

Id. (….that a finding of a “fair use” could prevent a finding of infringement even if a likelihood of confusion

existed.).

31

依 15 U.S.C. § 1065 之規定，商標要獲得不可爭議之商標權，必須符合下列條件：(1)連續五年之使用 且其後仍於商業上使用，(2)並無任何判決或決定推翻該商標之效力，(3)美國專利商標局或法院沒有待審 理之程序，(4)該商標對指定之商品或服務而言，並非為通用名稱。

上訴，其在上訴聲明中指稱地院判決中忽略了進行商標是否構成混淆之判斷，而此次第 九巡迴法院判決Lasting公司勝訴，亦意味著KP公司須承擔證明其使用商標並無與Lasting 公司構成混淆之舉證責任，KP公司據此提起上訴至最高法院。 A 圖：本案 Lasting 公司之註冊商標“MICROCOLOR＂ B 圖：KP 公司所使用之“micro color＂商標

4.1.1.3：地方法院判決

32 本案於地方法院審理過程中，KP 公司之主張主要有下列幾點：

１、 Lasting 公司之商標權並未允許該公司對“micro color＂具有獨占使用之權 利，而可與其整體商標分別主張；

２、 “color＂一字與“pigment＂一字均為顏色或顏料之意，為業界通用之文 字，尤以根據 KP 公司於網路上蒐尋到之資料，“microcolor＂一字本為不 同業界所慣用之文字；

３、 KP 公司可依合理使用之原則使用“micro color＂乙詞； ４、 Lasting 公司並未就“micro color＂商標取得第二層意義；

５、 Lasting 公司亦以通用意義使用“micro color＂乙詞，故依禁反言法理，

32

Lasting 公司不得再主張該文字非通用文字； ６、 Lasting 公司並未證明兩家公司商標之使用構成近似； ７、 KP 公司持續且早於 Lasting 公司之使用事實。 而 Lasting 公司之主張主要為： １、 KP 公司主張“micro color＂為通用文字非事實； ２、 KP 公司對該文字之優先使用非事實； ３、 Lasting 公司對其商標之權利並不限於整體使用。 針對兩家公司之主張，地院准許了 KP 公司之即決判決，地院准許 KP 公司得以持 續依其原有之方式使用“micro color＂商標，而 Lasting 公司亦得繼續使用其註冊商標。 在此判決中，地院認為正如同 KP 公司所主張，業界本常以“color＂一字與“pigment＂ 互換用以描述相關之化妝商品，因而“microcolors＂與“micropigments＂應屬同義詞，在 此部分，因為 Lasting 公司並未舉出充份證據證明“micro color＂非業界通用文字，因而 地方法院接受 KP 公司之主張，認為“color＂一字應屬通用文字。地方法院並認為縱使 “micro color＂並非通用文字，它仍屬於描述性之商標，而不具有所謂之第二層意義 （secondary meaning），針對此點法院甚至認為縱使 Lasting 公司之“Micro Colors＂已取得 不可爭議之商標權，而具有第二層意義，但就其得主張之商標侵權應係就商標整體而 為，而非針對文字部分之侵權主張，且正因為法院認為“micro color＂乙詞為通用文字或 僅係商品描述之文字，故法院認為原被告均無法針對該文字取得第二層意義，而針對 Lasting 公司主張原告之使用未符合商標法規定合理使用之第一及第三個要件，即 KP 公 司並未以非商標之方式使用“micro colors＂，且其並非以前揭商標單純描述其商品之主 張，並未被地方法院採信，因地方法院認為 KP 公司早自 Lasting 公司使用系爭商標前即 已持續不間斷之使用“micro colors＂乙詞，因而其使用自然符合商標法之合理使用， 而不會構成侵權，且正因為 KP 公司之使用受合理使用原則之保護，故地院並未討論 KP 公司之使用是否已構成商標混淆之虞。據此，Lasting 公司認為地方法院之判決理由中並 未針對兩家公司在使用上已構成混淆之虞仔細分析，因而向第九巡迴法院提起上訴。

4.1.1.4：第九巡迴法院

第九巡迴法院於審酌本案後，廢棄地方法院之判決，駁回對KP公司有利之判決。第 九巡迴法院在判決中首先就“micro colors＂一詞是否得受商標權之保護，或是只有商標 整體方受保護提出討論。針對此點，法院援引Park｀N Fly v. Dollar Park & Fly, Inc.33

乙案， 認為如同該案中之“Park ｀N Fly＂雖被質疑該文字屬通用文字，代表飛機場之停車空 間，但卻因該文字連同飛機圖案之組合商標已取得商標法不可爭議之權利，同時因為 “Park ｀N Fly＂乙詞為整個商標中最顯目之部分，因為該文字亦隨之享有不可爭議之商 33