第三章 前導性個案討論
第二節 Genetic Technologies
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第二節 Genetic Technologies
1. 商業模式與營運概況
Genetic Technologies 公司成立於 1989 年，總部位於澳洲 Fitzroy，為一提供分子診斷服 務的服務提供廠商，其核心技術為非編碼 DNA(non-coding DNA)技術，並於 2000 年於澳洲 公開交易所(ASX)上市，於 2005 年在美國 NASDAQ 上市78。
個案公司主要產品為 BREVAGenTM乳癌風險評估測試套組，包含一取樣套組和使用說 明，使用者收到該取樣套組後再寄回個案公司進行測試。BREVAGenTM於 2011 年在美國首 先上市，並於 2014 年推出第二代產品 BREVAGenPlusTM。個案公司由銷售產品和提供服務 所產生的營收於 2016 年達 82 萬美金。其商業模式除了提供 BREVAGenTM檢驗服務之外，
尚包括授權其非編碼 DNA 技術79至潛在被授權者，並向被授權廠商收取授權金和權利金80， 其 2016 年的授權營收約為 30 萬美金，佔全年營收的 26.7%；其 2015 年的授權營收約為 103 萬美金；2014 年的授權營收約為 86 萬美金81。
2. 專利訴訟歷程
本研究透過 Docket Navigator、Lexis Nexis 和 RPX Research 等商用資料庫蒐集 Genetic Technologies 所發起之專利訴訟82，可發現個案公司於 2003 年至 2014 年間發起共 29 件專利 侵權訴訟，其中有 22 件專利訴訟之系爭專利主要為 U.S. Patent No. 5,612,17983，主要有關於 DNA 內含子(intron)之分析方法。個案公司 2003 年至 2014 年所發起之專利訴訟資訊如下：
78 Genetic Technologies Limited. (2017). Annual Report 2016.
79 Genetic Technologies Limited. (2006). Annual Report 2005.
80 無法由公開可取得資訊中得知此專利技術授權之授權金金額、權利金金額、授權客體和授權範疇，僅可得知
被授權專利至少包括 U.S. Patent No. 5,612,179。
81 Genetic Technologies Limited. (2016). Annual Report 2015.
82 本研究中未發現 Genetic Technologies 公司作為專利侵權訴訟被告之訴訟資訊。
83 下稱 ‘179 專利。
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-Applera Corporation 儀器平台 4:03-cv-01316 2003-03-26 US5612179 -Covance, Inc.
-Variagenics, Inc.
其他84 3:03-cv-01315 2003-03-26 US5612179
-Beckman Coulter, Inc.
-Gene-Probe, Inc.
-Interleukin Genetics, Inc.
-Molecular Pathology Laboratory Network, Inc.
-Monsanto, Inc.
-Orchid Cellmark, Inc.
-PIC USA, Inc.
-Pioneer Hi-Bred International, Inc.
-Sunrise Medical Laboratories.
儀器平台，臨床實驗
室，其他 3:10-cv-00069 2010-02-11 US5612179
-American Esoteric Laboratories -Clinical Pathology
Laboratories, Inc.
-Clinical Pathology Laboratories Southeast
-East Side Clinical Laboratory -Fiarfax Medical Laboratories, Inc.
-Pathology Laboratories, Inc.
-Sonic Healthcare USA, Inc.
臨床實驗室 1;11-cv-00057 2011-01-19 US5612179
-Agilent Technologies -Bristol-Myer Squibb -Eurofins STA Laboratories -Geneseek, Inc.
-Hologic, Inc.
-Merial LLC -Pfizer, Inc.
-454 Life Sciences
儀器平台，其他 1:12-cv-00788 2011/5/25 US5612179
-454 Life Sciences Corporation 儀器平台 3:12-cv-00461 2012-03-26 US5612179
84 係指其所提供之服務或產品非屬於 DNA 定序產業。
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-Agilent Technologies 儀器平台 3:12-cv-01616 2012-03-28 US5612179
-Merial L.L.C 其他 1:12-cv-00396 2012-03-29 US5612179
-GlaxoSmithKline 其他 1:12-cv00299 2012-03-29 US5612179
-Pfizer, Inc. 其他 1:12-cv00395 2012-03-29 US5612179
-Geneseek, Inc. 臨床實驗室 1:12-cv-00795 2012-03-29 US5612179 -Bristol-Myers Squibb 其他 1:12-cv-00394 2012-03-29 US5612179 -Life Technologies Corporation
-Applied Biosystems, LLC -Ion Torrent Systems, Inc.
樣本增幅與前處理，
儀器平台 1:12-cv-00411 2012-04-26 US6207372
-Reproductive Genetics Institute, Inc.
臨床實驗室 1:12-cv-06857 2012-08-27 US5612179
-Genesis Genetics Institute 臨床實驗室 2:12-cv-14080 2012-09-13 US5612179 -Medical Diagnostic
Laboratories, LLC
臨床實驗室 3:12-cv-06053 2012-09-26 US5612179
-Reprogenetics, LLC 臨床實驗室 2:12-cv-06052 2012-09-26 US5612179 -Genetics & IVF Institute, Inc. 臨床實驗室 3-12-cv-00724 2012-10-11 US5612179 -Life Technologies Corporation
-Applied Biosystems, LLC -Ion Torrent Systems, Inc.
樣本增幅與前處理，
儀器平台 1-12-cv-01173 2012-10-31 US7915015
-PreventionGenetics LLC 臨床實驗室 3:12-cv-00792 2012-11-02 US5612179 -Genelex Corporation 生物資訊處理 2:12-cv-02190 2012-12-14 US5612179 -Natera, Inc. 臨床實驗室 3:14-cv-02448 2012-12-20 US5612179 -HistoGenetics LLC 臨床實驗室 1:12-cv-01738 2012-12-20 US5192659 -Laboratory Corporation of
America Holdings
-Laboratory Corporation of America
-23 and Me, Inc.
臨床實驗室 1:12-cv-01736 2012-12-20 US7615342
-General Genetics Corporation 臨床實驗室 1:13-cv-00055 2013-01-04 US5612179 -Ambry Genetics Coproration 臨床實驗室 2:13-cv-00640 2013-07-09 US7838237 -Gene by Gene 臨床實驗室 2:13-cv-00643 2013-07-10 US5654155 -Laboratory Corporation of
America Holdings
臨床實驗室 2:13-cv-01069 2013-12-03 US5654155
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被告 被告主要商業模式 Case No. 起訴日期 系爭專利
-Ambry Genetics Coproration 臨床實驗室 8:14-cv-01475 2014-09-12 US5612179
來源：Docket Navigator，本研究彙整。
由上表可知個案公司主要發起之專利訴訟集中於 2011 至 2013 年，其對象主要為和個案 公司具有類似商業模式的競爭者，即提供 DNA 測試或定序服務的臨床實驗室，然而也有部 分的專利訴訟之被告為藥廠或 DNA 定序之儀器平台廠商。截至 2016 年 8 月為止，上表中大 部分訴訟皆以和解做結。於 2005 年時，個案公司核心技術之被授權者有 28 家；於 2014 年 時，該技術之被授權者超過 70 家，可以推論個案公司利用一連串的專利訴訟迫使可能用到 核心技術的廠商接受授權。
然而在 Genetic Technologies v.s. Merial& Bristol-Myers Squibb 一案中，美國德拉瓦州聯 邦地方法院於 2014 年 10 月判決‘179 專利無效，於是原告上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，然 而 2016 年 4 月美國聯邦巡迴上訴法院也判決系爭專利之請求項第一項無效85。
彙整個案公司自 2005 年至 2016 年之每年授權收入和總營收如下圖：
85 Genetic Technologies Limited v. Merial LLC & Bristol-Myers Squibb (Fed. Cir. 2016).
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來源：Genetic Technologies Limited., Annual Report 2005-2016，本研究彙整。
圖 1 Genetic Technologies 公司 2005 年至 2016 年之總營收與授權營收
由上圖可以觀察到 2005 年至 2016 年間總營收和授權營收之幅度變化甚大，且個案公司 總營收之波動也多來自於授權營收的波動；如 2012 年授權營收的下跌，主要源自於‘179 專 利被 Merial LLC 於 2012 年在美國專利商標局提出專利單方複審(ex parte re-examination)挑戰 專利有效性86。自 2014 年後，個案公司授權金營收呈現下降趨勢，其主要原因可能為其核心 專利之獨立項在美國聯邦地方法院被判決無效，且又在美國聯邦巡迴上訴法院被裁定無效，
影響 2014 年後‘179 專利的對外授權，個案公司也無法以‘179 專利對其他廠商發動專利訴 訟。
‘179 專利同時也於 2014 年到期87，原先其他潛在被授權者之研究或商業行為不再構成侵 權行為，因此個案公司無法以此專利發起訴訟，對其他的潛在被授權者而言也沒有被訴專利 侵權之風險，可能因此而無法進一步推展專利授權。另一方面，針對已經被授權之廠商，可
86 Genetic Technologies Limited. (2013). Annual Report 2012.
87 ‘179 專利優先權日為 1989 年 8 月 25 日，公告日為 1997 年 3 月 18 日，其專利到期日應為公告日起算 17 年，
即為 2014 年 3 月 18 日。
(百萬美金)
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能也因美國最高法院判決不可在合約中註明在專利到期後再向被授權人收取授權金88，而使 得授權營收顯著降低89。
Genetic Technologies 以‘179 專利作為授權商業模式之核心，並以該專利對競爭者和其他 DNA 定序產業中的廠商發起專利侵權訴訟，且訴訟目的為讓其他廠商接受授權；然而其營 運表現也繫於該專利於行政程序或司法程序中有效性之檢驗，當該專利於 2014 年和 2016 年 在美國司法程序被判無效後，個案公司的授權營運表現也隨之受到不小的打擊。
88 Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964) (U.S. Supreme Court 1964).
89 無法由公開可取得資訊中得知此專利技術授權之授權金金額、權利金金額、授權客體和授權範疇；該公司之
授權合約有可能包括其他在 2014 年之後才會到期的專利。
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