藥品專利強制授權相關問題之研究──以 TRIPs 的平衡觀
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研究成果報告(精簡版)
計 畫 類 別 ： 個別型 計 畫 編 號 ： NSC 95-2414-H-004-025- 執 行 期 間 ： 95 年 08 月 01 日至 96 年 07 月 31 日 執 行 單 位 ： 國立政治大學國際貿易學系 計 畫 主 持 人 ： 楊光華 計畫參與人員： 碩士班研究生-兼任助理：姜璿、陳靜儀、郭亦文、楊佳偉、 林聖峪、吳思萱 處 理 方 式 ： 本計畫可公開查詢中 華 民 國 96 年 08 月 21 日
國科會專題研究計畫成果報告
由於本計畫已有論文發表：「從專利特許實施個案論我國對 TRIPS 協定義務之 履行」，刊登於《政大法學評論》第 95 期，第 265～321 頁（2007 年 2 月）， 故以該篇論文（如附）作為本專題研究計畫之成果報告。計畫成果自評
1. 本計畫已有論文發表，對於政府在防疫、確保公衛健康以及保護智財權之 間的平衡提供了客觀的分析，符合計畫申請時之預期成果。 2. 無論主持人及研究助理皆因本計畫而對 TRIPs 強制授權條文之合理解釋， 以及實際運用專利強制授權所可能引發的問題有了更多元的了解，甚至有研究 助理進而以藥品專利之強制授權對開發中國家確保公衛用藥之可能貢獻做為碩 士論文研究。從專利特許實施個案論我國對 TRIPS
協定義務之履行
楊光華
*目
次
壹、前言 ...1 貳、強制授權概念的發展 ...2 一、巴黎公約 ...4 二、TRIPS 協定 ...4 參、我國特許實施法制與 TRIPS 協定之合致性 ...8 一、專利法有關特許實施之限制 ...9 二、專利法有關特許實施之事由 ...11 三、TRIPS 協定第 31 條之一的影響 ...14 四、出口強制授權學名藥之修法芻議 ...16 肆、具體個案之法律適用問題 ...18 一、國碩「光碟權利金」案 ...18 二、克流感特許實施案 ...24 伍、結論 ...29 參考文獻 ...30 * 國立政治大學國際貿易學系副教授，美國紐約哥倫比亞大學法學碩士、法律博士。強制授權在我國專利法又稱為特許實施，是平衡專利獨占權之重要機制。我 國專利法雖自始即設有此機制，但直至近年方才出現具體個案：分別是飛利浦可 錄式光碟規格專利以及克流感專利之特許實施。兩案不僅喧囂一時，更引起國際 注目，因為均發生於我國加入世界貿易組織之後，故相關處理是否符合「與貿易 有關之智慧財產權協定」（TRIPS）之規定，殊值重視。本文從兩方面進行檢 視：首先，兩案所適用之條文（即我專利法第七十六條），是否符合 TRIPS 協定 之相關規定？其次，適用之結果，是否符合 TRIPS 協定之意旨？ 為進行上述檢視，本文先介紹 TRIPS 協定相關規定之發展，以及我專利法之 繼受情形，而歸結出我專利法之特許實施條文與 TRIPS 協定相關規定並無重大歧 異；接著分析上述兩案之爭點，並確認具體適用結果亦未違反 TRIPS 協定。不 過，由於適用的爭議顯示我專利法相關條文確有修正的必要，故建議智慧財產權 局未來為允許強制授權製造之學名藥出口而檢修我專利法特許實施條文時，應特 別注意操作性程序以利實務運作，同時，對於現有條文第七十六條第一項「緊急 情況」之認定權歸屬、依「緊急情況或增進公益非營利使用」事由而申請特許實 施時之程序規定、以及同條第二項為糾正「專利權人有限制競爭或不公平競爭之 情事」應特許實施時之機關規定，應參酌上述兩案的經驗，一併加以修正。最 後，對於以「合理協商不成」做為申請特許實施事由一節，本文提醒專利專責機 關注意國際間有關「當地實施」的爭議，以避免違背 TRIPS 協定第 27.1 條之不 歧視原則。 關鍵詞：與貿易有關之智慧財產權協定、專利法、特許實施、當地實施、國家緊 急情況、增進公益之非營利使用、可錄式光碟專利、克流感、強制授權學名藥出 口。
壹、前言
自從國際衛生組織發出禽流感可能大流行的警訊後，國際間即高度關注相關 疫情，臺灣目前雖尚無任何個案（2006 年 2 月），但卻也備受矚目，理由無它， 就因為臺灣是第一個強制授權製造「克流感」（Tamiflu）──炙手可熱的禽流感 治療藥物的國家1。這並非臺灣專利強制授權之首例，早在 2004 年，即有可錄式 光碟規格專利之強制授權案2。由於上述兩案之專利權人均為外國廠商，故對臺灣 之對外經貿關係亦產生相當衝擊。 專利之強制授權（我國專利法稱之為「特許實施」）係指未經專利權人同 意，由國家當局授權（或特許）利用（或實施）該專利，又被稱為「非自願性授 權」（non-voluntary license），在各國專利制度中甚為常見。相較於專利權之撤 銷，由於其並未完全剝奪專利權益，故屬於對專利權較溫和的限制措施；儘管如 此，過度使用強制授權，仍會嚴重侵蝕專利制度之保護功能，是以如保護工業財 產權巴黎公約3（以下簡稱巴黎公約）、世界貿易組織「與貿易有關之智慧財產權 協定」4（以下簡稱 TRIPS 協定）之類的國際規範，雖未禁止各國採取強制授權 措施，但對強制授權之事由或條件，均設有一定限制5。 我國雖非巴黎公約的締約國，但自 2002 年起成為 WTO 會員，上述二案既發 生於我成為 WTO 會員後，則相關處理自應符合 TRIPS 協定、以及 TRIPS 協定所 指定之巴黎公約條文之規範；然而我部分媒體以地方利益（前案指我國光碟產業 之利益、後案指我國民之防疫需求）大獲全勝為題，塑造了我國只顧及本地利1 BBC News, Taiwan to Ignore Flu Drug Patent, 2005/10/22, at http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/
4366514.stm; Deutsche Presse-Agentur, Taiwan issues compulsory ylicense for making Tamiflu, 2005/11/25, at http://news.monstersandcritics.com/health/article_1064565.php/Taiwan_issues_ compulsory_license_for_making_Tamiflu; Kathrin Hille, Taiwan Licenses Tamiflu for Local
Companies, Financial Times, 2005/11/26~27 (weekend edition), p. 4. .
2 曾慧雯、李錦奇、卓怡君，光碟專利智財局核准強制授權，自由時報，民國 93 年 7 月 29 日，
版 26。
3 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967). 4
WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994).
益、不尊重智財權的偏頗形象，無怪乎引發外國廠商及其所屬國之關切6。 事實上，由於我國加入世界貿易組織時承諾：「…於入會時，將全面執行 TRIPS 協定之規定，不要求任何過渡期間…7。」是以早於入會前，即已配合全面 修正智財權法令，並於我正式成為會員日開始施行8。除非修正後之相關規定仍與 TRIPS 協定之強制授權規定不相吻合，或者是適用法條時因解釋或裁量權之不當 行使，致使結果背離 TRIPS 協定之意旨，否則上述外國廠商之質疑即非有據。有 鑑於此，本文從國際經貿法的角度進行檢視，後雖確認我國專利法特許實施條文 與 TRIPS 協定之相關規定並無太大歧異，且上述二特許實施案之結果與 TRIPS 協定之規定意旨亦無扞挌之處，但發現相關規定確有可改善的空間。本文根據上 述兩案適用時所生爭議，提出修法的芻議，冀我國特許實施制度未來能真正發揮 其平衡專利濫用之功能，並降低專利專責機關未來處理類似案件時的爭議程度。
貳、強制授權概念的發展
今日各國專利法所規定之強制授權事由，從公共利益、政府徵用，到作為反 競爭行為之救濟，不一而足，在某些國家，甚至還專門針對特定的產品，如食 物、醫藥及外科或治療器具之類的產品，訂定強制授權規定9。然而追溯「強制授 權」概念的起源，卻可發現其並非緣自上述事由，而是與所謂的「當地實施」 （local working）義務有關10。 英美專利法制之鼻祖──英國 1623 年的獨占法（Statute of Monopolies）首度 6 呂志翔，瑞士政府關切臺灣強制授權製造克流感，中央社，2005/11/26。 7 我入會工作小組報告，第 209 段。我入會工作小組報告中所有有關承諾事項均成為入會議定書 的一部分，因為該議定書第 2 段明文：「…本議定書應包含工作小組報告第 224 段所錄載之承 諾事項，…」。而第 224 段正是臚列了工作小組報告中所有關於承諾段落編號的一段文字，總 共有 58 個承諾段落，其中之一即為第 209 段。 8 為配合我國入會，行政院以系列法案、同步立法方式送請立法院修正或制定新法者共有 55 項 法案，其中有關專利法之修正，分別為民國 86 年 5 月之第一次修正及 90 年 10 月之第二次修 正。前者至民國 91 年 1 月 1 日才施行，後者雖於公布後三日施行，但其中第 24 條及 118-1 條 則仍於 91 年 1 月 1 日才施行。見「WTO 入會 55 項法案彙總表」。 http://cwto.trade.gov.tw/kmDoit.asp?CAT313&CtNode=657. 9 如 英 國 、 加 拿 大 。 CARLOS M. CORREA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND THE USE OF
COMPULSORYLICENSES: OPTIONS FORDEVELOPINGCOUNTRIES4 (1999).
揭櫫「當地實施」義務11。到了十九世紀，許多國家的專利法也都肯定此義務， 如美國 1832、1836 年的專利法即要求外國人需於十八個月內利用其獲頒專利之 發明12；1844 年法國的專利法則是要求二年內應實施13；1877 年德國的專利法較 為寬鬆，要求三年內應在當地實施14。相對於法國、德國允許撤銷未在當地適時 實施的專利，英國 1883 年之專利法為了確保「當地實施」，所導入的卻是屬於 上述較為溫和的「強制授權」概念15。 或有人會質疑：十九世紀後半葉，呼籲廢除專利制度之運動不斷，該運動甚 至導致荷蘭於 1869 年廢除其專利法16，何以在同時期，處理未適時實施之專利卻 在效果嚴峻的「撤銷」外，增加了較為和緩的「強制授權」選項？若了解當時主 張廢除專利制度者之立論基礎，則不難理解該運動為何未對「當地實施」義務產 生推波助瀾的效果。廢除專利運動倡導的是反獨占、鼓吹自由貿易與競爭，視專 利為一種猶如關稅的保護策略，故認為與其授予發明者獨占，不如由政府給予津 貼以為獎勵，或者由私人企業或協會給予酬勞做為誘因，以免影響自由貿易17，
11 English Statute of Monopolies of 1623, 21 Jac. 1, c.3, the original source of Anglo-American Patent
Law. URL http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/English_Statute1623.pdf 該法案基本上廢 止了之前英皇過分浮濫授予之特權，但保留授與真正的發明者長達十四年於境內獨占實施其發 明的專利權。ARTHUR R. MILLER AND MICHAEL H. DAVIS, INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT 5 (1990)該法有關專利授與之要件是規定在第六條：”Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm to the true and first inventor and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use, so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient; the same fourteen years to be acccounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall beofsuch forceasthey should beifthisacthad neverbeen made,and ofnoneother.”Section 6, English Statute of Monopolies of 1623.
12 不過這種保護條款後來被認為過分限制發明人之權利，有違美國鼓勵發明的基本立國精神，而
未再被納入之後的立法。B. Zorina Khan, An Economic History of Patent Institutions, EH.NET
ENCYCLOPEDIA, edited by Robert Whaples. http://eh.net/encyclopedia/article/khan.patents (2006).
13 Id.
14 Id. 由於我與日本之專利法繼受德國法制，故民國 33 年的專利法亦規定若三年內不實施，將依
職權撤銷其專利。參閱本文附件所列專利法關於特許實施之條文。
15 Sec. 22, UK Patent Act of 1883. See C
ORREA, supra note 9, at 3..英國主要是擔心外國發明人可能拒 絕授權英國製造業者使用其專利而傷害英國產業，故規定了此「法定授權」（licenses of right）。Khan, supra note 12.
16
Khan, supra note 12.
職是之故，儘管兩者同樣是反制獨占之濫用，但基於促進「當地實施」而採取 者，難免帶有保護主義色彩，與主張自由貿易者之立場不僅不同，甚至還對立！
一、巴黎公約
在上述廢除專利的運動中，鼓吹發明應享有專利獨占權保護者最後雖然贏得 了勝利，但並不以之為滿足；因為隨著工業產品之國際貿易量與日俱增，各國不 同的專利規範所增加之交易成本，已愈發不容忽視；是以 1873 年，調和各國專 利法的第一次國際會議於維也納召開，美國之所以建議奧地利召開該次會議，主 要是為確保美國參加當年維也納國際博覽會之發明人，其相關專利權益能夠受到 充分保護18。該次會議決議與「強制授權」有關之部分，乃是不顧美國反對，承 認各國得基於公共利益強制授權；至於不少國家專利法制常見的為了當地實施而 強制授權的規定，該次會議倒是尊重了美國的意見，並未採納19。 接下來的數年，專利法統一化運動持續，到了 1883 年的巴黎同盟會議，誕 生了保護工業財產權公約（1884）──巴黎公約，與上述維也納會議不同，該公 約不僅肯定各國有權採取強制授權以防止專利濫用，同時，亦以「專利未實施」 做為濫用之例示，間接承認了「當地實施」的義務20。而 1925 年的海牙會議則進 一步確立在防止專利濫用時，應以強制授權而非撤銷專利做為主要之反制措施； 若強制授權不足以解決專利濫用，非撤銷專利不可時，亦必須待強制授權已滿二 年後方得為之21。二、TRIPS 協定
儘管巴黎公約肯定各締約國有權制定專利強制授權之法律，但在一個世紀以 18 Id.19 Khan, supra note 12.
20 “Each country oftheUnion shallhavetherightto takelegislativemeasuresproviding forthegrantof
compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.”Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967), Article 5A(2).
21 “Forfeitureofthe patentshallnotbeprovided forexceptin caseswherethegrantofcompulsory
licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.”Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967), Article 5A(3).
後之烏拉圭回合談判，於草擬與貿易有關的智慧財產權規範時，各國對於是否應 有強制授權制度仍然爭議不休：開發中國家，如巴西、印度、韓國等支持強制授 權，並主張應明定專利權人有在當地實施該專利發明的義務，若違背該義務，則 應如同巴黎公約所明文規定的，構成強制授權事由22。但歐、美、奧地利、香港 等國則認為應對強制授權加以限制，如美國即強烈主張一般不應授與強制授權， 當有合法理由不實施專利時，即不應強制授權；非強制授授權不可，亦不應歧視 特定技術領域，同時應有補償23；其他被提出應加諸的限制，包括：程序上應包 含司法審查、並限於本國市場（即依強制授權製造之產品不得出口）、同時應給 予專利權人適當補償等24。 最後通過的 TRIPS 協定條文，並未直接使用強制授權字眼，而是用了「未經 權利人授權之其他使用」（Use Without Authorization of the Right Holder）來指稱
此種非自願性的授權25。至於非自願性授權之事由，則未明文臚列；不過在規定 某些限制條件於特定的強制授權情形得以豁免時，倒是提到了26：「國家緊急危 難」、「其他緊急情況」、「非營利之公益使用」、「半導體技術之非營利公益 使用以及救濟半導體技術之反競爭行為」、「反競爭行為之救濟」、以及「從屬 專利（dependent patent）27」等特定強制授權情形。 根據 1990 年 7 月烏拉圭回合智財權談判小組主席的草案版本，TRIPS 協定 原本列有強制授權事由，包括：違反競爭法的救濟，國家急難、公益、再發明專 利、當地實施等28。但到了 1990 年 12 月的布魯塞爾部長會議時，草案中已不復 見該等事由29。TRIPS 協定強制授權之條文至此已差不多底定，因為 1990 年 12
22 GATT Doc. MTN.GNS/NG11/W/71 (May 14, 1990), MTN.GNS/NG11/W/57 (Dec. 11, 1989),
MTN.GNS/NG11/W/48 (Oct. 26, 1989). 1990 年 11 月 1 日的會議中，開發中國家亦重申其立 場。MTN.GNG/NG11/27 (Nov. 14, 1990).
23 GATT Doc. MTN.GNS/NG11/W/14 (Nov. 3, 1987). 24
GATT Doc. MTN.GNG/NG11/W/68 (Mar. 29, 1990), MTN.GNS/NG11/W/70 (May 11, 1990), MTN.GNS/NG11/W/55 (Dec. 8, 1989), MTN.GNS/NG11/W/51 (Nov. 29, 1989).
25 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 31. 26 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 31.
27 所謂的從屬專利，包括再發明專利（之於原發明專利），及製造方法專利（之於物品專利）。
陳文吟，我國專利制度之研究，頁 187 (2000)。在 TRIPS 協定第 31 條(l)款者，再發明專利及 製造方法專利即是其所指之第二專利，而原發明專利及物品專利，即為第一專利。
28 GATT Doc. MTN.GNG/NG11/W/76 (Jul. 23, 1990).
月布魯塞爾草案第 34 條與今日 TRIPS 協定第 31 條已相去不遠30。當時的談判者 似乎認為這個部分可任由各國政府自行決定31。杜哈會議「TRIPS 協定與公共衛 生宣言」承認「各會員均享有強制授權之權利，以及決定強制授權事由的自 由。」進一步確認這樣的解讀32。 儘管無庸爭議地，各會員可自行決定強制授權之事由，但「當地實施」是否 當然即為符合 TRIPS 協定規範的強制授權事由，並不必然。美國在 WTO 對巴西 提起之專利保護措施爭端解決案件中，指控巴西「當地實施」之要求（即未在巴 西境內實施之專利，將被強制授權之規定），違反 TRIPS 協定第 27、28 條規定 33。該案件後來因雙方同意設立協商機制以共同對抗愛滋病並解決爭議而終止34， 以致「當地實施」義務與 TRIPS 協定規定的合致性，並無機會藉上述爭端獲得進 一步的釐清。 或有以為 TRIPS 協定第二條既規定：「會員應遵守 1967 年巴黎公約第一條 至第十二條及第十九條之規定」，同時，又規定「並不免除會員依巴黎公約…應 盡之既存義務」35，則巴黎公約所允許之強制授權事由──「當地實施」，焉能 被排除36？然而值得注意的是巴黎公約第五條 A 項 2 款規定之文字是「聯盟之各 國有權立法規定強制授權以防止專利專屬權之濫用，如：未實施」37，即其賦予 各國的乃是得強制授權之「權利」而非應強制授權之「義務」。換言之，即使 TRIPS 協定不承認此種權利，亦不違反 TRIPS 第二條要求各會員仍應盡巴黎公約
30 相關討論亦可參閱 Terence P. Stewart (ed.), The GATT Uruguay Round, A Negotiation History
(1986-1992) 2295-2296 (1993).
31 D
ANIELGERVAIS, THETRIPS AGREEMENT: DRAFTINGHISTORY ANDANALYSIS250 (2nded. 2003).
32 “Each memberhastheright to grant compulsory licenses and the freedom to determine the grounds
upon which such licensesaregranted.”WTO Doc.WT/MIN(01)/2,para.5b.(Nov.20,2001).
33 Brazil -- Measures Affecting Patent Protection, Request for Consultations by the United State,
WT/DS199/1 (Jun. 8, 2000).
34 Brazil – Measures Affecting Patent Protection, Notification of Mutually Agreed Solution,
WT/DS199/4 (Jul. 19, 2001).
35 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 2.
36 Jake Werksman and Alice Palmer, Local Working Requirement and the TRIPS Agreement: Using
Patent Law as a Means of Ensuring Affordable Access to Essential Medicines, A Case Study from the US-Brazil Dispute 12 (FIELD paper for Oxfam, Nov. 2001), available at
http://www.field.org.uk/papers/pdf/twrta.pdf. 另參見林彩瑜，WTO TRIPS 協定下醫藥專利與公共 健康之問題及其解決方向，政大法學評論，第 78 期，頁 267, 302~303 (2004)。
37 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 5. WIPO Database of Intellectual
義務之規定；此外，也不會與巴黎公約產生「義務」衝突的問題。 值得注意的是「加拿大醫藥專利保護案」對於「當地實施」義務是否符合 TRIPS 協定規定，也提供了重要參考。「當地實施」義務雖非該案之爭點，但由 於該案確定 TRIPS 協定第 27 條不歧視原則對於第 31 條特許實施仍有其適用，故 在相當程度內，為「當地實施」義務是否符合 TRIPS 協定，提供了部分解答。在 該案中，即使是被控的加拿大亦不否認 TRIPS 協定第 27.1 條旨在防止兩類常見 的歧視，一為歧視性地拒絕授予專利保護，二為雖授予專利，但卻歧視性地強制 授權；是以無論發明在何處、亦無論技術領域，也不管產品是進口或當地製造， 均不得歧視的原則，在特許實施應有其適用38。 無論「當地實施」義務是否當然違反 TRIPS 協定39，美國已聲稱必要時會對 維持此類義務的國家訴諸 WTO 爭端解決40。從目前仍維持「當地實施」義務條 款（雖不見得積極執行）的會員國數量看來，恐怕當年烏拉圭回合的談判者並未 清楚認知到當其同意 TRIPS 協定第 27 條規定時，已然讓渡在巴黎公約下原所享 有的以當地實施做為強制授權事由的權利。 儘管未臚列強制授權事由，TRIPS 協定第 31 條倒是列了 12 款會員在特許實 施時應遵循的要件，包括41： （一）此類特許實施必須基於個案之考量； （二）申請人必須曾努力以合理之商業條件與權利人協商，但仍無法於合理
38 Canada –Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R, adopted April 7, 2000, para.
7.90.
39 「當地實施」雖有問題，但歐盟執委會 2001 年醫藥強制授權白皮書，卻認為「當地上市」要
求 則 無 問 題 ， 故 主 張 應 區 別 以 「 當 地 實 施 」 （ local working ） 或 「 當 地 上 市 」 （ local marketing）作為強制授權事由之不同；蓋前者雖有抵觸 TRIPs:27.1 之嫌，後者是當市場上無論 國 產 或 進 口 供 給 均 不 足 ， 或 供 給 的 條 件 不 合 理 時 ， 所 為 之 特 許 實 施 ， 應 允 准 許 。 EU Commission White Paper, Legal Issues Relating to Compulsory Licensing under TRIPs Agreement (2001).
40 “The United States continues to view local manufacturing requirements as being inimical to the
principles of free trade and inconsistent with various WTO rules, including the TRIPS Agreement. The U.S. Government will aggressively engage other countries that impose or maintain such requirements and,ifappropriate,pursueWTO disputesettlement.”Office of the United States Trade Representative,
United States and Brazil agree to use newly created Consultative Mechanism to promote cooperation on HIV/AIDS and address WTO patent dispute (Jun 25, 2001).
期間內取得授權；此義務於國家緊急危難或其他緊急情況、或基於非 營利之公益使用、或救濟反競爭行為時，可予免除； （三）特許實施之範圍及期間應限於所特許之目的；有關半導體技術則以非 營利之公益使用，或作為經司法或行政程序認定為反競爭行為之救濟 為限； （四）特許之實施不得專屬； （五）特許之實施不得轉讓，除非是連同營業一併移轉； （六）特許實施應以供應國內市場為主，但當特許實施係為救濟反競爭行為 時，則不受此限； （七）特許實施原因不復存在且不可能再發生時，應依申請而終止； （八）應考量特許之經濟價值，支付權利人足夠的報酬，惟當特許實施是用 作救濟反競爭行為時，糾正反競爭行為之必要性應於訂定補償金額時 加以考量； （九）特許實施之合法性應受司法審查或上級機關之獨立審查； （十）特許實施補償金額之決定應受司法審查或上級機關之獨立審查； （十一）特許實施係為救濟經行政或司法程序所認定之反競爭行為時，得免 除某些要件之適用（已如上述，故於此不再重複）； （十二）「從屬專利」特許實施應另外再符合之要件。 欲了解我國特許實施法制是否符合 TRIPS 協定之規定，即必須檢視我國專利 法相關規定以及專利專責機關之相關措施有無與上述 12 款抵觸之處。
參、我國特許實施法制與 TRIPS 協定之合致性
專利法第七十六條是我國目前有關專利特許實施的規定。其沿革可以民國八 十二年十二月的修正為分水嶺，該次修正參考烏拉圭回合協定草案 TRIPS 協定第三十一條有關規定，徹底地改變我專利法制之特許實施機制42。 該次修正前，我國專利法明定特許實施事由為：於一定期間內未在國內實施 或未為適當實施、物品專利權人拒絕製造方法專利權人之實施、政府因軍事上的 利用或國營事業之需要43。至於相關要件則包括：應給付補償金予專利權人；特 許實施權除非與有關營業一併移轉，否則不得轉讓；以及於第一次特許實施後逾 二年，專利權人仍未在國內實施者，則可依關係人請求撤銷該專利權44。 由於專利法當年制定時，曾參酌英、美、德、日之專利法制45，而在八十二 年前之歷次修正，亦多有參酌巴黎公約規定之處，如：確立未當地實施，應以特 許實施為主要救濟之原則46；並新增若特許實施逾二年仍無法達當地實施之效 果，得依關係人之請求而撤銷專利，以及特許實施原則不得讓與之規定47。是以 民國八十二年修正前之專利特許實施制度，已與國際間之規範非常接近。
一、專利法有關特許實施之限制
民國八十二年十二月修正後之特許實施條文與今日相去不遠，均是以 TRIPS 協定條文為本，故為簡化討論，以下主要檢視現行條文。民國八十二年十二月之 修正，完全刪除舊有條文中之特許實施規定，參考 TRIPS 協定第 31 條規定而重 新立法，固可在形式上符合 TRIPS 協定，降低違反 TRIPS 協定之疑慮，但由於 並非依 TRIPS 協定第 31 條原有之邏輯順序移植其規定，故仍有必要檢視其與 TRIPS 協定第 31 條之合致性。 如上述，TRIPS 協定第 31 條共有 12 款限制要件，綜觀現行專利法條文，大 致已涵蓋這些要件，如：第七十六條第一項後段規定實施以供應國內市場為主 42 參閱附件「我國專利法特許實施條文歷年修正表」。 43 民國七十五年十二月十二日修正，二十四日總統公布之專利法，第四十二、六十七、六十八、 六十九、及第七十二條。亦可參閱陳文吟，專利法，頁 158~161（1993）。 44 民國七十五年十二月十二日修正，二十四日總統公布之專利法，第六十七條。 45 蔡明誠，國際專利調和趨勢對我國專利制度之影響，頁 12。 46 民國六十八年四月三日修正，第六十七條：刪除未當地實施，得依職權撤銷其專利權之規定。 參閱附件「我國專利法特許實施條文歷年修正表」。 47 民國七十五年十二月十二日修正，新增第六十七條第三項：「參照巴黎公約之規定，增列實施 權讓與等規定」；新增第四項：「配合巴黎公約第五條 A 段（修正理由誤植為「五條之一」） 第一項第三款。」參閱附件「我國專利法特許實施條文歷年修正表」。（對應 TRIPSS: 31(f)）；第一項但書規定半導體技術專利申請特許實施，以增進 公益之非營利使用為限（對應 TRIPS: 31(c)後段部分）；第二項規定有限制競爭 或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，得特許 實施（由於第七十六條第二項與第一項分立，解釋上，應不適用第一項先行協商 及主要供應國內市場之限制，故可與 TRIPS: 31(k)免除反競爭救濟受限於該二條 件之規定對應）；第四項規定特許實施不得專屬（對應 TRIPS: 31(d)）；第五項 規定應給與適當補償金（對應 TRIPS: 31(h)）；第六項規定特許實施之轉讓限於 與有關營業一併移轉（對應 TRIPS: 31(e)）；第七項規定特許實施原因消滅得廢 止特許（對應 TRIPS: 31(g)）；另外，第七十七條規定特許實施不得逾越特許實 施目的，否則得廢止（部分對應 TRIPS: 31(c)前段）；以及第七十八條有關「從 屬專利」之特許實施限於「從屬專利」之發明較原發明或物品發明具「相當經濟 意 義 之 重 要 技 術 改 良 」 時 ， 始 得 為 之 的 規 定 （ 對 應 TRIPS: 31(l) ） 。 至 於 TRIPS:31(i)、(j) 規定特許實施之合法性以及特許實施之補償金額的決定皆應受司 法審查或上級機關獨立審查一節，由於我訴願法與行政訴訟法本規定，不服相關 行政處分，得向上級機關或司法機關提起救濟，專利法自毋庸重複規定。最後， TRIPS: 31(a)開宗明義要求特許實施應依個案決定的規定，雖在專利法中欠缺對應 明文，但只要專利專責機關在處理個案時注意此一基本原則，使具體個案符合此 一精神即可，倒不是非明文不可。 比較有問題的是 TRIPS: 31(b)款要件──曾就專利授權事項以合理之商業條 件與權利人協商，卻無法於合理期間內取得授權者，究竟在專利法中有無規定？ 專利法第七十六條第一項本文雖有類似文字，但通說均認為該規定是特許實施之 事由而非限制條件48，故是否可將之視為限制條件，進而符合 TRIPS:31(b)之規範 意旨，即值得檢討。 本文以為將 TRIPS 協定明列之特許實施「限制」改列為特許「事由」，從 TRIPS 協定允許會員自行決定特許事由的觀點來看，似無問題，但值得擔心的是 既作為「事由」，則依其他事由申請特許實施時，即不可能重疊適用此條款，換 言之，TRIPS 協定以其作為限制條件的功能即無法達成。若我專利法所允許之其 48 民國八十二年十二月二十八日修正，第七十八條立法理由。參閱附件「我國專利法特許實施條 文歷年修正表」。另見陳文吟，專利法專論，頁 107（1996）。
他特許實施事由，並非 TRIPS 協定第 31 條所允許免除適用(b)款要件者，即會發 生我專利法規定不符 TRIPS 協定第 31 條所要求之限制。 我專利法所允許的特許實施事由，除了上述「曾以合理之商業條件在相當期 間內仍不能協議授權」外，尚有「國家緊急情況」、「增進公益之非營利使 用」、「半導體技術」、「反競爭之救濟」、「從屬專利」等。而得以免除先行 自願性授權協商未果要件者，依 TRIPS 協定第 31 條第(b)款之規定，僅限於「國 家緊急危難或其他緊急情況或基於非營利之公益使用」以及「反競爭之救濟」 (TRIPS:31(k))，是以半導體技術及「從屬專利」兩者之特許實施仍需先踐履先行 自願性授權協定之程序。 幸好我專利法有關半導體技術之特許實施，參酌 TRIPS:31(c)規定，「以增進 公益之非營利使用」為限，故可依「非營利之公益使用」事由，免除先行授權協 商之義務。至於「從屬專利」權人之特許實施申請，我專利法第七十八條雖規定 了 TRIPS:31(l)所要求的額外條件，同時亦在同條第五項明文「前項（交互授權） 協議不成時，…得依第七十六條規定申請特許實施」，而使得第七十六條規定的 「供應國內市場為主」、「特許實施不應具專屬性」、「特許實施原則不得轉 讓」、「特許實施不得違反特許目的」等要件，對其亦有適用，但第七十六條所 列之特許實施事由，卻不會因其必須適用第七十六條而重疊適用。職是之故， 「從屬專利」特許實施時，依我專利法文義解釋，似不需符合「曾以合理之商業 條件在相當期間內不能協議授權」之條件（蓋第七十六條將之列為事由，而非條 件）；幸好，第七十八條第五項一開始即規定「前項協議不成時…」，儘管未強 調該協議需以合理的商業條件為之，以及應持續相當期間，但尚不致發生未先協 議自願性授權即逕行申請特許實施的情形，如此一來，與 TRIPS:31(b)款強調自願 性授權優先之意旨，就不致有太大落差。
二、專利法有關特許實施之事由
誠如之前的分析，TRIPS 協定雖提及某些特許實施之情形，但其目的是為了 規定特許實施的要件，因為所規定的要件並非一體適用到所有特許實施事由，當 某些情形得豁免特定要件時，不指明該等情形，勢必無法清楚規範。換言之， TRIPS 協定第 31 條例示某些特許實施情形是迫於規範技術，而非擬限定特許實施事由。此由 TRIPS 協定之談判歷史，以及後來 WTO 有關公共衛生的決議，均 可以得到佐證。 儘管 TRIPS 協定將特許實施事由之決定權留給各會員，但並不妨礙會員自我 限縮特許實施事由至僅剩 TRIPS 協定第 31 條所例示者。事實上，由於我國經濟 正朝向知識經濟轉型，若我為鼓勵發明，不允許過多之特許實施事由，而僅以 TRIPS 協定例示者為限，政策上亦無可厚非。 然而我專利法第七十六條所列的特許實施事由均為 TRIPS 協定第 31 條所例 示者嗎？TRIPS 協定第 31 條為了規範限制要件之目的，所提及之特許實施可能 情形，包括：（一）國家緊急危難、（二）其他緊急情況、（三）基於非營利之 公益使用、（四）半導體技術之非營利之公益使用、或其之反競爭救濟、（五） 反競爭之救濟以及（六）從屬專利。我專利法第七十六條第一項、第二項以及第 七十八條所列之特許實施事由，原則上與上述事由相當，惟一增加者即為上節所 討論的：「曾以合理商業條件在相當期間內不能協議授權」，由限制條件改列為 事由。 多一個 TRIPS 協定未例示之特許實施事由，本無關緊要，因為 TRIPS 協定 如前所述，允許會員自行決定特許實施事由。只是以「曾以合理商業條件協商授 權未果」作為強制授權事由，極易與「救濟反競爭行為」競合，使之不易維持獨 立性。試問：當申請人以合理的商業條件向專利權人請求授權，經過相當期間仍 不能獲得授權時，有多大的可能性是專利權人未濫用其專利之獨占地位？對於反 競爭行為，本可依司法或行政程序之裁決，申請特許實施，則另以「曾以合理商 業條件請求授權未果」作為特許事由之實益何在49？再加上後者之特許實施尚須 受到「以供應國內市場需要為主」之限制，故引用其之商業實益也大幅降低。 或有以為即使專利權人未限制競爭，經過「相當期間」仍有可能拒絕以「合 理的商業條件」授權，故以「先行合理協商未果」作為特許實施事由，仍有其實 益。若此論點成立，則此時之特許實施目的何在？本文以為應是為確保該專利在 當地實施。之所以有此推論，是因為該據以請求自願性授權的商業條件既被認為 49 不過由於我專利法要求需待判決或處分確定，方得申請特許實施，故改以「合理協商不成」申 請特許實施，倒有時效上之利益，請參見本文以下關於國碩光碟案之討論。
合理，且專利權人沒有限制競爭之行為，則想必沒有其他自願授權實施的情形， 否則如何說明其他已達成自願性授權之商業條件不如特許實施人所提出者合理？ 既無其他自願授權實施成功的情形，則該專利顯然處於未被實施、或至少未被有 效實施的狀態。 確保專利之當地實施，本為巴黎公約所允許之強制授權事由，而我國專利法 也自始即將之列為特許實施事由，不過，自從民國八十二年十二月參考 TRIPS 協 定，大修特許實施相關規定後，該事由已不復見。是否因為「當地實施」條款在 烏拉圭回合談判爭議過大，為避免以美國為首之國家質疑我專利法不符 TRIPS 協 定之規定，而不得不將其自專利法中刪除？此點並不可考。不過由於 TRIPS 協定 第 31 條(b)款清楚地以「條件」型態規定，而我修法者卻將其移植為「事由」， 難免讓人以為並非無心之失，而是有意借此「合理協商不成」事由延續「當地實 施」條款。 若真是以「合理協商不成」取代「當地實施」義務，則有兩個問題值得注 意：一、對專利權人而言，前者可能更為不利，因為其不待一定專利權期間經 過，亦不論專利權人之不實施是否有正當理由，即得為之50；二、前者不似後 者，表面上並不構成「不歧視原則」之違反。面對這兩問題，吾人不應以「合理 協商不成」規定之文字與「當地實施」不同，而忽略巴黎公約對「當地實施」義 務的限制以及 TRIPS 協定不歧視原則之適用。固然我非巴黎公約締約國，但根據 TRIPS 協定第 2 條第 1 項的規定，我仍須遵循巴黎公約 5A 條有關強制授權之規 定，故「合理協商不成」若構成事實上（de facto）之「當地實施」，則在專利權 期間尚短，或專利權人之不實施有正當理由時，自不應特許實施51。其次，「合 50 另參考陳文吟，前揭註 48，頁 108。其認為「合理協商不成」較「當地實施」更不利專利權人 是因為在前者根本不論專利權人是否實施，而且縱然專利權人有正當事由，不予協議時，亦無 可避免強制授權。 51 根據巴黎公約第 5A 條之規定，以「當地實施」為由強制授權不得於專利權申請未滿四年或專 利權未滿三年（兩者取其晚者）前為之，且若有正當理由不實施亦不得強制授權。”(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non–exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub–license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.”Paris Convention for the Protection of Industrial
理協商不成」表面上雖不像「當地實施」明顯地歧視外國專利權人或外國專利產 品，但既然在加拿大醫藥專利保護案中已揭櫫：TRIPS 協定第 27.1 條之不歧視原 則不僅是對專利之授與，對專利之強制授權亦有其適用52，則以「合理協商不 成」特許實施之結果自亦不應違反不歧視原則。 總而言之，我國特許實施事由之規定雖因納入「合理協商不成」事由，而使 其與 TRIPS 協定之合致性平添變數，特別是在未來具體適用時。不過，就目前規 定文字本身而論，倒無直接抵觸 TRIPS 協定之虞。
三、TRIPS 協定第 31 條之一的影響
儘管我國特許實施之規定，無論在限制條件或事由方面均符合現行 TRIPS 協 定第 31 條之規定，但 TRIPS 協定之強制授權規定近來面臨重大變革。於此變革 後，我現行法規是否仍得以符合 TRIPS 協定相關規定，自有必要予以檢討。 TRIPS 協定強制授權規定修正之起因，可追溯至 2003 年 8 月 30 日 WTO 總 理事會所通過的「杜哈宣言第六段有關 TRIPS 協定及公共衛生之執行」的決議， 該決議免除了會員強制授權時，主要只能供應國內市場之限制53。若僅輸往低度 開發國家，或已依規定通知 TRIPS 理事會，表明就該涉及公共衛生之醫藥，本身 並不具生產能力（或生產能力不足夠）之國家；同時，強制授權時，明訂生產數 量限於前述國家所需、且要求因此生產之產品有可茲區別之包裝、並在網站上揭 露前述數量及包裝資訊，則該強制授權生產之產品即不受 TRIPS 協定第 31 條(f) 款有關出口之限制54。該決議相當於暫時性豁免，其效力得持續到取代該決議規Property (1967), Article 5A(4).
52
Canada –Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R.
53 WTO News, Decision Removes Final Patent Obstacle to Cheap Drug Imports, Press/350/Rev.1, Aug.
30 2003.
54 Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health,
Decision of the General Council of Aug. 30, 2003, WTO Doc. WT/L/540 (Sep. 1, 2003) 不過，澳 洲、加拿大、歐盟及其成員、冰島、日本、紐西蘭、挪威、瑞士及美國已聲明不會使用此機制 做為進口國，而香港、以色列、韓國、科威特、澳門、墨西哥、卡達、新加坡、我國（臺澎金 門獨立關稅領域）、土耳其及阿拉伯聯合大公國則同意只會在國家緊急危難或其他緊急狀況時 才會使用此制度做為進口國。General Council Chairperson’s Statement, in Minutes of General Council Meeting of August 30, 2003, para. 29, WTO Doc. WT/GC/M/82 (Nov. 13, 2003).
定之 TRIPS 協定修正條文生效為止55。
根據上述決議，TRIPS 理事會本應於 2003 年底前開始準備相關修正，俾於
六個月內採納56。然而這個工作，直到 2005 年 12 月 6 日方告完成；於該日，
WTO 總理事會通過了 WTO 成立以來的第一個條文修正案──TRIPS 協定第 31
條之一修正議定書57。該議定書規定會員得於 2007 年 12 月 1 日以前接受該議定 書，於三分之二會員接受時，即對所有接受的會員生效，之後接受的會員，則於 其接受時，對其個別生效58。 無論我國接不接受 TRIPS 協定第 31 條之一的修正，也無論是否因此配合修 正現行專利法第七十六條之相關規定，均不會因為 TRIPS 協定第 31 條之一的生 效而產生違反 TRIPS 協定義務的問題，因為 TRIPS 協定第 31 條之一乃是豁免強 制授權製造的藥品不得出口的限制，擬出口強制授權藥品的會員固有遵循第 31 條之一的義務，但無此作為者，既無要求豁免之需要，當然也就與第 31 條之一 規定之義務無涉。換言之，若我不擬放寬專利法第七十六條出口之限制，縱有阻 斷國內藥廠搶占這塊市場之可能，卻無違反 TRIPS 協定義務之虞。 然而 TRIPS 協定第 31 條之一既是以一永久性的豁免解決了欠缺醫藥製造能 力的會員，無法有效利用強制授權解決其公共衛生問題之困擾，並在專利保護與 公共衛生間取得了會員可接受之平衡59，我國基於人道之理由，斷無可能不接受 該修正案之理。事實上，由於我國製藥產業之發展程度，在學名藥之品質及產能 方面，皆已足以應付國際市場之需求，故當 2003 年 8 月 WTO 總理事會通過上述 強制授權學名藥得以出口之決議後，國內製藥產業即展現了對這塊新興市場之興
55 WTO Doc. WT/L/540, para 11. 56 Id.
57
See Amendment of the TRIPS Agreement, Decision of General Council of Dec. 6, 2005, WTO Doc.
WT/L/641 (Dec. 8, 2005).
58 Id. 生效之規定乃依據 WTO 協定第 10 條第 3 項之規定。Marrakesh Agreement Establishing the
World Trade Organization, Article X:3.
59 不過亦有學者以為，這應該只達到了解決開發中國家公共衛生及藥品取得問題之中期階段，並
主張長遠階段必須建立開發中國家本身的醫藥產業，以研發自有藥品。林彩瑜，前揭註 36， 頁 335。然而本文以為即使開發中國家有了自身的醫藥產業，除非只生產學名藥，否則也難逃 商業考量，畢竟新藥開發成本過高，若毫無商業考量、不計成本，則在沒有國家補貼的情形 下，終將無以為繼。
趣，修法之呼籲時有所聞60，是以智慧財產局已於 2004 年 12 月公告，將專利法 第七十六條配合 WTO 決議之修正，列為修法的重點工作之一61。
四、出口強制授權學名藥之修法芻議
一旦修法允許強制授權製造之學名藥出口，則 TRIPS 協定第 31 條之一的相 關要件，均應完整地反映於專利法第七十六條之相關條文或施行細則內，尤其是 TRIPS 協定為了第 31 條之一的目的而新增的附件（Annex），不但定義了該條文 所指稱的「藥品」、「適格之進口會員」，亦詳細地規定了會員利用此制度進、 出口強制授權製藥時，應踐履的程序與應恪遵的義務62。如何將之完整地納入我 專利法中，將是一件不小的工程。參考其他國家之修正立法，或可收事半功倍的 效果63。特別是某些執行時頗為必要的操作性規定，包括欲出口之製藥業者在申 請時應提出的資訊、網站的架構及網站資訊提供之義務履行方式（鑑於此部分為 我國必須通知 TRIPS 理事會者，故實有必要要求申請者以英文為之）、以及補償 金之決定標準等，這些細節若不能於修法時具體考慮，則未來執行時不免徒生爭 議。 值得注意的是由於 TRIPS 協定第 31 條之一僅明文免除第 31 條(f)款之義務， 故為出口至適格的進口國所為之藥品專利強制授權，仍應有 TRIPS 協定第 31 條 其他各款規定之適用，特別是該條(b)款要求應先向權利人請求「自願性授權」未 果之規定。是以加拿大新修正之專利法即要求擬出口強制授權藥品之申請者應聲 明在提出申請前至少 30 天，已以掛號信向專利權人提出合理的權利金價格與條 件，據以請求權利人授權製造特定的藥品輸往特定需要的國家，但卻未成功獲得 自願性授權64。歐盟執委會「關於製造輸往有公共衛生問題國家之藥品的專利強 60 鄭師安，論國際間醫藥品強制授權修法趨勢，科技法律透析，頁 21，36~37（2005）。 61 經 濟 部 智 慧 財 產 局 ， 追 求 卓 越 、 促 進 產 業 發 展 ─ ─ 專 利 法 特 進 一 步 研 修 ， 2004/12/7 ， http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=6081&from=news. 62 WTO Doc. WT/L/641, at 4, 5. 63 參見鄭師安，前揭註 60，頁 37，38。64 Canada Patent Act, sec. 21.04 (3) (as passed by the House of Commons on May 4, 2004, and passed in
the Senate without amendment on May 13, and received Royal Assent on May 14; proclaimed into force on May 14, 2005).
制授權」規則草案65，在第七條亦規定有類似要件66。 根據第 31 條(b)款之規定，上述「合理協商不成」的要件，在「國家有緊急 危難或其他緊急狀況，或基於非營利之公益使用」時是可以豁免的。不過在依第 31 條之一進口的情形，有急難的國家多非強制授權的出口國（雖然在區域性疫病 的情形，有可能進、出口國都處於緊急狀況），若進口國宣布其國家處於急難狀 態，解釋上是否可豁免出口國申請者向權利人先行請求自願性授權的義務呢？歐 盟上述規則草案第七條第二項是規定在決定「合理期間」之長短時，應考量進口 國是否已宣布國家緊急狀況67。不過歐盟草案所附之制訂理由書卻謂：「雖然 TRIPS 協定允許此要件在國家緊急危難或其他緊急情況時可以豁免，但著眼於現 代通訊之速度及自願性協定之必要性，此處（第二項）仍予保留68。」似乎隱含 歐盟認為即使是進口國而非出口國之緊急危難，出口國亦可依 TRIPS 協定第 31 條(b)款規定豁免申請人需先請求自願性授權的義務；若非如此，歐盟大可不必強 調其是著眼於「現代通訊之速度」及「自願性授權之必要」，才保留「合理協商 不成」之要件。 本文以為第 31 條(b)款之國家緊急危難若包括利用第 31 條之一規定進口的國 家所發生之緊急危難，從法條的精神而言，雖尚可接受，但從文義的角度，未免 過分擴張解釋。事實上，若於考量自願性授權協商之合理期間時，適度斟酌進口 國的緊急情況，應已可避免要求先行「合理協商不成」之結果，過分遲延強制授 權之製造，進而影響進口國公共衛生問題解決之時效，故實在毋須刻意扭曲文 字，為過分擴張之解釋。
65 Commission of the European Communities, Proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems, COM (2004) 737 final, 2004/0258 (COD) (Brussels, 29.10.2004)(hereinafter“EC Regulation proposal”)
66 “Theapplicantshallprovideevidenceto satisfy thecompetentauthority thathehasmadeeffortsto
obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such effortshavenotbeen successfulwithin areasonableperiod oftime.”Id. Article 7, para. 1.
67 “Thedetermination ofareasonableperiod oftimeshalltake into accountwhethertheimporting WTO
member has declared a situation of national emergency or other circumstancesofextreme urgency.” Id.
Article 7, para. 2.
肆、具體個案之法律適用問題
由上述對專利法有關特許實施條文之檢視，可知我國特許實施法制與 TRIPS 協定並無太大的歧異。不過由於專利法之特許實施事由有一項本屬於 TRIPS 協定 之強制授權限制條件（即「曾以合理商業條件協議授權不成」），再加上專利法 本身除了如 TRIPS 協定一樣，僅對特許實施做原則性規定外，並沒有另外就執行 的實務訂出相關的程序性規定，是以處理具體個案時，不免引發爭議。儘管如 此，在已經發生的兩個案件中，相關條文的適用結果是否真如被強制授權的專利 權人所指摘的，有違 TRIPS 協定義務？倒不盡然，以下即逐一檢視。一、國碩「光碟權利金」案
本案為我國第一個特許實施案，所引起之注目自不在話下，甚至被光碟產業 形容為「小蝦米成功打敗大鯨魚」。不過由於專利權廠商飛利浦不服強制授權之 處分，至今仍在訴願階段；而獲得特許實施之國碩公司，由於特許實施之範圍限 於供應國內市場需要為主，故其在海外飛利浦享有專利的地區，仍面臨飛利浦持 續以司法、行政程序進行反撲69，所以，這一場爭議尚稱不上完全落幕。 （一）背景事實 爭議的發生起源於國碩等可錄式光碟（CD-R）製造廠商與擁有 CD-R 規格專 利的飛利浦、新力及太陽誘電三家公司聯合簽有包裹授權契約，約定之權利金以 淨銷售價格之百分之三或十日圓，取其高者計算。但是隨著市場競爭的激烈， CD-R 的價格一落千丈，導致十日圓的權利金高達售價百分之三十以上，國碩等 公司不堪負擔，於是要求專利廠商降價，卻未獲應允，因而轉向公平會檢舉授權 廠商濫用市場地位、涉及聯合行為，而公平會也於 90 年 1 月及 91 年 4 月分別處 分在案70，要求授權廠商立即停止不當之反競爭行為，並課以高額罰緩，但由於 飛利浦不服（前處分經訴願撤銷，後處分則進入行政訴訟程序）而未確定。同時 69 王玫文，飛利浦控告侵權案 官司大翻盤 國碩巨擘敗訴 光碟片不得輸美，中時電子報， 2005/9/28。 70 行政院公平交易委員會處分書，(90)公處字第 021 號，2001.1.20；(91)公處字第 069 號， 2002.4.25。期，飛利浦亦在美國貿委會（ITC）對國碩等廠商以侵害專利為由提出邊境措施 之申請案，而遭 ITC 以濫用專利權為由否決71。面對飛利浦在國外興訟與要求海 關扣貨等之動作，國碩等廠商在公平會處分未確定前，於 2002 年 7 月 30 日，逕 向智慧局依專利法第七十六條第一項（當時為第七十八條）提出特許實施之申 請。 （二）第七十六條第二項事由之問題 依上述事實看來，國碩若依專利法第七十六條第二項規定申請特許實施，或 許本案就不至於如此具有爭議性，因為競爭主管機關──公平會當時顯然認為飛 利浦在光碟金權利金之收取上違反公平交易法。可惜的是專利法第七十六條第二 項要求公平會處分必須「確定」方得作為特許實施之依據，致使國碩在飛利浦不 服提起訴願與行政訴訟後，即無法以公平會處分及時申請特許實施。然而這在民 國八十六年專利法修正才加入的處分「確定」二字，是否為必要且合理的限制？ 民國八十二年，我國首度參考 TRIPS 協定修改我特許實施制度時，第七十八 條第二項（即今日的第七十六條第二項）並不要求公平會處分確定，對照 TRIPS 協 定 第 31 條 (k) 款 之 規 定 （ “remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive”），也未見要求司法或行政程序最後 確定的文字，故民國八十二年十二月二十八日修正後的條文並無不妥。不過，此 條款到了民國八十六年修正時，卻被加入了「確定」二字，理由是：「未確定前 仍可被撤銷，故為茲明確，爰以修正」。然而縱使專利專責機關所依據之法院判 決或公平會處分被撤銷，致其特許實施處分失其附麗，也不過只是特許實施原因 消滅，特許實施應廢止罷了！斷無如八十六年修正時所擔心的有什麼不明確的問 題。 事實上，以最常使用此種特許實施事由的美國為例，司法或行政機關在認定 有不公平競爭行為時，均是直接於裁決中給與強制授權之救濟，並不待另向專利 主管機關申請72。換言之，強制授權是法院判決或反托拉斯主管機關裁定內容的 71
United States International Trade Commission, Inv. No. 337-TA-474, in the Matter of Certain Recordable Compact Discs and Rewritable Compact Discs, Notice of Commission Determination of No Violation of Section 337 (Mar. 11, 2004).
72 See C
一部分，相關執行並不因上訴而停止，若上訴結果推翻原裁決，亦祇是強制授權 被撤銷的問題。 加入「確定」二字所造成之更嚴重問題是幾乎使此種特許實施不可能，因為 對行政處分提起訴願或行政訴訟並不會停止原行政處分之執行73，換言之，縱使 公平會處分被提起訴願，其有關救濟或糾正反競爭行為之行政處分並不停止執 行；，一旦公平會處分確定，執行多半已近尾聲，請問此時還賸什麼反競爭行為 需要專利專責機關特許實施以茲救濟？無怪乎有學者呼籲未來修法時，應刪除 「確定」一辭74。 （三）修法建議 本文以為不僅應刪除「確定」一辭，更應對第二項條文為根本的修正，使特 許實施得以直接成為法院判決或公平會處分內容之一部分；為了便於專利專責機 關後續對系爭專利之管理，同時應規定為特許實施之法院或公平會，應將判決或 處分內容通知專利專責機關。之所以為此實質修正建議，乃是體認法院或公平會 不可能於認定有違反競爭之情事後，卻不於判決或處分主文中為糾正或救濟的宣 示。譬如與本案有關之公平會處分，即在處分書主文清楚宣示「被處分人…應立 即停止前項違法行為」，並課罰鍰若干75。既已宣告糾正的方式，若專利專責機 關再據以特許實施，必發生救濟重疊而難免矛盾的問題。 具體而言，若專利權人依公平會處分，立即停止被指摘的不公平競爭行為， 違反競爭情事便已不復存在，焉需專利專責機關特許實施以茲救濟？反之，若專
THETRIPS AGREEMENT ANDPOLICYOPTIONs 91-92 (2000).
73 訴願法，第九十三條：「原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止。原行 政處分之合法性顯有疑義者，或原行政處分之執行將發生難以回復之損害，且有急迫情事，並 非為維護重大公共利益所必要者，受理訴願機關或原行政處分機關得依職權或依申請，就原行 政處分之全部或一部，停止執行。前項情形，行政法院亦得依聲請，停止執行。」 74 何愛文，論專利法制與競爭法制之關係──從保護專利權之正當性談起，台灣大學法學博士論 文，頁 275 (2003)；反對刪除者，或有舉德國專利法第 24 條第 3 項為依據。李素華，我國強制 授權法制之檢討，科技法律透析，2005 年 7 月，頁 40，47。不過根據作者查對德國專利法條 文，無法獲得反對者之推論。“A compulsory license under subsection (1) may be granted for a patented invention in the field of semi-conductor technology only if such grant is necessary to remove an anti-competitive practice on the part of the patentee that has been established in judicial or administrativeproceedings”Germany PatentLaw,Sec.24 (3)(amended 1998),availableatWIPO Database of Intellectual Property Legislative Text.
利權人不依公平會處分停止反競爭行為，致不公平競爭情事仍存續，此時，專利 專責機關則有適用第七十六條第二項之機會。不過，公平法對於不依公平會處分 停止違反行為者，本訂有刑度甚高的行政刑罰，以嚇阻此類行為76，是以在這種 情況下，專利專責機關的機會亦有限。只能期待專利權人心存僥倖，在行政刑罰 尚未經刑事訴訟程序確定前，怠於依公平會處分停止違法行為，如此，專利專責 機關即可特許實施至「專利權人依公平會處分，停止系爭違法行為為止」。這在 實務上並非毫無實益，因為在專利權人不停止違法行為前，申請人使用系爭專利 仍會被視為侵權，若能即時取得特許實施，當可免此顧慮。 由此可見，特許實施若不能直接成為法院判決或公平會處分的一部分，則特 許實施與法院判決或公平會處分之救濟措施競合時，難免有所扞挌，儘管可能暫 時相容，卻是拜專利權人不遵行法院判決或公平會處分之賜，未免荒謬。當然專 利專責機關也可自我節制，避免重複救濟法院判決或公平會處分已處理的反競爭 行為，但如此一來，豈不使專利法第七十六條第二項失其立法實益？故本文建議 將該項修正為： 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交 易委員會處分特許相對人實施專利權者，不受前項限制。法院及行政院 公平交易委員會並應以判決書或處分書正本一份送專利專責機關。 由於公平交易法本允許公平會除了罰鍰、停止、改正外，亦可採取其他必要 的更正措施77，是以若專利法第七十六條第二項得為上述修正，則特許實施即成 為公平交易法的必要更正措施之一，此對涉及專利的反競爭救濟，應是特別有意 義的。 （四）依第七十六條第一項事由提出之問題 本案繫屬於智慧局時，如前所述，公平會處分尚未確定，是以國碩並非依專 利法第七十六條第二項規定之事由，而是以「曾以合理之商業條件在相當期間內 仍不能協議授權」為由（第一項本文規定）申請特許實施。以「合理協商不成」 76 見公平交易法，第三十五條以下：不依公平會處分停止違反行為，最高可科處億元罰金。 77 公平交易法，第四十一條。
做為特許事由，如之前的分析，極易與「反競爭之救濟」甚至「當地實施」發生 競合，故在本案，專利權人極力主張以不公平競爭情事而申請特許實施者，應屬 第七十六條第二項適用範圍，不可以具該情事之事由而依同條第一項提出申請 78。 專利權人之所以會有此主張，實因申請人所提送的資料，大幅地以公平會處 分及美國貿易委員會判決認定專利權人有權利濫用情事，做為間接證明其原所提 商業條件合理，而於相當期間協議不成，其實是專利權人濫用市場地位、堅持不 合理的權利金額所致。固然可以理解專利權人不滿同樣情事卻可以不同事由條款 提起特許實施之心理；特別是依第二項規定提起，尚需受公平會處分「確定」之 限制，依第一項卻不需，在專利權人看來，難免認為允許申請人這樣的選擇，等 於變相允許規避法律明文的「確定」限制。不過，如之前所分析的，第二項「確 定」一辭實屬不必要之限制，應刪除方屬合理。另外，平心而論，申請人利用第 一項「合理協商未成」事由申請特許實施，時效上固然較依現行第二項事由申請 有利，但依第一項規定特許之實施只能供應國內市場為主，對於一個以外銷為主 的業者而言，何惠之有？換言之，若從本案申請人的觀點，利用「合理協商不 成」事由申請特許實施，恐怕也只是面對現行法救濟不夠及時之不得已作法。 智慧局面對專利權人的質疑，倒是很清楚地說明其如何認定「合理的商業條 件」及「相當期間」，以及不公平競爭情事對相關認定之影響79： 所謂合理之商業條件，應綜合考量專利年限、專利產品的市場前景以及 社會公共效益等因素，且應當是請求特許實施之申請人可以承受，並可 以現實支付的條件。至於所謂相當期間，應依一般社會觀念衡量之，非 僅以申請人或相對人單方所稱之長短為度。…所提出之商業條件若以客 觀第三人之角度觀之，非顯違反相關技術市場之情況，且立於契約雙方 當事人角度觀之仍有進一歩磋商可能者，即可該當。… …本局並非以相對人有「不公平競爭之情事」而受公平會處分或美國貿 易委員會判決其有權利濫用情事，即逕行依專利法第七十〔八〕六條第 78 經濟部智慧財產局審定書，智法字第 093186005-0 號（民國 93 年 7 月 26 日）。 79 同上註，頁 33、37。
一項之規定准予申請人特許實施系爭專利，因相對人之行為是否構成不 公平競爭，並非本案考量之因素。惟公平會或美國貿易委員會於審理相 對人是否有不公平競爭情事或權利濫用等情事時，依職權所調查認定之 事實，尚非不得作為本局審酌申請人提出之商業條件是否合理之參 考，…。 有趣的是，適用「合理協商不成」事由時，若確能與「不公平競爭之救濟」 區隔，則因此所授與之特許實施，依之前分析，其最有可能是為了「當地實施」 之目的80。然而本案除了國碩外，尚有其他廠商使用飛利浦之專利製造並供應光 碟，顯非「未在當地實施」的典型，如此看來，難道是本文先前之推論有誤？非 也！儘管飛利浦以「國內有 CD-R 製造商就相同產品已接受且分別與〔之〕締結 授權契約」的事實來反駁申請人對其所收權利金過高之指控，以間接反證申請人 所提商業條件並不合理。但是依其舉證其所授權之廠商，如：中環所產銷之可錄 式光碟每片零售價約新台幣 4.8 元來看，飛利浦所收權利金確實已超過光碟零售 價之三成81。縱然授權金之計算，沒有放諸四海皆準之標準，不過應也不是只要 有廠商得以承擔，即為合理。事實上，對照國內光碟業者對此案件之強力聲援， 已接受飛利浦權利金條件的廠商恐怕也只是迫於飛利浦的市場獨占地位而不得不 就範。換言之，本文以為本案所保護的法益，雖非「當地實施」，但確為「公平 競爭」，是以符合本文先前分析，以「合理協商不成」作為特許實施事由時，極 易產生與「救濟不公平競爭行為」或「當地實施」特許型態競合的推論。 如果不是礙於專利法第七十六條第二項之不當限制與設計，則本案以救濟反 競爭為由特許實施應是最無爭議的。如今勉以「合理協商不成」為事由，因國碩 及其他廠商對飛利浦專利之當地實施，使本案不致被認為是在確保極具爭議性的 「當地實施」，但也面臨禁反言的衡平原則──即申請人應有「潔淨之手」
（clean hand）的挑戰82。我專利法第七十六條第二項當初移植 TRIPS 協定 31(k)
80 見本文前揭第參部分之二的論述。 81 飛利浦依標準授權合約向廠商收取之權利金為每片零點零四五美元，若以 1:32 之匯率折算， 約當新台幣 1.44 元。 82 專利權人曾以此質疑相對人之合理協商應在使用專利之前，否則有違反「潔淨之手」原則之 虞，不過後來相關的論證被導入到 TRIPs 31(b)先行協商規定文字的探討，由於 TRIPs 31(b)所 謂的”prior to such use”，應指在特許實施之前，而非任何實施之前，故專利權人所提之衡平原
款時，若在符合國際規範之餘，尚能考慮到實際操作層面的問題，則「合理協商 不成」與「救濟不公平競爭行為」兩項特許事由競合的問題，可能會獲得較佳的 處理。不過，正因為未認知到可能競合所產生的扞挌，反而無心插柳地使得「合 理協商不成」事由成為「救濟不公平競爭」事由目前在專利法中功能不彰的出 口，也是意外的收穫吧！
