美國專利市場新興中介者之研究－以美國高智為案例探討－ - 政大學術集成

全文

(1)立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.

(2) Graduate Institute of Law and Inter-Discipline College of Law National Cheng-Chi University Master Thesis. Lee Jyh-An J.S.D. Advisor. 立. 政治大. ‧ 國. 學. A Study on the Emerging Intermediates in the United States Patent Market. ‧. –A Case Study on Intellectual Ventures–. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. Lin Chih-Yu Jul., 2013. v.

(3) ～感謝我的指導李治安老師、口試委員陳秉訓、沈宗倫老師～. 政治大. 以及所有陪伴我在政大學習的每一個人. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. I. i Un. v.

(4) 知識經濟時代，企業為了維持競爭地位，重視技術與專利，原是為防止特定企業技術被複製或模仿。可是因為科技創新研發產品生命週期縮短、產品所涵蓋的專利權量多而複雜、與專利法規制度設計等因素，專利市場也因此而活絡，專利中介者的價值就此產生。專利中介者的存在使企業得以開放式之創新模式，進行組織內外部技術交流，為節省交易成本的種種問題，以及避免侵權爭議，專利中介經營型態開始多樣化，並隨著時間演進，不同型態的營運效益也開始呈現差異。過去中介者偏重於攻擊訴訟、防禦功能、移轉買賣，然而現今最大的專利中介者美國高智公司，其營運模式角色演化類型、價值創造，都與舊有的中介者營. 政治大本研究以個案研究與文獻整理方式大略了解高智實際運作方式為何。高智已立. 運模式不同。. ‧ 國. 學. 經擁有自己的實驗室，並且積極與研究單位合作提供研發預算，不同於其他專利. 事業體被動防禦、積極主張的角色，高智創造出與客戶發展長期的合作關係價值，. ‧. 高智發揮一般中介者降低交易成本之功能，更是主動引進學術研發使其專利商業化。另外，高智近年來也有主動發起專利訴訟，企圖維護該公司的專利資產價值，. y. Nat. sit. 高智的營運模式在實際運作上雖未有明確的法律爭議，或許未來可能還是會有相. n. al. er. io. 關專利法與競爭法的問題。. Ch. engchi. 關鍵字：NPE、高智、專利市場中介者. i Un. v.

(5) In the era of knowledge economy, entrepreneurs gradually take technologies and patents seriously. Patents have been traditionally used to prevent others from copying or imitating valuable technologies. During the past decade, the market for patent application, licensing and transaction began to grow rapidly. Because of shorter production of life cycle, overlapping set of patent rights, and complicated patent systems, many managers adopt the concept of open innovation. There are many obstacles while trading patents; therefore, patent intermediates are arising. As time goes on, these business models changed a lot. Intellectual Ventures, the brand new largest intermediate company, is regarded as a successful intermediary model with a unique business model attempting to bring more performances to the patent market.. 政治大. The major purpose of this study is to explore Intellectual Ventures real operation. 立. in the patent market. Intellectual Ventures has its own research lab, monetizes new. ‧ 國. 學. inventions and cooperates with scholar research units. Intellectual Ventures creates a long term relationship with its clients and develops a different role from other. ‧. traditional patent entities. Intellectual Ventures not only functions as a traditional intermediate to reduce the transaction costs, but also focuses on the commercialization. Nat. sit. y. of new patents and scholar ideas. But recently Intellectual Ventures has been involved. io. er. in some civil legal activities to assure its own patent asset values, revealing that in the future the practice of Intellectual Ventures business can possibly cause some legal. n. al. Ch. i Un. v. disputes about civil patent activities and antitrust conducts respectively.. engchi. Keywords：NPE、Intellectual Ventures、patent market intermediate. III.

(6) 謝辭. I. 摘要. II. Abstract III 目錄. IV. 第一章、研究緣起................................................................................................ 1 第一節、台灣宏達電專利戰之概述............................................................ 2 一、宏達電的產業新聞看見專利佈局的重要性................................ 2. 政治大三、專利資產事業體問題意識............................................................ 5 立. 二、宏達電的專利爭議從法院民事到行政 ITC ................................ 3. 第二節、宏達電與專利事業體的合作........................................................ 6. ‧ 國. 學. 一、宏達電與專利事業體 RPX 的被動防禦策略 .............................. 7. ‧. 二、宏達電與專利事業體高智的主動合作授權................................ 7 第三節、研究課題與論文各章簡介............................................................ 8. y. Nat. sit. 一、選擇高智作為專利中介者的研究個案........................................ 8. al. er. io. 二、論文章節介紹................................................................................ 9. n. iv n C h e n g c h i U .......................................... 12 第一節、美國專利司法政策與商業活動演進. 第二章、美國專利制度與商業模式概論.......................................................... 11. 一、美國聯邦巡迴上訴法院的成立.................................................. 13 二、專利政策態度的變化.................................................................. 14 三、非實施專利事業體的產生與聚集.............................................. 15 四、專利制度與競爭法的調和.......................................................... 17 五、2003 至 2012 年專利核發數目與專利訴訟統計報告分析....... 22 六、NPE / PE 賠償金額比較 ............................................................. 23 七、美國專利訴訟的運作.................................................................. 24 第二節、專利商業模式運作...................................................................... 26 一、專利佈局如同軍事競賽展開...................................................... 28 二、專利市場的商業經濟行為.......................................................... 29.

(7) 三、專利市場的交易要素.................................................................. 31 四、專利中介營運模式個案簡介...................................................... 33 五、專利中介者類型.......................................................................... 41 第三章新式專利中介者高智............................................................................ 46 第一節、簡介.............................................................................................. 46 第二節、營業狀況事實.............................................................................. 47 一、組織成立以及資產現況.............................................................. 48 二、高智的資金來源與投資關係...................................................... 51 三、專利資產分布以及收購來源...................................................... 52 四、專利交易透過紙上公司.............................................................. 55. 政治大六、高智以大規模的發明組合分散投資風險.................................. 59 立五、高智的專利金融化商業模式...................................................... 56. ‧ 國. 學. 第三節、高智公司啟動專利法律爭議案.................................................. 59 一、高智啟動訴訟的背後原因.......................................................... 60. ‧. 二、高智訴訟個案簡介...................................................................... 63 （一）Picture Frame Innovations,LLC v. Eastman Kodak Company 63. y. Nat. sit. （二）Intellectual Ventures I LLC v. Check Point Software. er. io. Technologies ................................................................................................ 65. al. n. iv n C U Corp.............................. 70 h e n gI LLC （四）Intellectual Ventures c h v.i Elpida （三）Intellectual Ventures I LLC v. Xilinx, Inc. ............................... 68. （五）Intellectual Ventures I LLC v. Nikon Inc. ................................ 73 三、高智訴訟策略運用...................................................................... 75 第四節、論高智公司的總結...................................................................... 76 第四章研究結論................................................................................................ 79 第一節、專利中介市場的問題思考.......................................................... 79 一、法規的化外之地.......................................................................... 79 二、專利中介活動透明化的期許...................................................... 80 第二節、發現高智...................................................................................... 81 一、高智的經營商務模式.................................................................. 82 V.

(8) 二、高智的價值創造.......................................................................... 82 第三節、未來研究的建議.......................................................................... 84 文獻資料.............................................................................................................. 86 壹、中文文獻.............................................................................................. 86 一、專書.............................................................................................. 86 二、報章雜誌...................................................................................... 86 三、期刊論文、研究報告、研討會論文.......................................... 86 四、網路資源...................................................................................... 87 貳、英文文獻.............................................................................................. 87 一、專書.............................................................................................. 87. 政治大三、期刊論文、研討會報告、研究報告.......................................... 89 立二、報章雜誌...................................................................................... 87. ‧. ‧ 國. 學. 四、網路資源...................................................................................... 90. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.

(9) 邁入知識經濟時代後，創新已經成為科技產業不可忽視的課題。企業為了維持其競爭優勢紛紛重視研發支持創新，科技產品生命週期短，且研發工作不具有企業規模經濟之時，企業提出開放式創新的概念，組織內外是可以相互交流買賣，專利市場開始發展，因為交易阻礙，專利資產流動緩慢隱晦，專利市場為了供需效率出現了專利中介者的角色，以減輕或消除專利市場中的難題與阻礙，專利中介者的加入後，提升專利市場流動性與活絡專利金融活動。專利中介者隨著商業需要創新營運模式，以不同的商業型態滿足專利供需方在專利交易過程當中的需求，所以討論專利中介者是重要而且有趣的議題。. 政治大或者個人掌握產業中重要專利經濟利益。尤其在高科技企業，一個產品的配件設立二十世紀起企業重視專利申請，申請案數量增加，法律爭議浮現，某些企業. ‧ 國. 學. 計往往是多樣複雜，更無法完全防範侵權的風險。特別是近年來興起擁有專利，. 不是生產製造或銷售服務的組織，卻向製造該產品或提供該服務之廠商收取授權. ‧. 金獲得利益，稱之為非實施專利事業體（Non-Practicing Entity，下簡稱 NPE），一則強調其經營專利的模式是不注重生產；二來 Entities 一詞泛指獨立存在的實. y. Nat. sit. 體，可以是企業法人，也可以是非營利法人，或者是私人個體等，本論文以「事. er. io. 業體」一詞，較為貼切並可以涵蓋其多樣性，截至 2011 年底，NPE 已經提起總. al. n. iv n C hengchi U 我大學時後就讀企管，畢業後在台灣科技業工作，而 2012 年宏達電與蘋果. 數約 5200 件專利訴訟。. 專利戰爭新聞是科技業界最熱門的討論，宏達電與專利中介者高智公司（Intellectual Ventures）的合作，更是讓我感到興趣。高智不同於一般傳統 NPE，而是綜合了實驗室研發、融資、中介經紀、金融、投資、基金、防禦攻擊等等很多功能的 NPE，其擁有最多專利申請和完善的專利投資服務，運用相當資源在科技電子技術專利領域，在業界建立了具有相當經濟規模的專利組合，並從 2010 年開始主動對外提起訴訟，造成產業界震撼，值得長期深入追蹤，或許這篇論文能夠結合我過去大學所學的商管知識、實務工作需要，以及研究所的三年法學教育，期許能粗略架構出專利中介者高智的商業運作概貌。. 1.

(10) 第一節、台灣宏達電專利戰之概述一、宏達電的產業新聞看見專利佈局的重要性 iPhone 5 在 2012 年 9 月公開上市，讓蘋果股價再創新高峰超過 627 美元，公司市值達到創紀錄的 6235 億美元，超越微軟的記錄，成為全球市值最高的公司，也是歷史上市值最高的公司。反觀此時台灣廠商宏達電，面對蘋果與三星市場的夾殺，使得 2012 年宏達電股價重挫，先是與蘋果的專利紛爭風波，接著遇上歐債風暴、美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，下簡稱 ITC）的關稅法卡關事件、新產品 HTC One 系列出貨延遲等問題，讓宏達電台灣股價從 2011 年 4 月的台幣 1300 元高點，短短一年後 2012 年因為第一. 政治大. 季宏達電營收下滑，爭議一波未平一波又起，5 月股價來到新低點不到台幣 400. 立. 元，跌幅高達七成1。. ‧ 國. 學. 2010 年 3 月蘋果向 ITC 提告宏達電六項手機專利侵權，進入審查程序，2011 年 7 月 ITC 認定宏達電侵權 647 號與 263 號專利，宏達電提出上訴再議，並買回. ‧. 庫藏股穩定股價。2011 年 12 月 ITC 認定 647 號專利侵權確定，禁制令次年生效。 2012 年 5 月禁令生效，宏達電 One X 及 EVO 4G LTE 遭美國海關攔阻扣留、進. y. Nat. sit. 行審查。宏達電在接獲判決後，趕忙修改產品迴路，規避有侵權疑義的設計，釋. al. n. 心喊話穩定股價2。. er. io. 出善意願意與美國海關合作，加速通過審查程序，希望維持第二季財測目標，信. Ch. engchi. i Un. v. 這是台灣品牌廠商外銷輸美產品，因為侵犯專利被海關扣留。ITC 終局判決，宏達電侵犯蘋果的專利，美國海關對宏達電限制進口。One X 及 EVO 4G LTE 向來被視為宏達電 2012 年度最重要的旗艦產品，宏達電在證交所公開資訊站發布重大訊息，證實銷美產品 EVO 4G LTE 在美國卡關時程順延，One X 的供貨亦出現短缺。遭逢多方利空夾擊，導致 MSCI 調降台股權重，宏達電權重也遭調降，加上企業重要獲利產品不能過關出口美國，宏達電股價走跌，跌幅迫使宏達電又. 1. 天下雜誌，專利權之爭宏達電輸了面子，2011 年 12 月 21 日. 2. 遠見雜誌，專利戰挨打到還擊，鞏固北美市場，第 307 期，2012 年 1 月.

(11) 再次買回庫藏股護盤信心喊話3。宏達電的產與新聞都是台灣 2012 年最重大的科技事件，是高度牽動台灣廠商的股價業績收益，業界相關的討論充斥媒體網路論壇各大版面。不過在宏達電訴訟過程中，卻也凸顯美國專利市場實務的流動變化，包括 NPE 的商業演變，宏達電與大型 NPE 的會員簽約或是參與高智、美國專利法制的修法以及企業訴訟對策，均值得深入探究。二、宏達電的專利爭議從法院民事到行政 ITC 台灣宏達電從代工出發，成功轉型品牌智慧型手機，成為台灣科技業龍頭驕傲，宏達電手機進而與蘋果競爭，而與蘋果爆發專利攻防，還被國外大小專利權人提起訴訟，面臨不計其數的專利侵權指控。宏達電的成功卻面臨前所未有的專利法律危機，也凸顯美國專利法規實務的發展對台灣、兩岸、韓日等以美國消費. 政治大條的訴訟，影響宏達電的在美手機業務。Google 技術移轉五項專利予宏達電，立. 出口為導向業者的重要性。特別是宏達電與蘋果在美國 ITC，所進行的關稅法 337 4. ‧ 國. 學. 使宏達電得以反訴蘋果侵權，Google 移轉給宏達電的專利，多以關鍵的人機介面為主，最初都被認為是很有機會勝訴。豈料蘋果以宏達電僅是向 Google「租. ‧. 賃」抗辯，而非移轉實際專利所有權，蘋果抗辯成功，後 ITC 行政法官宣布，同意蘋果的說法，認定五項專利有兩項專利應予以在訴訟中移除5。現在宏達電只. y. Nat. sit. 剩下三項專利可用，其中兩項與電信 4G 相關的專利在審理程序中取得優勢後，. n. al. er. io. 卻被蘋果以宏達電不申報這兩項 4G 專利是產業標準通訊協定標準，在美國維吉. i Un. v. 尼亞州地方法院提起反托拉斯法與專利濫用訴訟，也讓宏達電與蘋果之爭議，顯得更崎嶇不明6。. Ch. engchi. 3. 經濟日報，宏達電兩款新機銷美被扣，A1 版，2012 年 5 月 17 日. 4. See 19 U.S.C. § 1337 (B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale. within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that—(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or (ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent. 5. STPI 台灣技政策研究與資訊中心，蘋果與三星互告事件觀察，2012 年 9 月 17 日. http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm 6. 記者吳筱雯，｢借專利告蘋果，宏達電碰壁｣，工商時報，2012 年 7 月 12 日 3.

(12) 宏達電最大的消費市場就是在美國，ITC 可以決定是否讓宏達電繼續進口，一個準司法的行政機關如果作出禁止進口命令（exclusion order）的下命處分，將會使得宏達電的手機無法通關進口，趕不上美國消費熱季聖誕月上市，宏達電的新手機將失去最大的美國市場，手機市佔率降低，反而讓對手趁機大開市場。 ITC 的角色在近幾年專利商業戰爭日益凸顯，不外乎是其行政處分快速，足以影響美國消費市場以及產品競爭。造成台灣科技消費產業，衛星導航機、平板電腦、以及手機製造商自有品牌商，均面臨 ITC 的壓力7。蘋果基於商業和私人關係的考量，並未直接對 Google 提告，卻向 Google 的最大硬體廠商宏達電下手，最終無疑是要逼使宏達電放棄 Android，以鞏固蘋果本身的市場地位8。對於許多公司企業而言，被控專利侵權都是一場惡夢，更甚者是被控侵害一. 政治大他可能破壞公司企業的業務營運，尤其是禁制令所造成的傷害。例如在 2006 年立. 系列的專利組合，其附帶的相關法律與訴訟費固然顯著且可觀的，更不可忽視其. ‧ 國. 學. 黑莓機製造廠商 Research in Motion（RIM）過去曾經因為一 NPE 組織 NTP 提出專利侵權後，而黑莓機 RIM 一度擔心法院的禁制令核發，後共支付給 NTP 天價. sit. y. Nat. 7. ‧. 六億一千三百萬授權金和解9。幾年以後最高法院在 eBay 案10，法院提出衡平原. Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patents and the Public Interest, N.Y. TIMES, Dec. 13, 2011.. io. 孫遠釗，政府勿蹚商戰混水，中國時報，2011 年 7 月 30 日. 9. NTP（是一家 NPE）控告 RIM（黑莓機無線裝置製造商）專利侵權案，原告 NTP 係登記在維. n. al. Ch. engchi. er. 8. i Un. v. 吉尼亞州的非實施專利事業體，而被告侵權者 RIM 是一家加拿大公司，是黑苺機無線裝置的製造廠商，在 1990 年 NTP 的登記人 David Stout 申請了關於無線郵件收發之專利，但是因為有申請要件的問題，所以尚在美國專利商標局的再審程序(re-examination)中。2000 年 RIM 的無線收發裝置熱賣。原告 NTP 在美國維吉尼亞州東區地方法院於 2001 控告被告 RIM 之黑苺機無線郵件裝置侵害其專利，2002 年日陪審團作出 RIM 之行為對 NTP 之系爭專利成立侵權裁決，原案進入審理。地方法院在 2003 年對本案作出原告勝訴有理由，被告 RIM 公司需負擔專利侵權損害賠償金 5370 萬美元外，地方法院更核准原告 NTP 對其所聲請之禁制令，惟後 CAFC 推翻地方法院關於專利侵權之判定，也同時廢除地方法院禁制令之核發。 10. eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 本案簡介：MercExchange 是獨立發明人 Thomas Woolston 所成立的非實施專利的公司，在 2000 年提出 eBay Inc、Half.com 以及 Return Buy 三家網拍公司侵權使用其專利技術，後來雙方授權談判不成，原告在 2001 年在維吉尼亞州東區聯邦地方法院提起專利侵權控訴。後來 Return Buy 宣告破產清算退出訴訟，於 2003 年陪審團作出決定，認定 eBay 與 Half.com 等被告有侵犯專利權，.

(13) 則，法院必須考量當事人侵權傷害比例，以及對市場競爭利益的影響，減少權利濫用，而影響產業自由競爭。結果 eBay 案後，NPE 或 PE 例如蘋果與宏達電，面對專利爭議解決途徑，從法院轉戰到行政部門貿委會 ITC。因為 ITC 的審查快速，而且不受衡平原則的拘束，延遲對手商品的上市利基，最能夠打擊競爭對手的市場，所以 ITC 的案件逐年倍數增加，變成是美國國內與國外廠商用以打擊對手市場的手段11。三、專利資產事業體問題意識承前段 2006 年專利事業體 NTP 以侵權之訴獲得高達六億美元的天價賠償金，在科技企業界激起千波駭浪，可以說是推動 NPE 發展的強力渦旋器。只是這一類本身不製造、販賣或提供產品與服務，專門購買專利，並以專利訴訟及法院核. 政治大重利。但是現在對於 NPE 的角色定位，究竟是專利運營管理還是專利投機，似立. 發之禁制令為手段，脅迫對手達成專利授權交易或支付合解金而獲有不成比例的. ‧ 國. 學. 乎已經不能一概而論。評判 NPE 的功過是非，在 Tom Ewing 和 Robin Feldman 教授在史丹福科技法律評論（Stanford Technology Law Review）文章 The Giant. ‧. Among Us 中，批評 NPE 可能阻礙技術創新，透過訴訟獲取不正當利益。但是也提出 NPE 在混亂專利叢林中，進行優化整合，節省交易成本，可以引導技術革. y. Nat. sit. 新、促進專利研發和改良。. n. al. er. io. 所以 NPE 不是單純的投機，假設可以把產業所必要的專利權集合起來，由. i Un. v. 交互授權之當事人約定使用彼此專利，或約定單一公司事業體負責整合所有專利. Ch. engchi. 權，再以包裹授權（package license）的方式授權予會員，不但可以成功阻礙降低專利權人興訟之情形，亦可發揮專利權整合和促進專利之運用，是在客觀上實. 地方法院裁定損害賠償金額共計三千萬美金。大家關注最重要的永久禁制令( Motion for Entry of a Permanent Injunction Order)，地方法院考量衡平法則判準( equitable principles )，包括：專利權人是否有不可回復的損害(irreparable injury)，原告是否有其他的救濟途徑(adequate remedy at law)，公眾的利益(Public interest)，考量當事人雙方利益衝突的平衡( Balance of hardships between plaintiff and defendant)，最後拒絕核發永久禁制令予原告。而 CAFC 認為基於專利排他權之性質，可以正當化法院自動化准予禁制令，但是最高法院撤銷 CAFC 判決，應根據衡平原則滿足這四個因素的測試，才能核發永久禁制令。 11. Chien & Lemley, supra note 7, N.Y. TIMES 5.

(14) 施和改進了專利技術，那麼這種組織就應該得到某種程度的認可。畢竟於一項產品的專利有千百樣涵蓋其中，一項產品可能涉及數十件或上百件的專利權，企業並無法自為研發全部的專利，必須向外部資源尋求專利授權，企業一一向權利人尋求授權協議所費甚鉅，而且容易掛一漏萬，造成龐大的損失，所以與擁有大量專利的 NPE 合作可以快速取得專利授權，最明顯的好處在於降低專利授權之協商成本。所以 NPE 似乎某種程度上，可以使產業中千萬筆專利，沒有任何一個專利權人可以壟斷發明，NPE 存在或許可以協調產業，落實分工使企業獲益12。但是 NPE 的興起對於企業也是造成訴訟法律威脅，聖克萊爾大學法學院教授 Coleen Chien 與史丹福大學法學院教授 Mark Lemley 在 2012 年康乃爾法學期刊發表的文章中指出，eBay 案後禁制令的核發需要考量衡平法則，是故 2006 年. 政治大增加到十六件，被 NPE 點名的被告家數從八位當事人增加到兩百多位立. 到 2011 年，NPE 轉向 ITC 以關稅法 337 條請求禁止進口命令的案件，就從兩件 13. ，加上. ‧ 國. 學. NPE 在地院提起侵權訴訟案件也逐年增加，NPE 對企業造成的專利爭議，進而可能影響企業的市場營收的問題實在是不容小覷。. ‧. 第二節、宏達電與專利事業體的合作. sit. y. Nat. n. al. er. io. 依據新聞報載14，2011 年企業解決 NPE 訴訟的綜合費用為 290 億美元，這. i Un. v. 是前所未見的天文數字。美國專利法的修法、專利實務判決、NPE 中介介入、. Ch. engchi. 政府推動的專利政策之運作，對於台灣業者牽一髮而動全身，絕對值得深入探究。台灣科技製造產業，重度仰賴外銷，美國又是最大消費市場，專利訴訟成為對手競爭的手段難以避免，加上 NPE 的訴訟又造成產業損失。過去經營管理策略，專利訴訟只是一種風險成本並非經營理念的觀念，在現在逐漸會被淘汰，轉化以. 12. 張乃文，由產業化觀點淺析智慧財產權加值流通運用之平台，財團法人資訊工業策進會科技. 法律透析，第 22 卷，頁 12-15 13. Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 CORNELL. L. REV. 1, 16-18 (2012) 14. Rebecca J. Rosen, Study: Patent Trolls Cost Companies $29 Billion Last Year, THE ATLANTIC , Jun.. 29, 2012.

(15) 專業管理投資心態15。一、宏達電與專利事業體 RPX 的被動防禦策略宏達電就曾經與美國那斯達克上市專利管理公司 RPX 簽署契約。宏達電在訴訟往返的過程中，經歷美國專利法實務政策演變，以及面對專利商業交易趨勢，宏達電的專利佈局就是與 NPE 交涉合作，宏達電曾與被動型的專利資產事業體 RPX 公司（Rational Patent Exchange Corp.以下均簡稱 RPX）簽約，RPX 標榜站在防禦訴訟的管理機制，替會員取得企業所需要的專利避免訟累。後宏達電又與新興專利事業體高智 Intellecture Ventures 簽署授權合約，可以運用高智的三萬五千筆專利，也是希望為企業強化智財管理16。從過去最早以被動防禦為主打知名的專利管理公司 RPX 就是提供客戶專業. 政治大會員的訴訟負擔，聚集資金提供分散風險的服務。RPX 建立了一個強大的客戶立. 的專利管理顧問以及訴訟防禦。每項專利的價格由會員平均承擔，從而減輕各個. ‧ 國. 學. 網路，成員向 RPX 支付以營業收入取決的年度會費，RPX 並用此資金代替所有成員購買高價值、高威脅性的專利。至今 RPX 花費了四億九千萬美元，購買了. ‧. 2900 多項專利權，收購取得可能被其他攻擊性 NPE 利用作為訴訟武器的專利權，為客戶至少減低了 40% 的 NPE 訴訟風險。RPX 從事的專利收購目的是防禦性，. y. Nat. n. al. 二、宏達電與專利事業體高智的主動合作授權. Ch. engchi. er. io. 訴17。. sit. 並在所有與各會員公司簽署合約中，均指明絕不在任何情況下對其客戶提起專利. i Un. v. 蘋果透過智財訴訟過程，牽動廣大產業供應鏈的神經。宏達電歷經專利法律爭訟案，也影響到業務收益，宏達電為積極強化專利布局，2011 年 4 月除了斥資 7500 萬美元購買 ADC Telecommunications 的 4G 專利外，7 月也與高智（Intellectual Ventures）合作簽訂專利授權契約，完成企業策略聯盟18，據傳其中. 15. Id.. 16. RPX, News & Events, HTC Joins Defensive Patent Pool (Dec. 3, 2009). http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=170&itemid=21 17. Press release, RPX Network: An Effective Solution to the Growing Problem of Patent Risk , DIGITIMES Inc., Oct. 8, 2012 18 IV, IV Press Release, HTC and Intellectual Ventures Announce Licensing Agreement and Strategic Alliance, 7.

(16) 合約權利金高達千萬美金。高智業務部門資深副總裁 Don Merino 表示：高智與宏達電是全面性的合作，不僅在觸控相關技術可以強化宏達電的專利組合，也涵蓋其他領域。從科技產業的發展進程來看，許多廠商的創新研發與專利佈局之間都有很大的落差，雖然公司投入龐大人物力資源，在技術與產品創新發展，但是終究還是沒有取得足夠完整的專利組合。因此宏達電與高智專利管理公司合作，一來能保護自己免於訟累，二來可以較低的成本取得專利授權，在遇到專利訴訟時，也可以共同研商訴訟策略19。以一款智慧型手機為例，就包括二十五萬筆專利，無線電介面有十幾萬個專利，半導體元件也有幾萬個，軟體也有幾萬個，若是光靠自行開發或購買的專利，. 政治大有力專利整合服務的公司，現階段又是必要。加上高智近幾年來，積極擴展開發立. 很難全面覆蓋產品全體20。所以宏達電非常需要完整專利佈局，更是需要有強而. 第三節、研究課題與論文各章簡介. Nat. al. er. io. 一、選擇高智作為專利中介者的研究個案. sit. y. ‧. ‧ 國. 以可以理解高智與宏達電的合作是屬現在的趨勢21。. 學. 中國家及亞洲市場，隨著亞洲廠商的勢力崛起，面臨的專利訴訟也愈來愈多，所. n. iv n C hengchi U 是一個參與者眾多、價格透明、專利評價信息廣泛共享的市場，從過去被動防禦 NPE 中介機制提供專利實施者與權利所有者，交換專利價值的最佳環境，. 訴訟目的，逐漸轉變成可以把專利當作財務投資標的，積極主動掌握產業發展趨勢，進而讓企業專利在研發階段的雛形，就得以招募資金進場，企業的研發實力. http://www.intellectualventures.com/index.php/news/press-releases/htc-and-intellectual-ventures-annou nce-licensing-agreement-and-strategic-al 19. 記者沈勤譽，｢宏達電、高智共組專利防線，力抗蘋果大軍｣，DIGITIMES Inc. 電子時報，2011. 年7月1日 20. 同前註. 21. 台北訊，｢RPX 網路：有效解決日益嚴重的專利風險問題｣，DIGITIMES Inc. 電子時報，2012. 年 10 月 11 日.

(17) 再次提升，專利的管理是也可以融合保險投資金融化的境界。本論文所針對的個案，就是現在全球最大最知名的專利事業體，美國高智公司，高智提供最為靈活多變的專利服務內容，從一開始的專利中介者，專利聯盟服務，改變到現今的專利產業技術發展公司，投資發明專利，並發展獨特的專利經營的商業模式。專利實務上高智的興起一直是 2012 年去年科技產業業界最火紅的議題，幾乎所有科技從業人員，股市投資客的聊天話題，都是圍繞在蘋果與宏達電的科技新聞，以及專利訴訟商業攻防戰中策略運用。高智已與台灣大廠宏達電、華映、緯創以及南亞科技簽訂授權合約，這些大公司都以更認真、更謹慎態，面對專利佈局，不惜花下千萬大筆的金額，期許與高智簽訂授權合約或者策略聯盟後，將有助於產業提升，技術再進化，面對專利法律，也有更佳的防禦措施。高智有別. 政治大解析高智發展的問題過程，也非想像中容易。高智如何進行專利買賣，如何投資立於傳統的專利中介者，因為組織背景、規模、價值與傳統的 NPE 不同，在尋找. ‧ 國. 學. 專利？如何擴展自身專利組合？如何在變動快速的科技專利中繼續保持專利的價值？對以專利管理為經營的專業公司而言，每一步都是關鍵影響專利制度的發. ‧. 展。本研究試圖從與高智相關的文獻學術資料以及所公開的新聞稿中，概括出高智面臨的環境，專利資源的檢視，以及高智的策略運用。希望能夠分析高智在整. y. Nat. er. al. n. 二、論文章節介紹. io. 為何？. sit. 個專利價值鍊，不同於一般過去的 NPE，而高智最重要的成功創新的因素又是. Ch. engchi. i Un. v. 本研究目的主要是從與宏達電相關的專利法律新聞啟發，了解專利實施體與非專利實施體與宏達電互動的過程動態轉變，了解其背後專利制度存在背景，適用的法律規範，和專利活動商業模式，專利市場實然面的問題，建構出專利中介市場分析，最後聚焦在全世界最大的專利中介機構美國高智公司，作詳細個案的探討，包括營業狀況、管理模式、以及牽涉的法律案件，並經由研究整理發現發展相關結論，最後進而對後續研究者提出建議。本論文共分為四章，各章內容簡介如下：第一章是研究源起，說明研究的背景與動機，從蘋果與宏達電的科技新聞，看見專利訴訟商業攻防戰中的問題意識，以及宏達電與 NPE 互動的策略運用。第二章是美國專利制度的背景概論，區分為兩個方向，第一個方向探討司法政策是如何影響專利制度，專利法與競爭法政 9.

(18) 策的變化，保護專利權人氛圍下是如何造成 NPE 的興起，司法實務的統計資料也延伸出很多實然面的問題討論。第二個方向是以商業角度觀之，專利商業中介模式產生、中介角色分析演化歸類。第三章是闡述高智個案，是論文的重點，包括研究公司架構、資產來源、專利商業交易模式與價值創造，並提出與高智有關的五件訴訟案件，把訴訟案件文獻資料加以比較、整理，架構出最接近真實高智的現狀。最後第四章就是研究問題總結與未來研究建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v.

(19) 專利法主要是為促進科技發展並保護專利權人而設，專利法主要是在法律上給予發明人一定期間法律上「獨占」權利，以使發明人有誘因從事發明創作，從而促進社會福祉；而競爭法主要是在維繫市場上的自由競爭，包括競爭的存在與競爭的品質，以促進消費社會福祉。就此觀之，二者皆係為了公益促進社會福祉。但實務上專利權人或其他人士利用專利法保護，針對某種特定相當重要的技術，根據一定的程序，將其等所擁有的專利整合，聚集大量專利成為專利聯盟( patent pool)，並透過統一的窗口進行授權22，進行包裹授權、聯合訂價、限制競爭與創新協議等行為，觀察如今變調的專利權活動往往很有可能成為投機客藉以謀取暴利的交易工具進而阻礙科技進步。. 政治大. 專利法所賦予的「法律上獨占」，並不完全等同於競爭法的「經濟上獨占」，. 立. 獨占發明的權利，邏輯上並不必然會產生經濟上的獨占，例如某家公司擁有某一. ‧ 國. 學. 製程專利，不並然獨占該製程專利所生產的產品市場，因為只要有另外的製程可生產同樣產品，就會有競爭者的加入。所以簡而言之，法律上的獨占如果即等同. ‧. 於經濟上的獨占，是要有邏輯上的前提，例如：無相關替代技術存在的狀況，或. sit. y. Nat. 是雖未達經濟上獨占，但是已經在該產業擁有相當的市場力量時，專利權人行使. io. er. 其專利權，對市場競爭造成的影響，就是競爭法的問題。儘管專利可能會使專利權人在該產業領域享有一定程度獨占的權利，但是事實上專利權是有地域性（屬. n. al. Ch. i Un. v. 地主義）、時間性（專利期間）的限制，而且專利申請有其法定要件。因此將專. engchi. 利視為獨占並不完全公允，因為專利行使權利有排他性，並不等於專利產品獨占市場的效果，擁有專利是不等於獨占市場。許多公司或者個人自己研發專利，再向他人取得專利金或授權費用等，但是時至今日已經有更多公司，是不自行研發，也不實施專利權在產品製造上，而是對外蒐購專利以向他人取得權利金。面對 NPE，法院可能也採取寬容態度，儘量保障專利權人之正當權利合法行使，均應享有正當權利人的保護，造成訴訟爭議又更加頻繁。隨著專利數量增加，商業活動發達，訴訟案件紛爭日益增多，甚. 22. 馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，10 卷 12 期，頁 46-47 11.

(20) 至變成法院的負荷，當事人也因為各地方法院的程式方便，開始出現選擇地院的現象。各家 NPE 的發展，早期可能是實體企業旗下的附屬子公司，專門管理公司的智慧財產，並逐漸轉變為投機型的運營模式，以專利獲利為運營目的，可以約略分類為攻擊型、防禦型和基金型的事業體，以及由政府宣導或具有學術教育單位背景的專利機構。. 第一節、美國專利司法政策與商業活動演進美國專利法不斷演進的原因，乃在於為因應科技創新的日新月異與快速發展，配合政府政策的需求修正，在促進產業經濟方面，美國主要透過專利制度以及競. 政治大排他權回收投資，權利授權搭售行為，輔以公平競爭原則的檢驗避免濫用。不同立. 爭法平衡，專利制度要求申請者公開揭露其技術內容，另一方面給予一定期間的. 地方法院對於專利侵權案件，以及專利權濫用競爭法的標準可能適用出現爭議。. ‧ 國. 學. 於 1982 年美國國會通過成立美國聯邦巡迴上訴法院 Court of Appeals for the. ‧. Federal Circuit (簡稱 CAFC)，目的在於提供專利上訴案件之專屬管轄法院，統一法院見解，當爭議出現時，上訴法院 CAFC 的見解變成是專利訴訟上重要的意見。. y. Nat. sit. 有學者認為 CAFC 判決對專利權人有利，專利侵權案件可以獲得勝訴，因此塑造. al. er. io. 了有利專利權人的風氣，造就 NPE 的流行環境23。加上在行政裁量上，CAFC 可. n. iv n C hengchi U 曾經一度採取原則核發，例外駁回。當衡量兩造困境或公共利益考量，才例外不. 能親近權利人，例如：CAFC 對於永久禁制令（permanent injunctions）的核發，. 准予禁制令24，然而多數情況下，這兩個因素的衡量都是偏重專利權人。在美國專利權是一個排他權利，究竟專利制度之目的為何？國家授予專利權人排他權，專利權人的相對義務除了公開發明內容外，是否還包括專利之實施？依照現今法院見解，均並無明文要求專利權人有實施其發明之義務，這也是為何. 23. Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 J. MARSHALL. REV. INTELL. PROP. L. 292,. 296-297(2007) 24. eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 401 F.3d 1323, 1339 (2005). "... general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances...".

(21) NPE 得以生存之原因。但是當現今趨勢，NPE 越來越大型，難道就不能有競爭公益的思考嗎？一、美國聯邦巡迴上訴法院的成立第一審法院在美國各州均有設置，早期其上訴審為聯邦最高法院。到 1890 年代隨著時間推移，最高法院待審案件累積過度肥大，有許多案件滯留在二審最高法院，國會乃建立上訴法院制度。初審法院上訴到巡迴上訴法院，美國乃普通法的國家，其中巡迴上訴法院判例甚為重要，在不同上訴法院有不同的專利政策見解，巡迴上訴法院的決定是有拘束力的判決先例，但是只有在一定區域範圍內的法院適用。 1982 年美國國會通過設立 CAFC，而 CAFC 最重要目的處理專利上訴案件. 政治大若不服地方法院的判決，則當事人可上訴至該地方法院所屬的巡迴上訴法院。在立. 之專屬管轄法院。在 CAFC 成立之前，當事人先在地方法院處理民事爭訟，而. ‧ 國. 學. CAFC 未成立的時候，因為沒有單一的上訴法院專業管轄專利事件的情況下，所以專利法運作會發生當事人選擇法院的情況。各聯邦上訴法院在處理專利法爭議. ‧. 的時候，會使用不一樣的法理原則，造成有些上訴法院是偏向專利權人，而有些上訴法院比較站在專利侵權人的一方。. y. Nat. sit. 在 CAFC 成立以後，在專利法的政策適用上較為一致，分歧的觀點減少。. n. al. er. io. 1982 年到 1986 年期間 CAFC 專利侵權案件判決，最後有利於專利權人的比例高. i Un. v. 達 68%25。因此塑造了對於一般專利權人，或者專利事業體有利的司法環境，專. Ch. engchi. 利權人有很高的機率在專利侵權案件中獲得勝訴，並且得到專利侵權賠償金。專利主觀標的也透過 CAFC 的判例予以開放，從傳統的技術領域，擴及到新的生物科技領域，而過去專利法不予承認的是電腦軟體程式與商業方法亦已逐步開放，更進一步擴及到研究工具、物質分子發現。另一方面，地方法院判決被 CAFC 推翻的比例也逐年增加，上訴法院專利政策見解是親向專利權人，再加上核發禁制令比例激增，使得專利權人又多擁有一項強而有力武器，能夠在專利侵權訴訟繫屬中，對被告形成莫大的壓力，有利於達成訴訟上和解或專利授權協議26。也. 25. Gregory, supra note 23, at 296-297. 26. Id. 13.

(22) 正因為 CAFC 親專利，強化專利權人地位，更使得 NPE 或專利主張型的事業體，更加積極上法院主張其專利權，並且經常以禁制令的威脅作為手段，達到索取合解金或權利金的目的。二、專利政策態度的變化美國專利制度的建立目的在於鼓勵創新，美國憲法指出專利制度是為鼓勵創新發明，並以有限時間之內的排他權作為專利權人揭露發明內容的補償。美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）統計27美國智慧財產價值超過五兆美元，相當於國內 GDP 的 35%，其中專利占約 5.3%。美國專利政策的背後都有行政部門謹慎的態度和深思熟慮，期能藉由提升專利品質，使所有產業和技術的創新者得到公平的待遇，進而減少專利訴訟的花費，促進專利權人與使. 政治大歐洲在 19 世紀曾經掀起反對專利制度運動，荷蘭等國家取消專利法保護，立. 用者所需要的確定性。. ‧ 國. 學. 最高法院也有出現反專利的態度。美國 20 世紀初期保護專利的風氣興起，專利制度的修法擴展可專利性主觀範圍、延長專利期限、降低審查專利的條件、擴大. ‧. 等同原則的適用範圍、提高專利侵權救濟水平等等，目的都是在提高專利制度對於發明人的激勵。20 世紀中期美國在 1952 年修改專利法增加間接侵權，美國國. y. Nat. sit. 會偏向專利權人，20 世紀後期 80 年代美國經濟衰退日本科技起飛，卡特政府調. n. al. er. io. 整專利政策，法院轉向親專利態度。1988 年國會允許專利權人有權拒絕授權和. i Un. v. 搭售，減少客觀審查條件，修改關於｢非顯而易見性｣之審查規定，摒棄主觀審查，. Ch. engchi. 加強禁令救濟。21 世紀初美國聯邦貿易委員會發布的聽證會報告28，討論智財訴訟成本問題，避免專利重疊影響產業競爭，成為近年來的司法政策及專利改革的基礎，美國專利政策又走向不同時代的另一個分水嶺29。今年 2013 年六月初美國總統歐巴馬為打擊有心人以專利興訟謀利，要求專利申請人及專利權所有人在. 27. USPTO, Intellectual Property and the U.S. Economy (Apr. 13, 2012). http://www.uspto.gov/about/ipm/industries_in_focus.jsp 28. FTC, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (Oct.. 2003) http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf 29. Donald S. Chisum, The Supreme Court and Patent Law: Does Shallow Reasoning Lead to Thin Law,. 3 INTELL. PROP. L. REV. 1, 10-11 (1999)..

(23) 涉及專利訴訟時，應公開所有權移轉的資訊等等政策。專利政策的變化總是在專利權人與公共利益之間的平衡點搖擺，但是這一個平衡點似乎很難達到，對專利的態度就像鐘擺一樣，永遠無法一勞永逸地停留在平衡點上30。三、非實施專利事業體的產生與聚集至於為何會有 NPE 的產生呢？隨著知識經濟來臨，科技越來越進步，專利技術日益複雜，實施專利技術需要大量的資本投入，而對於獨立發明人、研發機構、學術單位等預算拮据的單位。再來有昂貴者的產業如半導體、LCD 、DRAM 廠均需要數百億台幣投資，而較廉價者的產業如日常用品的生活模具也需要數十萬台幣，專利造成的技術屏障，對競爭者均是有高度的進入障礙。因此這些類型的非實施專利實體，擁有產業重要專利技術，可以透過專利授權的方式，來達成. 政治大得專利，來積極主張專利權的非實施專利實體，其目的就很純粹是為了獲取經濟立獲利的目的。但是還有一些本身不從事研發，而是透過購買專利或是其他方式取. ‧ 國. 學. 上利益，業界人士更是稱這類的組織是專利蟑螂31。有誘因才會使該事業體產生與聚集，美國的情形稍為嚴重。除了因為美國是全球最大的消費市場，企業在美. ‧. 國的產品銷售量最大，相對法院損害賠償金額也較大外。且由於美國的政策選擇、訴訟制度、實務判決結果，造成非實施專利實體最容易集中在美國，或許可以由. y. Nat. sit. 幾個主要的面向來看其原因：司法行政政策對專利權人的態度，承前段美國在專. n. al. er. io. 利與公益有不同時期的選擇，但是基本上美國對專利權人較為友善（Pro-Patentee)，. i Un. v. 司法判決常常出現對專利權人較有利的判決結果32因此容易造成非實施專利體. Ch. engchi. 於美國主張其專利權，雖然美國最高法院已經作出了幾個對於專利權人主張權利較為限縮的判決，例如：eBay 案對禁制令的核發要件…等，曾經藉此以平衡專利業界生態33。再來是損害賠償金額高，在美國會計事務 Pricewaterhouse Coopers (PwC)的. 30. IAM, Interview with Donald Chisum - on patents, INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT, Jul./Aug.,. 2011 31. 陳志清，｢企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略｣，專利師，2 期，2010 年 7 月，頁. 44 32. 同前註，頁 47. 33. 同前註 15.

(24) 統計報告中，特別蒐集美國提起的專利訴訟案件，因為陪審團制度下的損害賠償金額普遍較高34，所以造成了 NPE 容易在美國集聚主張專利權。第三訴訟費用昂貴，在美國進行專利訴訟所需花費的律師費用相當高，這都要歸因於美國民事訴訟制度中，證據開示準備程序，包含證據揭露、詢問、文書及物證之舉證義務等程序，處理一件美國訴訟案的訴訟律師費及各項開支平均大約需要美金三百萬元甚至更高。此時，NPE 要求的和解金額，會刻意開出低於訴訟費用的價碼，因此公司可能選擇和解35。再來勝訴後酬律師收費規則，專利權人主張專利權、或進行訴訟時，並不需要支付任何律師費用，或是只是收取非常少的律師費用，等到專利權人真正收取到損害賠償金或是權利金時，該律師再與專利權人拆帳分享利潤。鼓勵更多的 NPE 與專利律師合作，減輕主張專利權的律師費用負擔，使. 政治大 2013 年 6 月 5 日最新外電消息，歐巴馬宣佈從美國專利商標局等行政機關立. 小型 NPE 更容易存在36。. 37. ‧ 國. 學. 將致力杜絕專利濫訟，以及督促要求國會修法。在科技大廠蘋果、Google、Cisco 與知名學者 Colleen Chien、James Bessen 和 Michael Meurer 等等推動立法之下，. ‧. 美國總統歐巴馬 6 月 4 日宣佈了白宮政策新聞稿，為保護美國的科技、金融以及零售公司，將在未來加強防範有心人士擾亂市場公平競爭。歐巴馬這次宣佈了. y. Nat. sit. 五項行政措施以及七項立法修改建議38，但仍需獲得國會支持。歐巴馬指示美國. n. al. er. io. 專利商標局研擬新規定，要求專利商標局對各企業提供行政指導，提供對應專利. i Un. v. 訴訟的文宣教示，應明確揭露專利申請人所有人關係，及釐清專利申請範圍，尤. Ch. engchi. 其涉及重要專利訴訟時，務必更新追蹤所有權資訊，當 ITC 作出關稅 337 條禁令時，務必力求謹慎審查程序透明正當。最重要的是歐巴馬也力促國會修法，建議美國專利法第 285 條之修法草案39若是法院認定有違反專利權濫用原則（Patent Misuse Doctrine）的情事，得使敗訴方負擔他造的訴訟律師費。並要求國會以 eBay. 34. PricewaterhouseCoopers LLP, 2012 Patent Litigation Study, Oct. 2012, at 9-10. 35. 劉尚志、王敏銓，Patent Wars 美台專利訴訟實戰暨判決解析，元照出版公司，2005 年 4 月. 36. 陳志清，前揭註 26，頁 49. 37. Joe Mullin, Obama administration comes out swinging against patent trolls, ARS TECHNICA, Jun.. 2013 38. Id.. 39. See 35 USC § 285.

(25) v. MercExchange 案的衡平法則判準作為立法思考，提高 ITC 作出關稅 337 條禁止進口命令（exclusion order）銷售禁制令處分的門檻，並且讓 ITC 有更多彈性選任適合的行政法官40。以期許減少專利濫訟謀利，而嚴重阻礙科技創新的議題。四、專利制度與競爭法的調和在二十世紀初期，司法實務上皆認為專利權是反托拉斯法審查的例外，專利權的行為，即可豁免於反托拉斯法審查，法院認為專利權人可拒絕授權，舉重明輕則任何的限制條件均屬合法。二十世紀中期，開始提出不當搭售行為，以及過分限制專利權行使的授權條約條款，還是有反托拉斯的非難。到 1970 年經濟大蕭條，物價上漲貨幣通膨，美國司法實務提出了「九不」原則( Nine No-Nos )41，. 政治大國又選擇維護專利制度保護創新。2003 年 10 月美國聯邦貿易委員會發布的聽證立倘符合該原則所描述的九種態樣，即屬有害競爭之行為42。自 1980 年代起，美. ‧ 國. 學. 會報告發表的「促進創新：競爭法制與專利法制的平衡」43提出互補法制「合理. 原則」來處理專利授權。美國反托拉斯法與專利法之間的衡平，呈現一種鐘擺擺. ‧. 盪的情形，政策可以視當時的社會需要與理論發展而定。. 在專利法下有專利濫用理論（patent misuse）中，為控制權利人行使專利權. y. Nat. sit. 的範圍，且不得不法擴張專利權之範圍，提出所謂的「衡平原則」。專利權行使. n. al. er. io. 方法是否已超出專利權的合法範圍，且有悖於公共利益，法院得基於衡平原則判. i Un. v. 決44。而競爭法是在考量競爭的問題，主要在非難有礙市場競爭的行為。美國法. 40. Ch. engchi. The White House Office of the Press Secretary, Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech. Patent Issues (June 04, 2013) http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-pa tent-issues 41. 九種行為包括：(1)搭售協定；(2)專屬回饋授權；(3)轉售對象限制；(4)限制被授權人生產或銷. 售與授權使用之專利無關的產品或服務；(5)未得同意不得再授權；(6)強制性整批授權；(7)權利金不依合理銷售比例收取；(8)限制被授權人出售使用專利製程製造之無專利產品；(9)轉售價格限制。 42. 43 44. 傅松青，論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用，智慧財產評論，第 10 卷，70-72 頁 FTC, supra note 28 Thomas F. Cotter, The Procompetitive Interest in Intellectual Property Law, 48 WM. & MARY L. REV. 17.

(26) 院在競爭法下發展出「合理原則」與「當然違法」二種判斷標準。「合理原則」係指法院在判斷系爭行為是否違法時，須廣泛地考慮各種市場因素，就該行為促進競爭的效果與限制競爭的效果加以權衡，以決定該行為之適法性。「當然違法」則指系爭行為若屬於某種特定類型之行為，則毋庸再行考慮各種市場因素，即可判定其違反競爭法45。為避免權利過度擴張，維護專利制度的政策目的，美國專利法提出專利權人被認定為濫用專利，即專利權雖有效，但不得行使之法律效果。1917 年出現於反專利浪潮，法院發展出各式各樣的專利權濫用型態，如搭售、包裹授權、非為計算方便之權利金、過期專利權利金、差別待遇等，皆可構成專利權濫用，均認為係當然（per se）專利濫用。但是隨著競爭法制之成熟以及相關經濟理論的發. 政治大而於 1988 年美國國會修訂專利濫用法案（The Patent Misuse Reform Act），立. 展，1952 年 1988 年法院及國會又新修法重新思考專利濫用理論的認定。. 46. ‧ 國. 學. 其第 271 條（d）項規定是限制司法實務對於專利濫用理論擴張解釋。專利權人如有下列行為，是不構成專利權濫用或不法擴張其專利權範圍，而仍可請求損害. ‧. 賠償，例如：有未經專利權人同意而共同侵權之情事，雖權利人已獲有利益，仍可以請求損賠，權利人行使權利不屬於權利濫用的行為47。專利法第 271 條（d）. n. er. io. sit. y. Nat. al. 483, 499 (2006). Ch. engchi. i Un. 45. 汪渡村，公平交易法，五南出版社，2007 年增訂三版，頁 133. 46. See 35 USC § 271 (d). v. No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory. infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. 47. See 35 USC § 271 (d) ... (1) derived revenue from acts which if performed by another without his. consent would constitute contributory infringement of the patent..

(27) 項第四、五款係對專利濫用之限制48，加上必須以競爭法之審理標準來探討市場力量，且不能僅因擁有專利即當然違法論斷。簡單來說除非專利權已具有市場力量，否則權利人所為的拒絕授權、搭售契約、各式各樣商業授權契約、甚至和解契約，均並不構成專利權濫用49。專利權濫用原則係美國法制中特有的制度，專利權具有排他性質，尤其產業裡專利聯盟（Patent pool）的概念已廣泛在各產業技術領域成形，產業專利聯盟也成為向企業廣泛收取鉅額權利金。專利權人藉由專利聯盟，獲取鉅額權利金收入及控制市場經濟行為，恐已涉及公平交易與聯合壟斷的市場力量50，再承上專利聯盟對外的授權契約行為是否有專利濫用的疑義，已移至專利權行使有無造成不正競爭效果的討論。從 2002 年起美國司法部及美國聯邦貿易委員會共同進行. 政治大 Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy）的研究，在 2007 年提立「知識經濟下之競爭與智慧財產之法制及政策」（Competition and Intellectual. ‧ 國. 學. 出一份政府報告51，結論重申對行使智慧財產權之行為與競爭法，仍應適用合理. 原則，斟酌廣泛地考慮各種市場因素，權衡反托拉斯之效果。. ‧. 目前法律實務對於專利權人行使權利之行為的限制，雖然是多採取限縮謹慎保守的態度，NPE 進行專利授權時，仍然是需要避免支配市場、干預市場競爭、. y. Nat. sit. 限制專利授權，以及聯合水平同業達成共同目的之協議行為。NPE 應擁有自有. n. al. er. io. 資金來架構專利組合，以降低有水平聯合營運管理之行為疑慮，也要避免同一個. i Un. v. 產業的會員彼此合作交流。以目前主要的大型知名 NPE，例如 Acacia、高智、. 48. Ch. engchi. See 35 USC § 271 (d) ... (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the. license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. 49. 熊誦梅，不當行使專利權之法律效果及救濟途徑－從美國法上之專利地痞、專利濫用及智慧. 財產授權準則談起，全國律師，第 12 卷第 10 期，頁 56-57，2008 年 10 月 50. 周延鵬，專利聯盟已成大恐龍競爭法應行制約，DIGITIMES Inc.電子時報，2011 年 4 月 7 日. 51. See FTC, Press Release, Federal Trade Commission and Department of Justice Issue Report on. Antitrust and Intellectual Property Rights (2007) http://www.ftc.gov/opa/2007/04/ipreport.shtm 19.

(28) RPX52等等其商業模式和經營，法院均未認定有違反競爭法。但是台灣仍有學者指出，基於公益衡平之理念，法院還是需要保留專利權濫用的抗辯，讓被告侵權人可資對抗專利權人或者 NPE，避免在特定專利侵權案例中，出現產業不當的競爭行為，故仍然有其必要之處53。另外大企業擁有製造商所需要的關鍵專利，很容易發生獨占的情形，並且索取高額的授權金。增加授權金，就等於增加下游廠商的邊際成本 (marginal cost)，下游廠商就會把增加的授權費用，轉嫁到消費者身上，下游廠商產品的價格增加， 54 產生雙重加價的現象。再來擁有專利的大企業提高專利的授權費用，完成品產. 品生產都是需要多個專利的授權，產生所謂權利金堆疊的現象(royalty stacking)，導致產品授權金額成本過高55，此時專利制度與競爭法的調和就值得思考。. 政治大促進産業發展政策選擇爭議等，都是牽動著企業經營的思考。舉個例子，飛利浦立大企業專利佈局聯營的策略，以及專利授權與競爭法之間的互動，政府保護. ‧ 國. 學. 擁有 CD-R 光碟片的多項專利，與台灣光碟廠商精碟、中環、利碟、達信、錸德等廠商的 CD-R 碟片授權合約，曾經約定權利金的計算方式為：「每片 CD-R 光. io. Computer Innovation LLC v. RPX Corporation et al. al. er. sit. y. Nat. 52. ‧. 碟片的淨銷售價格的 3％或日幣 10 圓，以價高者為準」，屬於計量權利金（running. v. n. 2010 年 RPX (被授權人) 曾經與 Cascades Computer Innovation LLC (授權人) 就行動裝置專. Ch. i Un. 利協商授權協議，但是授權談判破裂，RPX 不支付授權金或移轉價金。Cascades 曾分別對 RPX. engchi. 會員 HTC、LG、Motorola、Samsung、Dell 提起 Android 裝置上安裝應用的專利侵權訴訟。Cascadesu. 另外主張 RPX 與會員廠商是共同聯合不支付權利金或與 Cascades 協議授權，是迫使 Cascades 調降權利金低於市價，損其權利，惡意壟斷市場，迫其倒閉。依據美國法院網站（Courthouse News Service）2013 年 1 月 29 日的新聞報導，法院仍要求當事人陸續補充證據文件，還在審理中。這個案件對於防禦型 NPE 的 RPX 甚為重要，是否非實施專利事業體的商業行為有違反競爭法的疑義。結論 RPX 等 NPE 可能有違反競爭法之疑慮，但是目前沒有實際法院判決確定的案例。 http://www.courthousenews.com/2013/01/29/54363.htm 53. 劉江彬，美國法專利權濫用原則晚近發展之啟示，磐安智慧財產教育基金會網站--董事長專欄，. http://www.cipf.org.tw/p23c.php?Irec_id=116 54. Anne Layne Farrar & Klaus M. Schmidt, Licensing Complementary Patents: "Patent Trolls," Market. Structure, and "Excessive" Royalties, 25 BERKELEY TECH. L.J. 1128, 1128 (2009) 55. Id, at. 1128-1129..

(29) royalty）56。2010 年當市場上光碟片價格崩盤，供過於求而價格下跌時，日幣 10 圓占銷售價格的比例 30％以上，成為光碟製造廠商沉重的負擔，繼而影響企業的收益，飛利浦向台灣廠商收取的超高權利金，造成台灣廠商嚴重的負擔，四家光碟廠商向行政院公平交易委員會正式遞交檢舉函，公平會也是認定飛利浦於 CD-R 光碟片產品技術市場處於獨占地位，且有獲取超額利潤，對於授權價格不當定之，專利實施體飛利浦的授權合約條款，係屬於獨占濫用行為57。討論下游製造商所需要的關鍵專利問題，起因於各家上游企業都會試圖把自己研發的成果納入產業標準中，如果畫一條時間軸的話，首先是研發的初步成果，接下來申請專利和納入產業國際標準的協議，基本上兩者是並行的。換句話說，專利和標準都是研發成果的體現，是一體的兩面。因此上游企業更進一步，將其. 政治大可能就會有侵害其專利的問題。專利權人就可以主動在專利市場中，提出授權條立. 專利納入產業標準之中，如此一來其他廠商所生產的相關產品只要符合產業標準，. ‧ 國. 學. 件，對外進行授權，使他人接受其授權條件，達成將其專利充分利用的目標58。所以一家公司如果持有大量關鍵專利，或者技術專利組合，即便在產品市場的市. ‧. 佔率不高，但是只要其他製造商，必須配合產業實施標準都必須取得關鍵授權，該擁有關鍵技術及大量專利組合的公司在技術市場就具有壟斷地位，而壟斷市場. y. Nat. sit. 後就有競爭法規的思考。例如：韓國三星也因為在歐洲取得多項標準關鍵專利，. al. n. 也是個例子59。. er. io. 以專利實施體原告身分，控告蘋果並且聲請禁制令，已經被歐盟認定違反競爭法，. Ch. engchi. i Un. v. 2011 年是智慧產業併購案，蓬勃發展的一年。Business Insider60引述韓國聯合通訊社的報導，蘋果、微軟、索尼以及 RIM 等 PE 公司，其中蘋果佔 58% 的股權，出資 26 億美元，成立 Rockstar 集團共有 45 億美元的資金，以每個專利的. 56. 行政院公平交易委員公處字第 021 號處分書. 57. 自由時報，對抗飛利浦四大碟片廠聯合，A10 版，2006 年 1 月 23 日. 58. 馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，10 卷 12 期，頁 45-46. 59. Aoife White, Samsung Faces EU Antitrust Complaint Over Apple Patent Clash, Bloomberg News,. Dec. 2012 60. Owen Thomas, As It Gears Up For War With Samsung Apple Adds To Its Patent Pile, Business. Insider, Nov. 15, 2012 21.

(30) 平均價值是在美金 730 萬元以上61，收購大量的 Nortel 的電信專利。約一個月後 Google 宣布以 125 億美元現金收購摩托羅拉移動公司(Motorola Mobility)，為 Android 陣營擴張 17000 筆專利組合與蘋果對抗，該收購案能夠協助 Google Android 陣營對抗競爭對手蘋果的專利佈局62，且系爭收購案事前均有受到美國司法部和聯邦貿委會關於競爭法規方面的審查與質疑63。除了 PE，高智等巨大的 NPE 事業體，可以透過專利收購可以持有大量關鍵專利，或者擁有完整的技術專利組合，法院目前均未認定有違反競爭法。前提在高智等大型 NPE 有合理授權契約，不影響競爭公平交易。如果 NPE 授權契約的條款，是對產品市場造成影響，影響到改良製程之研發，以及技術是否得以替代，系爭授權契約可能實質影響市場競爭，仍然是具有法院個案審查的必要。. 政治大去年 2012 年美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act, 下簡稱 AIA) 於立. 五、2003 至 2012 年專利核發數目與專利訴訟統計報告分析. ‧ 國. 學. 2013 年 3 月 16 日全面實施，係近 60 年來美國專利制度的重要變革，主要修正內容包含如何有效解決，NPE 對於專利創新市場的影響。美國總統歐巴馬於 2011. ‧. 年 9 月的座談會中公開表示，AIA 為其任內推動的重要修法，顯示政府欲藉由法制改革，打擊專利濫訴的決心64。為促進美國專利制度與國際接軌、保障發明人. y. Nat. sit. 權利，專利申請權歸屬將由原本的「先發明制」(First to Invent)，改為發明人「先. n. al. er. io. 申請制」(First Inventor to File)。新法也針對授權後異議（post-grant opposition）. i Un. v. 以及修改舊制的多方再審查程序（inter partes reexamination proceedings），為雙方. Ch. engchi. 審查制( Inter Partes Review, IPR)、新增核准後審查機制 (Post-Grant Review, PGR) 以及新增補充審查程序 (Supplemental Examination Procedure) 等變革都影響重大。這些修正直接影響專利取得過程，也會將專利爭議的主戰場從司法訴訟漸漸. 61. Nortel’s Portfolio Auction: The Changing IP Market, LAW360 (June 17, 2011). http://www.law360.com/articles/252230/nortel-s-portfolio-auction-thechanging-ip-market 62. PricewaterhouseCoopers LLP, supra note 34, at 3. 63. 孫遠釗，評臺灣面對國外專利侵權訴訟的對應策略─兼論政府參與「智慧財產基金」的可行. 性，智慧財產評論，9 卷 2 期，頁 150-151，2011 年 64. 馮震宇，「專利世界大戰，蘋果 PK 宏達電」，管理顧問知識平台，2012 年 12 月.

(31) 引導到美國專利局的行政救濟程序65。上述修法趨勢，必然會對目前猖獗的專利訴訟制度帶來一定的影響，尤其是對於專利核准後，會再有「專利有效性」的再審查模式，核准後審查 (Post-Grant Review, PGR) 和雙方審查 (Inter Partes Review, IPR) 的救濟程序，對於飽受專利訴訟威脅的業者提供了一個新的救濟管道。不過即便修法方向如此，基本上國會還是把專利侵權賠償政策選擇，交予法院抉擇66。法院判決會是最終決定專利實務未來的方向，包括計算損害賠償的經濟函數方法選擇，都是業界敏感的問題。對於這些困擾業界的專利侵權訴訟統計問題，美國會計事務 Pricewaterhouse Coopers(PwC) 特別蒐集了從 1980 年到 2011 年的美國專利訴訟案件，完成了一份名為「2012 年專利訴訟報告」(2012 Patent Litigation Study)，報告指出美國. 政治大自 2010 年到 2011 年單年度更是成長 22%。專利訴訟成長率(CAGR) 為 6.4％，立. 自 1991 年開始到 2011 的平均年度專利權申請案件成長率(CAGR)驚人高達 4.5%，. ‧ 國. 學. 也就是說與專利有關的訴訟案件數量，每年都以接近 6％的成長速度持續地增加，並在 2011 年達到 4000 多件高峰。至於每件專利案件的賠償金額，若將消費. ‧. 者物價指數(CPI) 與通貨膨脹納入考量之後，從 1995 年至 2011 年過去十七年間賠償金額的加權平均數更高達 530 萬美元，統計數字最低值是 190 萬而最高. sit. y. Nat. 值 1601 萬67。. n. al. er. io. 六、NPE / PE 賠償金額比較. i Un. v. 智慧財產權法規變動，專利商業活動頻繁等等，企業對於智財取得與利用模. Ch. engchi. 式之推陳出新，高等法院專利政策親近專利權人，目前不從事任何的製造，不從事研發的專利事業體法人，也可以積極主張權利，獲得高額和解償金，法院也沒有對之提出濫用原則，或競爭法合理原則，來限縮專利權人行使權利。這些都是 NPE 模式在產業間流行的幕後推手，就是特別是近年來在 NPE 興起後，專利訴訟案件大增。而這些擁有專利，但是卻不從事生產製造或銷售的企業，其唯一的目的就是運用專利訴訟威脅來獲得賠償，不但利用大量訴訟改變智財遊戲規則，. 65. 同前註. 66. PricewaterhouseCoopers LLP, supra note 34, at 3. 67. Id. 23.

(32) 也直接影響近幾年相關法律的修法方向。雖然不可否認 NPE 的問題造成業界很沈重的負擔，但是 PE 所進行的專利訴訟也一併隨之增加，最明顯的例子就是，蘋果大舉對競爭對手如宏達電、三星、 Motorola 等主張專利權所引爆的專利大戰爭議也是甚囂塵上。即便如此美國會計事務所 PwC「2012 年專利訴訟報告」自 1995 年到 2011 年統計出，若是將這些專利案件按原告為 NPE 與 PE 而加以區分後，兩者在訴訟案件中所能獲得的平均損害賠償金額有相當大的差距，特別是自 2001 年之後到 2005 年，兩者的差距更有逐漸擴大的趨勢，NPE 平均損害賠償金額為 1090 萬美元，PE 平均損害賠償金額為 560 萬美元，在 2006 年至 2010 年，NPE 在每件專利訴訟所能獲得的平均損害賠償金額為 690 萬美元，為 PE 的平均數額. 政治大更值得注意的，雖然在個案出現鉅額損害賠償金的案件仍舊層出不窮，天文立. 340 萬美金的兩倍68。. ‧ 國. 學. 數字只是一審法院初判的數字，多半在上訴後被上級法院撤銷、發回或是調降。考慮通膨消費者指數，2006 年到 2011 七年來平均每件專利賠償金額為 400 萬美. ‧. 元，比起過去自 2001 年五年來至 2005 年平均 870 萬的更低於一半69。七、美國專利訴訟的運作. y. Nat. sit. 專利申請量大，訴訟案件在美國逐年成長，NPE 所得到的損害賠償金額，. n. al. er. io. 攀升遠超過一般 PE 的賠償金。大型 NPE 獨佔專利或壟斷專利組合，因為 NPE. i Un. v. 沒有製造商品專利實施，被告企業不能反訴牽制，訴訟費用耗時，CAFC 法院早. Ch. engchi. 期見解，只要陪審員認定專利有效且侵權成立，便可能會核准禁制令之聲請，造成企業畏懼營運損失，所支付的鉅額專利侵權損害賠償金，也正是 NPE 之利之所在。在美國的專利制度，專利是否侵權與專利有效性議題是由陪審團來作決定，而陪審團通常由陪審員名單選出十二個陪審員，這些陪審員並非都具備大學或以上學歷，甚致沒有理工科學背景，對專利法律或專利制度亦毫無認識。法院通常會播放一卷約二十分鐘的影片，主要介紹美國的專利制度，讓這些陪審員有粗略. 68. PricewaterhouseCoopers LLP, supra note 34, at 7.. 69. Id..

(33) 性的了解，讓陪審團理解各法律名詞之意義，如「顯而易見」、「可預見性」等，提供陪審員背景知識判斷本案有關之事實議題。有學者認為在這種陪審團的制度下，對於專利是否侵權，及專利是否符合要件具有有效性，陪審員能否作出正確的判斷仍有疑慮，亦有人為操作的空間，可能易使專利訴訟原告代理人或者專利事業體產生投機取巧的心態70。美國會計事務所 PwC「2012 年專利訴訟報告」自 1995 年到 2011 年統計出各法院審查專利案件的平均時間，以維吉尼亞州東區地方法院和威斯康辛西區地方法院所需要的時間是最短。當然訴訟時間不會全然是專利訴訟當事人選擇法院的唯一因素，考量訴訟時間、賠償平均金額和專利權人勝訴的比例等等…維吉尼亞州東區地方法院、德拉瓦地方法院和德州東區地方法院，持續保持是專利權人. 政治大訴訟程序的冗長是美國專利制度的另一個問題，儘管每個州的地方法院不盡立. 最喜歡起訴的法院71。. ‧ 國. 學. 相同，但一般而言從提起訴訟到法院直接審理約需兩年的時間，其中約一年的時間是耗在相關準備程序。在美國部份地方法院以迅速處理結案小有名聲，從送達. ‧. 遞案起算到法院開始審理僅需不到一年的時間，例如維吉尼亞州東區地方法院，因對提起訴訟的專利權人有利，故案件繫屬的比例偏高，造成選擇法院的現象. y. sit. 。. Nat. 72. n. al. er. io. 根據美國 Patent Freedom 調查報告73，隨著美國專利商標局的專利申請案. i Un. v. NPE 專利權人持續增加。專利侵權訴訟案件自 2004 年每年約以 36%的速度新增，. Ch. engchi. 至 2011 年統計該年度有超過 5200 件與 NPE 有關的訴訟案。NPE 訴訟案件數量在 2011 年到 2012 年呈現快速成長，造成各界疑慮。為因應專利制度改革之聲浪， 2005 年起參眾議院即展開立法 AIA，又稱為「美國專利改革法」（the Patent Reform Act of 2011），於 2011 年 9 月 16 日由美國總統歐巴馬簽署生效，其中案件合併. 70. 葉雲卿，｢美國專利訴訟系列介紹，陪審團在專利訴訟的角色｣，智權報，2012 年 12 月. 71. PricewaterhouseCoopers LLP, supra note34, at 22-23.. 72. Id.. 73. PatentFreedom, All About NPEs, Litigations Over Time ( 2013). https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/ 25.

美國專利市場新興中介者之研究 －以美國高智為案例探討－ - 政大學術集成

美國專利市場新興中介者之研究－以美國高智為案例探討－ - 政大學術集成