第四章 行動通訊標準所生智慧財產問題之討論
第三節 事前揭露（ex ante）政策
integrated）
的重要性，更勝於權利金之取得，故交互授權模式較受其喜愛 僅購買含有專利技術產品的公司/服
務提供者(Buyer/Service Provider)
在一個極具競爭的市場中，會致 力於降低權利金費率
資料來源：Tobias Kaufmann, Intellectual Property in Broadband Mobile Telecommunications：Predictions on 4G WiMAX, available at
http://www.bepress.com/ndsip/papers/, at 9.
第三節 事前揭露（ex ante）政策
可以避免如Dell305、Rambus306案例中專利劫持的情況出現；然而另一方面，在305 本案事實:在一項標準制定過程中，戴爾多次聲明其不具有相關專利，但事實上其卻未揭露所 擁有的某項專利，而如果要實施該項標準，勢必會侵害戴爾的專利權。而戴爾卻在該項標準被採 納用在商品的初步量產後，才出來主張其專利權，並且表明其有收取權利金的權利。法院最終以 故意不揭露與違背反托拉斯法為由，判決戴爾雖然擁有專利，但仍不得行使。See FTC v. Dell Inc., 121 F.T.C. 616, 616-643 (1996).
306 本案事實：Rambus於 1992 年 2 月加入JEDEC組織，並參與制訂同步動態記憶體（synchronous DRAM， SDRAM）技術標準，該標準於 1993 年 3 月經委員會投票通過，並於 1993 年 5 月 24 規定的揭露義務，致使JEDEC 作出錯誤判斷而將Rambus公司之專利技術納入其記憶體技術標準 中。然而，本案上訴至聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院時，法院認為，FTC已在其處分理由書中 明白指出，其並未有充分的證據可以證明，若JEDEC得知Rambus智慧財產權之完整範圍後，其將 採用其他技術作為技術標準。FTC無法排除當Rambus已完整揭露其智慧財產權時，JEDEC仍將
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標準制定組織內進行協商時，可能發生不當揭露，或是過度揭露(over disclosure) 的情形，導致廠商投入大量成本所研發之技術及相關之智慧財產權遭到重大的傷 害。
基於商業利益，當一家廠商握有一項關鍵性專利（essential patent），或者是 擁有將來可能會成為產業標準的營業秘密（trade secret）時，該廠商多會故意不 揭露（intentional under-disclosure）其技術，並於標準制定組織內積極推動其技 術被採用為標準，一旦制定完成的標準中涵蓋其技術，該廠商即可發動訴訟主張 該標準規格之執行者，侵害其所有的智慧財產權，以收取高額權利金，或是利用 其技術獨霸市場，形成壟斷市場的疑慮。因此，為避免廠商利用不當的揭露政策 來圖利，標準制定組織有必要積極的制定相關的揭露規則。
截至目前為止，各個標準組織對於揭露的政策並無統一的規定，在揭露的範 圍及程度上有相當的差異。有些僅要求其會員揭露專利，有些則將揭露範圍擴大 至商標權、著作權，乃至所有的智慧財產權者；另外於揭露之程度上，大部分的 組織要求應揭露已獲核准的專利，就尚在申請中的專利案則不納入揭露的範圍中
307；在揭露的時機討論上，大部分的標準組織都同意早期揭露對於標準的制定有 正向的幫助，惟究竟應於何時揭露始合於「適當且即時」的規定，實為難解之問 題，蓋考量到標準規格正式確定前之過程，已有眾多沈沒成本之發生，若直至標 準規格之表決階段始揭露，顯然已為時已晚，惟在早期階段即過度揭露，亦會為 廠商帶來未知之風險，這中間之平衡點確實難以精確設定。
然而，無論如何，事前揭露義務，對於標準規格技術之採擇而言，有助於成 員針對現有之利益狀態，作更進一步之事前協商，並擁有替換其他技術之機會，
故儘管事前揭露對於廠商而言仍存在不利因子，惟考量到早期揭露實係最公正且 最直接的回應了專利劫持之問題，仍不應否決藉由早期揭露制度，所提供之事前 協商機會308。
Rambus的技術採為其技術標準之可能性，因此FTC並無法證明Rambus之欺騙行為，與JEDEC將其 專利技術採為技術標準之因果關係。基於上述理由，上訴法院撤銷FTC的判決，並將本案發回FTC 重新審理。而本案於最高法院在 2009 年 2 月駁回上訴後確定。See Rambus Inc. v. F.T.C., 522 F.3d 456, 380 U.S.App.D.C. 431 (2008).
307 但如ITU則是要求會員必須要將所有申請中的專利申請案加以揭露。
308 See Joseph Farell, John Hayes, Carl Shapiro, and Theresa Sullivan, Standard Setting, Patents, and
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l C h engchi U ni ve rs it y 第二項 ETSI 之揭露政策
2008 年 4 月 28 日至 30 日間，歐洲電信標準學會（以下簡稱ETSI）在法國 舉辦ETSI 研討會，會中其法務部主任Michael Fröhlich 博士，特別提出了ETSI 之IPR政策中關於事前揭露授權政策之特點。其認為事前揭露可帶來的效益包括 使競爭者能夠在標準被採用之前，在技術和價格基礎上作競爭，進而促進一個公 平市場價格之建立，並避免事後因發生「套牢」（lock-in）而導致壟斷價格的可 能性，使得標準被採用之後可快速進入市場；相反地，事前揭露所需負擔的成本 則是可能因延誤標準化而產生之額外開銷309。
此外，Michael Fröhlich 博士亦就ETSI 事前揭露政策之運作方式，做了相關 說明，原則上ETSI 之事前揭露完全屬於自願性質，亦即會員無須負擔揭露關鍵 性智慧財產權授權條款之義務，漏未揭露亦不造成任何影響，蓋藉由遵守公平、
合理及不歧視原則（Fair, Reasonable and Nondiscrimination，FRAND） 原則之授 權宣言即足夠使其智慧財產權被採為標準，而授權條款之揭露則委由自由市場機 制決定310。
換言之，依照ETSI 指引（ETSI Guide on IPRs）311第 4.1 條之規定：「在不 違反智慧財產權政策以及本指引規定的前提下，任何就關鍵性智慧財產權所為之 自願且單方面公開的事先揭露授權政策，只要其目的是為了協助會員知悉相關的 解決方法，以達成標準制定的最終技術性目的，即不為ETSI 的智慧財產權政策 所禁止。」此外，ETSI 亦有其他之配套保護機制，如ETSI 的新反托拉斯準則
（Antitrust Guidelines）中，並未有擴大授權條款，對於具體授權條款之討論及 協商亦未見規定，且ETSI 不負責決定揭露授權條款是否符合FRAND 原則。
簡言之，ETSI 僅扮演授權條款資訊之獲取平台，以利智慧財產權人能將其
Hold-Up, 74 Antitrust Law Journal No.3 603, 628-9 (2007).
309 See Michael Fröhlich, GSC IPR Workshop, The ETSI IPR Policy (July 14-17, 2008),
http://portal.etsi.org/docbox/Seminar/Powerpoint%202008/sem21-02.ppt (last visited on Aug. 8, 2010).
310 See id.
311 ETSI 官方網頁介紹請參照
http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/Introduction/introduction.aspx（最後瀏覽日期：2010/8/8）。
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授權條件告知其他欲獲得授權之廠商。因此，Michael Fröhlich 博士認為 ETSI 的 政策能夠充分衡平各方利益，此亦為由 ETSI 通過的標準能夠成功適用於全球之 關鍵。唯有允許會員充分保留其智慧財產權，才能夠產生高品質的標準，進而鼓 勵高科技企業參與標準化之進程。而未來 ETSI 也會積極地面對新的挑戰，亦即 事前揭露授權條款的發展有增加授權成本透明度，而未帶來相稱公平利益的潛在 可能性。
由ETSI法務部主管之主張觀之，ETSI 目前似乎較傾向將自身定位於一個由 會員自行協商的自由市場機制（自由放任主義）之平台。然而，就 2006 年 8 月 Nokia 控告Qualcomm 一案中，Nokia 要求法院定義FRAND原則，即可看出「漏 未揭露」並非毫無影響。本案起因於Qualcomm 主張凡採用ETSI標準者均已侵害 Qualcomm 之專利，必須得到授權，而其也願意提供授權以符合ETSI之FRAND 之要求。惟Nokia 雖指控Qualcomm 未及時揭露其專利，並要求法院明確定義 FRAND 之意涵，但即便聯邦地方法院有明確之見解，亦無法拘束美國各級法 院，因此一直以來，要求標準制定組織應修改規則兼採事前揭露原則之呼聲未曾 間斷312。
第三項 事前揭露之缺點
前述為關於事前揭露可能對於其後標準之執行甚為關鍵的潛在技術相關爭 議。然而，本論文在此亦從另一個角度提出問題，亦即在標準制定初期即揭露的 潛在關鍵技術，是否應有適當的機制要求該權利所有人撤回揭露事項？蓋標準設 立過程處於動態情狀，技術演進非常快速，進而標準內容亦必須立即更新。當一 標準首次被提案進入標準組織時，成員間並不知悉最終的標準的技術成分，此仍 必須透過標準組織以及成員間的互動、技術的持續進步始能決定。也因此，一項 專利也許對於某個標準在提案時處於非常關鍵的地位，但卻可能與最終被採行的 標準無太大的關連313。
312 See Andy Updegrove, Delaware Court is Asked to Define "FRAND" — and Another Reason to call for Ex Ante,(Aug. 13, 2006),
http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20060813123034215 (last visited Aug. 8, 2010).
313 See Donald L. Martin and Carl De Meyer, PATENT COUNTING, A MISLEADING INDEX OF
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進而我們對於潛在關鍵專利的早期揭露政策，應把重點放在「通知」意義而 非其確切為關鍵的「實質」意義314。蓋如前所述，事前揭露的目的是使標準設立 組織能在被充分告知下作決定，並使其他成員對於之後可能受到相關專利的限制 有一心理準備。
然而，ETSI的IPR政策中，並未清楚就何種情形應由ETSI官方或專利權人撤 回其所揭露為關鍵專利的事項作規定。也因此一旦權利人揭露其認為係關鍵的專 利後，很少會將之撤回，導致某些原來大家認為係關鍵的專利，事實上可能對於 最終標準實施上並非如此關鍵315。