第四章 行動通訊標準所生智慧財產問題之討論
第四節 關鍵專利（essential patent）
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
進而我們對於潛在關鍵專利的早期揭露政策，應把重點放在「通知」意義而 非其確切為關鍵的「實質」意義314。蓋如前所述，事前揭露的目的是使標準設立 組織能在被充分告知下作決定，並使其他成員對於之後可能受到相關專利的限制 有一心理準備。
然而，ETSI的IPR政策中，並未清楚就何種情形應由ETSI官方或專利權人撤 回其所揭露為關鍵專利的事項作規定。也因此一旦權利人揭露其認為係關鍵的專 利後，很少會將之撤回，導致某些原來大家認為係關鍵的專利，事實上可能對於 最終標準實施上並非如此關鍵315。
第四節 關鍵專利（essential patent）
一旦某項專利成為某國際標準規格執行上的關鍵技術時，該專利即有更多機 會產生更高的商業價值。因此，對於某專利價值在評估上，有很大程度將倚賴該 專利對於某技術的執行是否關鍵。然而，現今在對於專利是否就某技術執行上處 於關鍵地位，在認定上仍令人困惑。大部分的專利技術被納為標準前，皆必須接 受某個單位組織以某方法機制進行評估，由其來決定該專利是否為關鍵。
對於潛在的授權者與被授權者而言，一個專利究竟是否為關鍵，往往成為二 者間最大的紛爭所在。在現今對於關鍵專利缺乏明確定義與統一應用下常發生下 列問題316：
1.專利持有者很自然的擁有強烈的動機去誇大其在標準中所擁有關鍵專利 的數量，並在授權協商中對於其專利會被認定為關鍵過於樂觀；
2.被授權人則將盡可能貶低授權者擁有的專利，其會以與授權者相反的角度 來評估該專利為關鍵；
3.某些授權人缺乏即時的資源以及經驗來評估手中持有的專利。這將導致授 權人可能喪失某些收入的收取機會；
PATENT VALUE : A CRITIQUE OF GOODMAN & Myers AND ITS USES, (December 4, 2006).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=949439, at 13-14 (last visited on April 21, 2011).
314 See id.
315 See id.
316 See Goldstein, Larry M. & Kearsey, Brian N., supra note 139, at 88-89。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
4.在某些協商過程，被授權人沒有能力去評估授權人的主張。這些被授權人 可能會付出高於標的專利價值的金額。
以上的爭議存在於任何專利授權協商過程。在行動通訊領域中，對於 3G 的 關鍵技術持有者，在認定上亦存有爭議，包括關鍵專利之鑑定者背景、鑑定方式、
鑑定所花時間等，任何一項鑑定方法之差異皆可能造成完全不同之結果，而各家 廠商在通訊領域之競爭甚為激烈，一旦一項專利技術被認定屬於系統操作上所不 可或缺之關鍵技術時，隨之而來的將是鉅額的權利金收入，這對被授權人而言將 成為極大的負擔。如前所述，行動通訊領域中，廠商選定特定系統後，內部所有 製造或研發產品皆必須與該系統相容，所投入之資本將極為龐大，尤其對系統營 運商而言，其必須建立該系統之基礎設備，幾乎不可能任意轉換至其他訊號系 統。因此，關鍵專利之選定，對於通訊技術領域之廠商，將顯得非常重要。以下 本文藉由介紹 G&M 於 2005 年所發佈之 3G 關鍵專利統計報告內容，針對該報 告對於關鍵專利認定方法之採擇，以及由此衍生之其他爭議問題，進行更進一步 之探討。
第一項 從 Goodman & Myer 報告看 3G 關鍵專利 之組成
依照Goodman & Myer的報告，截至 2004 年 1 月，由專利權人自行聲稱擁 有WCDMA 標準之關鍵性專利的數量，總計有 6,872 件；聲稱持有CDMA2000 標準執行之關鍵性專利，則有 924 件317。該報告將WCDMA 與CDMA2000 各 自的專利與專利申請案歸納成為專利家族（patent families），得出結論認為在 2004 年 1 月 1 日前，WCDMA 總計有 732 個專利家族；2004 年 2 月 5 日之前，
CDMA2000 則有 527 個專利家族318。在這兩個專利家族當中，技術上有相當程 度的重疊，約有 372 件技術被認為在兩者的標準制定上均有關鍵性影響319。
該報告並提及這些專利分別由 41 家不同的公司所擁有，但對於此二標準之
317 See David J. Goodman & Robert A. Myers, 3G Cellular Standards and Patents, in Proceedings of IEEE International Conference on Wireless Networks, Communications and Mobile Computing 2, at 2 (2005), http://eeweb.poly.edu/dgoodman/wirelesscom2005.pdf (last visited on April 21, 2011).
318 See id, at 2.
319 See id, at 3.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
執行甚為關鍵的專利，則有四分之三比例由四家公司掌握，分別為：Qualcomm、
Nokia、 Ericsson、Motorola；而有十二家公司佔了超過百分之九十的專利320， 以下分別顯示在 3GPP 與 3GPP2 中，公司自行宣告持有關鍵性專利的分佈比例：
圖 10：3GPP 聲稱為專利擁有者之分佈比例
圖 11：3GPP2 聲稱為專利擁有者之分佈比例
資料來源： David J. Goodman & Robert A. Myers, 3G Cellular Standards and Patents, 5 (2005).
上述所引用的關鍵性專利數量，3GPP 之 6,872 件專利共 732 個專利家族，
320 See id, at 4.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
與 3GPP2 所有的 924 件專利共 527 個專利家族，是由兩大陣營的參與廠商自行
「聲明」其所握有的關鍵性專利，再加總而得。G＆M表示其透過一獨立的智慧 財產權諮詢及授權團體Fairfield Resources International對這些專利進行檢視，所 得數據顯示，如其按照 3GPP 與 3GPP2 官方所定義的「關鍵性」定義加以分析 其所「聲明」之專利，有將近 80%被認定非屬關鍵性專利321。在握有關鍵性專 利的廠商方面，經過Fairfield Resources International 評估之前，被「聲明」為關 鍵性的專利是由 41 家公司所擁有，而經小組評斷之後，僅有 20 家公司握有真 正的關鍵性專利322。其中 13 家擁有 3GPP2 的關鍵性專利；12 家擁有 3GPP 的 關鍵性專利323。
321 See id, at 5.
322 See id.
323 See id.
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
圖 12：3GPP 被認定為真正關鍵專利擁有者之比例
圖 13：3GPP2 被認定為真正關鍵專利擁有者之分佈比例
資料來源： David J. Goodman & Robert A. Myers, 3G Cellular Standards and Patents, 6 (2005).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
G&M 的分析報告廣為各界引用，惟該報告內容的結論同樣受到其他論者的 質疑，主要問題在於其評估關鍵專利方法的採擇、所聘請專家成員之專業度，以 及所付出時間之短促，而成為他人質疑的目標。其實關鍵專利在認定上本來就有 一定的困難度，各方的認定方法也不一，本文下述將以上述 G&M 報告之結論為 例，針對關鍵專利認定上的爭議問題作更進一步的討論。
第二項 Goodman & Myer 關鍵專利報告所引發 之相關爭議探討
第一款 何謂關鍵專利？
3G3P規則中明白規定，當標準的一部在操作上僅有一種技術方法時，該技 術的專利獨立項（claim）就該標準的執行將會顯得關鍵，惟就該標準之執行若 有多種技術方法皆可執行該標準時，則所有的可替代技術方法都不會成為關鍵技 術324。其中問題主要存在於「可替代性」之緣故。若允許同時存在多種專利
（multiple patents）或多種專利獨立項（multiple claims）對於一標準之執行皆屬 關鍵，如此將被認為過於複雜且無法運作325。
此外，若標準在執行上有可替代的方法，且各方法上之專利技術由不同人持 有時，將所有專利技術視為關鍵技術並不被認可，且亦違反競爭法規範當局的規 定，蓋競爭法主管機關要求聯盟中或平台中的授權皆必須為互補技術
（complementary），亦即其內的技術皆是不可取代的關鍵技術326。
324 See GOLDSTEIN & KEARSEY, supra note 139, at 103.
325 See id.
326 在司法部門（DOJ）給予 3G3P的意見回函中即表示，在 3G平台中的技術必須皆為互補技術
（complements）而非可替代技術（substitutes）。這是美國競爭主管機關一貫的見解，其在許多 意見回函中皆強調對於關鍵專利之定義，必須是無可替代技術，且為了執行一標準，必須使用到 的技術。See Toshiba-Time Warner DVD Business Review Letter, at 5；DVD-3C : See Letter from Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, to Garrard R.
Beeney, Esq. (Dec. 16, 1998), available at http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm (last visited on April 21, 2011)；DVD-6C see Letter from Joel I. Klein, Assistant Att'y Gen., Antitrust Div., Dep't of Justice, to Carey R. Ramos, Esq., Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (June 10, 1999), available at http:// www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.pdf (last visited on April 21, 2011)；
MPEG Pool Letter, available at http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/215742.htm (last visited on April 21, 2011).
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
在司法部門回函 3G專利平台（3G Patent Platform Partnership，3G3P）的意 見書中並表示，此處之「關鍵」，係指技術上（technically）關鍵。惟在Philips案 中，法院卻以反面角度解釋何謂「非關鍵專利」，其認為僅有當某一專利在市場 上另存在「商業實施上可執行」（commercially viable alternative）的替代專利時，
該專利始為「非關鍵專利」327。
以上二見解相較，顯然法院的態度較為寬鬆，然而Philips案之背景事實是針 對Philips、Sony與Taiyo Yuden所成立DVD專利聯盟對外授權之紛爭，而無涉行動 通訊領域，因此在行動通訊領域之技術授權上，對於一項標準內部關鍵專利之認 定，得否考慮「商業上之可實施性」仍值得討論。
ETSI在其IPR政策第 15 條定義的第 6 點328對於「關鍵」技術在判斷上，主 要是指在技術（而非商業）上是否有可能發生，於標準形成當時，可取得能夠執 行符合標準規格的正常技術及最新技術，將此技術用以製造、販賣、租賃、其他 處理、修繕、使用或操作與標準相容之設備或方法時，不會對某一智慧財產權造 成侵權。而該標準只能夠以技術上解決方案來執行，若所有符合標準規格的技術 在執行上都將侵害某一智慧財產權，則該智慧財產權將被認為是關鍵技術。
G＆M的報告中，對於 3GPP和 3GPP2 組織中關鍵專利之審查，即是採取ETSI 對於關鍵專利的認定方法，亦即僅考慮技術上的特徵。對此，有論者批評如此檢 視方法過於狹隘，這將會排除掉具經濟上重要性或其他可替代技術的專利329。然 而，這樣的批評其實不見容於競爭主管機關的態度，雖然在標準操作上，是否應 一概以「技術可實施」而非「商業可實施」作為關鍵專利的判斷標準，不無討論 餘地，但為避免可能的違反競爭法規定指控，ETSI對於關鍵技術的認定政策，
仍是現今的主流330。
第二款 專利家族（patent families）之分類基礎？
G&M的報告中，受到質疑的是其將受到檢視的 7796 個專利分類成 887 個專
327 See U.S. Philips Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 424 F. 3d 1179, at 1194 (Fed. Cir. 2005).
328 See ETSI IPR policy, November 2008, Section 15 Definitions, sub 6.
329 See Martin and Meyer, supra note 313, at 12.
330 惟前述WiMAX Forum中之IPR政策，對關鍵專利之定義內容，亦包含商業實施上必要之專利。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
利家族，並宣稱每一個家族涵蓋的是相同的發明331。再由每一專家小組對這 887 個家族中的「代表專利」進行檢視，若該「代表專利」被認為是非關鍵專利，則 其所屬的整個專利家族內之專利皆會被認為非關鍵332。
利家族，並宣稱每一個家族涵蓋的是相同的發明331。再由每一專家小組對這 887 個家族中的「代表專利」進行檢視，若該「代表專利」被認為是非關鍵專利，則 其所屬的整個專利家族內之專利皆會被認為非關鍵332。