併購時之盡職調查

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因此，為避免產學合作之專利權歸屬於日後發生爭議，應該在產學合作進行 之前，合作的雙方透過契約約定相關的專利權歸屬，才不致在日後產生專利權歸 屬的爭議與意外，明確保障雙方合作的權益。

第二項 專利權歸屬爭議的後果

專利權是政府法定授予的財產權，提供了專利權人在特定時間內享有獨佔的 商業利益的權利，若專利權歸屬有爭議時，將陷入無法主張權利的混亂狀態，大 大減損了專利的價值。

一般在生技製藥公司中，研發成果的主要來源之一是來自於員工的創新，因 此公司應該在員工就職時，與員工簽署聘僱契約、保密協議和發明轉讓協議，確 保未來其研發成果能正確地轉讓給公司，由公司取得專利權人的資格。此外，與 學術機構或是其他公司合作，也是生技製藥產業常見的研發模式，與學術機構進 行產學合作的部分，如前述需注意是否為政府資助的情形；與其他公司進行合作 開發時，對於共同研發成果的專利權分配，以及由該成果衍生的其他發明之專利 權歸屬，都應該透過契約以白紙黑字的方式明確約定，才不致在日後產生爭議，

徒增不必要的煩惱。

專利權是一種財產權，可以透過轉移、讓與或繼承的方式取得，一項專利可 能有兩個以上的共同所有人。共同專利權人對於該專利權擁有平等的地位，除非 另有協議，否則無需其他共同專利權人同意，可以獨立將其權利出售、抵押或轉 讓給第三人。此外，共同專利權人是專利侵權訴訟中是不可或缺的當事方，所以 必須要全部的專利權人皆同意，才能對侵權方提出訴訟。

專利權共有的情況常導致相當複雜的爭議，最好的方式是透過契約約定單個 實體為專利權人，由其統一主張該專利權，以避免多頭馬車的情況產生。

第三節 併購時之盡職調查

在Yeda v. ImClone System and Aventis Pharmaceuticals 以及 Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.的個案中，可以發現具有相似的共同點：這些技 術發明源自於學術機構的研究成果，個案中的生技製藥公司皆透過併購交易以獲

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取新技術的智慧財產權，相關的人員與公司間都存在各式的契約、文件、以及研 究發表的論文。這些共同點並非只存在於這兩個個案，在生技製藥產業中乃屬於 常態。

從事後的結果以及法院判決所揭露的調查內容來看，在 Yeda v. ImClone System and Aventis Pharmaceuticals 的個案中，系爭 ’866 專利的申請審查過程歷 經了Rorer 公司被 RPR 公司併購、RPR 公司再被 Aventis 公司併購、Aventis 公 司又將該專利專屬授權給ImClone 公司，若在這期間的併購活動中，有針對該專 利所申請的權利範圍、與USPTO 往來的審查歷程、原始數據以及實驗室紀錄等 文件進行詳細的專利權盡職調查，應該能夠發現申請專利範圍並沒有包括 mAb 108 單株抗體，而是魏茨曼科學研究所三位科學家所開發的治療方法。若能在事 前對於發明人進行更正或取得該治療方法的專屬授權，即可避免後來被法院判定 而失去該專利發明人的資格，以及須付出高額損害賠償金的結果。

從Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc.的法院判決調查結果 中，可以看到Roche 公司併購 Cetus 公司的 PCR 業務時，收購的不僅只有 PCR 技術的智慧財產部分，尚包括相關的轉讓契約以及保密協議下屬於Cetus 公司的 權利，因此在後來其與史丹佛大學的訴訟中，Roche 公司能夠全身而退並取得了 HIV RNA 病毒檢測方法之共同專利權人資格，讓 Roche 公司得以憑藉該專利權 的技術，銷售其所開發的檢測套組。這些智慧財產以及其相關的契約，正是併購 時對於專利權盡職調查應該詳細確認的項目，藉此評估併購交易可能帶來的風險。

針對生技製藥領域的專利權進行盡職調查，應詳細查核與發明相關的研發會 議記錄、實驗記錄、技術文件、臨床試驗數據與報告、發表的論文、專利審查的 歷程等文件，確保專利權對於相關技術保護的範圍，以及發明人對該專利的實質 貢獻。查核發明人簽署的聘僱契約、保密協議和發明轉讓協議，確保專利權已正 確的轉讓給公司。還有與專利權歸屬有關的轉讓契約、變動契約和授權契約，以 及是否存在專利權共有的情形，亦應詳加留意，不得輕忽其重要性。

在併購交易中對於專利權進行盡職調查時，若發現可能有發明人不適格的潛 在情形，將使得併購方對於併購後所能獲得的權利抱持懷疑的態度，對於後續併 購交易的進行產生危害，甚至使得該併購交易告吹。如果該項併購交易未達破局，

併購方勢必要求在交易前解決發明人問題，例如更正發明人以及任何必要的轉讓

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協議，相關費用由被併購方承擔，也讓併購方在談判時有理由可降低併購交易的 金額。

同理，若在併購交易的盡職調查時，對於專利權歸屬的情形有所疑慮，併購 方當然不應冒此風險，貿然進行併購交易，而是應該另尋替代的技術發明。若該 項技術發明對於併購方相當重要，則應該等到專利權歸屬明確的情況下，再與真 正的專利權人進行交易或授權。

專利的盡職調查不只是在生技製藥產業的併購交易過程中，是重要且必須的 程序，在其他如專利授權或技術移轉的活動中，也應該就標的專利權進行盡職調 查，以確保公司獲得權利後得以自由的實施該專利，而不致因此導致公司陷入侵 權訴訟的風險。

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