第四章 併購時專利權之盡職調查
第二節 專利權之盡職調查
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（二）主文
正式進入主文前，應先對特殊名詞與用語做出明確的定義，避免因閱讀者各 自的背景不同而做出不同的解讀，影響整份調查報告的結論；由於盡職調查所審 閱的文件、資料、人員、機關牽涉內容多且雜，可於報告主文內容中摘錄重大事 項以供閱讀者快速瞭解其脈絡、事實背景、風險之揭露以及改善或解決的方案。
（三）附錄
附錄的內容包括各式表格、圖示、數據、適用之法條、報告依據的文件資料 或數據來源。
最後，完成盡職調查報告後尚未出具給委託人前，調查團隊應重複驗證與檢 查報告內容，避免小如錯別字、錯誤的法令條號，或重大如原始資料摘錄錯誤、
報告前後矛盾等錯誤，否則將減損調查團隊的專業度與調查報告的可信度。另外 特別應注意對於內容保密的要求，除了委託人與調查團隊外，不應有第三方知道 報告的內容，尤其是被調查的目標公司或其他潛在的併購競爭者，避免對於此項 併購交易造成不利的影響。
第二節 專利權之盡職調查
生技製藥公司進行併購交易時，目標公司可能早已擁有許多專利權以及專利 組合，亦可能僅擁有核心技術之專利權但仍未達完整佈局的階段，甚至尚處於專 利申請中之階段而已，然無論是何種情況，這些核心技術之專利權皆為生技製藥 公司重要的無形資產以及價值所在。生技製藥公司進行併購之盡職調查時，除了 進行一般併購交易時必要的盡職調查程序外，尚須就目標公司之專利權為主體進 行特定的盡職調查程序，充分評估目標公司所擁有專利權之有效性，以及釐清目 標公司可能潛在的法律風險。
針對專利權進行盡職調查程序時，需要委任專門處理專利法的律師以及熟悉 相關技術領域的技術人員與法律顧問加入調查團隊，其應審慎評估的項目包括目 標公司是否擁有完整之專利權；其專利權是否受到適當的保護；是否取得妥善的
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專利授權；專利權之利用是否適當；以及併購標的之專利權涉及侵權訴訟的可能 性。
第一項 是否擁有完整之專利權
專利權之取得可以分為「原始取得」與「繼受取得」。專利權之申請、審查、
核准、撤銷以及消滅均需行政機關的介入，專利權乃根據法律的規定而取得，又 稱為「原始取得」。一項專利的所有權原則上推定屬於發明人，因此專利權最初 歸屬於發明人或共同發明人。
一旦專利權人取得專利權後，則其屬於專利權人之私有財產，具有私權的性 質，專利權得作為繼承之標的，專利權人亦得將專利權透過買賣、互易或贈與等 方式轉讓予受讓人，專利權之繼承人或受讓人因此而取得專利權，此即為「繼受 取得」。專利係以發明人的名義核發，美國專利法對於僱傭關係之發明，並不會 自動賦予雇用人專利所有權人的地位，故發明人為受雇人時，發明人必須在專利 申請時簽署聲明書將專利權讓與雇用人或公司。
專利權盡職調查的首要重點，就是確認目標公司是否確實如其所稱擁有專利 權以及其擁有的專利權是否完整，故調查團隊應就下列情況詳加調查及確認：
第一款 共同發明
共同發明係指二個或二個以上發明人就同一發明共同貢獻其心力，進而提出 具體而可達成該構想之技術手段。共同發明之發明人無需實際上於同時或同地一 起工作，貢獻亦無需等量，或對每一權利申請範圍均有貢獻，僅需對於一項申請 專利範圍具實質貢獻者，即可稱為共同發明人114。
在沒有契約約定的情況下，每一位共同發明人對於該發明都有權行使其專利 權，無須事先通知其他發明人，亦無構成專利侵權之虞。故專利權共有人（包括
114 詳見本文第二章第二節.
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Derivation proceedings 處理，甚至依 USPTO 之解釋，若申請案所列發明人明顯有誤且未依 37 CFR 1.48 更正發明人，官方可依 35 USC 101 作出核駁。117 蕭秉國, 前揭註 7, 頁 166.
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進行專利權的盡職調查時，最常遇到的情況是專利為僱傭關係下之職務發明，
因此盡職調查應釐清目標公司有哪些專利為職務發明，確認目標公司對於該些專 利是否擁有完整的權利，若該些專利權未以適當的方式讓與目標公司時，需分析 併購交易後併購方公司是否仍有權主張或實施該些專利權。
各國對於職務上發明其專利權之歸屬的規定並非相同，因此調查時應依取得 專利權之國家的法律規定為準。以我國之專利法規定為例，除非僱傭雙方之契約 另有約定，原則上職務發明之專利申請權與專利權屬於雇用人，雇用人應支付受 雇人適當之報酬。然而美國對於職務發明之歸屬則是透過僱傭雙方契約的約定或 是事實上默示讓與之合意，受雇人將其職務發明之專利申請權與專利權讓與雇用 人118。
現今的公司大多透過員工簽署發明讓與契約的方式，明確地規範職務發明之 專利權歸屬，然而若被收購方公司對於相關僱傭契約之法律保護機制疏於管理時，
則必須詳細確認被收購方公司宣稱其所擁有之專利權的實際歸屬，以及評估可能 之影響119。
此外，美國在實務上依據衡平原則發展出所謂的「營業權」（shop right），此 乃指雇用人與受雇人在僱傭關係下，雖未簽署發明讓與契約且不符合事實上默示 讓與的情形時，受雇人利用雇用人之材料、機械與設備，構想並完成發明時，「默 示授權」（implied license）雇用人無須支付權利金實施受雇人之發明的非專屬性 權利。然此種營業權係屬「對人權」，為特定人對特定人請求之權利，無法透過 契約方式加以轉移或授權他人實施，因此只限於併購後得完全繼受目標公司（即 被默示授權者）權利義務的併購方式，始能將此種營業權由目標公司轉移至併購 方公司120。
第三款 繼受取得
專利權為得繼承或自由轉讓之財產權，故繼承人或受攘人得因此繼受取得該 專利權。依照美國專利法的規定121，專利之申請、專利權或任何利益之讓與，應
118 詳見本文第二章第三節.
119 陳則銘, 前揭註 6, 頁 168.
120 陳則銘, 前揭註 6, 頁 169.
121 35 U.S.C. §261.
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以書面文件形式進行（Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing.）。若專利權之讓與、授權或移轉行 為發生日起算三個月內或隨後之買賣或抵押發生前，未向美國專利商標局登記者，
不得對抗其後之買受人、抵押權人或受讓人。我國專利法122中亦有類似的規定：
「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向 專利專責機關登記，不得對抗第三人」。
故當目標公司宣稱其專利權係受讓自受雇人或其他第三人時，調查團隊應確 認目標公司是否有可供證明讓與之書面文件，並且已向專利主管機關登記，所有 讓與的程序應符合法律規定之要件，並應確認該權利移轉的紀錄從原始所有人至 當前之權利人間是否連貫，以避免有其他弱化該專利權之風險。
專利權亦得讓與或授權第三人，兩者不同之處在於，讓與係指權利人將其權 利地位全部移轉予他人，原權利人喪失其專利權人的地位；授權則指僅將一部分 的權利交由他人行使，權利人保有原本專利權人的地位，待授權之原因消滅時專 利權人自動回復完整的權利狀態。
專利權主要為製造、使用以及販售該發明之權利，專利權之讓與須為完整的 專利權，不可將這些權利分項或依比例進行讓與；然專利授權時則可將該些權利 全部或分開授權，因此盡職調查時應詳細確認相關契約的內容與條款，而非就名 稱為讓與或授權即直接認定目標公司已取得專利權之完整權利。
第二項 專利權是否受到適當的保護
調查團隊應就目標公司維護已獲准專利的情形以及其專利與發明的相關研 發管理程序進行調查，瞭解目標公司是否就其專利權與進行中之研究開發計畫採 取適當的保護措施。
第一款 專利維護費用
專利權人取得專利後，須定期向專利主管機關繳納專利年費，以維持專利的 有效性，各國專利主管機關並不會主動提醒專利權人繳納專利年費之期限，若繳
122 中華民國專利法第 62 條.
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費期限屆滿而未繳納者，各國將依其規定給予一段恩惠期限補繳，但費用將依各 國之規定增加，若逾恩惠期而未補繳者，專利權自繳費期限屆滿後消滅。因此可 由各國之主管機關網站查詢並確認目標公司對於專利權的維護情形。
第二款 研發成果之管理
調查團隊應確認目標公司之內部研發成果管理程序，其受雇員工是否即時且 完整向目標公司揭露其研發之成果，目標公司對於揭露之研發成果是否有其評估 程序，以及是否適當地利用專利制度保護研發成果。有時因為目標公司基於財務 上或技術優先順序等考量未將研發成果申請專利保護，調查團隊亦應瞭解其未將 具有專利價值的研發成果申請專利保護的原因。
此外，應確認並評估目標公司是否曾公開研發成果予第三方，其是否與知悉 研發成果之第三方確實簽署保密協議，確保研發成果不會因此而公開喪失其新穎 性。
更重要的是，應詳細評估目標公司的研發成果以及進行中的研究開發計畫，
不論其是否已申請專利或已獲准專利，調查團隊可透過分析目標公司所有之專利
不論其是否已申請專利或已獲准專利，調查團隊可透過分析目標公司所有之專利