公平會對先行程序執法態度之轉變

一、先行程序適用於所有智慧財產權種類

46 黃鈺華、蔡佩芳，專利權人發警告函是否觸犯公平交易法第 24 條之檢討，智慧財產季刊，第 28 期，1998 年 12 月，頁 59-60。劉豐州對此亦有所批評，劉豐州，從公平交易法第 45 條規定 論專利權人對疑似侵害人發警告函行為之界線，萬國法律，第 97 期，1998 年 2 月，頁 93。

回溯警告函處理原則訂定之初，公平會係考量 83 年 1 月 21 日修正公布專 利法第 88 條規定，專利權人於發現其專利權受侵害或有侵害之虞時，得依法請 求排除或防止侵害，且專利法提供之刑事告訴權利，依同法第 131 條規定乃以先 經侵害鑑定及先請求侵害人排除侵害為行使權利之前提要件，以及同法第 93 條 規定專利侵害之對外登報公布，須先經法院判決確定，再由法院衡酌裁定後為 之，爰以專利權人排除侵害（即發警告函行為）之行使方式是否正當，為區分公 平交易法是否介入管制之界線，另並參酌前開專利法規定，明定事業發警告函行 為是否為正當行使權利之判斷標準⁴⁷，此即 86 年 5 月 14 日下達生效處理原則第 3 點規定：「事業踐行左列確認權利受侵害程序之一後，始為發警告函行為者，

為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決 確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）將可能侵害專利權之標的物送請 公正客觀之鑑定機構鑑定，並取得侵害鑑定報告者。事業採行前項送請鑑定之確 認程序者，發警告函前應事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除 侵害。」第 4 點規定：「事業發警告函，踐行左列程序，且無第 6 點至第 9 點規 定之違法情形者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）

於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，

使受信者得據以為合理判斷。（二）發警告函前已事先通知可能侵害之製造商、

進口商或代理商請求排除侵害者。」惟前開判斷標準，從訂定之背景及條文文意 觀之，顯然並未考量著作權法及商標法對於行使著作權及商標權有與專利法規定 行使專利權有不同之規範，而以一致之判斷方式適用於著作權、商標權及專利 權，此一疑問，或係因公平會早期辦理事業發警告函行為案件，多集中發生於專 利權，少有著作權或商標權之案件⁴⁸，且前開規定於實務適用未生窒礙，故未見

47 行政院公平交易委員會第 288 次委員會議討論案七－「事業發警告函行為處理原則」草案及「寄 發警告函於事業及律師間之責任關係」研究意見案。

48 有關警告函涉及之智慧財產權利種類多寡，係作者彙整公平會辦理事業發警告函行為案件所 獲得之統計結果，詳細情形見第五章研究結果與分析之說明。

進一步之討論。

（一）90 年 10 月 24 日專利法修正之影響

另一方面，承前所述，警告函處理原則第 3、4 點規定與專利法具有相當密 切之關聯性，甚者可言，警告函處理原則係以專利法有關規定作為判斷公平交易 法是否界入管制之基礎。是以，專利法有關規定之修正，即對公平會之管制態度 及措施有所影響。專利法自 38 年 1 月 1 日施行，歷經多次修正，其中以 90 年 10 月 24 日及 92 年 2 月 6 日 2 次修正，與警告函處理原則最具關聯。90 年 10 月 24 日修正專利法，係將專利法第 131 條專利權人提起刑事告訴應檢附之文件 由「侵害鑑定報告及排除侵害之通知」修正為「主張專利權受侵害之比對分析報 告」。如此修正之主要理由在於，司法院釋字第 507 號解釋認為，專利法規定應 檢附侵害鑑定報告為提起告訴之合法要件，係對人民訴訟權所為不必要之限制，

違反比例原則而宣告違憲⁴⁹。故於 90 年 10 月 24 日修正專利法時，為免對人民訴 訟權造成限制，將提起告訴應檢附文件修正為「主張專利權受侵害之比對分析報 告」，此報告與所謂「侵害鑑定報告」並不相同。前者為具專業知識之第三人所 出具，後者則為指定專業鑑定機關所出具，前者為提起告訴要件，後者則為偵查 或審判之證據方法，兩者可為區分。此外，因依 90 年 10 月 24 日修正前專利法 規定，專利權人提出告訴前，須以書面通知侵權人請求排除侵害，亦即所稱發警 告信函，但此舉往往使侵權人產生防範，進而湮滅涉案證據或脫產，且發函不當

49 司法院釋字第 507 號解釋解釋文（89 年 5 月 19 日）：「憲法第 16 條規定人民有訴訟之權，此 項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行 使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資 源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制仍應符合憲法第 23 條之比例原則。中華民 國 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 131 條第 2 項至第 4 項規定：『專利權人就第 123 條至第 126 條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前 項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。』依此規定被害人必 須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則。

是上開專利法第 131 條第 2 項應檢附侵害鑑定報告及同條第 3 項未提出前項侵害鑑定報告者，其 告訴不合法之規定，應自本解釋公布之日起不予適用。」。

時，因其時警告函處理原則業已訂定，可能構成公平交易法之違反，爰據此將「排 除侵害書面通知」予以刪除⁵⁰。

對於前開專利法之修正，公平會於專利法修正草案送交行政院審議階段，

即曾對處理原則是否需併同修正，進行研議。其時，公平會認為處理原則第 3、

4 點規定之立論基礎非在於專利法有所規定，而係在於應給予競爭對手知悉發函 者之攻擊俾所防禦之機會，藉以避免競爭對手陷於遭攻擊而毫不知情之不公平競 爭劣勢，故縱專利法修正草案擬刪除事先請求排除侵害通知之規定，但並非公平 會是否修正「發函者須事先通知製造商、進口商或代理商請求排除」之理由。至 於專利法修正草案不再要求提起刑事侵權告訴需檢附侵害鑑定報告，而改以主張 專利權受侵害之比對分析報告部分，公平會則於 88 年 11 月 9 日修正處理原則規 定，以取得侵害鑑定報告是否為司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構所 為，區分二者之不同，亦即倘取得司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構所 為鑑定報告，適用處理原則第 3 點規定，倘取得非司法院與行政院協調指定侵害 鑑定專業機構所為鑑定報告，包括其他機構所為鑑定報告或專利權人製作之比對 分析報告，則適用處理原則第 4 點規定。⁵¹

（二）放寬事先通知程序之認定方式

50 李文賢，專利法刑罰規定之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，1999 年 7 月，頁 79-83。

51 88 年 11 月 9 日下達生效警告函處理原則第 3 點規定：「事業已踐行左列確認權利受侵害程序 之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一 審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）將可能侵害著作權、商標權或專利權之標 的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告。且發警告函前事先通 知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行前項第 2 款後段排除侵害 通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬+客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行 為。」第 4 點規定：「事業發警告函前，已踐行左列程序之一，且無第 6 點至第 9 點規定之違法 情形者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）於警告函內附具非司法 院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告。且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口 商或代理商請求排除侵害者。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及 受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商 或代理商請求排除侵害者。事業未踐行前項第 2 款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義 務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。」

再者，為緩和實務上確有通知不可能之情形，例如已盡可能注意義務仍無 法查知可能侵害權利者為何人，則要求其須踐行事先通知程序不僅顯有困難，也 未盡合理，故為解決前開實務適用所產生不合理情形，爰修正處理原則，認倘已 盡合理可能之注意義務或該通知已屬客觀不能之情形，亦得視為行使權利之正當 行為，而無須僵化操作法條，強制要求事業發警告函前一定須踐行事先通知之程 序，以符實際。

二、區分著作權、商標權與專利權之權利性質不同，適用不同判斷標準之 檢討

於 88 年 11 月 9 日警告函處理原則修正後，公平會內部即因處理原則於實 務適用上存有諸多問題，提出全面檢討之聲浪，並於「建構知識經濟之公平競爭 環境專案小組」智慧財產權分組細部工作計劃中，進行處理原則之全面檢討事

於 88 年 11 月 9 日警告函處理原則修正後，公平會內部即因處理原則於實 務適用上存有諸多問題，提出全面檢討之聲浪，並於「建構知識經濟之公平競爭 環境專案小組」智慧財產權分組細部工作計劃中，進行處理原則之全面檢討事