第二章 現有技術之討論
第四節 創造性
依現行中國專利法第 22 條第 3 項之規定，創造性，是指同申請日以前已 有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質 性特點和進步。此即中國專利法中對創造性之明文規定。惟本條項之規定於第 三次修正後，將用語變更為：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出 性的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。
56 日本主張申請人應於某一時間範圍內聲明其公開行為發生於申請前；中國主張只有在申請人被要求 時，才需提出相關事實之證明。
57 如：第三人之再次公開或在先申請、發明人有可能因此喪失國外之專利權。
58 劉華、萬小麗、越靜，同註 55，頁 234-237。
而在中國專利審查指南中，更進一步指出，所謂發明具有突出的實質性特 點，是指對所述技術領域的技術人員來說，發明相對於現有技術是非顯而易見 的。發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。
創造性的評價是在分析發明與現有技術區別的基礎上進行的，如果二者之 間沒有區別，則發明不具備新穎性，也就無創造性可言。因此，一項發明是否 具備創造性，只有在其具備新穎性之後才予以考慮。亦即，創造性之判斷，應 以具備新穎性為前提。
第二項 各國專利法對創造性之判斷 第一款 美國
美國專利法關於創造性之規定是在第103條59，本條是在1952年所增訂 的。依第103條之規定，任何發明雖無第102條之情形，惟若申請專利之主題對 於熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易見者，該申請案仍無法獲取專利。
美國最高法院藉1965年Graham案之機會，在所涉及之三件專利侵害事件60 中，將認定非顯而易見性之立場明確化，即於考量非顯而易見性時，應考量之 因素包括61：
第一、決定現有技術之範圍及內容；
第二、確認現有技術與所請求發明之差異；
第三、決定該行業技術領域之水準；
第四、評價任何輔助性判斷基準62(secondary consideration)之證據。
倘若建立一表面證據(prima facie case)，舉證責任將移轉至申請人。而建
59 US Patent Law §103 (a)A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.
Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.
60 參見：Graham v. J. Deere Co., 383 US 1, 17, 148, U.S.P.Q. 459, 466(1966)；Clamar v. Cook Chemical Co., 380 US 144, U.S.P.Q. 780, 1965； United States v. Adams, 383 US 39, 148 U.S.P.Q. 479(1966)
61 參見：MPEP 2144.08II
62 可能包含商業成功、長期存在但未解決的需求、其他人的失敗，和其他無法預期之結果，參見：MPEP 716-716.07。
立顯而易見之表面證據之基本要件包括63：
第一、 在對比文件本身或通常知識中必須有某些建議或動機，讓該行業 之人去修飾引證資料或組合引證資料之教導；
第二、 必須有合理的成功期望；
第三、 現有技術對比文件必須教示或建議所有請求項之限制條件。
第二款 台灣
創造性於台灣專利法之用語為「進步性」。台灣專利法第22條第4項有關 進步性之規定，是採消極之方式對進步性予以定義，即：發明雖無同條第一項 所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所以輕 易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。同樣關於進步性之規定亦出現於 第94條第4項64。
在判斷進步性之前，審查人員仍須掌握發明所屬技術領域在提出申請當時 之技術水準。然後將申請案中之發明與技術水準中所知悉或實施或記載於刊物 中之發明作比較，並就該行業人員基於該對比文件是否容易想到或完成申請案 中之發明，作邏輯之推斷。且審查人員應假設自己就是該行業之人員，並把握 該行業中通常之創作能力與思考模式。在評價發明是否具有進步性時，不僅要 考慮發明用來解決問題之手段，還要考慮其目的與效果，將其作為一個整體來 看待。審查進步性時，可將兩份或兩份以上之對比文件，或這些文件之某些部 分，或同一份文件之不同部分，組合在一起進行比對65。
第三款 中國
依中國專利法第22條第3項之規定可知，審查發明是否具備創造性，應當
63 參見：MPEP 2143
64 第 94 條第 4 項：新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技 術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。
65 黃文儀，同註 47，頁 318-319。
審查發明是否有突出的實質性特點，以及是否具有顯著的進步。在判斷發明是 否具有創造性時，評價人不僅應當考慮發明技術解決方案本身的實質性，而且 還應當考慮發明要解決的技術問題和產生的技術效果，將其作為一個整體來看 待。也就是說，儘管創造性判斷的重點是突出的實質性特點，但還需要適時地 關注技術效果，將其作為一個輔助性因素放在判斷突出的實質性特點中，在適 當的時機予以考慮。與判斷新穎性採用的「單獨對比」原則不同，判斷創造性 時，可以將兩份或者兩份以上的對比文件、或者這些文件的某些部分、或者同 一份文件之不同部分組合在一起進行評定。對於對比文件的結合，應當考慮之 因素包括：
第一、組合的難易程度，即發明所屬技術領域的技術人員，將這些對比文 件的內容組合在一起構成發明的技術方案是否顯而易見。
第二、組合的對比文件是來自相同的、類似的、相近的、還是較遠的技術 領域。
第三、需要組合的對比文件數量66。
第三項 審查基準 第一款 一般審查基準
承上所述，對於一發明是否具有創造性之判斷，需以該發明對所屬技術人 員而言，是否具有顯而易見性。為了判斷該發明相對於現有技術是否是顯而易 見，中國於實務上之作法，包括以下幾個原則：
首先，先確定與該發明最接近的現有技術：
確定一份與該發明最為接近的現有技術，以此作為判斷創造性的基礎，分 析該發明之權利要求所要求保護的技術方案與最為接近的現有技術之間的區 別。最接近的現有技術，是現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技 術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現有技
66 曹延軍，「試論發明專利之創造性要件」，西南政法大學法律碩士論文，頁 21-22，2007 年 4 月。
術，例如：與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果 或者用途最接近或公開了發明的技術特徵最多的現有技術，或者雖然與要求保 護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，並且公開發明的技術特徵最 多的現有技術。惟在確定最接近的現有技術時，仍應考慮到與該技術領域相同 或相近的現有技術67。
再者，確定該發明之區別特徵以及實際解決之技術問題：
確定是否存在其他現有技術，它們與上述最為接近的現有技術結合，能夠 形成與權利要求所要求保護的技術方案相同的技術方案。在審查中應當客觀分 析並確定發明實際解決的技術問題。為此，第一步應分析所要求保護的發明與 最接近的現有技術相比，具有哪些區別之特徵，接著，根據該區別特徵所能達 到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。因此，發明實際解決的技術問 題，是為獲得更好的技術效果，而對於最接近的現有技術所做之修改或改進68。 最後，判斷該發明對於該領域之技術人員是否顯而易見：
在本階段之判斷中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出 發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程 中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給 出將上述區別特徵，應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題之啟 示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進最接 近的現有技術並獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發 明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。惟縱使對於一項發明中的每個技 術特徵分別考慮，發現各技術特徵均為已知或顯而易見，尚難據以論斷該發明 即為顯而易見69。
順道一提的是，下述之情況，通常認為現有技術中存在上述之技術啟示：
67 王薇，「論實用新型之創造性」，對外經濟貿易大學法律碩士論文，頁 19-20，2007 年 4 月。
68 同前註，頁 20。
69 參見：審查指南第二部分第四章 3.2.1.1，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 164，
知識產權出版社，2006 年 6 月。
第一、所述區別特徵為公知常識，例如，本領域中解決該技術問題的常用 手段，或教科書或者工具書中記載的解決該技術問題的技術手段。
第二、所述區別特徵為與最接近的現有技術相關的技術手段，例如，同一 份對比檔其他部分揭露的技術手段，該技術手段在其他部分所產生的作用，與 該區別特徵在要求保護的發明中，為解決該重新確定的技術問題所產生之作用 相同。
第三、所述區別特徵為另一份對比檔中揭露的相關技術手段，該技術手段 在該對比檔中所產生之作用與該區別特徵在要求保護的發明中為解決該重新 確定的技術問題所生的作用相同70。
第二款 輔助性審查基準
第二款 輔助性審查基準