國立交通大學
科技法律所
碩 士 論 文
中國專利法上現有技術抗辯之研究
—兼論專利之相關修法
Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law
—and a Discussion on Patent Related Revision
研 究 生：許凱婷
指導教授：王文杰 博士
中國專利法上現有技術抗辯之研究—兼論專利之相關修法
Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law
—and a Discussion on Patent Related Revision
研 究 生：許凱婷 Student：Kai-Ting Hsu
指導教授：王文杰 博士 Advisor：Dr. Wen-Chieh Wang
國 立 交 通 大 學 科技法律研究所
碩 士 論 文
A thesis
Submitted to Institute of Technology Law College of Management
National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
in
Technology Law May 2009
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
中國專利法上現有技術抗辯之研究—兼論專利之相關修法 學生：許凱婷 指導教授：王文杰 國立交通大學科技法律研究所碩士班 摘 要 隨著政府對國內企業至中國投資限制之逐漸鬆綁，越來越的台灣企業 赴中國投資，勢必將在中國面臨專利之相關問題，如：專利之申請、專利 權之維護、以及遭他人指控侵害其專利權等，均為赴中國投資之台灣企業 將面臨之問題，惟目前國內對中國專利法之研究卻付之闕如，故對中國專 利法即有深入了解之必要。 現有技術抗辯是中國專利侵權訴訟中，被控侵權人最常提出之抗辯之 一。在中國專利法第三次修正前，現有技術之抗辯並無專利法之法律依 據，但實務上仍肯認被控侵權人得主張現有技術之抗辯。而在 2008 年 12 月 27 日經歷第三次修正之中國專利法，已明文肯認被控侵權人於專利侵 權訴訟中得主張現有技術之抗辯，此均顯示出現有技術抗辯於中國專利訴 訟中之重要性。再者，本文撰寫過程中適逢中國專利法之第三次修法，故 本文將針對專利法第三次修正中與現有技術相關之規定作一說明。 為深入了解目前中國專利侵權訴訟中，被控侵權人對現有技術抗辯之 運用及法院之判斷過程，故本文將透過實證之方式，對中國專利侵權訴訟 案件作分析，希望給予欲主張現有技術抗辯之被控侵權人一些準則，提升 其抗辯成立之機率。 而對於中國專利法之第三次修正，本文提出以下建議：第一、應明確 專利復審委員會之地位；第二、外觀設計之專利要件亦應包括創造性；第 三、修正後之專利法第 22 條第 5 項「為公眾所知悉」之認定，應參酌外
國立法例，解釋為公眾得知悉即可。
Studies on the Prior Art Plea of China Patent Law—and a Discussion on Patent Related Revision
Student：Kai-Ting Hsu Advisor：Wen-Chieh Wang
Institute of Technology Law National Chiao Tung University
ABSTRACT
As Taiwan’s government release the restriction on investing in China gradually, more and more Taiwan’s industries go investing in China. Those who invest in China cannot avoid some problems on patent, including patent application, patent protection, and being accused of patent infringement. Nevertheless, research on China Patent Law in Taiwan is few and far between. In this way, it’s necessary to study China Patent Law thoroughly.
Many accused in China would like to demur on the prior art in patent infringement cases. Before the third revision on China Patent Law, 27 December, 2008, there is no rule on prior art plea in China Patent Law; however, the prior art plea is still recognized practically. After the third revision on China Patent Law, the prior art plea has been recognized as a defense raised by the accused in patent infringement cases. They all show the importance of the prior art plea in patent litigation of China. Furthermore, it happens to meet the third revision on China Patent Law when writing this article, so this article also discusses the parts related to the prior art plea in the third revision.
In order to figure out how the prior art plea used by the accused and judged by the court in China now, this article analyzes some patent infringement cases by empirical study. This article hopes to give those who
wants to raise the prior art plea some advise to ensure his/her prior art plea would be accepted by the court.
This article has some suggestions to the third revision of China Patent Law. First of all, identify the status of the Patent Reexamination Board. Secondly, the patentability of appearance design patent should include non-obviousness. Thirdly, “known to the public” in China Patent Law §22(5) shall interpret as “available to the public,” like Europe and US.
Key Words：prior art, prior art plea, patent infringement, the third revision of China Patent Law
誌 謝
以前每次翻閱別人的論文時，總是喜歡先看作者誌謝的部分，沒想到 就在不知不覺中，也到了我要寫誌謝的時刻，但一時之間卻又不知該如 何下筆，回想在交大科法所三年的旅程，又豈是三言兩語所能帶過。 首先要感謝指導教授王文杰老師，王老師活潑生動的上課方式，讓我 在碩一的時候就對中國法制產生濃厚的興趣。在開始論文寫作之後，王老 師雖然平日所上公務繁忙，但總是能抽出時間與學生討論論文，若不是王 老師的悉心指導與鼓勵，我的論文也不知道什麼時候才能完成。 接著要感謝兩位口試委員—王偉霖老師與劉國讚老師，兩位老師在百 忙中抽空來擔任口試委員，王偉霖老師有著深厚的法學素養，在口試時給 我許多寶貴的建議；而劉國讚老師實務經驗豐富，也在口試的時候提出許 多精闢的見解，讓我獲益良多。 謝謝劉尚志老師、王敏銓老師、倪貴榮老師、王立達老師、林志潔老 師，謝謝您們這些日子以來在課堂上的指導。謝謝林三元老師—從國小就 認識的老師，很開心能在研究所再次相遇，謝謝您一直以來的指導與關心。 謝謝欣璇—研究所生涯中最要好的姐妹，很懷念以前碩一的時候在宿 舍聊天嬉鬧、在公道五莫名其妙的迷路，以及一起吃喝玩樂的時光，碩三 時雖然妳在美國，也還是一直給我最大的支持與鼓勵，謝謝妳一路走來的 扶持。同時也要謝謝其達，在我論文寫作的過程中也給了我很大的鼓勵。 謝謝又寧，在碩一的時候總是辛苦的開著車載我們到處亂跑。也謝謝所有 在交大認識的同學、學長姐、學弟妹，因為有你們，讓我在交大的生活更 加難忘。另外，謝謝我的小學同學維庭，在論文寫作的過程中分享我的喜 怒哀樂，在口試前給我支持與鼓勵。 最後要謝謝我的爸媽，總是給我最好的環境，讓我可以無後顧之憂的 完成學業、追求自己的夢想，謝謝您們的支持。目錄
中文摘要... I 英文摘要...III 誌謝...V 目錄...VI 表目錄...X 圖目錄...XI 第一章 緒論...1 第一節 研究背景與動機...1 第二節 研究目的...5 第三節 研究方法...6 第四節 研究範圍與限制...7 第五節 研究章節與架構...8 第二章 現有技術之討論...11 第一節 專利法上之現有技術...11 第一項 定義與表述...11 第二項 法律依據...12 第三項 現有技術之特徵...16 第四項 現有技術之判定...17 第二節 現有技術公開之時間...17 第一項 先發明制與先申請制...17 第二項 各國之態度...21 第一款 美國...21 第二款 中國...23 第三款 台灣...23 第三節 新穎性...24 第一項 新穎性之意義與依據...24 第一款 美國...24 第二款 中國...26 第三款 台灣...26 第二項 新穎性之判斷基準...27 第一款 新穎性之時間標準...27 第二款 新穎性之空間標準...27 第三項 新穎性之判斷方法...28第四項 不喪失新穎性之公開...29 第一款 不喪失新穎性之公開類型...29 第二款 新穎性寬限期之國際協調...30 第四節 創造性...31 第一項 意義與依據...31 第二項 各國專利法對創造性之判斷...32 第一款 美國...32 第二款 台灣...33 第三款 中國...33 第三項 審查基準...34 第一款 一般審查基準...34 第二款 輔助性審查基準...36 第五節 優先權...37 第一項 優先權之意義...37 第二項 國際優先權與本國優先權...38 第一款 國際優先權...38 第二款 本國優先權...40 第三項 各國專利法中對優先權之規定...41 第一款 美國...42 第二款 中國...43 第三款 台灣...44 第三章 專利侵權訴訟中現有技術之抗辯...47 第一節 現有技術抗辯產生之原因...47 第二節 各國對現有技術抗辯之態度...48 第一項 美國...48 第二項 台灣...49 第三項 德國...50 第四項 日本...51 第三節 現有技術抗辯之適用...51 第一項 中國對現有技術抗辯之規則與操作...51 第一款 現有技術抗辯之法律依據...51 第二款 現有技術抗辯之具體規則...53 第三款 現有技術抗辯之適用範圍...57 第二項 現有技術抗辯在相同侵權中之適用...58 第一款 相同侵權之判斷...59 第二款 現有技術抗辯於相同侵權中之適用...59 第三項 現有技術抗辯在等同侵權中之適用...64 第一款 等同侵權之判斷...64
第二款 現有技術抗辯於等同侵權中之適用...65 第四項 現有技術抗辯對中國企業之啟示...75 第四節 現有技術抗辯與其他相關原則之比較...77 第一項 現有技術抗辯與禁止反悔原則...77 第一款 禁止反悔原則...77 第二款 現有技術抗辯與禁止反悔原則之區別...78 第二項 現有技術抗辯與先用權抗辯...79 第一款 先用權...79 第二款 現有技術抗辯與先用權之關係...80 第三款 現有技術抗辯與先用權抗辯之區別...81 第四章 中國專利法之現況...83 第一節 中國專利法之制定過程...83 第二節 中國專利法修法與TRIPS協議之關係 ...86 第一項 中國專利法第一次修改中與TRIPs協定的相關內容 ...86 第二項 中國專利法第二次修改中與TRIPs協定的相關內容 ...87 第三項 中國專利法第三次修改中與TRIPs協定的相關內容 ...89 第三節 中國專利現行法之不足—以現有技術而言...90 第一項 新穎性之規定已不合時宜...90 第二項 專利復審委員會之存否...90 第三項 欠缺現有技術之明文規定...92 第四節 中國專利法修正草案之形成 ...92 第五節 修正草案中與現有技術相關之規定 ...93 第六節 對專利法第三次修正之評析 ...96 第五章 實證研究...101 第一節 實證研究之目的...101 第二節 實證研究之方法...101 第三節 實證結果之分析...106 第一項 提出現有技術抗辯之比例...106 第二項 提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例...108 第三項 被控侵權人之現有技術抗辯成立之比例...110 第四項 被控侵權人所提出對比文件之來源... 111 第五項 法院判斷是否侵權之過程...115 第一款 江蘇省...116 第二款 北京市...117 第三款 廣東省...118 第六項 上訴二審之結果與效用...121 第七項 如何於專利侵權訴訟中善用現有技術抗辯...123
第八項 案例說明...124 第一款 江蘇省—斯達戈診斷公司與陳雲凱侵犯專利權糾紛一案...125 第二款 北京市—北京東方京寧建材科技有限公司、徐炎訴北京睿達華通 化工材料技術有限責任公司侵犯專利權糾紛一案...128 第三款 廣東省—郭豐玉與伍曼華、翁瑩彪侵犯實用新型專利權糾紛一案 ...131 第九項 小結...135 第一款 被控侵權人提出現有技術抗辯時應注意之事項...135 第二款 法院對於侵權與否之判斷流程...137 第六章 結論...141 參考文獻...145
表目錄
表 1 1895~2006 中國地區專利申請數量前三位 ...102 表 2 1895~2006 中國地區專利授權數量前三位 ...102 表 3 2005~2006 外商對中國投資企業情形 ...103 表 4 2005~2006 外商對中國投資總額 ...104 表 5 2005~2007 台灣對中國投資情形 ...105 表 6 專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之比例...106 表 7 專利侵權訴訟中，提出現有技術抗辯之被控侵權人不侵權之比例...108 表 8 專利侵權訴訟中，被控侵權人所提出之現有技術抗辯成立之比例...110 表 9 被控侵權人提出現有技術對比文件之比例...113 表 10 被控侵權人所提出之現有技術來源...114 表 11 江蘇省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷...116 表 12 北京市法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷...117 表 13 廣東省法院對被控侵權人所提出現有技術抗辯之判斷...118 表 14 二審法院對上訴人所為上訴之判決結果...121圖目錄
圖 1 台灣對外投資最主要之地區(1985~2009/1)...2 圖 2 中國專利申請案件國內外之比較(1985~2009/3)...3 圖 3~圖 5 示意圖 ...66 圖 6~圖 8 示意圖 ...67 圖 9 法院對現有技術抗辯是否成立之判斷流程圖...138第一章 緒論
第一節 研究背景與動機
隨著科技的日新月異，智慧財產權的重要性日益彰顯，專利制度也受到前 所未有的關注。美國總統林肯曾在一場「發現、發明與改良」之演講(Lecture on “Discoveries, Investments and Improvements”)中提到，專利制度確保發明人，在 一定的期間內可獨占的使用他的發明(The patent system secured to the inventor for a limited time exclusive use of his inventions)。且更進一步提到，專利制度為 天才之火添加利益之油，以鼓勵創新且有用之事物之發現與生產(The patent system added the fuel of interests to the fire of genius in discovery and production of new and useful things)1。而在我國，憲法第 13 章之基本國策中，第 166 條即 規定，國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、 古物。由此可知，獎勵科學之發明與創造為我國整體發展之基本方向與方針。 此皆說明了專利制度之功能以及其重要性。 惟國內對專利制度之研究，大多針對台灣與美國，當然其中亦不乏對歐 洲、日本專利制度之研究，相較之下，國內對於中國專利制度之研究著墨甚少。 台灣與中國，長久以來因為政治因素，造成兩岸相互對立。1993 年，中國憲 法作出修正，將原本的計劃經濟體制2改為市場經濟體制3，一些具有前瞻性的 世界知名公司，紛紛進入中國；到了 2001 年，中國加入世界貿易組織（World Trade Organization, 簡稱WTO）市場開放，更多來自世界各地的公司企業，也
1
Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (Feb. 11, 1859)
2 計劃經濟，或計劃經濟體制，又稱指令型經濟，是一種經濟體制，在這種體系下，國家在生產、資源分 配與產品銷費各方面，都是由政府或財團事先進行計劃。由於幾乎所有計劃經濟體制都依賴政府的指令 性計劃，因此計劃經濟也被稱為「指令性經濟」，參見：盛洪主編，「現代制度經濟學」，頁 17，北京大學 出版社，2003 年 6 月。 3 市場經濟，又稱自由市場經濟或自由企業經濟，是一種經濟體系，在這種體系下，產品或服務的生產及 銷售，完全由自由市場的自由價格機制所引導，而不像計劃經濟，一般由國家引導，市場經濟也被用作 資本主義的同義詞。在市場經濟裡，並沒有一個中央協調的體制來指引其運作，但在理論上，市場將會 透過產品和服務的供給和需求，產生複雜的相互作用，進而達成自我組織的效果。市場經濟的支持者通 常主張，人們所追求的私利，其實是一個社會最好的利益，參見：盛洪主編，同前註。
不落人後的進軍中國，因為中國不但是世界工廠，同樣也是世界市場。而台灣 過去基於政治上的諸多考量，在政策上對於公司企業進入中國有一些限制，且 以法律層面視之，台商投資中國亦應受到公司法第 13 條有關轉投資之限制4， 惟此仍無法抑制台商登陸之腳步。而在 2008 年之後，經歷政黨輪替，新政府 對投資中國之政策開始鬆綁，如於 2008 年 8 月 29 日修訂在大陸地區從事投資 或技術合作審查原則，由修訂過之內容觀之5，台灣與中國的關係將日趨密切， 因此，對中國的研究更是不可忽略。 根據經濟部投資審議委員會之統計數據指出，自 1985 年至 2009 年 1 月底 為止，台灣對中國之投資金額已超過 758 億美元，是台灣對全球投資最多之地 區，詳細數據如圖 16所示： 圖 1 台灣對外投資最主要之地區(1985~2009/1) 圖 75,872,420 10,673,319 5,439,434 3,076,698 1,181,949 中國 美國 新加坡 香港 日本 單位:千美元 由圖 1 之統計數據可看出，台灣對中國之投資金額，不但位居台灣對外投 資金額最多之地區，且該數據也遠超過位居第二名之美國、第三名之新加坡、 4公司法第 13 條第 1 項：公司不得為他公司無限責任股東或合夥事業之合夥人；如為他公司有限責任股東 時，其所有投資總額，除以投資為專業或公司章程另有規定或經依下列各款規定，取得股東同意或股東 會決議者外，不得超過本公司實收股本百分之四十：一.無限公司、兩合公司經全體無限責任股東同意。 二.有限公司經全體股東同意。三.股份有限公司經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股 東表決權過半數同意之股東會決議。 5 參見：在大陸地區從事投資或技術合作審查原則第 3 點第 1 項：投資人對大陸投資累計金額不得超過下 列投資金額或比例上限。但經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺 子公司，不在此限：一.個人：每年五百萬美元。二.中小企業：新臺幣八千萬元，或淨值或合併淨值之百 分之六十，其較高者。三.其他企業：淨值或合併淨利之百分之六十，其較高者。 6 資料來源：經濟部投資審議委員會。
第四名之香港、以及第五名之日本。 且自中國之專利申請量視之，自中國專利法於 1985 年開始實施之後，至 2009 年 3 月底為止，中國之專利申請案件量累計已超過 500 萬件，達到 5,030,065 件。詳言之，自中國專利法於 1985 年開始實施後，至 2001 年之專 利申請案件量始達 100 萬件，經歷了超過 10 年的時間。但在 2004 年時，專利 申請案件即累積至 200 萬件，接著在 2007 年，專利申請案件量已迅速累積至 400 萬件。而到 2009 年 3 月底為止，專利申請案件量已超過 500 萬件。由此 觀之，中國專利申請案件量是以相當驚人的速度在向上攀升。在這 5,030,065 件專利申請案件中，有超過 400 萬件之申請案是屬於中國國內之申請案，而外 國之專利申請案也超過 85 萬件，詳細數據如下圖 27所示： 圖 2 中國專利申請案件國內外之比較(1985~2009/3) 國內專利申請量 國外專利申請量 16.90% 851,437件 83.10% 4,178,628件 除了專利申請案件量驚人以外，由圖 2 之數據可看出，外國至中國申請專 利之案件量亦達 851,437 件，顯示出有不少外國公司企業或發明人也開始了解 在中國申請專利之重要性。而有鑒於高科技產業進軍中國，台灣的公司企業勢 必將面臨於中國申請專利或進行專利訴訟之情形，惟中國的專利制度與台灣略 7 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局
有差異，而在訴訟實務上更有明顯落差，故探究中國專利制度，其重要性已是 不言而喻。 在中國之專利侵權訴訟中，「現有技術」之抗辯，為被控侵權人得主張之 抗辯事由之一，也是被控侵權人最常提出之抗辯事由之一。現有技術抗辯是 指，在專利侵權訴訟中，被控侵權人所使用之產品或方法，雖落入原專利權人 之專利保護範圍，但被控侵權人可主張該技術為一現有技術作為抗辯，從而免 除其侵權責任。現有技術抗辯之所以會在中國之專利侵權訴訟中具有相當之重 要性，原因即在於中國專利訴訟是採行所謂職權分離之模式，也就是關於專利 有效性之判斷以及專利有無侵權，是分別由不同之機關來進行判斷與審理。故 原本於訴訟實務中，當法院在審理一專利侵權案件時，若當事人間對專利權人 該專利之有效性有爭執，此時因法院並不對專利之有效性作判斷，故將要求被 控侵權人應先向專利復審委員會提起一宣告原專利權無效之訴訟，而在專利復 審委員會審查之期間，原先之訴訟即應以裁定停止之。惟此制度將造成訴訟上 之不經濟，因此中國專利法於 2008 年 12 月 27 日所作之第三次修正中，即對 此部分作出修正，根據修正後之第 62 條規定，被控侵權人有證據證明其實施 的技術或者設計屬於現有技術或現有設計的，不構成侵犯專利權。也就是法院 即可認定被控侵權人不侵權。由此更可顯示出現有技術抗辯於中國專利侵權訴 訟實務上之重要性，故筆者即欲對現有技術之意義、該抗辯之法理、適用界限 及其他相關重要問題作一討論，以期能引起應有之重視。 再者，於筆者撰寫本文之過程中，適逢中國專利法於 2008 年 12 月 27 日 之第三次修正，回顧中國專利法之修法歷程，中國專利法於 1984 年 3 月 12 日，由第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過後，於 1985 年正 式施行。其中，為因應中美知識產權會談，於 1992 年 9 月 4 日第七屆全國人 民代表大會常務委員會第二十七次會議《關於修改〈中華人民共和國專利法〉 的決定》作出第一次修正；之後又為了因應加入WTO，因而在 2000 年 8 月 25
日第九屆全國人民代表大學常務委員會第十七次會議《關於修改〈中華人民共 和國專利法〉的決定》作出第二次修正；接著又於 2008 年 8 月 26 日正式啟動 第三次專利修法，本次修法原因在於，隨著其國內、國際情勢之發展，需要進 一步完善中國之專利法律制度，具體之原因包括：第一、黨的十七大報告中， 提出了提高自主創新能力、建設創新國家之目標，國務院制定了《國家知識產 權戰略綱要》，因此需要通過修改、完善專利法，進一步加強對專利權的保護， 激勵自主創新，促進專利技術之實施；第二、WTO多哈部長會議通過了《關 於與貿易有關的智慧財產權協定與公共健康的宣言》(The Doha Agreement on the TRIPs and Public Health, )，WTO總理事會也通過了《修改與貿易有關的智 慧財產權協定議定書》(The Protocol Amending the TRIPs Agreement)，該宣言 以及議定書中，允許WTO會員突破《與貿易有關的智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)的限制，在規定條件下給 予實施藥品專利的強制許可，因此需對現行專利法作修正；再者，《生物多樣 性公約》(Convention on Biological Diversity)對利用專利制度保護遺傳資源做了 規定，中國作為遺傳資源大國，故應透過修改現行專利法，行使該公約所賦予 之權利8。且第三次修法亦於 2008 年 12 月 27 日順利通過完成，對此，筆者將 針對與現有技術相關之修正草案以及最終之修正條文，作一評析。 第二節 研究目的 基於以上之論述，本文之研究目的包含下列事項： 第一、研究中國現行專利法對現有技術之認定，包括：是否符合新穎性之 要求、有無優先權之適用、以及在何種情況下可主張先用權…等。以期對現有 技術有完整、深入的了解。 第二、就中國現行專利法中與現有技術有關之規定作一評析，並針對第三 8 田力普，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員 會公報 2009 年第 1 號，頁 36，2009 年 1 月 15 日。
次修正時可能修正之條文及其修正方向作一探討，如：針對新穎性之部分，目 前現行法採絕對新穎性與相對新穎性結合原則，惟於第三次修正之草案中擬採 絕對新穎性標準，且於第三次修正之條文中，亦明文採取絕對新穎性之標準。 第三、透過對中國專利侵權案件之檢索，以期了解被控侵權人主張現有技 術抗辯之比例、法院對現有技術認定之方式，以及被控侵權人之抗辯成立之比 例等，作一實證研究。以證明現有技術抗辯在中國專利侵權訴訟中之可行性， 並且希望對投資中國之台灣企業，提出在專利侵權訴訟中，成功主張現有技術 抗辯之訴訟策略。 第四、對 2009 年第三次修正之專利法作一檢討，觀察相關議題之最新發 展，並對中國目前新修正之專利法作一評析。 第三節 研究方法 本文所採行之研究方法包括： 第一、文獻分析法 在文獻研究方面，擬透過對國內外相關主題之文獻，進行蒐集、整理、研 究與分析，其中包括：學者著作、法律評論、期刊論文、法院之判決或判例… 等等，試著將現有技術之相關問題作一釐清，並探討與現有技術有關之概念。 第二、規範分析法 雖然現有技術之抗辯為被控侵權人於中國專利侵權訴訟中最常提出之抗 辯事由之一，但現有技術之抗辯卻一直欠缺專利法本身之依據，一直到中國專 利法第三次修正之後，專利法才明文肯認現有技術抗辯。故筆者擬針對專利法 第三次修正前與修正後與現有技術抗辯相關之規定以及司法實務上之見解作 一探討。 第三、案例研究法 筆者將透過閱讀相關實務見解之方式，篩選出於中國專利侵權訴訟中，就
現有技術抗辯而言，最具有代表性之案例，並對該案例作深入之探討，以了解 問題發生之原因、爭點以及實務上之處理方式，希望對現有技術抗辯於中國專 利侵權訴訟中之運用有更透徹的了解。 第四、比較法研究 由於現有技術抗辯之相關規定，在各國專利法中均有規定，但其功能、重 要性以及於專利訴訟實務運作上卻有不同，因此筆者亦會以比較法之方式，將 各國之相關規定作一比較，探討其優劣，而比較對象多以美國、中國及台灣為 主。 第五、實證研究法 在探討與現有技術抗辯相關之法律規定之後，更不能忽略的部分就是現有 技術抗辯於目前中國專利侵權訴訟實務上之運作情形，筆者擬透過實證研究之 方式，對此部分作一檢視。具體而言，筆者將以江蘇省、廣東省以及北京市法 院，於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月所作出之專利侵權訴訟判決，作為研究對 象，以了解被控侵權人於專利侵權訴訟中，對現有技術抗辯之運用情形，以及 法院對現有技術抗辯是否成立之判斷過程。 第四節 研究範圍與限制 本文之研究範圍包括：專利法上現有技術之探討、新穎性與優先權之制 度、專利侵權訴訟中之現有技術抗辯，以及中國專利法修正草案之方向，以及 第三次修正後專利法對於現有技術相關規定之探討，惟本文之研究有時間上之 限制，因目前中國法院於 2009 年之判決尚無法查詢，因此筆者之實證研究範 圍僅限於 2007 年 7 月至 2008 年 12 月。且專利法第三次修正之條文，於 2009 年 10 月 1 日起始開始實施，因此，若能再繼續蒐集 2009 年之後判決，特別是 2009 年 10 月 1 日後，即專利法第三次修正之條文實施後始出現之判決，將適 用舊法與適用新法之判決加以比較，觀察在專利法第三次修正後，現有技術抗
辯是否因有了法律之明文依據，而在訴訟上之運用有更加頻繁或靈活之情形， 若能如此加以對比，相信能更加突顯本議題之重要性。惟受限於時間之因素， 故此部分只能留待後續研究加以完成。 第五節 研究章節與架構 本文共分為六章，針對各章之主要內容，分述如下： 第一章為緒論之部分，本章將介紹本文之研究背景與動機，研究目的，研 究方法，研究範圍與限制，以及研究章節與架構，先將本文作一初步之介紹。 第二章為現有技術之探討，首先在第一節中，將對專利法上之現有技術作 一說明，內容包括：現有技術之定義與不同之表述方式，現有技術之依據，現 有技術之特徵，以及現有技術之判斷等。在本章之第二節中將談論現有技術之 公開時間，即採先發明制或先申請制之問題，在此將論及各國專利法對先發明 制與先申請制之相關規定。再者，本章之第三節將討論與新穎性有關之問題， 內容包括：新穎性之意義與其在各國專利法中之法律依據，各國對新穎性之審 查基準，以及在何種情況下之公開屬於不喪失新穎性之公開。最後，本章之第 四節將論及優先權之問題，內容包括：優先權之意義，要求優先權應注意之事 項，以及本國優先權與國際優先權之規定等。 第三章為專利侵權訴訟中現有技術之抗辯，首先第一節中，將討論現有技 術抗辯產生之原因。第二節將論及各國對現有技術抗辯之態度。而在第三節中 將詳細論述現有技術之適用問題，其內容包括：現有技術抗辯之法律依據，現 有技術抗辯之具體規則，以及現有技術抗辯在相同侵權與等同侵權中之適用， 在此將各以一個案例為說明。最後將論及現有技術抗辯對中國企業之啟示。另 外，在第四節中將探討現有技術與其相關概念之比較，本節中將論及現有技術 抗辯原則與禁止反悔原則之關係，最後將論及現有技術抗辯與先用權，二者間 之關係。
第四章探討之內容為中國專利法之現況。首先於第一節中將提及中國專利 法之制訂過程，第二節將論及中國現行專利法對於現有技術之規定，有何不足 之處，例如：新穎性之規定已不合時宜。第三節將論及中國專利法修正草案之 形成。第四節將探討本次修正草案中與現有技術相關之規定。最後第五節則為 對專利第三次修正之評析。 第五章則為實證研究之部分，探討之內容包括：被控侵權人在專利侵權訴 訟中提出現有技術抗辯之比例、現有技術抗辯成立之比例、被控侵權人所提出 之現有技術對比文件來源、法院判斷是否侵權之過程…等。且筆者將於江蘇 省、廣東省及北京市三地之專利侵權訴訟案件中，各選一件被控侵權人成功主 張現有技術抗辯之案件來作深入探討，以了解被控侵權人之主張過程，以及法 院對該抗辯作出判斷之過程。 第六章為本文之結論。最後則為本文之參考文獻。
第二章 現有技術之討論
第一節 專利法上之現有技術 第一項 定義與表述
「現有技術」(Prior Art)係指發明出現前，公眾可知悉或可使用之資訊之 積累(Prior art is that fund of which is available or accessible to the public at the
time of invention.9)。由此可知，現有技術之認定標準與專利審查中關於「新穎 性」(Novelty)之認定標準相同，中國專利審查指南第二部分第三章有關新穎性 之部分，在 3.2 之審查基準中提到，判斷發明或者實用新型有無新穎性，應當 以專利法第 22 條第 2 項為基準10。依新修正之中國專利法第 22 條第 2 項11之 規定，新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或 個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過 申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中。因此， 不具備新穎性之技術即為現有技術。專利申請日是認定現有技術之時間界限， 在專利申請日後出現之技術，即使在專利公開前已公開，仍不能將其視為現有 技術。亦即，在專利申請日前已存在，但尚未公開之技術不得作為現有技術。 學術上對「現有技術」有眾多表述方式，如：「自由公知技術」、「已有公 知技術」、「公知技術」等，惟不同的用語隱含著些許不同之差異，如：「自由 公知技術」所強調者為該技術於專利申請日或優先權日前已為公眾所知、為公 眾所用，為可自由使用之公知技術；然而，若該技術僅係於專利申請日前為他 人所有，或他人有與該專利實質上相同之另一項在先專利申請，此時只能將其 視為一公知技術，並非可「自由使用」之公知技術。簡言之，前者只關注該技 術是否為「公知」，後者不但注意該技術是否為公知，還關注該技術是否為「自 9
United States v. Pfizer, Inc., 498 F. Supp.28, 31-32, 210 U.S.P.Q. 673, 676 (E.D. Pa. 1980)
10 參見：審查指南第二部分第三章 3.1 與 3.2，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 148，知識產權出版社，2006 年 6 月。 11 按中國立法法第 54 條第 1 款規定，法律根據內容需要，可以分編、章、節、條、款、項、目。惟本文 考量應以台灣法律規定之「編、章、節、條、款、項、目」為準，合先敘明。
由」。一般而言，在中國許多學者均使用「公知技術」一詞，惟於 2008 年 12 月 27 日修正後之專利法第 22 條與第 62 條之用語均為「現有技術」，故本文從 之。 第二項 法律依據 在專利法第三次修正前，「現有技術」於中國專利相關法規中，明文出現 在專利法實施細則第 30 條規定12中，而其他與現有技術相關之法理，亦散見 各法規，且在實務上也有相當之操作，茲分述如下： 一. 專利法之規定 按目前現行專利法第 22 條第 2 項規定：「新穎性，是指在申請日以前沒有 同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用或者 以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利 行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中」；同條第 3 款規定：「創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實 質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步」。上開條文中之已 有技術即為本文所稱之現有技術，該條文亦揭示：為公眾所知悉之現有技術， 不具備新穎性與創造性，故不符合專利之授予要件。 惟上述之條文已於2008年12月27日正式修正，將條文變更為：新穎性，是 指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發 明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申 請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利檔中（第22條第2項）；創造性， 是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新 型具有實質性特點和進步（第22條第3項）。 12 專利法實施細則第 30 條規定：「專利法第二十二條第三款所稱已有的技術，是指申請日(有優先權的， 指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有 技術。」
且修正後之專利法更增定第 22 條第 5 項，現有技術是指申請日以前在國 內外為公眾所知悉之技術。經由本次之修正，現有技術於專利法中已有明文之 規定，更顯示出其於專利法中之重要性。 二. 專利法實施細則 專利法實施細則第 30 條規定：「專利法第二十二條第三款13所稱已有的技 術，是指申請日（有優先權的，指優先權日）前在國內外出版物上公開發表、 在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術，即現有技術。」此即上述 對現有技術之明文規定及定義。 專利法實施細則第 30 條之規定，是關於前揭專利法第 22 條第 3 項所稱之 已有技術之具體規定。即現有技術需符合在申請日前，能夠為公眾所知悉，且 包含有能夠使公眾從中得知實質性之技術知識內容。應注意的是，處於保密狀 態之技術內容因公眾無法得知，故不屬於現有技術，而所謂保密狀態是指：受 保密約束之情形，以及社會觀念或商業習慣上被認為應當承擔保密義務之情 形，亦均屬之。惟若負有保密義務之人，違反協議而洩露秘密，因而導致技術 內容公開，進而使公眾得以獲知該技術，則該技術即成為現有技術。 根據專利法實施細則第 30 條之規定，現有技術與時間、空間、及公開方 式有關，詳述如下： (一) 時間界限 現有技術之時間界限是申請日，若有優先權者，即為優先權日，詳言 之，申請日前公開之技術內容均為現有技術，惟如為申請日當天公開者，則不 屬之。 (二) 空間界限 現有技術之空間界限需視具體之公開方式而定。簡單的說，對出版物 公開，採絕對新穎性(Absolute Novelty)之標準，使用公開或以其他種方式之公 開，則採相對新穎性(Relative Novelty)之標準。此部分於本文探討新穎性之章 13 此處保留原條文對款項之規定。且此處所指之第 22 條第 3 項，為修正前之規定。
節，將有詳細之敘述，在此即不多贅述。 (三) 公開方式 1. 出版物公開 專利法上之出版物是指：記載技術或設計內容且獨立存在之有形傳播載 體，並且應當表明其發表者或出版者，以及公開發表或出版之時間。符合專利 法上出版物者，可以是各種印刷、打字之文件，如：專利文獻、科技雜誌、科 技書籍、學術論文、技術手冊、正式公布的會議紀錄或報告、報紙、樣本、產 品目錄等，另外，採用其他方法製成之有形載體，如：唱片、影片、照相底片 等，亦屬之。 再者，出版物不受地理位置、語言或獲得方式之限制，亦不受年代之限制。 至於其出版發行量、是否有人閱讀過、申請人是否知悉均不論。最後，出版物 之印刷日為公開日，印刷日只寫明年月或僅年份者，以該月之最後一日或該年 之最後一日為公開日。國務院專利行政部門之審查人員對出版物公開日有疑問 者，可要求該出版物之提交人提出證明。 2. 使用公開 使用公開是指，以使用之方式使一項或多項技術處於公知所知悉之狀態， 使用公開之方式包括：製造、使用、銷售及進口，且包括通過模型演示使公眾 得知悉其技術內容之情況。使用公開係以公眾知悉該產品或方法之日為公開 日。 3. 以其他方式公開 為公眾所知悉之其他方式公開，主要是指口頭公開，包括：口頭交談、報 告、研討會發言、廣播或電視等方式。其中，口頭交談、報導、及研討會發言 是以發生之日為公開日；而廣播或電視公開，是以播放日為公開日。另外還包 括公眾可閱覽之其他資料，如：圖片、圖型、樣本、模型等，則是以其公開展
出之日為公開日14。 三. 關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干意見 最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》15第 9 條第 1 項第 2 款規定：「被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的， 人民法院可以不中止審理」。此為最高人民法院第一次以司法解釋之名義，提 出現有技術之概念，且明確將其定位為被控侵權人於專利侵權訴訟中得主張之 抗辯16。 而司法實務上，北京市高級人民法院於《專利侵權判定若干問題的意見（試 行）》17中，亦明確將現有技術抗辯列為專利侵權抗辯之原則之一，且該意見 中對現有技術亦有明確之規定，如：第 9 條規定：「解釋專利權利要求應當遵 循公平原則，既要充分考慮專利權人對現有技術所做的貢獻，合理確定專利保 護範圍，保護專利權人的權益，又不得侵害公眾利益。因此，不應將現有技術” 解釋”為專利權的保護範圍，也不應將專利技術”解釋”為現有技術。」第 42 條 第 1 項規定：在專利侵權判定中，若被控侵權的技術方案屬於申請日前的公知 技術，不應適用等同原則認定被控侵權物(產品或方法)落入專利權保護範圍。 第 60 條規定：「外觀設計專利權的保護範圍不得延及該外觀設計專利申請日或 者優先權日之前已有的公知設計內容。」而在現有技術抗辯之規定部分，如： 第 100 條規定：「已有技術抗辯，是指在專利侵權訴訟中，被控侵權物（產品 或方法）與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下，如果被告答辯 並提供相應證據，證明被控侵權物（產品或方法）與一項已有技術等同，則被 告的行為不構成侵犯原告的專利權。」第 101 條規定：「用已有技術進行侵權 14 史敏、張建華主編，「中華人民共和國專利法實施細則釋義」，頁 90-93，法律出版社，2002 年 4 月 1 刷。 15 2001 年 6 月 19 日最高人民法院審判委員會第 1180 次會議通過，2001 年 6 月 22 日最高人民法院公告 公布，自 2001 年 7 月 1 日起施行。 16 譚筱清，已有公知技術抗辯在法院審理專利侵權案件中的理解與適用，知識產權研究第 13 卷，中國方 正出版社，頁 219，2002 年 12 月。 17 北京市高級人民法院於 2001 年 9 月 29 日向北京市第一、第二中級人民法院下發，要求予以執行。
抗辯時，該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或 者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方 案。」第 102 條規定：「已有技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同 專利侵權的情況。」 第三項 現有技術之特徵 現有技術之特徵包括： 第一、該技術於專利申請日之前已為公眾所知悉，並為公眾得使用之技術； 第二、該技術與被控侵權技術完全相同或等同。 在判斷是否為現有技術時，常出現下列情況： 第一、其他專利技術之申請日與公開日均在專利權人之專利技術之前，此 時不管其他專利是否已過期，均將其認定為現有技術； 第二、其他專利技術之申請日在專利權人之專利技術之申請日之後，此 時，其他專利技術不管是否公開在前，均不構成現有技術； 第三、其他專利技術之申請日在專利權人之專利技術之申請日之前，但公 開日在專利權人之專利技術之申請日之後，此時其他專利技術是否可認定為現 有技術，即有爭論。有學者認為，只要其他專利技術之申請日是在專利權人之 專利技術申請日前，即可將其認定為現有技術，不宜再強調公開日與申請日之 比較18；但實務上有認為，其他專利雖是專利權人之專利技術申請日前即已申 請，但因該技術尚未被公開，故不符現有技術之條件，因此並非現有技術19。 由此觀之，能否將申請日在先，但公開日在專利權人之專利技術申請日後者， 認定為現有技術，有待進一步明確。 值得一提的是，台灣專利法中並無現有技術之明文規定，但依台灣專利法 第 22 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之發明，若申請前已見於刊物或已 18 顧韜，對在先專利抗辯的理解，人民司法，頁 82-84，最高人民法院，2005 年第 12 期。 19 參照：北京市高級人民法院(2004)高民終字第 61 號。
公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得依本法取得專利權。由此可知， 台灣專利法對現有技術雖無明文規定，但仍肯認其得作為新穎性之阻卻事由。 第四項 現有技術之判定 對現有技術之判定，涉及對專利權人之保護及公共利益之維護此二法益之 權衡，如何在維護專利權人權利之情況下，兼顧對公共利益之保護？一般而 言，法官在對現有技術作出認定時，須遵循民事法律制度中的利益均衡原則與 公平原則20，詳言之： 利益均衡原則，指法院應合理的分配社會資源，以符合公平正義。利益均 衡原則在專利侵權糾紛之運用是指，法院須顧及專利權人之獨占利益，包括因 該專利可獲得之經濟利益；另一方面要確保專利權人享有該獨占之權利是否恰 當，如該技術是否確實具有新穎性、創造性(Non-obviousness)與實用性(Utility) 等。 公平原則是指，法院須將現有技術排除在專利權之保護範圍之外，以避免 造成專利權人的權利範圍過大，對公眾造成不利之影響，以體現公平原則。 而在司法實務上，專利權人之專利、被控侵權技術以及現有技術，三者完 全相同之案例並非完全沒有，但較不常見，多以被控侵權技術與現有技術等同 之情況較為常見，對此一問題將於第三章作詳細之論述。 第二節 現有技術公開之時間 第一項 先發明制與先申請制 在科技突飛猛進的今日，多數的發明創造都是在原有的技術基礎上作改 進，當兩個或兩個以上的單位或者個人，就同一發明創造分別提出專利申請 時，如何將該等技術區分新舊，即是一時間上之相對概念。 20 譚筱清，同註 16，頁 221。
專利法之基本原則，即是賦予發明人對其發明創造享有獨占權，因此一項 發明創造只應授予一個專利權，此即所謂「一發明，一專利原則」，又稱為「重 複授予專利禁止原則」，適用於兩件或兩件以上之專利申請，其中存在保護範 圍相同之權利要求之情形。當同一內容的發明創造分別由若干個單位或者個人 申請專利時，只能對其中一個單位或者個人授予專利權，專利權究竟授予誰？ 各國專利法對此一直存在著兩種原則，即所謂先發明制(First to Invent)與先申 請制(First to File)。 先發明制是指，兩個以上的申請人分別就同樣的發明申請專利時，不論誰 先提出專利申請，專利權均授予最先完成發明的申請人，其合理性在於授予專 利權是要鼓勵該技術的第一位真正發明者；先申請制是指，兩個以上的申請人 分別就同樣的發明申請專利時，不管是誰最先完成的發明，專利權授予最先提 出專利申請的申請人。 從本質上視之，以發明創造之完成時間作為是否授予專利權之區別標準， 即採所謂先發明制，較為合理，然而於實務操作上，因該發明創造之完成時間 確定不易，容易產生爭議，且可能導致發明人將其發明創造予以保密，此即有 違專利法鼓勵發明創造、促進產業發展之立法意旨。就實務操作面而言，以發 明人向專利局提出申請之日，作為是否授予專利權之標準，較為客觀且透明。 先申請制具有公開、單一之性質，因此目前大多數之國家均採先申請制21，此 部分於本節第二項中將詳述之。 至於所謂一案兩請之問題，所謂一案兩請是指，專利權人對同一技術以相 同之申請專利範圍，分別提出發明與實用新型(台灣為新型)申請之謂也。 中國現行專利法對於同一人就同一技術是否可提出發明與實用新型之申 請並無規定，惟中國專利法實施細則第 13 條規定：同樣的發明創造只能被授 予一項專利，故同一人不得就同一技術申請發明及實用新型之專利。因此，在 21 張清奎主編，國家知識產權局組織編寫，「專利審查概說」，頁 255，知識產權出版社，2002 年 10 月第 1 版。
審查過程中，對於同一申請人就同樣的發明創造提出兩件專利申請，並且這兩 件專利申請符合授予專利權之其他條件者，應當就這兩件申請分別通知申請人 進行選擇或者修改。申請人期滿不答覆的，相應的申請被視為撤回。經申請人 陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法實施細則第 13 條第 1 項之規定的， 對於申請日不同者，應當駁回後一件專利申請，並對前一件申請授予專利權； 對於申請日相同者，兩件申請均予以駁回22。 惟於 2008 年 12 月 27 日專利法第三次修正後，依修正後之第 9 條第 1 項 規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的 發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未 終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。根據本 條之規定可知，修正後之中國專利法已某種程度上允許一案兩請之情形。 而依台灣專利法第 31 條第 4 項之規定，「同一發明或創作分別申請發明專 利及新型專利者，準用前三項之規定23。」故依台灣目前現行之專利法，對於 同一技術亦不允許一案兩請。詳言之，台灣專利法第 31 條之規定，同一發明 或創作於同日分別申請發明專利及新型專利者，屬同一申請者，應限期擇一申 請，分屬不同申請人者，應通知協議，未依限擇一或協議不成者，均不予發明 及新型專利。 為了因應此一規定，實務運作上，專利代理人及業界常使用一 些技巧，以差一天的方式，分別向智慧局提出新型專利及發明專利申請，以避 免面臨擇一申請的困擾24。 可見一案兩請之情形在我國確實是存在的。為此， 智慧財產局因應國內智財發展需求，擬開放一案兩請之限制，並對專利法作出 若干修正25，包括： 22 參見：審查指南第二部分第三章 6.2.1.1，中華人民共和國國家知識產權局，「審查指南 2006」，頁 159-160，知識產權出版社，2006 年 6 月。 23 台灣專利法第 31 條第 1 項至第 3 項之規定，即為先申請者優先原則。 24 李娟萍，新型、發明專利擬開放一案兩請，經濟日報，2006 年 7 月 19 日。 http://www.bosses.com.tw/T2/95071901.htm。最近瀏覽日期：2009 年 3 月 31 日。 25 參見：2008 年 8 月 26 日專利法有關實務作業及新型制度部分修正草案，經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&l ang=zh-tw，最近瀏覽日期：2009 年 3 月 31 日。
第一、增訂專利法第 31 條之 1，條文內容為： 第 31 條之 1 第 1 項：同一人就同一發明或創作，於同日分別申請發明專 利及新型專利，並於申請時聲明其事實者，其發明專利核准審定前已取得新型 專利權時，專利專責機關應通知申請人限期申復，屆期未申復或申復不拋棄新 型專利權者，不予專利。第 31 條之 1 第 2 項：依前項規定申復選擇發明專利 者，新型專利權自發明專利公告之日起消滅。第 31 條之 1 第 3 項：發明專利 審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。 第二、不重複授予專利權之原則不變 由於現行專利法第 31 條仍予保留，該法條係用以明確規定同一人及不同 人之先申請原則，並規定發明及新型之禁止重複授與專利原則。因此在不重複 授與專利權之原則下，設計出：權利採接續方式，且同一時間只有一項專利權 存在，並使其權利早點開始受到保護及未延長專利權期間之綜合考量下，增訂 專利法第 31 條之 126。 第三、一案兩請需於申請時聲明 專利法第 31 條之 1 規定之一案兩請，即同一技術申請發及新型，必需於 申請時聲明其事實，若未於申請時提出聲明，則仍應依專利法第 31 條之規定， 即同一技術之發明與新型申請案需進行選擇，仍受到不許一案兩請之現行專利 法限制27。 第四、權利接續的享有 發明人若依專利法第 31 條之 1 規定於申請時進行聲明，則不僅可為合法 之一案兩請，且可享有該一案兩請後之「權利接續」優待，即可先應用取得較 快之新型專利，而等發明專利將核准時，申復選擇發明專利，進而接續取得權 利較穩定、權利較長之發明專利，而發明人若申復選擇發明，則原有之新型專 26 參見：http://www.wpto.com.tw/news/news_1.php，最近瀏覽日期：2009 年 4 月 13 日。 27 同前註。
利權自發明專利公告之日起消滅，使得專利權得以進行合法之接續及行使28。 第五、修正專利法第 31 條第 4 項 同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 31 條之 1 規定 外(修訂部分)，準用前三項規定。 第六、特別注意事項 利用新增訂之專利法第 31 條之 1 規定，除了需申請時聲明其事實以得到 合法之一案兩請外，更需注意其同條第 3 項之規定：「發明專利審定前，新型 專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」即在先取得專利權之新型專利 若當然消滅，則該新型專利技術已成現有技術，站在保護善意第三人，即社會 大眾的法律平衡原則下，如後繼准予發明專利之接續將會使第三人蒙受不利 益。因此在發明專利審定前，新型專利若已當然消滅，則不符合專利法第 31 條之 1 設計之本旨，即其權利已處於無法接續之情形，因此將不予後續之發明 專利權29。 第二項 各國之態度 第一款 美國 第一目 先發明原則 美國基本上採取先發明原則，該原則體現在美國專利法中關於新穎性的第 102 條(a)和(e)中。這兩個條款的大意是，申請人作出發明之前，若該技術已在 美國為公知公用或出現在全球範圍內的印刷出版物上，將會使該專利申請喪失 新穎性。其實，在美國專利法中這種先發明原則並不是無條件的。為了解決先 發明原則帶來的舉證難的問題，美國專利法第 102 條(b)和(d)款中還規定了在 美國提出專利申請一年前作為判斷新穎性的時間界限30。 28 同註 26。 29 同註 26。 30
U.S. Patent Law §102 A person shall be entitled to a patent unless—
(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or
上述條款(a)、(b)、(d)、(e)以及其他條款(c)、(f)、(g)並列作為不能授予專 利之條件。亦即，只要這些條件其中一者存在，就不能授予專利權。故只有當 發明完成後一年之內提出專利申請，先發明原則才有實際意義。顯然，(b)和(d) 款有一個明確的時間界限，而(a)和(e)款沒有明確的時間界限。所以，對於審 查員來說，按照(b)、(d)兩款判斷新穎性和創造性比按照(a)、(e)款舉證起來容 易得多。 第二目 先發明原則到先申請原則之轉變 惟美國之先發明原則有以下問題：第一、於申請程序中，決定提出申請的 多個發明，其先後關係之抵觸審查是必要的，產生申請階段長期之紛爭；第二、 為了證明該發明之完成時間，必須對該發明之經過作逐一紀錄，產生相當之不 便；第三、申請及專利權成立之時間較長，可能造成對同一發明之重複投資， 將對國家整體資源之運用造成不利；第四、專利權效力不安定31。因此，美國 亦有轉而採取先申請原則之傾向出現。 (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or (c) he has abandoned the invention, or
(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or
(e) the invention was described in
(1) an application for patent, published under section 122 (b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or
(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351 (a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or
(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or (g)
(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or
(2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.
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2007 年堪稱是美國專利制度50年來最重大變革的一年。美國眾議院通過 的《美國專利改革法案》(Patent Reform Act of 2007)，以「先申請制」取代原
先之「先發明制」，設再審程序，第三人可向美國專利商標局(United States Patent
and Trademark Office, 簡稱USPTO)請求專利無效，並修改損害賠償金的計算依
據，由以往侵權商品數量計算賠償金額，改以實際專利技術價值來判斷32。而 USPTO為了去化高達70萬件待審理的專利申請積案，修法提高業者申請門檻 及難度，同時，專利核准率，也逐年降低。由此觀之，先申請原則已是世界公 認較妥適之一認定方式。 第二款 中國 中國與世界多數國家相同，採取先申請原則。依現行專利法第 9 條規定： 「兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請 的人。」此即先申請原則之明文規定。本條之規定於專利法 2008 年 12 月 27 日第三次修正後，條文變更為第 9 條第 2 項，併予敘明。 作為先申請原則的補充，專利法實施細則第 13 條規定，如果兩個以上的 申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到國務院專利行 政部門的通知後自行協商確定申請人。 第三款 台灣 依台灣專利法第 31 條第 1 項之規定：「同一發明有二以上之專利申請案 時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先 申請者之申請日者，不在此限。」此為先申請制之明文規定。而台灣目前之專 利法修正草案中對於本條項並未作變更，故同樣維持先申請原則。且第 31 條 第 2 項亦提及，當申請日為同日時，應通知申請人協議定之，協議不成時，均 32
UNITED STATES CONGRESS, SENATE, COMMITTEE ON THE JUDICIARY, THE PATENT REFORM ACT OF 2007: REPORT TOGETHER WITH ADDITIONAL AND MINORITY VIEWS, TO ACCOMPANY S. 1145, 110-259( January 24, 2008)
不予發明專利，而其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未 擇一申請者，均不予發明專利。同條第 3 項亦指出，各申請人為協議時，專利 專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議 不成。 第三節 新穎性 第一項 新穎性之意義與依據 關於一技術或發明創造，應於何時、以何種方式、及在何種範圍內公開， 才符合「使公眾所知」，此即涉及新穎性之問題。新穎性的審查有利於準確劃 分現有技術與專利技術之界限，防止專利權涵蓋不當之範圍，故新穎性之判斷 標準是專利法在鼓勵創新，並保持社會公共利益上的一個重要平衡點33。惟對 於新穎性之標準，因各國之經濟發展狀況、歷史文化背景、及其他種種因素， 以致規定多有所不同。本文擬就美國、中國及台灣之規定作探討，茲分述如下。 第一款 美國 在美國，新穎性之要求是體現在可獲得專利之發明本身之定義上34。美國 專利法第 101 條35規定，任何對於新穎和實用之方法、機器、制品、合成物或 對其改進之發明或發現，均對其授予專利。而就目前世界各國之立法觀之，許 多國家都是由反面之方式，對新穎性予以規範，美國亦然。 美國專利法第 102 條36即對新穎性作了具體規定，依該條之規定，有下列 情況之一者，無權獲得專利，即符合下列情況之一者，即喪失新穎性： 33 劉華、越靜、萬小麗，現有技術的界定，專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告上冊，頁 187，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2006 年 4 月。 34 張曉都著，「專利實質條件」，頁 66，法律出版社，2002 年 8 月第 2 刷。 35
U.S. Patent Law §101 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.
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第一、若申請人之一項發明，在其發明日前，於國內已為公眾所知或為公 眾所用，或在國內或國外已獲有專利或已在印刷出版物上刊登； 第二、於美國申請專利前一年以上，該發明已於國內或國外獲得專利，或 已在印刷出版物上刊載，或已在國內公開使用或銷售； 第三、發明人已放棄其發明； 第四、申請人、或其代理人、或受讓人已先在外國就該發明獲得專利、或 使他們獲得專利、或取得發明人證書，或其在外國提出專利申請或申請發明人 證書之日期，比在美國提出申請之日期早 12 個月以上； 第五、該發明已記載於--(1)一依據第 122 條(b)項所公告之專利申請案中， 該專利申請案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請者，或(2)一獲准授 予專利權之專利案中，該專利案係為在該發明之前由他人在美國境內所申請 者，不得准予專利。但依§351(a)所規定之條約所提出之國際申請案，若其有 指定美國為申請國，並依該條約第 21 條第(2)項以英文所公開者，視同為本項 所定之在美國境內所提岀之申請案； 第六、申請人所申請之主題並非其本人之發明； 第七、(1)在依據 135 條或 291 條所規範之衝突程序中，其一造發明人在 104 條所許可之範圍內，可證明在另一造發明人之發明前，該發明即已為其他 發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者；或(2)在該發明人發明之前，該 發明已在美國境內為其他發明人所做成，且未被放棄、限制或隱匿者，均不得 准予專利。在依本項決定發明之優先權時，除應考慮該發明各別的概念及付諸 實施日期外，尚須考慮在他人概念產生之前，即已首先完成構想，並持續將其 付諸實施之合理努力。 綜上所述，若有符合上述情形之一者，即喪失新穎性，而無法獲得專利， 此即以反面之方式對新穎性予以規範。
第二款 中國 按中國現行專利法第 22 條第 2 項將新穎性定義為：「在申請日以前沒有同 樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者 以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利 行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。」 由此觀之，中國專利法對新穎性係採絕對新穎性與相對新穎性混合原則， 即對於出版物公開採絕對新穎性之標準，而對於使用公開以及其他方式公開， 則是採相對新穎性標準，關於絕對新穎性及相對新穎性，將於本章節第二項中 詳述之。 值得一提的是，新修正之中國專利法，已將新穎性之標準明文改為絕對新 穎性，第22條第2項修正為：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技 術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務 院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公 告的專利檔中，此即為中國專利法對絕對新穎性之明文規定。而中國專利法改 採絕對新穎性之原因包括：第一、 隨著科技的發展，特別是網路技術之發達， 所謂出版物公開與非出版物公開，兩者間之界限日趨模糊；第二、允許在外國 公開使用之技術在中國申請專利，實與專利法鼓勵發明、創造之意旨相違背； 第三、在國外可自由使用之技術，在中國若仍受到專利之保護，將損及中國公 眾之利益37。 第三款 台灣 台灣專利法第 22 條第 1 項38、第 94 條第 1 項39以及第 110 條第 1 項40分別 37 田力普，同註 8，頁 37。 38 台灣專利法第 22 條第 1 項：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明 專利：一.申請前已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」 39 台灣專利法第 94 條第 1 項：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型 專利：一.申請前已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」 40 台灣專利法第 110 條第 1 項：「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新
對發明、新型及新式樣規定：申請前已見於刊物或已公開使用者，喪失其新穎 性。由上開條文可知，台灣之專利法中對於新穎性並未列舉積極要件，而是以 消極表列之方式為認定，包括：申請前未見於刊物、未已公開使用、未為公眾 知悉，始可謂之新穎。 詳言之，刊物(printed publication)，指以傳播文化和知識為目的各種產品 包括印刷品、電子產品的總稱，且為不特定大眾可使用查閱者。又刊物應作廣 義之解釋，非僅指印刷術之產物，尚應包括其他因科技之發達所提供之各種產 品，包括：顯微膠卷、錄音帶、錄影帶及網路上得查閱之資料等。公開使用(public use)是針對秘密使用(secret use)而言，亦即不特定大眾均得以使用。此處之使 用包括：生產、製造、販賣相關產品、販賣相關製造方法或直接使用該方法41。 第二項 新穎性之判斷基準 第一款 新穎性之時間標準 大部分的國家都以專利申請日或優先權日作為確定新穎性之時間標準，亦 即，一發明或實用新型若於申請日前，或優先權日前未有其他與其相同之技 術，該發明即具備新穎性42。 而少數國家，如美國，則是以發明日為確定新穎性之時間標準，惟此原則 僅適用於美國人，如為外國人在美國申請專利，仍應以申請日為確定新穎性之 時間標準43。 第二款 新穎性之空間標準 第一目 絕對新穎性 絕對新穎性是指，該申請專利之發明，需是在申請日或優先權日之前，不 式樣專利：一.申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二.申請前已為公眾所知悉者。」 41 曾陳明汝，「兩案暨美國專利法」，頁 45，學林文化事業有限公司，2004 年 2 月。 42 江鎮華主編，「實用專利教程」，頁 28，知識產權出版社，2006 年。 43 同前註。
論在國內或國外均未為公眾所知、亦未為公眾所用，包括：未曾在出版物上刊 登、未公開使用、也未以其他方式為公眾所知悉。目前採絕對新穎性之國家包 括：英國、法國、德國及日本44。中國於專利法第三次修正後，對此同樣也採 取絕對新穎性之標準45。 第二目 相對新穎性 相對新穎性是指，該申請專利之發明，只要在申請日前或優先權日前，在 本國內未曾被公眾所知、也未為公眾所用即可，不問在國外是否為公眾所知或 所用。 第三目 混合新穎性 混合新穎性，顧名思義即為絕對新穎性與相對新穎性之混合，是指該申請 專利之發明，在申請日前或優先權日前，於國外未被公眾所知、於國內未被公 眾所用，即認為其具備新穎性，也就是對於出版物公開，採絕對新穎性之標準； 而對於公開使用或以其他方式之公開則採相對新穎性之標準。採混合新穎性之 國家包括：美國以及專利法第三次修正前之中國46。 第三項 新穎性之判斷方法 第一、一對一之對比方式：即應將專利申請之每一項權利要求與現有技術 作比較。 第二、若每一項權利要求與現有技術相較之後，發現在：技術領域、欲解 決之問題、技術方案以及預期效果四者均相同，該發明即不具備新穎性，此時 該發明與現有技術具有同一性47。 44 參見：日本特許法第 29 條。 45 劉華、越靜、萬小麗，同註 33，頁 191-192。 46 劉華、越靜、萬小麗，同註 33，頁 192。 47 黃文儀，「專利實務」，頁 308，三民書局，2004 年 8 月第 4 版第 1 冊。
