各國對現有技術抗辯之態度

美國法中並無現有技術抗辯一詞，現有技術是美國法院在權利要求解釋和 適用等同原則進行考慮之因素，美國之「假設權利要求規則」(hypothetical patent claim)就是將現有技術排除在等同範圍之外的規則。如果被控侵權技術與現有 技術相同，或被控侵權技術與現有技術相比並無具有創造性之進步，則法院認 為被控侵權技術不屬於專利技術等同之範圍¹⁰²。

美國並無單獨之專利無效宣告程序，而是由聯邦法院在審理專利侵權訴訟

100 根據國家知識產權局之統計數據指出，自 1985 年至 2008 年為止，中國之專利有 66%都屬於實用新型 與外觀設計。

101 楊志敏，職權分開原則與專利侵權訴訟—關於中止程序與法院能否審理無效事由的再思考，專利法研 究 2004，頁 413，知識產權出版社，2004 年。

102 閏文軍，「專利權之保護範圍--權利要求解釋和等同原則適用」，頁 489，法律出版社，2007 年 4 月第 1 版。

中同時就專利之有效性作出判斷¹⁰³，因此，美國法院在審理專利侵權訴訟中，

一般會先對專利之有效性作出判斷，只有在確定專利有效或部分有效之情況 下，始能進一步對專利侵權與否為認定。故就美國之制度而言，專利有效性與 否以及專利侵權之判斷可於同一程序中得到解決，在多數情況下能綜合考量作 出合理之判斷，且較符合訴訟經濟。故美國雖也存在現有技術抗辯之討論，但 與採行職權分離之國家相較，重要程度是遠遠不及的。但此制度之缺點在於法 官之負擔較沉重，法官不僅要熟悉專利侵權判斷之原則，同時也要熟悉專利審 查之各原則，並且應使各法院之立場一致。美國因其授予專利權之機關僅有專 利局，但有權取消專利權之機關卻有 100 多個，故美國設有專門的專利上訴法 院，以確保對專利有效性之判斷具有統一性¹⁰⁴。

第二項 台灣

專利權之授予，係一授益之行政處分，對於專利之有效性判斷，應由行政 機關加以認定，且法院對於該行政機關之認定應予尊重。當行政機關授予該發 明創造專利權後，除非經第三人以舉發之方式撤銷該專利，或專利權人自行放 棄該專利，否則該專利權都應被認為有效。故在專利侵權訴訟中之被控侵權 人，如認為原專利權不具備專利要件或為現有技術所涵蓋，應依行政程序主張 撤銷該專利權。

按台灣專利法第 22 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之發明，申請前 已見於刊物或已公開使用者，或申請前已為公眾所知悉者，不得取得專利權。

且同條第 4 項亦規定，發明雖無第 1 項所列情事，但為其所屬技術領域中具有 通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。且在 新型之情況亦同（專利法第 94 條第 1 項及第 4 項參照）。另外，在新式樣之部

103 但被控侵權人亦得以反訴之方式，向法院提起確認之訴(declaratory judgment)，請求法院確認專利權人 之專利無效、不可執行或確認其不侵權。韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究—論 1993 年 最高法院Cardinal案的判決，智慧財產權月刊，頁 33-40，經濟部智慧財產局，2006 年 5 月第 89 期。

104 轉引自：郭建釗，同註 99，頁 37。

分，依專利法第 110 條第 1 項之規定，凡可供產業上利用之新式樣，申請前有 相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者，或申請前已為公眾所知悉 者，不得取得新式樣專利。

依上述之條文規定可知，若被控侵權人所使用之技術與專利技術相同，且 與現有技術相近，此時應認為該專利技術不具備專利要件，應以舉發之方式加 以解決，並非主張現有技術之抗辯。惟若系爭技術與專利技術近似，且亦與現 有技術近似，此時，該專利技術並不必然欠缺專利要件，故於此種情形應可適 用現有技術之抗辯¹⁰⁵。

台灣司法院公布之專利侵害鑑定要點¹⁰⁶中亦有提及現有技術之相關概 念，如：現有技術係涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能 為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、

電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使 用，不容許專利權人藉「均等論¹⁰⁷」擴張而涵括先前技術。因此，現有技術之 抗辯得為「均等論」之阻卻事由¹⁰⁸。故專利侵害鑑定要點所採取之立場與美國 較為接近，認為現有技術抗辯僅適用於均等侵害之情形，不適用於文義侵害之 情形。

第三項 德國

現有技術抗辯一詞起源於德國，因 1891 年時，德國專利法對於專利之無 效宣告請求權設了五年之除斥期間之規定，而該制度顯然將對社會大眾產生不 利益，因此在 1938 年Keller Fenster專利侵權糾紛案件中，德國最高法院即於 該判決中選擇對專利權之保護範圍加以限制，將現有技術排除在專利權之保護 範為之外，此為最早出現現有技術概念之法院判決¹⁰⁹。其後到了 1986 年，德

105 顏吉承、陳重任，「設計專利權侵害與應用」，頁 138，揚智文化事業股份有限公司，2008 年 9 月。

106 參見：專利侵害鑑定要點下篇，第二章第一節第二點。

107 即為本文所指之等同原則。

108 陳郁勝，「兩岸專利訴訟抗辯事由之比較研究」，東吳大學法律研究所碩士論文，頁 69，2007 年。

109 Volker Vossiu，「德國專利保護範圍的確定，國際專利侵權—專利侵權處理的比較法研究」，東京布井出

國聯邦最高法院在Formstein一案中，也首次提出了現有技術抗辯之概念¹¹⁰。 因此，在德國法中有現有技術抗辯之規定，但在相同侵權之情況下不適用 現有技術抗辯，故德國之現有技術抗辯僅適用於等同侵權之情況，在適用等同 原則時，德國法院認為現有技術抗辯是對適用等同原則之限制，若被控侵權技 術與現有技術相同或是從現有技術中可得知者，則不能認定被控侵權技術與該 專利為等同¹¹¹。

第四項 日本

日本最高法院於 2000 年之Kilby專利侵權糾紛案件中，基於禁止權利濫用 原則，作出允許被控侵權人以專利權人之專利明顯無效為抗辯之判決¹¹²。日本 法院在 2000 年之前所採行之制度為職權分離之模式，即在專利侵權訴訟中，

不對該專利之有效性進行判斷。但在 2004 年時，日本修訂後之專利法第 104 條第 3 項規定，侵犯專利權或專用實施權之訴訟中，該專利存在明顯的無效理 由時，專利權人或專用實施權人不得向對方當事人行使其權利。自本次修正之 後，日本法院即由所謂職權分離模式轉變為非職權分離之模式，法院逐漸對該 專利權是否存在無效理由進行審理¹¹³。