第二章 電腦軟體發明之概述
第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展
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步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；
步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術間的差異；
步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之 內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體36。
申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；
若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌37。
上述規定係參考美國聯邦最高法院於1966年之Graham v. John Deere Co.案 中所提出的測試法，即決定發明是否具非顯而易知性要件，必須在以下背景進行 判斷：(一)決定先前技術之範圍及內容；(二)確認先前技術與申請專利範圍之差 異；(三)確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(四) 參酌輔助性判斷因素(secondary consideration)，包括解決長久未能解決之技術難 題或具有商業上成功的事實等38。
綜上所述，電腦軟體發明若能符合上述規定，通常即可視為具有進步性。針 對電腦軟體發明，我國專利審查基準列舉出若干不具進步性之情形，例如利用通 常之系統分析及系統設計手法即能將先前技術中人類所進行之交易活動或商業 方法予以系統化之發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完 成；單純利用軟體實現既有硬體電路之功能，並未解決任何軟體化過程之問題的 發明，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成39。
第三節 電腦軟體與商業方法之專利實務發展
電腦軟體專利與商業方法專利在實務上通常會被同時提及。商業方法早在電 腦軟體問世之前就已存在，因此商業方法當然不限於以電腦軟體實施之。同樣
36 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 3 章，頁 2-3-16，2013 年。
37 同前註，頁 2-3-18。
38 Graham v. John Deere Co.of Kansas City, 383 U.S. 1 (1966).
39 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-11，2014 年。
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的，並非所有電腦軟體均係為達到商業功能而設計，故電腦軟體亦不限於僅應用 於商業方法。商業方法專利雖非等同於電腦軟體專利，然而多數的商業方法專利 係以電腦軟體的形式呈現或予以執行，因此，電腦軟體與商業方法間具有一定之 關聯性40。本節將進一步討論兩者間之關聯。
第一項 電腦軟體之專利實務現況與困境 第一款 電腦軟體專利之意涵
我國專利審查基準將電腦軟體專利歸類為「電腦軟體相關發明」，凡申請專 利之發明中電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明。電腦軟體相關發明之請求 項可區分為方法請求項及物之請求項，其中物之請求項包括以裝置、系統、電腦 可讀取記錄媒體、電腦程式產品或其他類似標的名稱為申請標的之請求項41。
歐洲專利實務將電腦軟體專利稱為電腦實施之發明（computer-implemented invention），其定義為：使用電腦、電腦網路或其他可程式化裝置，且其中一或 多個特徵係全部或部分地由電腦程式實現之發明42。
第二款 電腦軟體專利之類型
電腦軟體專利的類型主要有「方法(process)專利」、「裝置(apparatus)專利」
及「產品(manufacture)專利」三種43。
1.
方法(process)專利方法專利係包含軟體執行所需之所有步驟，這些步驟可能是由硬體或人
40 胡心蘭、蔡岳勳，促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性
爭議—以 In re BILSKI 案為例，政大智慧財產評論，7 卷 2 期，頁 129-130，2009 年 10 月。
41 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-1，2014 年。
42 “A computer-implemented invention is one which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realised wholly or partly by means of a computer program”, http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html (last visited: 2014/12/30).
43 Burt Magen, Article of Manufacture Claims for Computer Related Inventions, 8 (2010), http://patentlawcenter.pli.edu/wp-content/uploads/2010/08/burt-magen_computer-advanced-claim-draft ing.pdf (last visited: 2015/01/01).
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類執行44。電腦軟體相關發明的方法請求項，應按照方法的流程記載電腦軟 體所執行的步驟或程序45。
2.
裝置(apparatus)專利裝置專利通常係將軟體視為結構性元件(structural elements)或是藉由
「手段功能用語(means-plus-function)」將欲保護的軟體功能加諸於特定裝置 上。亦即在裝置專利之申請專利範圍中加諸軟體結構性限制，或軟體功能性 限制。
將軟體視為結構性元件的裝置專利，係將整個裝置或系統切割成多個元 件，其中一個或多個元件係由軟體執行。電腦軟體相關發明之裝置或系統請 求項中應敘明硬體各構件之間的連結關係，及軟體的各項功能是由硬體的那 些構件所完成，據以界定解決問題之技術手段46。
若是藉由手段功能用語描述軟體的裝置專利，則請求項中之記載必須符 合下列三項條件者：(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或
「步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵。(2)「手段（或裝置）
用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。(3)「手段（或 裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功 能之完整結構、材料或動作。解釋以手段功能用語表示之請求項時，應包含 說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等 範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範 圍為限4748。準此，若採用手段功能用語撰寫請求項，則不需描述該裝置之
44 Id.
45 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-6，2014 年。
46 同註 39。
47 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 1 章，頁 2-1-35，2013 年。
48 35 U.S.C. §112 (f): An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
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構成要件或執行步驟。
3.
產品(manufacture)專利產品專利為「藉由人力或機械將原物料製造成具有新的形態、品質、特 性的可用物體(the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties, or combinations, whether by hand labor or by machinery)49」。方法專利及裝置專利僅能在使用 者直接侵害該專利所保護的步驟或裝置時，專利權人始能主張專利侵權；但 電腦軟體本身可以從方法或裝置中抽離並獨自進行散佈，譬如透過光碟片或 網際網路。因此，會直接侵害方法專利或裝置專利的人通常是實際將軟體安 裝在電腦中並加以使用的消費者，而非製造商。透過產品專利，只要侵權者，
例如製造商，直接進行該軟體產品的製造或散佈行為，權利人都可向侵權者 主張專利侵權。故產品專利可以提供更完整的專利權保護。
最常見的產品專利為「電腦可讀取記錄媒體專利」及「電腦程式產品專 利」。電腦可讀取記錄媒體之發明，係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、
軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體。電腦可讀取記錄媒體本身不能直接 解決問題，其實質在於所記錄之資訊，或是依據資訊之處理，而非資訊之記 錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。電腦可讀取記錄媒體之發明為內儲演 算法之記錄媒體，通常以步驟順序界定，例如一種內儲程式之電腦可讀取記 錄媒體，在電腦執行該程式時進行步驟A、步驟B、步驟C……。惟因應電腦 軟體模組化、函式化及平行處理的概念，亦可以模組、函式、手段、資料結 構等形式界定。例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，該程式包含模組 A、模組B、模組C……；一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體，由電腦執行 該程式後實現一演算法，該演算法包含函式A、函式B、函式C……；一種電 腦可讀取記錄媒體，記錄一資料，該資料包含資料結構A、資料結構B、資
49 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).
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料結構C……；一種電腦可讀取記錄媒體，包含一電腦程式，令電腦在執行 該電腦程式後可具有手段A、手段B、手段C……50。美國法方面，則是在In re Beauregard一案中肯認此種類型專利之可專利性51。
至於電腦程式產品專利，係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之 物。電腦軟體除可儲存於記錄媒體外，亦可在網路上直接傳輸提供，而無須 藉由儲存於記錄媒體上提供，故電腦軟體相關發明可包括以電腦程式產品為 標的之物之請求項52。例如一種電腦程式產品，經由電腦載入該電腦程式產 品以執行：程式指令A、程式指令B、程式指令C……。
第三款 電腦軟體專利於專利法之爭議
1.
賦予電腦軟體專利獨占權之必要性軟體產業是一項低研究成本、高開發成本及低製造成本的行業，因此撰 寫開發總是跟不上研究創新的速度，且須投注大量人力進行軟體撰寫開發，
但商品化以後，電腦軟體則具有快速複製快速擴散的低製造成本特色53。電 腦軟體從研發到商品化過程的創新活動，大多具有順序性（或稱累積性）與 互補性創新的特性。因此它們的創新幅度是屬於漸進式的，或甚僅是將既有 的演算法作新的實際應用54。在這樣漸進式的技術創新與軟體專利的大量佈 局的情況下，也將可能產生創新速度與軟體專利成長呈現脫節的現象，也就 是說技術創新的幅度跟不上專利申請的成長，就會形成「trivial and obvious patents」的專利充斥的情況55。
再者，軟體產業是非常動態的產業，它的發展速度遠遠超過任何其他行 業，相較於其他產業每隔十至二十年才生產新一代的產品，軟體產品每隔幾
50 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-7，2014 年。
51 In re Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).
52 經濟部智慧財產局，專利審查基準第 2 篇第 12 章，頁 2-12-8，2014 年。
53 袁建中，美國軟體專利發展十年回顧，智慧財產季刊，69 期，頁 48，2009 年 4 月。
54 前揭註，頁 50。
55 前揭註，頁 51。
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個月就推陳出新56。通常產業投入研發的費用越高，透過專利制度保障投資 的需求就越強。由於一般專利保護期間為二十年，故給予產品週期相當短暫
個月就推陳出新56。通常產業投入研發的費用越高，透過專利制度保障投資 的需求就越強。由於一般專利保護期間為二十年，故給予產品週期相當短暫