第四章 歐洲電腦實施商業方法之專利適格性
第五節 電腦實施發明可專利性指令草案
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部分則稱為「明確具技術性(clearly technical)」部分。若明顯非技術性部分中有 任何特徵可改變明確具技術性部分之物理性質或技術功能，則該特徵可貢獻技術 性而非「純粹非技術性(purely non-technical)」239。反之，則該明顯非技術性部分 在與明確具技術性部分之互動中並未產生技術功效，此時該明顯非技術性部分即 成為「純粹非技術性」部分240。
5. 判斷進步性之重點在於申請標的對於先前技術是否具有技術貢獻，而在 判斷進步性時不需考量無法貢獻技術性之「純粹非技術性」部分241。
6. 歐洲專利局實務判斷進步性與美國專利局實務判斷非顯而易知性不同 之處在於歐洲專利局認為發明必須對技術問題提供非顯而易知之技術解答始具 有進步性；而美國專利局在判斷非顯而易知性時並不要求發明必須提供上述之技 術貢獻242。
上開審查指南完整說明了歐洲專利局審查電腦軟體發明之實務立場，尤其是 關於判斷專利標的適格性及進步性的標準。對於電腦軟體發明之專利申請人具有 很高的參考價值。
第五節 電腦實施發明可專利性指令草案
為了調和歐盟內部各會員國對於電腦軟體發明可專利性之規定，使歐盟各國 能在一個平等的內部市場上發展，並使軟體產業在歐盟能如同在美國一樣受到完 善之保護，歐盟委員會在 2002 年提出「電腦實施發明可專利性指令草案(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions)」243。該指令草案雖於 2003 年 9 月 24 日通過 一讀，最後卻因諸多紛爭而於 2005 年遭否決。然藉由對該指令草案條文之解讀，
239 Id. at 597.
240 Id. at 598.
241 Id. at 599.
242 Id. at 600.
243 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0092&from=EN (last visited: 2015/03/01).
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244 Article 2 (a): “computer-implemented invention” means any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having one or more prima facie novel features which are realised wholly or partly by means of a computer program or computer programs.
245 Article 2 (b): “technical contribution” means a contribution to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the art.
246 Article 4 (2): Member States shall ensure that it is a condition of involving an inventive step that a computer-implemented invention must make a technical contribution.
247 Article 4 (3): The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the scope of the patent claim considered as a whole, elements of which may comprise both technical and non-technical features, and the state of the art.
248 顏上詠、陳帝利，前揭註 68，頁 272。
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在認定上仍具歧異，而無法達到該指令之目的249。
第六節 小結
由上述說明可知，電腦軟體與商業方法被排除於歐洲專利公約第 52 條第 2 項，而同條第 3 項則將第 2 項所列舉之法定不予專利標的限於該標的本身。歐洲 專利公約第 52 條第 2 項揭櫫一項重要原則，亦即專利權的賦予須建構在對於物 質的操縱能產生實用的效果，而並非純粹是抽象的考量，因此在歐洲單純的發 現、科學原理或數學運算方法是不可獲得專利的授與250。
至於判斷請求項之標的是否具備專利標的適格性，重點不在於該標的是否為 電腦軟體與商業方法，而是在於該標的是否具有「技術性」。然而，歐洲專利法 規並未明確定義何謂「技術性」，以便在個案解釋時保留彈性。故必須從歐洲專 利局上訴委員會之相關案例決定來探討實務見解的演進歷程。歐洲專利局上訴委 員會對於電腦軟體專利標的適格性之見解係以 2000 年之 PBS 案作為分水嶺，在 此案之前歐洲專利局主要是以法定標的與進步性混合審查電腦軟體發明，同時以
「技術貢獻」要件作為判斷標準。其中 1988 年之 IBM 案則進一步肯認「電腦程 式產品」具有潛能產生「進一步技術功效」，故其原則上不會被歐洲專利公約第 52 條第 2 項及第 3 項所排除。在 2000 年之 PBS 案後，歐洲專利局改採二階段測 試法，將法定標的與進步性之判斷分成兩階段加以審查，同時將「技術貢獻」要 件移至進步性審查階段採用「問題與解答」測試法加以判斷。如此可提高電腦軟 體發明通過法定標的審查的可能性，但在進步性審查階段則會遭遇較嚴格的審 查，使得電腦軟體發明可專利性的戰場移轉到進步性審查。
正因為歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」，也造成相關案例見解至 今仍無法發展出一套穩定可靠的審查體系，甚至造成判決結果互相矛盾251。例如 當「technical effect」無法精確表達時，便創造出「further technical effect」，而這
249 前揭註 68，頁 276。
250 前揭註 68，頁 253。
251 Ballardini, supra note 211, at 565.
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當然會對實體審查的實務上增添了許多不確定性252。前述之「電腦實施發明可專 利性指令草案」與擴大上訴委員會 G03/08 議案之提出皆是為了解決上開問題，
然卻都未竟其功。
至於前述之歐洲專利局官方公報所提出之審查說明，或許可視為目前最完整 的審查電腦軟體發明之實務見解。同時該公報也明確指出歐洲專利局判斷進步性 與美國專利局判斷非顯而易知性不同之處在於歐洲專利局認為具備進步性之發 明必須對技術問題提供非顯而易知之技術解答，而美國專利局在判斷非顯而易知 性時並不要求發明必須提供技術貢獻。然而，該公報指出判斷進步性時不需考量 無法貢獻技術性之「純粹非技術性」部分，卻可能會對審查實務造成困擾，因為 在解析請求項時欲區分技術部分與非技術部分有一定的困難性，而這困難性正是 來自於歐洲專利法規並未明確定義何謂「技術性」。因此，便有論者主張在判斷 進步性時應考量請求項中所有的特徵，不需要去區分出技術部分與非技術部分
253。
本文認為，欲解決上開問題，最根本的解決之道還是修改歐洲專利公約及相 關法規，進而在條文中對「技術性」等要件做進一步的定義。
252 袁建中，前揭註 208，頁 67。
253 Ballardini, supra note 211, at 574-575.