第三章 營業秘密法第 13 條第 1 項損害賠償數額計算之實務運作分析
第三節 差額說
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中第八巡迴法院援引源於 Panduit Crop. V. Stahlim Brothers Fibre Works, Inc.案之
「but for 分析（but-for analysis）」，並以該案所設立之四項因素作為原告利潤損失 之計算參酌因素，包括：（一）專利物品之需求、（二）無可接受且非侵權之替代產 品、（三）對於開發需求之製造及行銷能力，及（四）原告能實現之獲利金額168。
肆、小結
相較於美國實務，我國實務在以被害人所受損害及所失利益作為損害賠償範 圍之計算上，較少考慮受侵害之營業秘密與使用營業秘密產銷產品或提供服務之 相關市場間之互動因素，因此就損害賠償範圍之判斷上，往往囿於被害人既有財 產之損害，如智慧財產104 年度民營訴字第 8 號及 106 年度民營上字第 1 號民事 判決之製圖人員薪資、臺灣高等法院94 年度上字第 154 號民事判決更僅以侵害人 自被害人公司重製營業秘密所涉資料之影印費用；而於所失利益判斷上，亦保守 的僅以被害人失去之客戶訂單作為損害賠償範圍，使得被害人經由營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款規定填補其損害之功能大打折扣。職是，本文認為，我國就被 害人所受損害及所失利益之判斷，應參酌美國實務於營業秘密侵害案件利潤所失 之計算標準，除考量被害人因營業秘密侵害行為失去之營業利潤外，亦細緻的分 析該等利潤何者與營業秘密密切相關，並綜合市場因素考量，將因營業秘密侵害 行為導致之價格侵蝕，或被害人因此需付出額外之成本以維持競爭優勢等納入損 害賠償範圍中，更能貼近營業秘密反映於市場之價值，方可更全面的填補被害人 之損害。
第三節 差額說
相對於營業秘密法第13 條第 1 項第 1 款本文規定之「依民法第 216 條之規定 請求」，同款但書則規定：「被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形 可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損
168 Christopher H. Spadea, Benjamin K. Railey, Thomas W. Britven，同註 163，頁 9-43。
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害。」，學理上稱為「差額說」169。以差額說為營業秘密侵害訴訟之損害賠償計算 方式即係參酌被害人之因素，以其行使該營業秘密依通常情形下「可得預期之利 益」，減除被侵害後行使同一營業秘密所得利益之「差額」為損害賠償請求之計算 方式。所謂「使用時依通常情形可得預期之利益」，係指若無營業秘密之侵害行為，
則被害人於相當期間內之正常營運下，因使用該營業秘密所能獲得之利潤170。 依據差額說之立法理由，其規範目的在於使「被害人無法依民法第 216 條規 定證明其損害時，得以其預期利益減除實際所得利益之差額為損害賠償額，以避 免因無法證明實際損害而無法求償。」；我國實務上，臺灣高等法院103 年度上更
（一）字第115 號民事判決亦曾以：「營業秘密為無體性，其交易價值具有不確定 性，被害人不易取得相關侵權事證，且侵害營業秘密之損害計算，有其高度之專 業性及技術性，從而，以差額說減輕被害人之舉證證明因營業秘密被侵害所受損 害及所失利益之責任，以減輕權利人及法院處理侵害營業秘密之訴訟成本」，認為 差額說之規範目的在於減輕被害人關於損害之舉證責任與訴訟成本171。有論者即 以侵害營業秘密之損害額計算，具有高度之專業性及技術性，通常不易取得相關 事證，令權利人負擔如此舉證責任殊屬不易，是本款但書之設立係為減輕權利人 舉證侵權人因侵害行為所得之利益的責任，自有其必要性172，與前揭實務判決採 同一見解。
據此，關於本款但書規範目的所生之問題有二：其一，本款但書之規範目的 是否對被害人而言有舉證責任減輕之效果；其二，本款但書之計算方式與「所失 利益」之關係為何？為此二問題其實本質上為相牽連之問題，亦即倘差額說應為 所失利益所涵蓋，則其本質上即屬同一概念；而差額說既然與所失利益之概念相 同，則於援引本款但書計算時，實際上亦即係為所失利益之計算，因此並無舉證 責任減輕之效果，據此，本文將前開問題析述如下。
169 王偉霖，同註 75，頁 133。
170 林洲富，同註 105，頁 249。
171 高等法院 103 年度上更（一）字第 115 號民事判決。
172 林洲富，營業秘密與競業禁止─案例式，頁 66，2014 年 9 月二版。
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壹、差額說之規範目的與被害人舉證責任減輕
有論者認為本款但書之規定，於營業秘密權利人甫使用該資訊，甚或尚未使 用時，則就「預期利益」為若干實無從提出證明173，權利人既無法提出預期利益之 證明，亦自然無從與實際利益相減獲得差額作為損害賠償額，因此但書之規定僅 可能適用於營業秘密已經長久使用，於過去一段時間以有實際收益之情況下，始 得依通常情形加以判斷預期利益174，故實際上得適用之範圍有所限縮。
另有論者提出，所謂使用營業秘密依通常情形所可獲得之利益，係指無營業 秘密被侵害，所有人在相當期間內之正常營運下，使用營業秘密能獲得之利潤；
惟造成侵害前後權利人所獲利益差額之因素甚多，僅比較營業秘密被侵害前後之 獲利差異，不僅計算不精準，亦容易忽視損害賠償責任成立之範圍與關係175，且 差額說於實務運用上，經常導致營業秘密所有人必須盡相當大程度之舉證證明利 益減少之原因，以及與侵害人之侵害行為具有相當因果關係；惟影響侵害人未來 獲利之因素甚多176，若侵害人能舉證任一項得影響被害人未來獲利之因素，則被 害人是否仍得執本款加以主張損害賠償責任則受到相當大之挑戰，是本款規定是 否有減輕被害人訴訟成本或舉證責任，非無疑義177。
本文認為，我國雖有部分實務見解肯認本款但書之「差額說」係為減輕被害 人就侵害行為與所失利益間之舉證責任而設178，惟由於法條文義太過抽象，並無 法直接導出具有減輕被害人舉證責任之功能。復由本文實證研究之結果，差額說 於實務之運用上並無減輕被害人舉證責任之效果，僅係提供被害人相較於本款本
173 曾勝珍，智慧財產權法專論─透視營業秘密與競業禁止，頁 117，2017 年 3 月。
174 張靜，營業秘密及相關智慧財產問題，頁 464-465，2014 年 2 月一版。
175 楊智傑，智慧財產權法，頁 446，2016 年二版。
176 如智慧財產法院 102 年度民營訴字第 6 號民事判決即針對原告（被害人）提出「原告因營業秘 密受侵害後所受潛在損害之會計師報告書」指出：「在營業秘密侵害事件，潛在損害是否必然會發 生及受影響之程度，並無客觀資料或歷史記錄可以作為評估之依據…諸如經濟景氣、新技術之發 展、市場上產品功能之改變、消費者之需求等因素，均可能影響某一產業內競爭者之毛利率，原告 主張因被告等侵害系爭營業秘密之行為，造成原告的超額毛利率減少之損害，應就該潛在損害確 實存在，及潛在損害與侵害行為間具有相當之因果關係，提出相關之事證，始可認為已盡其舉證 之責任」。
177 王偉霖，同註 75，頁 133 至 134。
178 臺灣高等法院 103 年度上更（一）字第 115 號民事判決意旨參照。
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文為具體之計算方式179，況被害人仍須就其「依通常情形可得預期之利益」舉證 證明之，此與依本款本文，即民法第 216 條規範下，證明「所失利益」並無不同
180，是並無減輕被害人舉證責任之效果；且細譯本款但書之立法理由，其僅謂提 供被害人另一種損害賠償額之計算方式，以避免被害人無法證明其實際損害而無 法求償，並非提供被害人就所失利益之證明上為舉證責任減輕之規定。
貳、差額說與所失利益之關係
關於差額說適用於營業秘密侵害訴訟損害賠償計算與所失利益是否有所重疊，
我國學說上素來有所討論，有論者另認為，按最高法院97 年度台上字第 968 號民 事判決明白揭示：「營業秘密侵害案件不以發生實害結果為必要」之見解，或係因 營業秘密法第13 條第 1 項第 1 款但書「使用時依通常情形可得預期之利益」之規 定而生，是認為該款所稱之「預期利益」雖於客觀當下尚未產生或存在，但卻係於 侵權行為未發生之通常情形下之未來預期可得之利益；且因該款但書所稱預期利 益即為可期待於未來發生之「實際損害」，故並未逾越營業秘密侵權行為責任以實 際損害為必要之理論體系181，而仍屬於民法第216 條所定損害賠償範圍內。
惟我國實務上，臺灣高等法院97 年度重上更(一)字第 167 號民事判決則以：
「如無法依民法第 216 條規定計算損害賠償額時，得以預期利益減除實際所得利 益之差額為其損害賠償額；或以侵害人因侵害所得之利益為損害賠償額，此規定 係因營業秘密損害賠償額之計算與認定較為困難，因此依舉證責任之不同，使被 害人有多種方式得計算其損害賠償額，並非限定營業秘密之被害人僅能以單一方 式計算損害賠償額182」，此見解偏向於將本款但書規範目的解釋為，被害人無法援 引本款本文於營業秘密侵害訴訟中作為損害賠償計算之方式時，提供被害人獨立 於本款本文，即民法第 216 條以外之計算方式。另依智慧財產局針對營業秘密法 所頒佈之逐條釋義，亦認為營業秘密法第13 條第 1 項乃提供 3 種計算方式，讓
179 詳參本文第三章第三節參、我國實務以差額說計算損害賠償額之具體操作及評析。
179 詳參本文第三章第三節參、我國實務以差額說計算損害賠償額之具體操作及評析。