濫行訴訟

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第四節 濫行訴訟

在我國科技產業高度競爭之環境下，實務上不時會傳出對於營業秘密 之保護濫行訴訟之爭議，例如：智慧財產法院 102 年度民營上字第 3 號判 決（台積電告梁孟松案）³³²，本案最具爭議之處在於台積電起訴請求禁止 梁孟松前往三星任職之時點是在台積電與梁孟松簽訂的競業禁止期間屆期 之後，且要求延長禁止競業行為之期間距梁孟松離職之時點長達 6 年之 久。台積電不但違背自己所立之競業禁止期間約定，且就高科技產業的科 技創新週期觀察，6 年前的技術知識早已過時，殊難想像洩漏該等資訊 後，仍會造成立即且難以回復之損害，而法院竟在沒有足夠證據顯示梁孟 松洩漏台積電營業秘密之情況，限制梁孟松之工作權。此舉恐變相架空我 國對於審查競業禁止是否合法的標準，並且成為高科技公司效法、引用的 對象，造成所謂「科技奴隸」的問題³³³，嚴重侵害員工的職業選擇自由 權，甚至導致個人經驗、知識等有助社會發展的資訊，長期無法流通並發 揮價值。另外，智慧財產法院於 100 年度暫字第 5 號民事裁定中，更引用 類似美國極具爭議之「不可避免揭露原則」的概念³³⁴，恐使權利人將訴訟 做為限制員工自由流動的工具，造成市場尚無法充分、有效之競爭，危害

332 陳良榕，獵殺叛將－揭密梁孟松投效三星始末，天下雜誌，

http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5063951（最後瀏覽日：2016/2/15）。

333 陳宜誠，《營業秘密系列》留下來又不重用，若敢離開就提告，這樣對嗎？，

http://blog.udn.com/vchen123/32513242（最後瀏覽日：2016/2/15）。

334 陳秉訓，營業秘密法「不可避免揭露原則」之商榷：評智慧財產法院 100 年度暫字第 5 號民事裁定，法令月刊，65 卷 9 期，頁 17，2014 年 9 月。

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社會發展。

貳、 檢討

我國營業秘密保護的訴訟制度，仍是有被不當使用之可能，特別是在 刑事責任規定以及保全制度上，茲說明如下：

一、 刑事責任

刑事責任是透過對於人身自由之拘束達到懲罰犯罪行為的目的，因此 有著強大的嚇阻力，也最容易被不當使用以威嚇相對人，使相對人為或不 為特定行為。

我國營業秘密之刑事責任可依照營業秘密修法之前後，分為兩階段：

第一階段是 2013 年營業秘密法增訂刑事責任前，營業秘密之形式保護大 多是透過刑法第 317 條（洩漏業務上工商秘密罪）、刑法第 318 條（洩漏 職務上工商秘密罪）以及刑法第 342 條（背信罪）作為規範；第二階段是 2013 年後營業秘密法增訂第 13 條之 1 至第 13 條之 4 的刑事規範。

本文認為以拘束人身自由之刑事手段作為保護營業秘密權利之方法，

並非妥適。首先，本文認為以財產上之制裁方法已足以達成嚇阻效果；其 次，此種經濟犯罪最終受拘束人身自由處罰之人，可能不是最終的不當獲 利者，甚至不會是整體犯罪過程中惡性最重之人³³⁵，例如若梁孟松確實有 洩密，僅梁孟松會受到拘束人身自由之刑事處罰，但引誘犯罪並最終獲利

335 依照營業秘密法第 13 條之 4：「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其 他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十三條之二之罪者，除依該條規定處罰 其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之 發生，已盡力為防止行為者，不在此限。」可知法人等僅得處以罰金。

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者為三星，反而可以置身最重處罰之外，而若台積電目的係不當使用刑事 責任，受害者亦為梁孟松，而非三星。因此真正受刑事責任所規制之人，

很可能只是企業惡性競爭間的最終犧牲者。因此本文認為是否應課以刑事 責任，仍有再檢討之必要。

二、 保全程序³³⁶

基於營業秘密之易流失性，以及避免損害進一步擴大，「定暫時狀態 處分」即是營業秘密保護主要使用的保全程序。依照我國智慧財產案件審 理法第 22 條³³⁷第 1、2 項之規定定暫時狀態處分係由權利人單方聲請，並

336 智慧財產法院審理法第 22 條：「(第一項)假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，

在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。(第二項)聲請定暫時 狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險 或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。

(第三項)聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。(第四 項)法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處 分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。

(第五項)定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依 職權撤銷之。(第六項)前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。(第七項)定暫時狀態 之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償 相對人因處分所受之損害。」

337 智慧財產案件審理法第 22 條：「(第一項)假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，

在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。 (第二項) 聲請定暫 時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危 險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲 請。 (第三項)聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。

(第四項)法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能

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須釋明係為防止重大損害或避免急迫危險而有必要之情況。再依照同條第 4 項之規定，原則上法院必須令兩造陳述意見，但例外當聲請人主張有不 能於處分前通知相對人陳述之特殊情勢，提供證據後，法院可不須令相對 人陳述而先為處置。而保全必要性之審酌，依照智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項之規定，法院必須審酌以下 4 標準：1.聲請人將來勝訴可能 性、2.聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、3.權 衡雙方損害之程度、4.對公眾利益之影響。

惟定暫時狀態處分可使聲請人獲得如同本案勝訴般的利益，造成相對 人全部或一部之營業活動受到影響，若此制度受到不當使用則會致生嚴 重、惡性排除競爭之效果³³⁸。有鑑於營業秘密定義範圍廣泛、侵害行為多 樣且難以查證之特性，為避免受到權利人不當使用此制度，本文認為應在 保全程序中，適度於保全必要性中引入實體審查，產生「本案化」之效 果，例如考量聲請人將來勝訴可能性時，即應將權利人營業秘密之有效 性、權利被侵害之事實納入判斷³³⁹。

另外，智慧財產案件審理法第 22 條第 4 項之立法意旨係在避免審理 上之曠日廢時而緩不濟急，導致危害發生或擴大。然而，該條卻沒有如同

於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此 限。 (第五項)定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲 請或依職權撤銷之。(第六項)前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。 (第七項)定 暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請 人應賠償相對人因處分所受之損害。」

338 王偉霖，論營業秘密案件之定暫時狀態處分－兼評台灣高等法院九十六年度抗字第一 六四一號民事裁定，月旦法學雜誌，209 期，頁 256，2012 年 10 月。

339 范曉玲，專利權人權力行使與公平競爭之平衡－以台美專利訴訟的幾個近期重要案例 為核心，月旦法學雜誌，139 期，頁 220、221，2006 年 12 月。

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民事訴訟法第 538 條之 1³⁴⁰之緊急處置有效期間 7 日之規定。換言之，似 乎認為智慧財產之定暫時狀態處分之緊急處置無須受有效期間之限制。本 文認為實為不妥，蓋定暫時狀態處分對相對人造成之影響甚鉅，然緊急處 置係由權利人單方聲請，既毋須給予相對人陳述機會，舉證要求也僅須達 釋明之程度，在未限制效力期間的情況下，若遭權利人不當使用此制度，

長時間的處分恐造成相對人發生難以彌補的損害。況現今競爭激烈的高科 技產業，受到 1 至 2 日的定暫時狀態處分就足以造成相當大的損失。因此 本文認為應立法明文限制定暫時狀態處分之緊急處置之有效期間，而立法 前應類推適用民事訴訟法第第 538 條之 1 之規定為妥，以杜絕爭議以及避 免未來損害之發生。

最後，學說上有認為我國實務已在特定案例中採類似美國已極具爭議 之「不可避免揭露原則」³⁴¹，本文認為並非妥適。首先，不可避免揭露原 則將架空前述我國對於競業禁止之合法性審查要件；其次，我國乃成文法 國家，法院若要使用此原則作為限制員工職業自由之依據，應以法律明文 規定始為妥當。若法院對於保全程序之要件採取寬鬆之審查態度，即是變

340 民事訴訟法第 538 條之 1：「(第一項)法院為前條第一項裁定前，於認有必要時，得依 聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾七日。期滿前得聲請延長 之，但延長期間不得逾三日。 (第二項) 前項期間屆滿前，法院以裁定駁回定暫時狀態處 分之聲請者，其先為之處置當然失其效力；其經裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為

340 民事訴訟法第 538 條之 1：「(第一項)法院為前條第一項裁定前，於認有必要時，得依 聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾七日。期滿前得聲請延長 之，但延長期間不得逾三日。 (第二項) 前項期間屆滿前，法院以裁定駁回定暫時狀態處 分之聲請者，其先為之處置當然失其效力；其經裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為