第三章 美國醫藥品專利權期間延長制度與現況
第二節 美國專利權期間延長之爭議案例
一、 第一次商業銷售或使用許可之活性成分與申請專利範圍之對應判斷
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第二節 美國專利權期間延長之爭議案例
本文研析美國聯邦巡迴上訴法院對於專利權期間延長爭議之實務見解，並 將爭議案例依核心問題區分為「第一次商業銷售或使用許可之活性成分與申請 專利範圍之對應爭議」、「 經延長專利權期間之保護範圍爭議」與「 是 否 屬 第一次商業銷售或使用許可之判斷爭議」三種類別。
第一次商業銷售或使用許可之活性成分與申請專利範圍之對應爭議中以 Merck Co v. Teva Pharmaceuticals USA 案為例。經延長專利權期間之保護範圍 爭議則以 Pfizer Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. and Dr. Reddy's Laboratories, Inc 案及 Biogen International GmbH v. Banner Life Sciences, LLC 案為例。第一 次商業銷售或使用許可之判斷爭議則以 Arnold Partnership v. Dudas 案、
Ortho-McNeil Pharmaceutical v. Lupin Pharms 案與 PhotoCure ASA v. Kappos 等 3 案為例。
一、 第一次商業銷售或使用許可之活性成分與申請專利範圍之 對應判斷
Merck Co v. Teva Pharmaceuticals USA, 347 F.3d 1367（Fed. Cir. 2003）
【案例事實】
Merck Co（以下簡稱 Merck）經 Instituto Gentili, S.p.A.讓與本案所涉專利 US 4,621,077（以下簡稱 077 號專利），該發明專利名稱係有關具有藥理活性 的雙磷酸鹽類（biphosphonate）結構，包含其製備方法及藥物組合物。077 號 專 利 之 申 請 專 利 範 圍 僅 有 一 請 求 項 ， 包 含 自 由 態 （ free form ） 形 式 之 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-biphosphonic acid（又稱 alendronic acid）105，內容 如下：
105 參見附錄化學結構（A）。
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「 請 求 項 1 ： 一 種 治 療 尿 路 結 石 （ urolithiasis ） 與 骨 再 吸 收 （ bone reabsorption ） 的 方 法 ， 其 係 包 含 對 病 患 投 與 有 效 量 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-biphosphonic acid106。」
Merck 生產商品名為 Fosamax®之醫藥品，該醫藥品於 1995 年獲得上市許 可，獲准之適應症為骨質疏鬆症（osteoporosis）及骨佩吉特氏病（Paget's disease），該醫藥品含有之活性成分為「4-amino-1-hydroxybutane-1,1- biphosphonic acid monosodium salt trihydrate（又稱 alendronic salt）107」。Teva Pharmaceuticals USA（以下簡稱 Teva）向美國食品藥物管理局提出了前述 Fosamax® 之學名藥申請，Merck 遂向原審美國德拉瓦州地方法院（United States District Court for the District of Delaware）提起專利侵權訴訟。
【爭議問題】
Teva 於訴訟中提出下列抗辯：（1）077 號專利無效;（2）縱使有效，其所 生產之藥品並未侵害 077 號專利之權利;（3）Merck 之 077 號專利並不符合延 長 之 資 格 ， 因 為 被 核 准 之 醫 藥 品 Fosamax® 所 含 活 性 成 分 是 鈉 鹽 形 式
（monosodium salt）無法與 077 號專利之請求項對應108。
【判決見解】
原審法院判決 077 號專利權期間延長應屬有效，Teva 之學名藥品侵害 077 號專利，Teva 不服，遂提起上訴。本案聯邦巡迴上訴法院參酌 21 C.F.R.60.3（b）
（2）：「活性成分(active ingredient)定義指提供藥理活性或其他直接用以診斷、
治癒(cure)、緩解(mitigation)、治療或預防疾病，或影響人類或動物的身體結 構或功能的任何成分(any component)。該術語包括在藥品的製造過程中可能產
106 參判決內容原文為：「A method of treatment of urolithiasis and inhibiting bone reabsorption which consists of administering to a patient in need thereof an effective amount of 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-
biphosphonic acid.」
107 參見附錄化學結構（B）。
108 本案尚涉及侵權判斷，為避免討論主題發散，擬就（3）Merck 之 077 號專利是否符合延長 之資格之議題進行討論。
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(components)109。」本案法院並認為 Hatch-Waxman 法案內容編篡於 21 U.S.C.355 及 35 U.S.C. 156（f），其對活性成分之定義皆包含該活性成分之鹽類或酯 類，上述法規皆實現專利權期間延長之立法目的，而此目的不會僅因活性成分 中不具活性的部位被換成通常使用(frequent use)的鹽類或酯類形式而被擊潰
110，肯認 077 號專利應獲得專利權期間延長。值得注意的是，本案 Mayer 法官
（Chief Judge）提出不同意見書(dissenting opinion)，其認為德拉瓦州地方法院 錯誤地解釋請求項，把「acid」的意涵解釋為同時包含了自由態及鹽類形式，
儘管 077 號專利說明書中有將該結構之鹽類形式命名為「alendronic acid」之情 形，但專利說明書中仍存有大量證據顯示「acid」與鹽類被區別為不同成分。
案內三位專家證人的證詞亦證實相關技術領域中「acid」與鹽類形式是有區別 的，並無法將「acid」解釋為包含鹽類形式。自 35 U.S.C.156 專利權期間延長 規範以觀，Merck 所獲核准的 Fosamax® 是鈉鹽形式，因請求項記載內容未涵 蓋鈉鹽形式，則該經上市許可審查之活性成分無法與請求項對應， 077 號專利 pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease, or to affect the structure or any function of the body of man or of animals. The term includes those components that may undergo chemical change in the manufacture of the drug product and be present in the drug product in a modified form intended to furnish the specified activity or effect.”）
110 原文為「The FDA regulations define "active ingredient" as "any component that is intended to furnish pharmacological activity . . . or to affect the structure or any function of the body." 21 C.F.R.§60.3(b)(2). The Hatch-Waxman Act, codified at 21 U.S.C. §355 and 35 U.S.C. §156(f), states that "active ingredient" includes a salt or ester of the active ingredient. These statutes and regulations implement the legislative purpose, by providing that the frequent use of salts or esters in a non-therapeutic part of the molecule does not defeat the purposes of the Act. The fact that the active moiety is administered as the acid salt is contemplated in the governing law.」
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之，當請求項記載內容包含「藥學上可接受之鹽」時，可含括特定活性結構部 位在藥學上能穩定存在之各種鹽類。
依筆者之審查實務經驗，醫藥品發明申請案如為化合物之發明多採取【例 4】之撰寫模式，請求項除了化合物及其藥學上可接受之鹽類外，尚可能記載 涵蓋水合物、立體異構物、溶劑合物、互變異構體等以避免因請求項僅記載化 合物的自由態致無法與日後取得之藥品許可證處方欄位所載有效成分相對 應，進而影響專利權期間延長之申請。然前述請求項撰寫方式雖普遍，然常見 申請人於申請專利範圍中獨立項請求保護化合物自由態及其藥學上可接受之 鹽，然漏未在附屬項採取一致之撰寫方式，例如申請專利範圍中請求項 1 請求 保護「一種化合物及其藥學上可接受之鹽」，其附屬項漏未記載「及其藥學上 可接受之鹽」而僅界定「一種如請求項 1 之化合物」附加技術特徵，此種不一 致的撰寫方式將致該附屬項之保護範圍僅及於具所附加技術特徵之「化合物」
（自由態），不可不慎。