第三章 美國醫藥品專利權期間延長制度與現況
第二節 美國專利權期間延長之爭議案例
1. Arnold Partnership v. Dudas, 362 F.3d 1338（Fed. Cir. 2004） 47
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【本文見解】
聯邦巡迴上訴法院於本案確立了 35 U.S.C. 156（f）定義之藥品（drug product）包含活性成分及其鹽類與酯類，但並不包含活性成分的代謝物。我國 藥品查驗登記制度下，DMF 與 MMF 屬不同之活性成分，縱使經核准之適應症
（用途）相同，兩者之藥品許可證在我國第一次許可證之判斷標準下皆屬第一 次許可證。案內 001 號專利內容屬人類或動物之治療方法為我國法定不予專利 之事項，如將本案申請專利範圍改為物之發明，為一種藥物製劑中含有活性成 分 DMF、MMF 或此二活性成分之組合。前述由於請求項同時涵蓋 DMF 及 MMF，在我國現行專利延長制度下，申請人可選擇 DMF 或 MMF 之藥品許可 證提出專利權期間延長申請，但專利權人就同一發明專利僅得獲准延長一次。
經延長發明專利期間之保護範圍則視申請人選擇之藥品許可證而定，僅及被據 以申請延長之藥品許可證處方欄位記載之活性成分及該許可之用途。
三、 是否屬第一次商業銷售或使用許可之判斷爭議
1. Arnold Partnership v. Dudas, 362 F.3d 1338 （Fed. Cir. 2004）
【
案例事實】本案所涉專利為 Arnold Partnership（以下簡稱 Arnold）持有之 US 4,587,252
（以下簡稱 252 號專利），該專利係有關「二氫可待因酮（hydrocodone）或其 藥學上可接受之鹽」與「異布洛芬（ibuprofen）或其藥學上可接受之鹽」之醫 藥組成物125（pharmaceutical compositions）與使用該組成物治療疼痛之方法。
125 筆者將 pharmaceutical composition 譯為醫藥組成物，係參考自專利審查基準第二篇發明專 利實體審查第十三章醫藥相關發明，2020 年版，頁 2-13-9，其中 3.2 1 醫藥產物之界定「醫藥 產物發明包括單一化合物（compound）、含有一種以上有效成分之組成物（composition）、含有 二種以上有效成分之組合（combination），或僅用結構及或組成不能夠清楚描述之產物（例如 植物萃取物）等作為醫藥有效成分者其標的名稱可為化合物、組成物、組合亦可為套組 kit 或 包裝 package 等。以「組成物」為標的名稱者，係指其中成分混合使用。以「套組」或「包裝」
為標的名稱者，其通常包含一種以上活性成分及實施該發明所需之必要元件。組合、套組或包 裝，其中成分通常係同時或連續、或於特定時間間隔給藥。」筆者認為本案 Vicoprofen® 同時 符合我國醫藥相關發明審查基準中組成物及組合之定義，但將其譯為醫藥組成物較為妥適，並 將 35 U.S.C. 156（f）中「in combination with」譯為組合。
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252 號專利申請日為 1984 年 12 月 18 日，於 1986 年 5 月 6 日公告，專利權有 效期間至 2004 年 12 月 18 日屆滿。1997 年 9 月 23 日商品名為 Vicoprofen® 之 醫藥品獲准上市，其係含有重酒石酸二氫可待因酮（hydrocodone bitartrate）以 及異布洛芬兩種活性成分，儘管這兩種活性成分先前已單獨被核准上市，但因 食品藥物管理局並未曾核發含有此二種活性成分之組成物（複方製劑）的上市 許可，要求 Vicoprofen® 係依照新藥申請程序（new drug application, NDA）提 出上市許可申請126。Arnold 據 Vicoprofen®之上市許可向專利商標局提出專利權 期間延長之申請遭到拒絕，專利商標局認為該上市許可並非 35 U.S.C.156（a）
（5）（A）所要求之「第一次商業銷售許可」，因氫可待因酮與異布洛芬曾以 單獨或與其他有效成分組合之形式獲得上市許可。Arnold 不服專利商標局之拒 絕決定，遂向原審美國維吉尼亞東區聯邦地區法院（United States District Court for the Eastern District of Virginia）提起訴訟。
【
爭議問題】Arnold 主張 35 U.S.C. 156 允許對「未曾獲得上市許可之活性成分組合」（活 性成分的組合是新的組合）授予專利權期間延長，並主張對於法規中藥品（drug product ） 解 釋 應 以 整 體 （ as a whole ） 觀 之 ， 而 非 就 個 別 成 分
（ingredient-by-ingredient）審視，252 號專利應獲得專利權期間延長。
【
判決見解】原審法院認同專利商標局之見解，肯認其拒絕 252 號專利權期間延長之決 定，Arnold 遂提出上訴。本案聯邦巡迴上訴法院對 35 U.S.C.156（f）究竟應採 在一個整體或 就 組合物中個別 成分判斷做出解釋 ， 其認為 在 該條規 範中
「including any salt or ester of the active ingredient, as a single entity or in
126 本案 Vicoprofen® 中所有活性成分皆曾經美國食品藥物管理局核准，，但當將已核准之活性 成分加以組合時，仍需循新藥申請程序而非採取學名藥申請程序提出申請。我國所謂新療效複 方新藥包含二種以上已核准成分之複方製劑具有優於各該單一成分藥品之醫療效能者，亦需依 循新藥查驗登記程序提出申請。
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combination with another active ingredient」之用語，將藥品（drug product）
定義為新藥、人用生物藥品等含有之活性成分及其任何鹽類或酯類，且由法規 中「as a single entity or in combination with another active ingredient（為單一實體 或與其他活性成分組合）」用語127可以得出在判斷「醫藥品專利是否具備延長 之適格性」時應將組成物中活性成分個別審視而非將其視為一個整體之結論，
前述規範用語並有意區分藥品可以僅包含單一有效成分或是一個有效成分和 其他有效成分之組合。
本案法院並不贊同將活性成分之組合視為一整體判斷之解釋方式，其認為 當以此種方式錯誤地解讀 35 U.S.C. 156（f）規範用語，將導致「特定活性成分 之組合」中活性成分已分別取得藥品上市許可在先，仍可授予該組合物發明專 利權期間之延長，僅在存有與「特定活性成分之組合」整體對應之上市許可在 先之情況下，始得否准專利權期間延長之申請。
本案法院認為案內二活性成分之組成物發明專利權期間延長之情形，在此 二活性成分中至少要有一活性成分未曾獲得藥品上市許可。本案法院並提及食 品藥物管理局係將含有一個以上活性成分的組成物視為一個整體進行審查而 非就組合中含有之活性成分個別審查，儘管本案法院對 35 U.S.C. 156 之解釋和 食品藥物管理局對於審查實務及法規並不一致，但考量專利法和聯邦食品、藥 品和化妝品法案之政策和目的本質上具差異性，法院仍採取個別活性成分加以 審視之解釋方式。
【
本文見解】我國現行延長審查基準就含二個以上活性成分之組成物或組合的第一次 許可訂定明確之判斷準則。因本案發明專利主張合併使用二氫可待因酮與異布 洛芬產生之止痛效果比單獨投與較高劑量之任一成分治療效果為佳，案內藥品 應屬我國藥事法定義之新療效複方新藥中「包含二種以上已核准成分之複方製 劑具有優於各該單一成分藥品之醫療效能者」。如同美國食品藥物管理局，我
127 同註 79。
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國中央衛生主管機關亦將二種以上已核准成分之組合而成之新療效複方新藥 視為一個整體審查。就對組成物或組合的第一次許可證判斷應採取一個整體觀 察或個別成分觀察將於本文第六章進一步探討。
2. Ortho-McNeil Pharmaceutical v. Lupin Pharms., 603 F.3d 1377（Fed.
Cir. 2010）
【
案例事實】本案所涉專利為 Daiichi Sankyo Co.（以下簡稱 Daiichi）持有之 US 5,053,407 專利（以下簡稱 407 號專利），該專利係於 1991 年 10 月 1 日公告，嗣後被專 屬授權予 Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.及 Ortho-McNeil, Inc.（以下合稱 Ortho）。407 號專利主要係有關 pyridobenzoxazine 結構之衍生物以及其抗菌
（anti-microbial）之用途發明，涵蓋學名為 levofloxacin（中文學名為左旋氧氟 沙星）之抗菌成分128，其為學名為 oflaxacin（中文學名為歐弗洒欣）129之左旋 鏡像異構物結構130，其發明內容揭示了左旋氧氟沙星之合成方法並呈現左旋氧 氟 沙 星 相 較 於 歐 弗 洒 欣 具 有 較 佳 之 治 療 效 果 及 較 低 之 急 性 毒 性 （ acute toxicity）。Ortho 向美國食品藥物管理局申請以左旋氧氟沙星為活性成分之 Levaquin® （商品名）的醫藥品上市許可， Daiichi 遂據該上市許可提出專利權 期間延長申請獲准。Lupin Pharmaceutical, Inc.及 Lupin LTD.（以下合稱 Lupin）
欲生產含有左旋氧氟沙星之藥品，遂對美國專利商標局授予 407 號專利之專利 權期間延長決定提出挑戰。
【
爭議問題】Lupin 於原審紐澤西聯邦地方法院爭執食品藥物管理局及專利商標局錯誤 地解釋法令，因左旋氧氟沙星是美國食品藥物管理局曾核准之歐弗洒欣（消旋
128 參見附錄化學結構（G）。
129 參見附錄化學結構（H）。
130 Ofloxacin 為消旋化合物（racemate），其中含有等量的左旋性（levorotatory）及右旋性
（dextrorotatory）的鏡像異構物，levofloxacin 為 Ofloxacin 左旋鏡像異構物。
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化合物）所含有之鏡像異構物，故其和歐弗洒欣是相同的藥品（drug product）
為相同活性成分，Levaquin® 之上市許可不符合 35 U.S.C. 156（a）（5）（A）
所稱「第一次商業銷售或使用之許可」。Ortho 則主張食品藥物管理局及專利 商 標 局 長 期 以 來 皆 認 定 鏡 像 異 構 物 與 消 旋 化 合 物 屬 不 同 之 藥 品 （ drug product），本案含左旋氧氟沙星之藥品經食品藥物管理局以新藥（new product）
方式審查，此鏡像異構物發明亦經專利商標局認定為具有可專利性。
【
判決見解】本案聯邦巡迴上訴法院認為爭點為「當已經存有消旋化合物之上市許可 時，鏡像異構物商業銷售或使用許可是否仍屬於 35 U.S.C. 156（a）（5）所稱 第一次許可」。本案法院贊同原審法院判決，其認為 407 號專利依左旋氧氟沙 星獲得專利延長是妥適的，左旋氧氟沙星（鏡像異構物）與歐弗洒欣（消旋化 合物）屬不同活性成分，且經法規許可前並不能販售或使用左旋氧氟沙星。
本案法院並探討原審簽發之禁制令（injunction）的妥適性，此禁制令限制 Lupin 在 407 號專利權經延長的期間內不得為製造、使用、販賣、販賣之要約、
輸入左旋氧氟沙星原料藥（in bulk）或錠劑之行為。Lupin 雖爭執依 35 U.S.C. 156
（b）專利權延長期間之保護範圍僅及於販賣及使用該專利物，專利延長期間 並不涵蓋其他排他性的專利權例如製造、輸入，然本案法院認為參酌前述 Pfizer Inc 案之見解，35 U.S.C. 156（b）係限制經延長專利權期間保護範圍為該產品 被核准之任何用途（any use approved for the product），但不及左旋氧氟沙星的 非醫藥用途，本案 Lupin 並未提出任何左旋氧氟沙星的非醫藥用途，肯認原審
（b）專利權延長期間之保護範圍僅及於販賣及使用該專利物，專利延長期間 並不涵蓋其他排他性的專利權例如製造、輸入，然本案法院認為參酌前述 Pfizer Inc 案之見解，35 U.S.C. 156（b）係限制經延長專利權期間保護範圍為該產品 被核准之任何用途（any use approved for the product），但不及左旋氧氟沙星的 非醫藥用途，本案 Lupin 並未提出任何左旋氧氟沙星的非醫藥用途，肯認原審