第四章 FRAND 權利金之計算方式
第二節 美國的 FRAND 權利金之計算方式
一、 美國司法實務中 FRAND 權利金之計算方式
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技術標準所貢獻之價值，亦應屬FRAND 權利金之範疇，始能充分反映標準專 利權人其專利發明之價值207。
Siebrasse 及 Cotter 教授指出，多數美國司法審判實務之裁判以及學者們提 出，於計算FRAND 權利金時，應著眼於專利技術本身之價值，而不應反映專 利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後所增加之價值208。Siebrasse 及 Cotter 教授認為可將前述概念整理為如下之子概念：一、FRAND 權利金不應反 映標準實施者之沉沒成本209。二、FRAND 權利金不應反映因網路效應所增加 之價值。三、FRAND 權利金應與該專利技術對技術標準之貢獻成比例210。然 而，Siebrasse 及 Cotter 教授指出，雖 FRAND 權利金不應反映標準實施者之沉 沒成本，以及應與該專利技術對技術標準之貢獻成比例，但FRAND 權利金非 不得反映因網路效應所增加之價值的部分211。
本文認為，雖Siebrasse 及 Cotter 教授就標準必要專利被納入技術標準後所 增加之價值進行整理，惟Siebrasse 及 Cotter 教授所提出之見解是否會被美國司 法審判實務所援用，誠值後續關注。源自於網路效應所增加之技術標準價值，
實係達成智慧財產權政策中技術標準推廣與廣泛採用之目的，而並非專利技術 本身之價值，故不應由標準專利權人享有。況且因技術標準之廣泛採用而使得 許多產品中均有實施其標準必要專利，標準專利權人亦可獲得更高之權利金收 益而受惠於網路效應。因此，本文較認同多數美國司法審判實務，以及Lemley 及Shapiro 教授之見解。
一、 美國司法實務中 FRAND 權利金之計算方式 (一) Micorsoft v. Motorola 案
207J. Gregory Sidak, Apportionment, Frand Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-link,2016U.ILL.L.REV.1809, 1867-69 (2016).
208Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, The Value of the Standard,101MINN.L.REV.1159, 1228 (2017).
209關於沉沒成本(sunk costs)之概念，詳見本文第二章第四節中之說明。
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Microsoft v. Motorola 案係美國司法審判實務上第一個就標準必要專利權利 金計算之案例。美國司法審判實務上，於專利侵權之損害賠償案件中，以合理 權利金法計算損害賠償時，多審酌15 個 Georgia-Pacific 參考因子進行假設性協 商法之操作以決定合理權利金費率212。在Micorsoft v. Motorola 案中，承審 Robart 法官指出專利劫奪及權利金堆疊之問題，並參考兩造所提出之可對比證 據資料，而鑑於標準專利權人之FRAND 義務，提出對 Georgia-Pacific 參考因 子之修正如下213：
1. 原 Georgia-Pacific 第 1 個參考因子為專利權人就該專利所獲得之權利金，是 否得提出類似交易等相關證據證明之。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人 之FRAND 義務，原 Georgia-Pacific 第 1 個參考因子修正為，標準專利權人 與標準實施者雙方清楚理解FRAND 義務，並於 FRAND 義務下進行協商 時，或係可類比之協商時所約定權利金費率之相關證據214。
2. 原 Georgia-Pacific 第 4 個參考因子為專利權人為維持該專利獨占而制定之政 策或營銷計劃，透過不進行授權或是透過於維持獨占之特殊條件下始進行授 權。Robart 法官認為，因標準專利權人既已對標準制定組織承諾依 FRAND 條款向標準實施者進行授權，自不得為維持標準必要專利之獨占而不進行授 權或於特殊條件下始進行授權，故原Georgia-Pacific 第 4 個參考因子顯與標 準專利權人之FRAND 義務相悖215。
3. 原 Georgia-Pacific 第 5 個參考因子為專利權人與被授權人間之商業關係，例 如雙方是否為同一區域或同一產業之競爭者，或者為發明人或推廣者。
Robart 法官認為，因標準專利權人既已對標準制定組織承諾依 FRAND 條款 向標準實施者進行授權，標準專利權人即負有依FRAND 條款對標準實施者 進行授權之義務，因此標準專利權人自不得在授權契約中約定對其競爭對手
212詳見本文第四章第一節第四小節。
213Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10–1823JLR., 2013 WL 2111217, 16-18 (W.D. Wash. 2013).
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之歧視性條款，故原Georgia-Pacific 第 5 個參考因子亦與標準專利權人之 FRAND 義務相悖216。
4. 原 Georgia-Pacific 第 6 個參考因子為銷售專利產品所促進被授權人其他產品 銷售的效果，發明對專利權人相關非專利產品之現存價值，以及此種衍生性 或護航式銷售之程度。而原Georgia-Pacific 第 8 個參考因子為專利產品之獲 利能力、商業上成功以及目前受歡迎的程度。Robart 法官認為，雖然原 Georgia-Pacific 第 6 個、第 8 個這兩個參考因子，於考量標準專利權人之 FRAND 義務後，仍均與合理權利金費率之決定相關，但應著眼於標準必要 專利之專利技術本身的價值，而並非因該專利技術被納入技術標準而成為標 準必要專利後所增加之價值217。細繹之，鑑於標準專利權人之FRAND 義 務，合理權利金費率應反映專利技術對技術標準於技術能力上之貢獻，以及 專利技術對標準實施者技術能力上之貢獻，而並非因技術標準本身對標準實 施者之價值218。亦即，技術標準本身之價值須與專利技術對技術標準所貢獻 之價值進行區隔，而鑑於標準專利權人之FRAND 義務，標準專利權人自不 得要求標準實施者給付超過其貢獻價值之權利金費率219。
5. 原 Georgia-Pacific 第 7 個參考因子為專利之有效期間與授權之期間。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之FRAND 義務，標準專利權人應依 FRAND 條款對任何標準實施者進行授權，故專利之有效期間理論上會與授權期間相 同，而大幅簡化本參考因子之考量與分析220。
6. 原 Georgia-Pacific 第 9 個參考因子為相較於近似功用之舊有方法或設備而 言，專利技術之效用與優勢。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，應考量專利技術被納入技術標準時，於假設性協商之過程
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中，倘替代方案技術被納入技術標準而非該專利技術被納入技術標時之情形 相較221。
7. 原 Georgia-Pacific 第 10 個參考因子為專利發明之本質，專利權人所擁有和 所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施該發明之獲益222。而 原Georgia-Pacific 第 11 個參考因子為侵權人使用該發明之程度，以及證明 該項使用價值的任何證據。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，合理權利金費率應反映專利技術對技術標準於技術能力上之貢獻，以 及專利技術對標準實施者技術能力上之貢獻，而並非因技術標準本身對標準 實施者之價值。重要之處在於技術標準本身之價值須與專利技術對技術標準 所貢獻之價值進行區隔，然對於標準專利權人與標準實施者而言，專利技術 對技術標準之技術能力貢獻，以及技術標準的技術能力對標準實施者之貢 獻，與標準必要專利獲益與價值有關223。
8. 原 Georgia-Pacific 第 12 個參考因子為於特定產業或近似產業中，使用該發 明時或相似發明於產品之利潤或銷售價格之比重。Robart 法官認為，鑑於標 準專利權人之FRAND 義務，自須由 FRAND 義務之角度觀之。亦即，於特 定產業或近似產業中，倘非基於FRAND 義務所約定之權利金費率自不得作 為比較之基礎224。
9. 原 Georgia-Pacific 第 13 個參考因子為可實現獲利中由發明所貢獻的部分，
並與非專利部分、製造過程、商業風險或侵權人外加之重要特徵或改良進行 區別。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，應著眼於該標 準必要專利之專利技術本身之價值，而並非因該專利技術被納入技術標準而 成為標準必要專利之價值225。否則，倘予標準專利權人技術標準本身之價值
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時，將給付過多實施專利技術之對價予標準專利權人而產生專利劫奪之現 象，而與標準制定組織智慧財產權政策及標準專利權人為FRAND 允諾之目 的相悖226。
10. 原 Georgia-Pacific 第 15 個參考因子為考量專利權人可接受之權利金數額，
以及被授權人願給付之權利金數額，而專利權人與被授權人於侵權開始時達 成授權協商時所約定之權利金數額。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，標準專利權人與標準實施者於協商過程中，應考量 FRAND 義務及其目的，亦即標準專利權人應依FRAND 條款對標準實施者進行授 權，避免產生專利劫奪及權利金堆疊之現象，並促進技術標準被廣泛採用，
而與標準制定組織智慧財產權政策及FRAND 允諾之目的相符227。
Robart 法官並指出，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，合理權利金費率 應考量專利技術對技術標準技術能力之貢獻，以及技術標準之技術能力對標準 實施者之貢獻。因此，技術標準中重要之核心專利技術相較於較不重要之專利 技術而言，應得獲得較高之合理權利金費率。此外，為創造有價值之技術標 準，必須使標準專利權人獲得合理之權利金，以提供標準專利權人願持續將較 佳之專利發明納入技術標準之誘因228。
在Microsoft v. Motorola 案中，Robart 法官認為，倘採用 H.264 技術標準或 802.11 技術標準之標準專利權人均請求 Microsoft 公司給付終端產品售價 2.25%
之權利金費率時，因產生權利金堆疊之現象，生產終端產品之Microsoft 公司將 無法獲利，故Motorola 公司就其標準必要專利組合，予 Microsoft 公司終端產 品售價2.25%之合理權利金費率之要約，並非 FRAND 權利金費率之要約229。 就H.264 技術標準，Robart 法官認為 MEPG LA H.264 專利池協議係以技術標準 之推廣為主要目的，且確促成H.264 技術標準之普及而有許多標準專利權人與
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限233。而就802.11 技術標準，Robart 法官認為 Via Licensing 802.11 專利池協議 雖亦以技術標準之推廣為主要目的，然並未有許多標準專利權人與標準實施者 InterCap 授權評估建議高估 Motorola 公司專利組合對 802.11 技術標準之貢獻237，而應下修為每項產品0.8~1.6 美分(計算式：0.20~0.40 美元 x 1/25 =
237，而應下修為每項產品0.8~1.6 美分(計算式：0.20~0.40 美元 x 1/25 =