FRAND允諾的法律性質及相關權利金問題之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法律科際整合研究所碩士學位論文. FRAND 允諾的法律性質及相關權利金問題之研究. 政治. FRAND pledges and FRAND 大royalties. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：李治安博士研究生：郭品毅撰. 中. 華民. 國 106 年 7 月.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 謝辭本論文的完成，首先要感謝我的指導教授治安老師學業上悉心的指導，陪伴我度過論文最後的衝刺期間，恩師總是相當耐心地和我討論並給我很多寶貴的意見與叮嚀；而在學業之外，恩師也給我各方面的支持與鼓勵；謝謝恩師在決定遠赴香港中文大學任教之際，仍願意擔任我的指導教授，能夠成為恩師的學生，實在是非常榮幸與幸福。此外，要感謝宗倫老師、菀瓊老師，特別在暑假期間撥冗擔任我的口試委員，並給我許多相關議題的啟發與論文修正的建議。宗倫老師總是很熱心地協助我解決各種大小疑惑，我也在宗倫老師的課堂上學. 治政大習到各種專利法相關的知識而深受啟發，也更加堅定我選擇專利法相關議題撰寫論文的想立法。. ‧ 國. 學. 在準備國家考試的過程中，很慶幸有我的姊姊、親如手足的宇文、凱傑、宸佐兄弟，無. ‧. 私地和我分享各種準備的經驗與考試的技巧，讓我在短短一年的時間便能脫離國家考試的苦. sit. y. Nat. 海。而我的指導律師謝進益律師，總毫不保留地傳授我各種執業經驗，並對我進行各類案件. n. al. er. io. 的栽培。此外，要感謝我的父親、母親、姊姊，謝謝您們一直以來總是伴我左右，經歷近年. i n U. v. 的風風雨雨，相信我們家能夠繼續在未來同心面對各種困難。謝謝您們，我才能順利地從工. Ch. engchi. 學領域跨度到法學領域，我會試圖整合工學與法學領域的知識為國家社會做貢獻而不負您們的期望。最後，也謝謝曾經佇足在我身旁的妳，妳的微笑是我最懷念的甜蜜，僅屬於我們的過往是我至今不時莞爾的回憶，望妳我都能夠找到屬於彼此的幸福，珍重。.


(5) FRAND 允諾的法律性質及相關權利金問題之研究中文摘要標準必要專利權人對標準制定組織作成，依公平、合理、非歧視(Fair, Reasonable and Non-discriminatory，簡稱 FRAND)之條款向技術標準實施者進行授權之允諾時，標準必要專利權人、標準制定組織及技術標準實施者間，彼此間之法律關係為何？目前多數見解認為，標準必要專利權人與標準制定組織間係成立契約關係，標準必要專利權人對標準制定組織負. 治政大有依 FRAND 條款進行授權之義務。然而，有問題者係標準必要專利權人與技術標準實施者立. 間之法律關係為何，將視 FRAND 允諾法律性質之不同而有所差異。自比較法觀點，美國、. ‧ 國. 學. 中國大陸、英國等國之司法審判實務上及學說上有不同之見解，本文進行比較與分析。. ‧. 自比較法觀點，於美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務上，法院多以合理權利金. sit. y. Nat. 法計算侵害標準必要專利之損害賠償。英國法院係以權利金比較法計算權利金費率並透過由. n. al. er. io. 上而下法驗算之；而美國、中國大陸之法院則係進行假設性協商法之操作以決定合理權利金. i n U. v. 費率。於假設性協商法之操作上，多以該標準必要專利技術被納入技術標準時，作為假設性. Ch. engchi. 協商法之操作時點，並針對個案情況調整應考量之參考因子。本文對美國、中國大陸、英國等國司法審判實務之相關裁判以及相關學者之評析進行比較與分析後，提出於我國法上操作模式之建議，望能提供我國司法審判實務上面臨標準必要專利之相關爭議時之參考。. 關鍵字：技術標準、標準必要專利、FRAND 允諾、合理權利金、假設性協商法.


(7) FRAND pledges and FRAND royalties Abstract Standard essential patent (referred to as SEP) holders make pledges of licensing their SEPs to the technical standard implementers under fair, reasonable, non-discriminatory (referred to as FRAND) terms to the SSOs. What are the legal relationship between the SSOs and the technical standard implementers? At present, most of views indicate that contractual relationships established. 政治大 technical standard implementers under 立 FRAND terms. However, issues aroused about the. between SEP holders and the SSOs, so SEP holders have obligations to license their SEPs to the. ‧ 國. 學. relationships between SEP holders and the technical standard implementers, vary depending on the legal nature of the FRAND pledges. From comparative law perspective, there are different views on. ‧. io. sit. Nat. compared and analyzed in this paper.. y. the judicial trial practice and the scholars’ opinions in the U.S., mainland China and the U.K.. al. er. From comparative law perspective, in the practice of judicial trials in the U.S., mainland China. n. v i n and the U.K., the courts usually calculate C hthe damages for SEPUinfringement from reasonable engchi. royalties. The courts in the U.K. calculate reasonable royalty rates by the comparable method and examine by the top down method; while the courts in the U.S. and mainland China apply the hypothetical negotiation method to determine reasonable royalty rates. Most of the views indicate that the timing of applying hypothetical negotiation method is at the time of SEPs included in the technical standards, and the reference factors should be taken into account varying with the cases. This paper compares and analyzes the relevant judicial trial practice referees and the scholars’ opinions in the U.S., mainland China and the U.K., and propose suggestions in our country’s law. Hope to provide references of relevant issues of the standard patent in our judicial trial practice..

(8) Key word：technical standards、standard essential patents、FRAND pledges、reasonable royalties、hypothetical negotiation method. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(9) 目次第一章. 緒論 ........................................................................... 1. 第一節研究動機與目的 .................................................. 1 第二節研究方法 .............................................................. 3 第三節研究架構 .............................................................. 4 第二章. 技術標準及標準必要專利權 ................................... 5. 第一節標準制定組織 ...................................................... 5 治. 政. 大. 立第二節技術標準之概念 .................................................. 6. ‧ 國. 學. 第三節技術標準之功能 .................................................. 7. Nat. y. FRAND 允諾之性質 ................................................. 11. io. sit. 第三章. ‧. 第四節標準必要專利權與 FRAND 條款.......................... 8. er. 第一節契約說 ................................................................ 12. al. n. v i n Ch 要約說 ................................................................ 14 engchi U. 第二節. 第三節要約之引誘說 .................................................... 15 第四節利益第三人契約說............................................. 16 第五節誠信原則說 ........................................................ 20 第六節其他見解 ............................................................ 28 第四章. FRAND 權利金之計算方式 ..................................... 32. 第一節專利侵權之損害賠償與合理權利金 ................. 32 i.

(10) 一、專利侵權之損害賠償計算 ............................... 32 二、合理權利金之計算方式 ................................... 33 三、權利金基礎 ...................................................... 39 四、權利金費率 ...................................................... 41 第二節美國的 FRAND 權利金之計算方式 .................... 45 一、美國司法實務中 FRAND 權利金之計算方式 .. 47 二、美國學者所提出之治 FRAND 權利金計算方式 .. 59. 政. 大. 立 FRAND 權利金之計算方式 ............ 65 第三節中國大陸的. ‧ 國. 學. 第四節英國的 FRAND 權利金之計算方式 .................... 71. ‧. 第五節我國法可參考之計算方式 ................................. 73. Nat. io. sit. y. 一、美國司法實務之比較與評析： ....................... 74. er. 二、美國學說見解適用之評析： ........................... 79. al. n. v i n Ch 中國大陸與美國司法實務之比較與評析： ... 82 engchi U. 三、. 四、英國司法實務適用之評析： ........................... 84 五、 Georgia-Pacific 參考因子分類方式之評析： .. 84 六、小結： .............................................................. 86 第五章. 結論 ......................................................................... 87. 第六章. 參考文獻 ................................................................. 89. ii.

(11) 表次表 1：美國司法審判實務 Georgia-Pacific 參考因子之比較表 ...........74 表 2 中國大陸與美國司法審判實務參考因子之比較表 .....................82 表 3：Georgia-Pacific 參考因子分類之比較表 ....................................85. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iii. i n U. v.

(12) 第一章第一節. 緒論. 研究動機與目的. 標準制定組織之成員為提升其產品與市場主流產品之相容性 (interoperability)，透過標準制定組織共同制定技術標準(technical standards)以供遵循。在網路效應(network effects)之下，當某項技術標準成為市場主流時，各家廠商有相當高的誘因生產採用該項技術標準之產品1。於採用該項技術標準時，所不可避免地實施之專利技術則稱為標準必要專利(Standard Essential Patents，簡稱 SEPs)，該專利技術並不一定為該領域之最佳技術，而係為符合該. 政治大. 技術標準所必須實施之專利技術2。. 立. 為了技術標準之推廣，標準制定組織(Standard Setting Organizations or. ‧ 國. 學. Standard Development Organizations, 簡稱 SSOs 或 SDOs)通常會要求標準必要專利權人(下稱標準專利權人)允諾(pledges)3依公平、合理、非歧視之條款(Fair,. ‧. Reasonable And Non-Discriminatory terms，簡稱 FRAND 條款)對技術標準實施者. y. Nat. sit. (下稱標準實施者)進行授權，以使標準實施者均得於公平、合理、非歧視性之. n. al. er. io. 條件下採用技術標準。而有問題者係，標準專利權人向標準制定組織允諾依. i n U. v. FRAND 條款對標準實施者進行授權時，該 FRAND 允諾之法律性質為何？標準. Ch. engchi. 專利權人是否因此負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務？倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務時，標準實施者是否具要求標準專利權人履行. 1. 李昂杰，淺介「技術標準制定」與「專利聯盟之交錯」，科技法律透析，第 15 卷第 8 期，2003 年 8 月，頁 4。 2 Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 CALIF. L. REV. 1889, 1892-1893 (2002). 3 國內有論者翻譯為宣誓(沈宗倫，標準必要專利之法定授權與專利權濫用—以誠實信用原則為中心，政大法學評論[已接受刊登]，頁 21)、聲明(胡舜文，醫療方法專利爭議再起，萬國法律，第 145 期，2005 年 2 月，頁 49、李素華，專利權行使與公平交易法 – 以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，第 16 卷第 2 期，2008 年 4 月，頁 94-95、楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 68)、承諾(黃惠敏，標準必要專利與競爭法之管制 – 以違反 FRAND/RAND 承諾為中心，中原財經法學，第 36 期，2016 年 6 月，頁 4、葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成 – FRAND 條款承諾之法效力，萬國法律，第 192 期，2013 年 12 月，頁 82)等不同用語，宣誓之用語似有較強之義務性存在，聲明之用語可能會與訴訟法之聲明進行聯想，而承諾之用語可能與契約關係中要約與承諾之概念混淆，故本文統一使用允諾之用語。 1.

(13) 其 FRAND 義務之請求權？FRAND 權利金應如何計算？倘以合理權利金法計算損害賠償，而操作假設性協商法以決定合理權利金費率時，法院所應考量之參考因子為何？是否有訴訟外紛爭解決機制得用以決定合理權利金？倘標準專利權人違反 FRAND 義務，而濫用其基於標準必要專利所產生之優勢市場地位時，亦有可能涉及違反競爭法之相關問題4，惟本文並非以競爭法之角度切入，僅簡述之。我國許多科技大廠於資訊與通信科技產業中(Information and Communication Technology，簡稱 ICT)多係以 OEM(Original Equipment Manufacturer)或 ODM(Original Design Manufacturer)為主要業務內容5。鑑於資訊與通信科技產業. 政治大中高度之標準化與產品相容性需求，於採用特定技術標準時，將不可避免地實立. 施被納入該項技術標準之標準必要專利，故侵害標準必要專利之可能性更高6。. ‧ 國. 學. 於我國司法審判實務上，迄今尚無侵害標準必要專利相關裁判之作成，倘將來. ‧. 面臨侵害標準必要專利之相關問題時，法院應如何進行處理？近年來，美國、. y. Nat. 中國大陸、英國等國之法院業就標準必要專利侵權之相關爭議作出裁判，對. er. io. sit. FRAND 允諾法律性質進行說明，並以合理權利金法計算損害賠償。目前我國學者雖著有相關論述，惟較無就美國、中國大陸、英國等國裁判之比較，以及. al. n. v i n 美國、中國大陸之法院於操作假設性協商法以認定合理權利金費率時，所考量 Ch engchi U 參考因子之分析。因此，本文就美國、中國大陸、英國等國之司法裁判與美. 國、我國學者之學術論著等資料進行比較與分析，並考量我國民法、專利法等相關規定後提出處理建議，望能提供我國司法審判實務將來面臨侵害標準必要專利相關問題之參考。. 4. 王立達，智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究 – 以美國競爭規範之區別處理為中心，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，2011 年 7 月，頁 63-70。 5 工業技術研究院，台灣電子產業回顧與展望，上網日期 2017 年 7 月 6 日，檢自： https://www.itri.org.tw/chi/Content/NewsLetter/Contents.aspx?SiteID=1&MmmID=5000&MSid=621 302513530161363。 6 Daryl Lim, Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game, 119 PENN. ST. L. REV.1, 20 (2014). 2.

(14) 第二節. 研究方法. 本文之研究方法係採用文獻分析法與比較法。首先以文獻分析法就所蒐集之相關文獻資料進行整理與分析，包含我國、美國學者之學術論著以及美國、中國大陸、英國等國司法裁判等資料，以了解我國及前述各國對於標準專利權人所為之 FRAND 允諾其法律性質之相關論述，以及倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務，於計算 FRAND 權利金時，如何進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率。鑑於美國為專利制度發展較完善之國家，對多數專利權人而言美國為相當. 政治大利權之效力僅及於美國國境之內，然我國許多科技大廠於資訊與通信科技產業立. 重要之市場，須以專利權等智慧財產權保障其商業優勢與經濟利益，雖美國專. ‧ 國. 學. 多係以 OEM 或 ODM 為主要業務內容7，並自美國廠商接單後進行產品設計或生產製造，因此我國廠商與美國廠商業務往來相當頻繁，而於整個產業鏈上有. ‧. 相當緊密的連結關係，故無論係於美國申請專利或係主張專利侵權而言，對專. sit. y. Nat. 利權人之重要性不言可諭。此外，我國於專利法之立法8與司法審判實務上9，. al. er. io. 均有受美國法之影響，誠有研究美國法之必要性。此外，美國之司法審判實務. v. n. 業就標準必要專利權侵權之相關問題作出裁判10，就標準專利權人向標準制定. Ch. engchi. i n U. 組織所為依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾的法律性質，以及 FRAND 權利金費率之計算方式，進行實質討論並進行深入分析，誠具相當之參考價值。近期中國大陸、英國等國之司法審判實務就標準必要專利侵權之相關問題. 7. 同前註。詳見 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 1 項、第 49 條第 4 項、第 122 條第 3 項之修正理由。100 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 2 條第 3 款、第 5 條第 2 項、第 7 條、第 8 條、第 9 條、第 15 條第 2 項、第 25 條、第 97 條第 1 項第 3 款、第 98 條、第 121 條第 2 項、第 123 條、第 127 條之修正理由。102 年 6 月 11 日修正公布之專利法第 97 條第 2 項之修正理由。 9 詳見智慧財產法院 97 年民專訴字第 66 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號、101 年度民專上字第 50 號民事判決。 10 詳見本文第五章第一節。 3 8.

(15) 亦有參考美國司法審判實務裁判之內容而作出裁判者11，因此本文以比較法就我國與前述各國就標準專利權人所為之 FRAND 允諾其法律性質進行說明，以及倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務，於計算 FRAND 權利金時，如何進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率之方式進行比較與分析，並考量我國民法、專利法等相關法令之規定提出處理建議，望能提供我國司法審判實務將來面臨侵害標準必要專利侵權相關問題之參考。然而，目前美國、中國大陸等國之法院於操作假設性協商法以決定 FRAND 權利金費率時，仍係視個案事實進行參考因子之調整，尚無統一之操作模式，故侵害標準必要專利之相關. 政治大之提出，以進行更全面之研究。立. 問題，仍待日後國內外專利授權實務與司法審判實務之發展以及新近學說見解. ‧ 國. 研究架構. 學. 第三節. 本文一共分為五章。第一章說明研究動機與目的、研究方法與研究架構。. ‧. 第二章分別說明何謂標準制定組織、技術標準之概念與功能、何謂標準必要專. sit. y. Nat. 利與 FRAND 條款。第三章依序就契約說、要約說、要約之引誘說、利益第三. al. er. io. 人契約說、誠信原則說等，本文所搜尋到相關之 FRAND 允諾法律性質的論述. v. n. 逐一進行介紹與說明，本文並對各相關見解進行比較與分析。第四章先說明一. Ch. engchi. i n U. 般專利侵權之損害賠償計算與合理權利金等概念後，再說明鑑於標準專利權人之 FRAND 義務下，合理權利金之計算方式應如何進行調整，並依序說明美國、中國大陸、英國等國基於 FRAND 義務之合理權利金計算方式，本文對前述各國之計算方式進行比較分析後，提出我國法下計算之建議。第五章就本文之研究內容進行總結與整理。. 11. 詳見本文第五章。 4.

(16) 第二章. 技術標準及標準必要專利權. 因標準實施者於採用技術標準時，將不可避免地使用標準必要專利技術，為避免標準專利權人不當主張權利時(例如：不當聲請定暫時狀態假處分)，可能造成之專利劫奪(patent hold-up)或權利金不當堆疊(royalty stacking)等專利權濫用之問題更加突顯12，進而造成技術標準推廣之阻礙13。因此，多數標準制定組織之智慧財產權政策(intellectual property policy)中，通常會要求標準專利權人允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。而為理解 FRAND 條款之功能，須先就標準制定組織、技術標準、標準必要專利之概念進行說明。. 治第一節政標準制定組織大. 立. 標準制定組織之成員為提升其產品與市場主流產品之相容性，透過標準制. ‧ 國. 學. 定組織共同制定技術標準以供遵循。在網路效應之下，當某項技術標準成為市場主流後，相關廠商有相當高的誘因採用該項技術標準或與該項技術標準相容. ‧. 之產品14。技術標準通常是透過標準制定組織來制定，一項技術標準大多涵蓋. y. Nat. sit. 許多專利技術，故在採用技術標準時，將不可避免地使用技術標準所涵蓋之專. n. al. er. io. 利技術15。標準制定組織之主要任務是在開發、協調、頒布及修訂技術標準，. i n U. v. 以滿足廣大標準實施者及消費者之需求。標準制定組織於廠商各種需求之協調 16. 方面扮演重要角色。. Ch. engchi. 有論者視標準必要專利授權類型之不同，而對標準制定組織進行分類17，第一類的標準制定組織，直接使標準專利權人與標準實施者間成立授權契約，例如通用串列匯流排推廣組織(USB Promoters Group)18。第二類的標準制定組. 12. Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TX. L. REV. 1991, 1993 (2007). 13 詳見本文第五章之相關案例。 14 李昂杰，同註錯誤! 尚未定義書籤。，頁 4。 15 Lemley, supra note 2, at 1889, 1892-1893. 16 Id 17 沈宗倫，標準必要專利之法定授權與專利權濫用—以誠實信用原則為中心，政大法學評論(已接受刊登)，頁 19。 18 同前註。 5.

(17) 織，直接在該標準制定組織之成員協約中，載明標準專利權人與標準實施者間之授權契約，例如藍牙技術聯盟(Blooth SIG)，而與前述通用串列匯流排推廣組織之差異在於，藍牙技術聯盟之成員協約具有防禦條款，當標準實施者對標準專利權人提起專利侵權訴訟時，專利權人得將授權條件由免權利金變更為合理權利金19。第三類的標準制定組織，是將智慧財產權政策作為該標準制定組織成員章程的一部份，例如歐洲電信標準協會(the European Telecommunications Standards Institute，簡稱 ETSI)20。第四類的標準制定組織，是以保證書(Letter of Assurance)之形式確認標準必要專利人的授權義務，例如電氣與電子工程師協. 政治大。第五類的標準制定組織，並無對標準專利權人. 會之標準技術聯盟(Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard 21. Association，簡稱 IEEE-SA). 立. 依公平、合理、非歧視進行授權之要求，並以自主揭露專利資訊的模式，例如. ‧ 國. 學. 網路工程師工作任務組織(Internet Engineering Task Force，簡稱 IETF)22。除了第. ‧. 五類的標準制定組織外，其他四類的標準制定組織對標準專利權人就其標準必. y. Nat. 要專利之授權有不同程度上之影響，而促使標準專利權人作出依 FRAND 條款. er. io. sit. 進行授權之允諾23。鑑於資訊與通信科技產業中高度之標準化與產品相容性需求，於採用特定技術標準時，將不可避免地實施被納入該項技術標準之標準必. al. n. v i n 要專利，故侵害標準必要專利之可能性更高。因此，侵害標準必要專利相關 Ch engchi U 24. 問題之處理於資訊與通信科技產業更加重要，ETSI 係資訊與通信科技產業中相當重要之標準制定組織，而屬於第三類標準制定組織，故本文就第三類標準制定組織集中進行討論。. 第二節技術標準之概念所謂技術標準乃提供產品或過程共同設計之任何技術規格(technical. 19. 同前註。同前註。 21 同前註，頁 20。 22 同前註，頁 21。 23 同前註。 24 Lim, supra note 6, at 20. 20. 6.

(18) specifications)組合以達到特定產品或服務之特徵方法，並使得產品製造或服務提供能共通或彼此相容。舉例而言，人們於日常生活所使用之行動電話、筆記型電腦等設備均涉及許多不同技術標準之採用，故技術標準已在現代世界中扮演相當重要的角色25。然而部份技術標準涉及相當複雜的技術規格，例如輪胎之內徑、扁平比、耐磨係數、耐溫係數、拖曳係數等，但亦有可能僅是簡單的技術規格，諸如燈泡之 E54 燈座尺寸、電池的輸出電壓等26。無論技術標準之複雜程度高低，均有可能對產業之發展以及市場的競爭秩序造成直接影響27。. 第三節. 技術標準之功能. 政治大準，消費者得享受各種相容之產品，廠商亦因消費者就採用技術標準產品之需立技術標準可確保來自不同廠商之各種不同產品可彼此相容。由於技術標. ‧ 國. 學. 求而獲得商業利益28。廠商雖因彼此產品之相容性而使得彼此間之競爭更加激烈，但廠商無庸因規格競爭而付出額外之營運成本29，且技術標準之相容性所. ‧. 產生的網路效應，亦提高消費者購買採用該項技術標準產品意願30。倘個別廠. sit. y. Nat. 商採用不同之技術而提供彼此無法相容的商品與服務時，將致使消費者於不同. al. er. io. 廠商之產品或服務間之轉換成本（switching costs）提高並造成鎖定效果，致使. v. n. 既有市佔率高的業者受惠於網路效應，並造成市場傾斜效應（market tipping. Ch. engchi. i n U. effect）31，而有大者恆大的現象，提高市場後進者之進入障礙，而產生限制競爭之效果。因此，技術標準的採用，有利於上下游產業的發展與整合，可促進競爭與創新，無論對消費者及廠商均有益處。. 25. Lemley, supra note 2, at 1896. 李素華，專利權行使與公平交易法—以採用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，第 16 卷第 2 期，2008 年 4 月，頁 87-89。 27 李素華，技術標準制定之競爭法規範與調和，東吳法律學報，第 15 卷第 1 期，2003 年 8 月，頁 121-136。 28 Damien Geradin, The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms, 21 GEO. MASON L. REV. 919, 933 (2014). 29 楊益昇，技術標準制定(standard setting)問題初探，科技法律透析，2003 年 3 月，頁 4。 30 J. Gregory Sidak, The value of A standard versus the value of standardization, 68 BAYLOR L. REV. 59, 61 (2016). 31 楊益昇，同註 29，頁 5。 7 26.

(19) 標準化使得由不同廠商所生產或操作的設備或網路元件間具有更好的相容性。例如，由 Apple 公司銷售的並在台灣大哥大公司網路上操作並由 Foxconn 公司製造的手機可以連接到由 Ericsson 公司製造並由中華電信公司操作的基地台，並且向由在遠傳電信公司的網路上操作的 HTC 公司銷售的手機發送簡訊，通過由 Huawei 公司製造並由台灣之星公司操作的基地台。於網路效應存在的市場中，隨著參與市場的其他消費者的數量增加，消費者的需求也會增加。亦即，隨著使用手機的消費者越來越多，手機使用的需求也越來越高，因此經濟學上消費者對手機之需求曲線會外移，故消費者對固定數量手機的需求願給付更高的價格32。標準化使得不同的設備製造商、零售商或行動網路運營商能夠. 政治大內化競爭產品的附加用戶所創建之網路效應，因此消費者於購買手機時，亦會立增強手機之網路效應，而使得手機之使用價值提升，致使消費者對於手機有給. ‧ 國. 學. 付更高價格之意願33。是以，標準化的價值將包括與實現相容性所減少之相關. ‧. 交易成本與網路效應所產生之價值34。. y. Nat. Sidak 教授指出，標準化之價值與專利技術被納入技術標準後所產生之價. er. io. sit. 值，應屬不同之概念。標準化之價值係由專利權人與標準實施者共同採用統一技術標準之協議價值，包括因標準實施者與標準專利權人交易成本降低所產生. al. n. v i n 之價值，以及因符合技術標準產品相容性之網路效應所產生之價值。而專利技 Ch engchi U 術被納入技術標準後所產生之價值則包括技術標準總價值的其餘部分35。. 第四節. 標準必要專利權與 FRAND 條款. 當採用某項技術標準時，標準實施者無法以規避技術或替代技術來取代經標準制定組織納入該項技術標準之專利技術，該專利技術即所謂之標準必要專利36。標準必要專利與一般之專利本質上雖均為專利權，然標準必要專利權之. 32. Sidak, supra note 30, at 61. Id. 34 Id. 35 Id. at 60. 36 Lim, supra note 6, at 3-4. 33. 8.

(20) 特點在於標準實施者於採用該項技術標準時，將不可避免地實施標準必要專利，故倘標準專利權人不當主張權利時(例如：不當聲請定暫時狀態假處分)，可能會造成專利劫奪或權利金不當堆疊之問題37，而造成技術標準推廣之阻礙 38. 。是以，多數標準制定組織之智慧財產權政策中，通常會要求標準專利權人. 允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。原則上，標準專利權人所為之 FRAND 允諾並非授權，僅為標準專利權人允諾依 FRAND 條款進行授權39。當標準實施者已採用某項技術標準進行大量投資而成為沉沒成本(sunk costs)後，不再採用該項技術標準的機會成本相當高。因標準實施者於採用某項. 政治大專利權人享有因其專利技術被納入技術標準所產生之優勢談判地位。倘標準實立技術標準後，將不可避免地使用標準必要專利，故於授權協商之過程中，標準. 施者基於沉沒成本之考量，而被迫給付鉅額權利金(excessive pricing)予標準專利. ‧ 國. 學. 權人時，將產生專利劫奪之問題。因此，Colleen 及 Lemley 教授指出，於多組. ‧. 件產品之整體產品中只要有部分組件被控專利侵權時(諸如智慧型手機之通訊晶. y. Nat. 片被控專利侵權時)即有產生專利劫奪之問題，故於生產多組件產品之產業中產. er. io. sit. 生專利劫奪問題之可能性較高40。是以，為避免產生專利劫奪之問題，標準制定組織通常會要求標準專利權人允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。. al. n. v i n 儘管 FRAND 條款於標準制定組織之智慧財產權政策中相當常見，但於多 Ch engchi U. 數智慧財產權政策中並無定義何謂公平、合理、非歧視，或將 FRAND 權利金具體化，故標準專利權人所為之 FRAND 允諾被視為不完全契約(incomplete contract)，以保持其彈性而維持市場之調節機能41。亦有論者指出自 IEEE、 ETSI、ITU(International Telecommunication Union，簡稱為 ITU)等標準制定組織. 37. Lemley & Shapiro, supra note 2, at 1993. 詳見本文第五章之相關案例。 39 Aaron G. Fountain, Penny L. Prater Maya & Prakash Choksi, Standard-essential Patents and the RAND Requirement: Recent Decisions on Reasonable and Nondiscriminatory Royalties, 20 NO. 10 CYBERSPACE LAWYER NL 4, 4 (2015). 40 Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 CORNELL L. REV. 1, 39 (2012). 41 Geradin, supra note28, at 930. 9 38.

(21) 之智慧財產權政策觀之，似有意不將標準專利權人所為之 FRAND 條允諾具體化，而待標準專利權人與標準實施者就授權之內容與條件自行協商42。所謂公平的授權是針對授權之實體內容而言，於授權契約所載內容與條件上應充分反映標準必要專利之價值43。而所謂合理的授權則是針對授權之協商程序而言，於協商過程中應公平並充分揭露相關資訊，以兼顧雙方之利益44。另所謂非歧視之授權則是指標準專利權人不應針對不同之標準實施者而為不同待遇之授權方式45。在此之同等待遇並非指完全相同之授權條件及內容，而係指當標準實施者與標準專利權人進行協商時，標準專利權人考量及決定授權條件及內容之基礎應為相同46，亦即於相近授權情況下授權條件及內容理應相同47。然有論者. 政治大認為公平的授權係針對授權協商之過程應合理正當(due process)而言，而合理的立 (acceptable)授權則係針對授權協商之結果而言48，並予指明。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 42. Ch. engchi. i n U. v. Stanley M. Besen, Why Royalties for Standard Essential Patents Should Not Be Set by the Courts, 15 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 19, 20-24 (2016). 43 沈宗倫，同註 17，頁 35-36。 44 同前註，頁 37。 45 同前註。 46 李素華，同註 26，頁 97-98。 47 Geradin, supra note28, at 928. 48 李素華，同註 26，頁 97-98。楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 82-83。 10.

(22) 第三章. FRAND 允諾之性質. 鑑於標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，其目的在於標準專利權人與標準實施者間利益之衡平以及促進技術標準被廣泛採用，並避免專利權人在其專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利後，濫用其標準必要專利權及獨占地位以索取鉅額權利金所產生之專利劫奪現象。因此，標準專利權人所為之 FRAND 允諾的法律性質為何？各國對標準專利權人所為之 FRAND 允諾的法律性質之認定雖不盡相同，惟美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務所作出之裁判，就標準專利權人所為. 政治大. 之 FRAND 允諾於法律性質之相關論述，誠具相當重要之參考價值而值得借. 立. 鏡。. ‧ 國. 學. 歐洲於處理標準必要專利之相關爭議時多自競爭法之角度切入，而並未直接就標準專利權人所為之 FRAND 允諾法律性質進行說明，法院及歐盟委員會. ‧. 均表示，在特定情況下標準專利權人拒絕依 FRAND 條款對標準實施者進行授. sit. y. Nat. 權時將會構成市場支配地位之濫用49。例如：在 Philips v. Master & More 案中，. al. er. io. Master & More 公司即主張 Philips 公司拒絕授權之行為違反 FRAND 條款及違. v. n. 反歐洲聯盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union，簡稱. Ch. engchi. i n U. TFEU)第 102 條市場支配地位濫用之規定。Master & More 公司並主張橘皮書標準抗辯(Orange-Book-Standard defense)50，然法院則認為 Master & More 公司並無法滿足橘皮書標準之曾向標準專利權人為合理的授權要約以及業給付或提存. 49. Thomas H. Cotter, Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 337-341 (2014). 50 橘皮書標準抗辯(Orange-Book-Standard defense)，係德國聯邦最高法院於 2009 年，就侵害 CDR 橘皮書技術標準的標準必要專利之禁制令聲請案件，是否核發禁制令所建立之標準。德國聯邦最高法院認為，鑑於標準必要專利之特殊性，倘被控侵權人曾向標準專利權人進行合理的授權要約，且被控侵權人業給付或提存授權金時，則被控侵權人得主張標準專利權人應依 FRAND 條款進行授權之抗辯，而法院則應駁回標準專利權人禁制令之聲請。詳見 Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 747 (749), 2009 (Ger.), translated in 41 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 369 (2010). 11.

(23) 授權金之要件，故最後仍准許 Philips 公司禁制令之聲請51。另在 Samsung v. Apple 案中，Samsung 公司以 Apple 公司侵害其行動電話相關標準必要專利為由向歐盟委員會為禁制令聲請。歐盟委員會認為潛在被授權人即 Apple 公司有意願與標準專利權人即 Samsung 公司進行授權協商時，Samsung 公司聲請禁制令之行為業違反歐洲競爭法關於濫用市場支配地位之規定，故否准 Samsung 公司之禁制令聲請52。而美國司法審判實務於處理標準必要專利相關之爭議時則係從專利法之角度切入，且有較完整之論述與分析。近期位於亞洲同屬歐陸法系之中國大陸、日本及韓國等國亦有對標準必要專利相關之爭議作出裁判，並自. 政治大本文羅列前述各國司法審判實務上，標準專利權人所為之 FRAND 允諾法立. 誠信原則之角度就標準必要專利相關之爭議進行詮釋。. 律性質之論述與分析，並討論 FRAND 允諾於我國法中可能之法律性質。本文. ‧ 國. 學. 試圖參照美國法及中國大陸法之論理基礎，以及探究 FRAND 條款之目的與智. ‧. 慧財產權政策之精神進行評析，並彙整契約說、要約說、要約之引誘說、利益. 第一節契約說. al. er. io. sit. y. Nat. 第三人契約說、誠信原則說等主要見解如下：. v. n. 契約之成立係由契約當事人要約與承諾之意思表示合致而構成，有論者謂. Ch. engchi. i n U. 民法第 164 條修正前關於懸賞廣告之單獨行為說，即透過廣告人單方之意思表示，行為人完成指定行為時，因廣告人之意思實現而成立報酬之給付義務53，而屬契約原則之例外54。基此，標準專利權人對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之允諾，標準專利權人即對標準實施者負有依 FRAND 條款進行授. 51. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 747 (749), 2009 (Ger.), translated in 41 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 369 (2010). 52 Press Release, European Comm'n, Antitrust: Commission Sends Statement of Objections to Samsung on Potential Misuse of Mobile Phone Standard-Essential Patents (Dec. 21, 2012) 53 孫森焱，論懸賞廣告，律師雜誌，第 240 期，1999 年 9 月，頁 20-27。 54 所謂契約原則係指基於私法自治下，雙方權利義務關係原則上應由雙方意思表示合致而成立契約關係，例外始得以一方之單獨行為或法定要件而成立。詳見黃茂榮，法律行為與契約之締結(一)，植根雜誌，第 26 卷第 3 期，2010 年 3 月，頁 22-26。 12.

(24) 權之義務55。此外，參照德國專利法第 23 條第 3 項預先同意授權制度之規定，專利權人對任何專利實施者構成法律上之要約，任何專利實施者均得給付合理對價而使用專利權人之發明，並成立擬制的授權契約關係，而無須再締結一個正式的授權契約。倘專利權人與專利實施者雙方就權利金數額有爭議時，得請求專利局予以確認。執此，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾，標準專利權人與標準實施者間成立擬制之授權契約關係 56. 。於中國大陸之司法審判實務上，中國大陸之最高人民法院於 2008 年時指. 政治大者，則視為該標準專利權人同意標準實施者於採用該技術標準時實施其專利技立出，倘標準專利權人曾參與標準制定活動或同意其專利技術被納入技術標準. 術，而標準實施者實施其專利技術之行為並不會構成侵權；標準專利權人有權. ‧ 國. 學. 要求標準實施者給付權利金，但權利金數額應明顯低於正常數額57。2011 年. ‧. 時，河北省高等人民法院於承審相關標準必要專利糾紛之上訴案件時亦予援. y. Nat. 用，認為標準專利權人因曾參與技術標準制定過程，故視為該標準專利權人同. io. sit. 意標準實施者實施其專利技術，而將標準實施者給付之權利金由 80 萬元人民幣. al. er. 降至 10 萬元人民幣58。2012 年中國大陸之最高人民法院就 FRAND 授權之處理. n. v i n 模式，顯然與 2008 年所提出之規範相同，僅除去權利金數額應明顯低於正常數 Ch engchi U 額之部分，意即倘標準專利權人曾參與標準制定活動或同意其專利技術被納入. 技術標準者，則視為該標準專利權人同意標準實施者於採用該技術標準時實施其專利技術，而標準實施者實施其專利技術之行為並不會構成侵權，但標準專利權人有權要求標準實施者給付權利金59。執此，中國大陸之最高人民法院雖未敘明標準專利權人向標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾其. 55. 楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 78-79。 56 同前註。 57 D. Daniel Sokol & Wentong Zheng, FRAND in China, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 71, 86 (2013). 58 Id. 59 Id. 13.

(25) 法律性質為何，然中國大陸之最高人民法院似有認為標準專利權人與標準實施者間，成立擬制之授權契約的意旨存在；亦即標準專利權人於參與標準制定活動或同意其專利技術被納入技術標準時，即視為對標準實施者為授權之要約，任何標準實施者均得給付合理對價而使用其標準必要專利技術60。然而，本文認為，民法 164 條懸賞廣告之規定於 89 年間即已修正而採契約說之見解，仍須以要約與承諾之意思表示合致後始能成立契約關係，就債之發生回歸契約原則之適用。此外，我國法並無德國法中預先同意授權制度之相關規定，於法無明文之下，亦不得擬制標準專利權人與標準實施者間成立授權契. 政治大得比附援引。況標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實立. 約關係，故德國專利法第 23 條第 3 項之規定與我國法之相關規定並不相容自不. 施者進行授權之允諾，標準專利權人之真實意思僅為對標準制定組織允諾依. ‧ 國. 學. FRAND 條款向標準實施者進行授權，標準實施者與標準專利權人間仍須就授. ‧. 權內容及範圍進行協商，並非直接向標準實施者進行授權而構成授權契約。此. y. Nat. 外，於荷蘭之司法審判實務上，法院亦認為標準專利權人對標準制定組織所. io. sit. 為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並不會構成標準專利權人. er. 與標準實施者間之授權契約61。是以，由標準專利權人對標準制定組織所為，. al. n. v i n 依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，而認定標準專利權人與標準實 Ch engchi U 施者間成立擬制之授權契約關係，並非妥適。. 第二節要約說授權要約說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，乃係對潛在不特定之所有標準實施者進行授權之授權要約，並對標準專利權人具有拘束力，當標準實施者進行承諾時雙方即會成. 60. 近期於中國大陸之司法審判實務上，在華為訴交互數字一案中，廣東省高級人民法院就標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係以誠信原則之觀點進行詮釋，詳見本章第五節誠信原則說。 61 Cotter, supra note 49, at 318. 14.

(26) 立授權契約62。亦有論者認為，標準專利權人向標準制定組織所為，依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，即對潛在不特定之所有標準實施者為授權之要約，而標準實施者得通知標準制定組織其實施該技術標準之計畫而進行承諾，雙方意思表示合致而成立授權契約。因此，標準專利權人得依授權契約請求標準實施者給付 FRAND 權利金63。然而，標準專利權人對標準制定組織允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權時，就 FRAND 條款的內容觀之，FRAND 條款中並無授權期間、授權範圍、授權方式等具體授權內容與條件而欠缺構成契約的必要之點，故將標準專. 政治大認定為標準專利權人對潛在不特定所有之標準實施者所為之授權要約，亦非妥立利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，. 第三節要約之引誘說. 學. ‧ 國. 適64。. ‧. 要約之引誘說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向. sit. y. Nat. 標準實施者進行授權之允諾，僅具意向書(letter of intent)性質之不具拘束力的意. al. er. io. 圖聲明，或僅為授權要約之引誘而無拘束力65。自比較法觀點，於德國司法審. v. n. 判實務上，法院亦認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向. Ch. engchi. i n U. 標準實施者進行授權之允諾，並不會使標準制定組織之其他成員獲得授權，標準專利權人所為依 FRAND 條款進行授權之允諾，僅為對潛在不特定之所有標準實施者所為要約之引誘66。然而，本文認為若將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為不具拘束力的授權要約之引誘時，因該 FRAND 允諾對標準專利權人並無拘束力，自與標準制定組織的智慧財產權政. 62. 楊宏暉，同註 53，頁 79。 Cui Guobin, Standard-Essential Patents and Injunctive Relief, in PATENT LAW IN GREATER CHINA 340, 347 (Stefan Luginbuehl & Pater Ganea eds., 2014). 64 楊宏暉，同註 53，頁 79。 65 楊宏暉，同註 53，頁 79。 66 Cotter, supra note 49, at 318. 15 63.

(27) 策之技術標準推廣、標準專利權人及標準實施者雙方利益衡平之意旨不符，亦無法避免標準專利權人濫用其標準必要專利權時，所產生之專利劫奪以及權利金堆疊等現象，故將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對潛在不特定所有之標準實施者所為的授權要約之引誘，仍非妥適。. 第四節利益第三人契約說利益第三人契約說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並非係標準專利權人所為之單獨行為，而係. 政治大. 對標準專利權人具有契約拘束力之利益第三人契約，並以標準實施者為利益第. 立. 三人67。. ‧ 國. 學. 自比較法觀點，美國法上利益第三人契約係指契約效力除契約雙方之當事人外，可及於契約以外第三人之契約，並使該第三人享有契約利益68。於美國. ‧. 司法審判實務上，在 Microsoft v. Motorola 案中，承審 Robart 法官認為鑑於. sit. y. Nat. IEEE 之智慧財產權政策中，要求專利權人允諾不對標準實施者行使專利權並允. al. er. io. 諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權69，而於 ITU 之智慧財產權政策中，. v. n. 則要求標準專利權人允諾對 ITU 之成員或非成員進行免費之授權、允諾對 ITU. Ch. engchi. i n U. 之成員或非成員依 FRAND 條款進行授權或表明不願依前述二個方式進行授權 70. 。因此，承審 Robart 法官認為無論係 IEEE 之智慧財產權政策或 ITU 之智慧. 財產權政策中，對標準專利權人所為之要求均構成契約上之要約，而 Motorola 之回應則構成契約上之承諾，故 Motorola 向 IEEE 及 ITU 所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾並非單獨行為，Motorola 與 IEEE 間及 Motorola 與 ITU 間業成立契約關係71。因此，承審 Robart 法官認為 Motorola 提. 67. 楊宏暉，同註 53，頁 80。葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成–FRAND 條款承諾之法效力，萬國法律，第 192 期，2013 年 12 月，頁 83-84。 69 IEEE-SA Standards board bylaws 2015 at 17. 70 Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 2015 at 9. 71 Microsoft Corp v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023, 1032-1033(W.D. Wash. 2012). 16 68.

(28) 出其對 IEEE 及 ITU 所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，僅為其單方要約之主張並無理由72。法院先後分別於 2012 年 2 月間及同年 6 月間作出兩次裁定，於 2012 年 2 月間之裁定中，法院認為 Microsoft 係 IEEE 及 ITU 的成員，Motorola 對 IEEE 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Motorola 對 IEEE 間成立契約關係，而 Microsoft 則為該契約之利益第三人；同樣，Motorola 對 ITU 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Motorola 與 ITU 間成立契約關係，而 Microsoft 則為該契約之利益第三人73；而於 2012 年 6 月間之裁定中，法院進一步認定 Motorola 所為. 政治大 Motorola 與 IEEE 間及 ITU 間之契約均為利益第三人契約，而以潛在不特定之立依 FRAND 條款進行授權之承諾，及於潛在不特定之所有標準實施者，故. 所有標準實施者為利益第三人，故 Microsoft 以及潛在不特定之所有標準實施者. ‧ 國. 學. 均得向 Motorola 請求其履行依 FRAND 條款進行授權之義務74。. ‧. 同樣於美國司法審判實務上，在 Apple v. Motorola 案中，鑑於 ETSI 及. y. Nat. IEEE 之智慧財產權政策，承審 Crabb 法官同樣認為 Motorola 既已對 ETSI 及. er. io. sit. IEEE 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Apple 公司及潛在不特定之所有標準實施者均為 Motorola 公司與 ETSI 及 IEEE 間利益第. al. v i n 。而在 Holderman 法官指出 C hIn re Innovatio 案中，承審 engchi U. n. 三人契約之利益第三人. 75. 現由 Innovatio 公司所有之標準必要專利，其前手向 IEEE 所為依 FRAND 進行授權之要約進行承諾，故其前手與 IEEE 間成立具拘束力之契約關係，兩造並不爭執76。然 802.11 技術標準之標準實施者為該契約之利益第三人，而. Innovatio 公司繼受標準必要專利時一併繼受其前手之 FRAND 義務，故 802.11 技術標準之標準實施者得請求 Innovatio 公司履行其依 FRAND 條款進行授權之. 72. Id. Id. at 993. 74 Id. at 1023, 1032-1033. 75 Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061, 1085(W.D. Wis. 2012). 76 In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 1, 4 (N.D. Ill. 2013). 17 73.

(29) 義務77。另在 Ericsson v. D-Link 案中，承審 O’Malley 法官認為，因 Ericsson 公司就其對 IEEE 所為依 FRAND 進行授權之要約進行承諾，而與 IEEE 間成立具拘束力之契約關係並不爭執，故標準實施者得請求 Ericsson 公司履行其依 FRAND 條款進行授權之義務78，似亦認為標準實施者為 Ericsson 公司與 IEEE 間利益第三人契約之利益第三人。是以，於美國司法審判實務上，多認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準制定組織智慧財產權政策所為要約之承諾，故標準專利權人與標準制定組織間意. 政治大人契約，因此標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權立. 思表示合致而成立契約關係，並以標準實施者為利益第三人，而成立利益第三. 之義務。. ‧ 國. 學. 另於英國司法審判實務上，在 Unwired Planet v. Huawei 案中，承審 Birss 法. ‧. 官認為，Unwired Planet 公司之標準必要專利係繼受自 Ericsson 公司，然原標準. y. Nat. 專利權人 Ericsson 公司曾向 ETSI 允諾依 FRAND 條款對 2G、4G 等無線通訊標. io. sit. 準實施者進行授權，故 Unwired Planet 公司應一併繼受 Ericsson 公司所為允諾. al. er. 之權利義務關係79。因此，Ericsson 公司向 ETSI 允諾依 FRAND 條款對 2G、4G. n. v i n 等無線通訊標準實施者進行授權，係 ETSI 所為要約進行承諾， C h Ericsson 公司對 engchi U. 故 Ericsson 公司與 ETSI 間意思表示合致而成立利益第三人契約，並以不特定多數之標準實施者為利益第三人80。Birss 法官並指出，鑑於標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之承諾係技術標準化之重要層面。況標準專利權人並非被迫進行承諾，然無論標準專利權人是否業依 FRAND 條款進行授權之承諾，使其明確化較與公共利益相符。倘標準專利權. 77. Id. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1230-1231 (Fed. Cir. 2014). 79 Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd., [2017]EWHC 711 (Pat), 139 (the UK High Court of Justice Chancery Division Patents Court). 80 Id. 18 78.

(30) 人業依 FRAND 條款進行授權之承諾者，基於公共利益之考量該承諾即已公開、不可撤銷並為可執行的。且為避免專利劫奪之現象，標準實施者應有權要求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之承諾81。是以，目前於英國司法審判實務上亦認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，為標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，並以不特定多數之標準實施者為利益第三人而為利益第三人契約，故標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。. 政治大所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準立. 是以，美國、英國司法審判實務上多認為，標準專利權人對標準制定組織. 制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織. ‧ 國. 學. 間成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人。然而，美國、英國法. 8283. ‧. 等海洋法系之概念中，利益第三人契約之利益第三人有請求履行契約之權利. y. Nat. ，利益第三人亦可能因契約履行之過程中而負有義務。因此，標準實施者雖. er. io. sit. 得本於利益第三人契約之利益第三人地位，請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務，而標準專利權人亦得本於利益第三人契約當事. al. n. v i n 人之地位，請求標準實施者履行其依 C h FRAND 條款給付權利金之義務。 engchi U. 然而，於我國法之體制下，利益第三人契約於民法第 269 條第 1 項定有明. 文84，契約當事人得訂立由債務人向第三人進行給付之契約，該第三人並有請求債務人向其給付之權利。因此，於我國法下利益第三人契約中之利益第三人，為利益之享有者而具有向債務人請求其履行利益第三人契約所約定義務之. 81. Id. at 146. Melvin Aron Eisenberg, Third-Party Beneficiaries, 92 COLUM. L. REV. 1358, 1429-30 (1992). 83 David G. Epstein & Alexandra W. Cook & J. Kyle Lowder & Michelle Sonntag, Third-Party Beneficiaries An “APP” for Third Party Beneficiaries, 91 WASH. L. REV. 1663, 1702-03 (2016). 84 民法第 269 條第 1 項：「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。」 19 82.

(31) 請求權，該利益第三人對利益第三人契約之債務人並無負擔義務。執此，若將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，並以標準實施者為利益第三人而成立利益第三人契約時，利益第三人契約之利益第三人雖基於契約當事人之契約關係而享有權利，但並無基於該契約關係而負擔義務86，故標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務，然標準專利權人卻無法請求標準實施者履行其給付 FRAND 權利金之義務，誠與標準專利權. 政治大同。蓋標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行立人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾內容不. 授權之允諾，並未有對標準實施者積極進行授權之意義，仍存有標準專利權人. ‧ 國. 學. 與標準實施者間，就授權期間、授權範圍、授權方式等具體授權內容與條件協. ‧. 商談判之空間，故於我國法之體制下，將標準專利權人對標準制定組織所為，. y. Nat. 依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制. io. sit. 定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間. n. al. er. 成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人者，誠有缺憾87。. i n C 第五節 h e n誠信原則說 gchi U. v. 自比較法觀點，同屬歐陸法系之中國大陸、日本及韓國等國近期之司法審判實務上，就標準專利權人對標準制定組織所為之 FRAND 允諾的相關爭議，則係以誠信原則之觀點進行詮釋，誠值同屬歐陸法系之我國作為參考。誠信原則說認為於於歐陸法系中契約相對性之概念下，原則上並無賦予契約主體外之第三人基於契約關係之請求權，即便認為標準專利權人向標準制定組織所為，. 85. Jyh-An Lee, Implementing the FRAND Standard in China, 19 VAND. J. ENT. & TECH. L. 37, 55-56 (2016). 86 Id. 87 楊宏暉，同註 53，頁 80-81。 20.

(32) 依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準制定組織所為，智慧財產權政策之要約進行承諾而成立契約關係者，基於契約相對性原則，標準專利權人僅對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務，而標準實施者原則上並無權要求標準專利權人履行其對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之義務88，倘標準專利權人拒絕授權或拒絕依 FRAND 條款進行授權時，雖標準專利權人違反與標準制定組織間之約定，但標準實施者仍無權請求標準專利權人依 FRAND 條款進行授權，而鑒於此授權契約之不合理現象，標準專利權人對標準實施者進行授權時仍應受其向標準制. 政治大。另有論者指出標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準立. 定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之承諾的拘束，始與誠信原則之意旨相 89. 符. 實施者進行授權之允諾，倘肯認該允諾為標準專利權人所為之承諾而使標準專. ‧ 國. 學. 利權人負有義務者，該義務並非真正之契約義務而係不真正義務，僅具有自我. ‧. 拘束力90，故標準實施者並無法以標準專利權人違反其 FRAND 義務為由而獨立. y. Nat. 提起訴訟91。倘將標準專利權人對標準制定組織所為之 FRAND 允諾法律性質，. er. io. sit. 認為係不真正義務而僅具有自我拘束力者，標準專利權人拒絕依 FRAND 條款進行授權，而對標準實施者提起專利侵權訴訟時，標準實施者於訴訟過程中，. al. n. v i n 僅得以標準專利權人違反其 FRAND FRAND C h 允諾而悖於誠信原則為由，而提出 engchi U 抗辯，以排除專利侵權責任之成立；標準實施者尚無向標準專利權人請求依 FRAND 條款進行授權之請求權92。於多數歐陸法系之國家中，誠信原則乃貫穿所有私法行為之首要原則，以確保民事活動之公平性及避免產生權利濫用之情事。於中國大陸之法律規範. 88. 林金榮，專利授權教戰守則：授權誠信條款 F/RAND 介紹 – Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起，月旦法學雜誌，第 238 期，2015 年 3 月，頁 235-236。 89 同前註。 90 所謂之不真正義務屬於一種強度較弱之義務，其主要特徵在於相對人通常不得請求履行，而其違反亦不發生損害賠償責任，僅使負擔此義務遭受權利減損或喪失之不利益而已，例如民法第 217 條之與有過失。詳見王澤鑑，債法原理第一冊，2001 年，頁 51。 91 楊宏暉，同註 53，頁 81-82。 92 楊宏暉，同註 53，頁 81-82。 21.

(33) 中，誠信原則為處理所有民事關係之最高指導原則及帝王條款，故誠信原則除被用於民事契約關係中，亦被用於填補契約締結前、契約履行、變更、終止和解除、以及契約終止和解除後等潛在契約關係之立法疏漏93，並於中華人民共和國民法通則第 4 條94、中華人民共和國合同法第 5 條及第 6 條95定有明文。而於中國大陸之法體系中，智慧財產權法被視為民法系統之一部，故相關的民商法規可於智慧財產權相關紛爭中適用。執此，在華為訴交互數字案(下稱華為案)中，廣東省高級人民法院認為，華為公司與 IDC 公司間之爭議係源於標準專利權人 IDC 公司與標準制定組織 ETSI 間之契約，故得依中華人民共和國民法. 政治大. 通則與中華人民共和國合同法之基本原則，以處理華為案所涉標準必要專利之 96. 相關爭議。. 立. 於中國大陸之司法審判實務上，華為案係中國大陸首次就標準必要專利之. ‧ 國. 學. 相關爭議作出之裁判，於華為案中，於釐清華為公司據以訴請確定 FRAND 權. ‧. 利金費率之請求權基礎為何之前，自須先釐清 IDC 公司對 ETSI 所為依 FRAND. y. Nat. 條款向標準實施者進行授權之允諾的性質為何97。IDC 公司主張其向 ETSI 所為. er. io. sit. 依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，僅為其向標準實施者為授權協商之要約，而並非授權契約關係之義務，故 IDC 公司認為其所為依 FRAND 條. al. n. v i n 款進行授權之允諾並不具法律拘束力而得作為請求權基礎，況法院亦無權創制 Ch engchi U 雙方之契約關係，故華為公司並無請求權基礎存在98。而華為公司則主張 IDC. 公司無論係基於契約、IDC 公司向 ETSI 所為依 FRAND 條款進行授權之允諾或是依誠信原則，IDC 公司均有依 FRAND 條款向華為公司進行授權之義務，故華為公司具請求權基礎存在99。廣東省高級人民法院認為，因華為公司與 IDC. 93. Lee, supra note 85, at 58. 參中華人民共和國民法通則第 4 條：「民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則。」 95 參中華人民共和國合同法第 5 條：「當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。」、第 6 條：「當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則。」 96 廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第 305 號判決。 97 同前註。 98 同前註。 99 同前註。 22 94.

(34) 公司間並未就授權範圍、授權方式等具體授權內容及條件達成共識，華為公司與 IDC 公司間自無授權契約關係存在，故華為公司自不得以授權契約作為請求權基礎而向 IDC 公司主張權利100。此外，廣東省高級人民法院認為，雖然中國大陸法中並無就標準專利權人 FRAND 義務之明文規範，然基於誠信原則作為民事活動及商業活動之基本原則，自得透過誠信原則建構標準專利權人負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務，以界定標準專利權人對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之承諾範圍與效果。因此，IDC 公司負有依 FRAND 條款向標準實施者之義務，而華為公司據以訴請確定 FRAND 權利金費. 政治大. 率之請求權基礎，即為中華人民共和國民法通則與中華人民共和國合同法所規 101. 定之誠信原則. 。. 立. 是以，於中國大陸之司法審判實務上，法院認為標準專利權人對標準制定. ‧ 國. 學. 組織所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，為標準專利權人對標. ‧. 準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關. y. Nat. 係，雖標準實施者並非契約當事人，然基於中國大陸法中之誠信原則，標準實. er. io. 務。. sit. 施者得向標準專利權人請求其履行依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義. al. n. v i n 另於日本司法審判實務上，在案中，東京地區法院認為 C h Samsung v. Apple engchi U. Samsung 公司因構成專利權濫用，故不得向 Apple 公司請求侵害其標準必要專利之損害賠償102。因根據日本民法，雙方當事人於契約締結前雖無明確權利義務關係之約定，然雙方當事人仍應依誠信原則進行協商，並依誠信原則向他方進行重要資訊之提供103。東京地區法院認為，Samsung 公司所提出因 Apple 公司所為之權利金要約仍保留爭執專利有效性之權利，故 Samsung 公司尚無依誠信原則進行協商之義務的主張，並無理由。此外，東京地區法院認為，. 100. 同前註。同前註。 102 Cotter, supra note 49, at 325-326. 103 Id. 101. 23.

(35) Samsung 公司拒絕應 Apple 公司之要求，就 2.4%權利金費率之要約有關之專利技術均為實施 UMTS 技術標準所必要進行說明，業違反誠信原則；且 Samsung 公司仍繼續在日本向法院對 Apple 公司為禁制令聲請，故 Samsung 公司構成權利濫用而不得向 Apple 公司請求損害賠償104。是以，於日本之司法審判實務上，標準專利權人具揭露 FRAND 權利金之相關資訊予標準實施者之義務，否則逕自為禁制令之聲請，可能遭認定為權利濫用而與誠信原則相違。此外，於韓國之司法審判實務上，在 Samsung v. Apple 案中，法院認為關於 ETSI 智慧財產權政策之解釋應適用法國法，而於法國法之下並無拘束力契. 政治大條款向標準實施者進行授權之允諾，並非係授權予標準實施者之承諾，而僅係立約或利益第三人契約之概念，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND. 課予標準專利權人應依誠信原則進行協商並依 FRAND 條款進行授權之義務，. ‧ 國. 學. 而標準實施者同時應依誠信原則與標準專利權人進行協商並取得授權之義務。是以，法院認為 Samsung 公司對 ETSI 所為，依 FRAND 條款向標準實施. ‧. 105. y. Nat. 者進行授權之允諾並非構成拘束力契約，Samsung 公司所為依 FRAND 條款進. io. sit. 行授權之允諾亦無法解釋為不聲請禁制令救濟之承諾，故 Apple 公司提出. er. Samsung 公司聲請禁制令救濟之行為構成專利權濫用之主張並無理由106。是. al. n. v i n 以，於韓國之司法審判實務上，法院認為標準專利權人向標準制定組織所為， Ch engchi U 依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，並不會使標準實施者獲得授. 權，標準專利權人與標準實施者應依誠信原則進行授權條件之協商，否則標準實施者違反依誠信原則進行協商並取得授權之義務時，標準專利權人仍得為禁制令之聲請。然而，鑑於美國、英國於司法審判實務上，多將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權. 104. Id. Id. 106 Id. 105. 24.

(36) 人對標準制定組織智慧財產權政策所為之要約進行承諾而成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人之見解於我國法體系中適用之缺憾107。同屬歐陸法系之中國大陸、日本與韓國等國，雖近期均於司法審判實務上就標準必要專利之相關爭議援引誠信原則作出判決，但援引誠信原則所解決之問題並不相同。於中國大陸之司法審判實務上，就標準專利權人對標準制定組織依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，標準專利權人對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義. 政治大不得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。基於誠信原立. 務。然而，因標準實施者並非契約當事人而僅為契約以外之第三人，理論上並. 則，標準實施者例外得要求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義. ‧ 國. 學. 務108。而於日本之司法審判實務上，則係就標準專利權人與標準實施者間於授. ‧. 權契約成立前，雙方之協商過程仍應遵循誠信原則，標準專利權人具揭露. y. Nat. FRAND 權利金相關資訊予標準實施者之義務，否則標準專利權人逕自為禁制. er. io. sit. 令之聲請，可能遭認定為權利濫用而與誠信原則相違109。而於韓國之司法審判實務上，亦指明標準專利權人與標準實施者應依誠信原則進行授權條件之協. al. n. v i n 商，倘標準實施者違反依誠信原則進行協商並取得授權之義務時，標準專利權 Ch engchi U. 人仍得為禁制令之聲請。換言之，中國大陸之司法審判實務係針對標準實施者為標準專利權人與標準制定組織間契約外之第三人，標準實施者得援引誠信原則請求標準專利權人履行其對標準制定組織所負依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。而日本、韓國之司法審判實務則係針對標準專利權人與標準實施者間於授權契約成立前之協商過程中，援引誠信原則進行雙方權利義務之衡平。. 107. 詳見本章第四節之誠信原則說部分。同註 96。 109 Cotter, supra note 49, at 325-326. 108. 25.

(37) 鑑於誠信原則為我國法最高之指導原則，於整個法律領域無論係私法、公法及訴訟法而對無論係請求權、形成權、抗辯權等均有適用之餘地110，故一切法律關係之發生、存續、終了及一切權利之行使與義務之履行均受誠信原則之支配，且誠信原則具有彈性及內容之不確定性，而有待具體事件而予具體化之規範，以利與社會變遷及價值觀念與時俱進111。誠信原則具有補充的功能、調整的功能、限制及內容控制的功能等三種規範功能。誠信原則補充的功能可進一步形成法律關係主給付義務之內容，並創設與給付具有關聯的從義務，以及避免使他方當事人之權益受侵害之保護義務；誠信原則調整的功能係於情事變. 政治大果；誠信原則限制及內容控制的功能係以誠實信用作為任何權利之內在界線，立更下，並非當事人能預料者，法院得依當事人聲請而依誠信原則調整其法律效. 並以誠實信用作為控制權利行使之準則112。. ‧ 國. 學. 於我國之司法審判實務上，亦有諸多援引誠信原則所作成之裁判113。法院. y. Nat. 110. ‧. 於審理智慧財產相關之事件中，亦曾援引誠信原則作出裁判。例如：於智慧財. sit. n. al. er. io. 王澤鑑，權利失效 – 一項重要法律原則之創設，民法學說與判例研究第一冊，2002 年 3 月，頁 339。 111 王澤鑑，誠信原則僅適用於債之關係？，民法學說與判例研究第一冊，2002 年 3 月，頁 331。 112 王澤鑑，民法總則，2001 年 10 月 6 刷，頁 597。 113 詳見最高法院 106 年度台上字第 354 號民事判決：「民法第一百四十八條係規定行使權利，不得以損害他人為主要目的，若當事人行使權利，雖足使他人喪失利益，苟非以損害他人為主要目的，即不在該條所定範圍之內。而所謂誠實信用之原則，係在具體的權利義務之關係，依正義公平之方法，確定並實現權利之內容，避免當事人間犧牲他方利益以圖利自己，自應於權利行使之結果顯然悖於正義公平之情形下，始能以該原則介入審查，並應以權利人及義務人雙方利益為衡量依據，考察權利義務之社會上作用，於具體事實妥善運用，不宜僅因權利人行使權利稍有不妥，即率認有違誠信，使其權利受限或失效，以避免藉由該原則之恣意適用致侵害法之安定性。」、最高法院 104 年度台上字第 2480 號民事判決：「按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第一百四十八條定有明文。而權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋（參見本院七十一年台上字第七三七號判例）。法院於審酌權利人之行使權利是否為權利濫用，雖屬法官本於利益衡量，綜合各種主客觀因素後所為裁量判斷，但法院如將不應列入審酌之因素予以加入，或將本應列入審酌之因素予以排除，則所作之裁量判斷，即難認符合禁止權利濫用原則之本旨。」、最高法院 104 年度台上字第 552 號民事判決：「按民法第一百四十八條第二項規定：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。此項誠實信用原則，乃法律倫理價值之最高表現，具有補充、驗證實證法之機能，更為法解釋之基準，旨在實踐法律關係上之公平妥當，應斟酌各該事件情形衡量當事人利益，具體實現正義。該項原則不僅於權利人直接實現權利內容的行為有其適用，即於整個法領域，無論公法、私法及訴訟法，對於一切權利亦均有適用之餘地，故該條項所稱之『行使權利』者，應涵攝訴訟行為在內。」 26. Ch. engchi. i n U. v.