美國司法實務之比較與評析：

Innovatio 案承審 Holderman 法官與在 Ericsson v. D-link 案承審 O’Malley 法官，

均對Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 案承審 Tenney 法官於適用假設性協商法計 算合理權利金費率所提出之15 個參考因子進行修正，茲簡化並整理如下表：

Microsoft v.

Motorola 案

In re

Innovatio 案

Ericsson v.

D-link 案

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由上，在Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官認為，適用修正之

Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金時，第 4 個及第 5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務並不相容，故無庸進行審酌；而 務並非不相容，故於適用以Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金時，第 2 個、第 3 個及第 14 個 Georgia-Pacific 參考因子仍得適

而在In re Innovatio 案承審 Holderman 法官認為，適用 Microsoft v. Motorola 案承審Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定

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FRAND 權利金時，仍應考量是否符合專利之要件即專利技術之有效性、是否 為實施技術標準所不可或缺即專利技術之必要性、是否構成專利侵權等疑義，

而前述之疑義經過法院訴訟程序釐清者，與於假設性協商之時點前述之疑義尚 未釐清者間，於疑義尚未釐清時所決定之合理權利金與疑義已經釐清時所決定 之合理權利金理應不同，疑義已釐清之合理權利金因較無模糊空間而較無協商 讓步之可能，故疑義已釐清之合理權利金應較疑義尚未釐清之合理權利金高。

而就專利是否有效、是否構成侵權、是否為實施技術標準所必要等因素，雖未 明確指明對應之Georgia-Pacific 參考因子為何，然本文認為與第 7 個參考因子 考量專利之有效與授權期間、第10 個參考因子考量專利發明之本質及商業實施 之特性、第11 個參考因子考量專利對侵權人之價值、第 15 個參考因子考量可 能之合理權利金較為相關，故Holderman 法官所提出再行修正 Robart 法官所修 正之Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金，應係以 Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子為基礎，故其餘 Holderman 法官 未指明修正之參考因子應係與Robart 法官相同之立場，意即第 4 個及第 5 個參 考因子與標準專利權人之FRAND 義務並不相容而無庸進行審酌；而第 1 個、

第7 個、第 9 個、第 12 個及第 15 個參考因子須特別於標準專利權人之

FRAND 義務下進行考量；另第 6 個、第 8 個、第 10 個、第 11 個及第 13 個參 考因子於考量時應關注標準必要專利本身之價值而非專利技術經納入技術標準 而成為標準必要專利時所生之價值；第2 個、第 3 個及第 14 個參考因子仍得適 用。其中，於第7 個、第 10 個、第 11 個及第 15 個參考因子於考量時應以專利 有效性、專利必要性及是否構成侵權已釐清之前提下進行考量。

另在Ericsson v. D-link 案承審 O’Malley 法官認為，適用假設性協商法以決 定FRAND 權利金時，不能僅空泛將 15 個 Georgia-Pacific 參考因子多增加第 16 個參考因子即考量標準必要專利人有依FRAND 條款進行授權之義務，

O’Malley 法官認為基於個案事實之不同，使用假設性協商法以決定權利金時，

Georgia-Pacific 參考因子應依個案事實再進行調整，故其在 Ericsson v. D-link 案

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中所提出再行修正Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商 法以決定FRAND 權利金，仍保留相當之個案調整空間，第 4 個、第 5 個參考 因子O’Malley 法官之見解與 Robart 法官之見解相同，認為第 4 個、第 5 個參 考因子與標準專利權人之FRAND 義務並不相容而無庸進行審酌，但就第 8 個 參考因子專利產品之獲利能力、第9 個參考因子專利技術之效用與優勢及第 10 個參考因子專利發明之本質及商業實施之特性，O’Malley 法官認為考量標準必 要專利經納入爲技術標準後，於實施技術標準時不可避免將使用該標準必要專 利技術，且基於標準制定組織推廣技術標準之目的下，第8 個、第 9 個及第 10 個參考因子與FRAND 義務無關亦無庸進行考量，而其餘第 1 個、第 2 個、第 3 個、第 6 個、第 7 個、第 11 個、第 12 個、第 13 個、第 14 個、第 15 個參考 因子則視個案事實再進行調整，本文認為雖O’Malley 法官並未明確指出其餘參 考因子是否適用Robart 法官所修正之參考因子，而 O’Malley 法官於說明第 4 個及第5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務不相容時參考 Robart 法官 之見解，故除O’Malley 法官特別指出第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子與 FRAND 義務無關而無庸進行考量者外，Robart 法官所提出就其餘參考因子之 修正，應得適用之。而Holderman 法官認為應鑑於專利有效性、專利必要性、

是否構成專利侵權等考量進行參考因子修正之見解，O’Malley 法官認為無庸建 立一個可通案適用鑑於標準專利權人FRAND 義務下以假設性協商法決定合理 權利金之參考因子，並駁回D-Link 之主張，未具體指明是否援用 Holderman 法 官之見解，然本文認為O’Malley 法官似認為視個案事實再進行調整時，即可就 專利是否有效、是否構成侵權、是否為實施技術標準所必要等情形進行考量，

而保留較高之適用彈性。是以，O’Malley 法官之見解排除第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子於 Ericsson v. D-link 案中適用，或許於該案中有其特殊考量，但 一概排除第8 個、第 9 個及第 10 個參考因子之適用似非妥適，因第 8 個、第 9 個及第10 個參考因子除 O’Malley 法官所認為之標準必要專利經納入爲技術標 準後，於實施技術標準時不可避免將使用該標準必要專利技術，且基於標準制

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定組織推廣技術標準之目的而與FRAND 義務無關外，亦有其餘參考價值存 在，故應有適用之餘地。

細繹之，第8 個參考因子為專利產品之獲利能力、商業上成功以及目前受 歡迎的程度。然撇除掉因被納入技術標準之受歡迎程度者，專利產品之獲利與 商業上成功，於考量FRAND 權利金時第 8 個參考因子亦應有其參考價值存 在。第9 個參考因子為相較於近似功用之舊有方法或設備而言，專利技術之效 用與優勢。然撇除掉因為符合技術標準所採用之方法或設備未具有效用與優勢 之情形，亦有實施該技術標準時所使用之標準必要專利技術確時較標準實施者 原採用之方法或設備具效用或優勢之情形存在之可能，故於考量FRAND 權利 金時第9 個參考因子誠有其參考價值存在。第 10 個參考因子為專利發明之本 質，專利權人所擁有和所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施 該發明之獲益。然為符合技術標準，標準實施者就標準必要專利技術所為之商 業實施確實不可避免，雖有標準實施者僅係為符合技術標準而使用該標準必要 專利技術，該標準實施者並未因使用標準必要專利技術而獲益之可能，然亦有 標準實施者確有因使用該標準必要專利技術而獲益之可能，故於考量FRAND 權利金時第10 個參考因子仍有其參考價值存在。