美國專利侵權訴訟中專利無效程序與多方複審制度之比較研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文. 美國專利侵權訴訟中專利無效程序與多方複審制度之比較研究. 治. 政 Process大of Patent Infringe Research on Patent Invalidation. 立. Lawsuit and Inter Partes Review and Comparison Therebetween. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 指導教授：沈宗倫博士研究生：何祥任撰. 中華民國一〇九年七月. DOI:10.6814/NCCU202001416.

(2) 謝辭此篇論文的完成實承蒙許多人的支持與鼓勵。首先感謝我的指導教授沈宗倫博士，在百忙之中還願意指導我這駑鈍的學生，在撰寫本論文過程中給我很多精闢見解與指導，同時提供我許多參考資料，並給我許多啟發，我始能順利完成本論文。另外，特別感謝二位口試委員熊誦梅律師及王立達教授，很細心地審閱我的拙著，並提供專業的意見與指教，使我獲益良多。再來更要感謝在職專班 102 期的所有同學，大家對我的鞭策與鼓勵，讓我能堅持完成這學位論文。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. i DOI:10.6814/NCCU202001416.

(3) 美國專利侵權訴訟中專利無效程序與多方複審制度之比較研究摘要美國專利訴訟一直是國際專利訴訟的主要戰場，在 2011 年美國發明法 (AIA)施行後，多方複審程序已成為專利侵權訴訟中，被告防禦的常用程序。由於多方複審程序兼具司法與行政的特性，且由美國專利審理暨訴願委員會 (PTAB)所管轄，與聯邦法院專利訴訟中的專利無效程序形成判定專利有效性的雙軌制。由於二種制度的程序，時程與規定不同，其間又會交互影響，對於主體有時效規定，客體上也有禁反言規定，造成部分的衝突與競合。本論文藉由. 政治大判決的應用，最後並提供當事人訴訟策略上的建議。立. 法規與制度的比較分析及搜集相關案例的解釋，以說明相關法規落實在實務上. ‧ 國. 學. 關鍵詞：專利，專利侵權訴訟，多方複審程序，專利無效. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. ii DOI:10.6814/NCCU202001416.

(4) Abstract US patent litigation has always been the main battlefield for international patent litigation. After the implementation of the American Inventions Act (AIA) in 2011, the Inter Partes Review(IPR) has become a common procedure for defendants in patent infringement litigation. Because IPR has both judicial and administrative characteristics, and is governed by the United States Patent Trial and Appeals Board (PTAB), it forms a dual-track system for determining the validity of patents with the patent invalidation process in patent litigation in the Federal Court. Because the procedures of the two systems are different in terms of schedules and regulations, there will be interactions between them. There are also estoppel regulations on the subject and the object, causing some conflicts and competition. This thesis uses comparative analysis of laws and regulations and collected relevant case explanations. 政治大 finally provides suggestions 立 on litigation strategies for the parties.. to explain the application of relevant laws and regulations in practical judgments, and. ‧ 國. 學. Keywords: Patent, Patent infringement lawsuit, Inter Partes Review, PTAB, Patent. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. invalidation. Ch. engchi. i Un. v. iii DOI:10.6814/NCCU202001416.

(5) 目次謝辭…………………………………………………………………………………..i 摘要………………………………………………………………………………….ii Abstract……………………………………………………………………………...iii 目次………………………………………………………………………………… iv 圖次………………………………………………………………………………….vii 第一章緒論………………………………………………………………………..1 研究動機……………………………………………………………..1. 第一項. 多方複審程序案件與專利訴訟的關聯分析…………………..4. 學. 第二項. 政治大多方複審程序統計數據………………………………………..1 立. ‧ 國. 第一節. 研究目的……………………………………………………………..5. 第三節. 研究方法與架構……………………………………………………..6. 第四節. 研究範圍與限制……………………………………………………..7. ‧. 第二節. io. sit. y. Nat. n. al. er. 第二章美國專利侵權訴訟中的專利無效程序…………………………………..9. Ch. i Un. v. 第一節. 美國專利侵權訴訟程序……………………………………………..9. 第二節. 專利訴訟中提出專利無效的時點與要件…………………………..15. engchi. 第一項專利無效法源……………………………………………………16 第二項專利無效抗辯時點………………………………………………17 第三項專利無效抗辯要件………………………………………………17 第三節. 舉證責任與舉證程度………………………………………………..24. 第一項提出證據的責任及證明責任與舉證程度………………………25 第二項專利無效要件的舉證原則………………………………………26 第四節. 判決效力……………………………………………………………..30 iv DOI:10.6814/NCCU202001416.

(6) 第一項專利無效之對世效力……………………………………………30 第二項專利無效的溯及既往問題………………………………………32 第五節. 專利無效相關之禁反言規定………………………………………..34. 第一項主體相關禁反言…………………………………………………34 第二項客體相關禁反言…………………………………………………35 第三章美國多方複審制度………………………………………………………..37 第一節. 管轄單位與審理程序………………………………………………..37. 第二節. 請求之要件…………………………………………………………..43. 第三節. 請求時效規定………………………………………………………..46. 第四節. 舉證責任與舉證程度………………………………………………..51. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 第一項提出證據的責任…………………………………………………52. ‧. 第二項舉證程度…………………………………………………………55 救濟制度……………………………………………………………..57. 第六節. 對相關訴訟之影響…………………………………………………..59. n. al. er. io. sit. y. Nat. 第五節. i Un. v. 第一項多方複審程序對進行中的專利侵權訴訟的影響……………....59. Ch. engchi. 第二項多方複審程序做成最終書面決定後對未判決專利侵權訴訟的影響………………………………………………………………………………...…...61 第三項多方複審程序做成最終書面決定後對已判決專利侵權訴訟的影響…………………………………..............................................................................62 第四項第三方提出系爭專利之多方複審程序對專利侵權訴訟的影響……………………………………………………………………………………..62 第七節. 禁反言規定…………………………………………………………..66. 第四章雙軌制之衝突與競合---以相關判例探討………………………………..69 v DOI:10.6814/NCCU202001416.

(7) 第一節. 對於請求項的解讀美國法院與 PTAB 立場之不同……………….69. 第二節. 請求項的修改……………………………………………………….72. 第三節. IPR 請求權與利害關係人揭露問題………………………………..75. 第一項實質利益當事人或者利害關係人的判斷………………………75 第二項未盡揭露利害關係人義務而駁回………………………………76 第三項專利讓與人禁反言………………………………………………77 第四項利害關係人認定時點……………………………………………78 第五項實質利益當事人揭露不影響申請日……………………………80 第四節. 政治大. 禁反言的交互影響…………………………………………………..81. 立. 第一項隨附禁反言………………………………………………………81. ‧ 國. 學. 第二項爭點禁反言………………………………………………………83. ‧. 第三項實體產品是否構成禁反言………………………………………84. sit. y. Nat. 第五章對於涉訟企業之建議……………………………………………………..87. 第二節. 證據搜集與論述之控管……………………………………………..92. n. al. er. 訴訟策略與時程控管………………………………………………..87. io. 第一節. Ch. engchi. i Un. v. 第六章結論與建議………………………………………………………………..94 參考文獻……………………………………………………………………………..95. vi DOI:10.6814/NCCU202001416.

(8) 圖次圖一 PTAB 複審案件統計………………………………………………………….2 圖二複審案件技術分類圖………………………………………………………….2 圖三複審案件歷年立案率………………………………………………………….3 圖四按技術分類複審案件立案率………………………………………………….4 圖五多方複審程序案件與訴訟案件關係圖……………………………………….4 圖六複審案件的最終狀態圖……………………………………………………….5. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. vii DOI:10.6814/NCCU202001416.

(9) 第一章緒論第一節. 研究動機. 專利訴訟一直以來都是科技產業競爭的重要工具之一，又因為美國為科技產品的世界主要市場，因此幾乎所有科技產業要邁入國際化都會進入美國市場。然而，美國的專利制度歷史悠久完整，且司法制度健全，所以成為國際專利爭訟的主要戰場。尤其是美國專利訴訟所費不貲，且常有高額的損害賠償判決，而對被告更有實施禁制令(injunction)的威脅，所以是攻擊競爭對手的利器。一般而言，美國專利訴訟第一審級（聯邦地方法院）至少要花費美金一百萬到五百萬的訴訟費用，因此有些不肖律師及業者，成立許多非實施專利實體. 政治大專利，所以可以規避被反訴的風險，專門以專利訴訟獲取利益。業者因為憚於立. (Non-Practice Entity, NPE)，即俗稱的專利蟑螂，握有一些專利，因為沒有實施預期龐大的訴訟耗費，往往為了息事寧人，就以可容許金額進行和解，卻助長. ‧ 國. 學. 了 NPE 的橫行。然而，這些 NPE 到處興訟，不但對業界造成困擾，也耗費美國的司法資源。尤其一些知名企業，比如微軟，英代爾，蘋果，惠普等，都經. ‧. 常受 NPE 的騷擾，台灣很多知名企業也深受其害。這些美國知名企業因而對美. y. sit. 美國發明法案。. Nat. 國國會施壓，要求修法以遏止這些專利蟑螂的歪風，進而促成美國 Leahy-Smith. er. io. 美國 2011 年 9 月 16 日頒布《Leahy-Smith 美國發明法》（Leahy-Smith. al. n. iv n C Review, IPR)用以挑戰已核准之專利。多方複審程序的費用約可控制在美金五十 hengchi U 萬左右，且依法需要在十八個月內完成程序。由於該制度具有低費用，審查時 America Invents Act，簡稱 AIA），其中提出新的多方複審程序(Inter Partes. 間短，有簡易證據開示程序(discovery)及口頭辯論，證據門檻低等特點，對於當事人訴請專利無效或限縮權利請求項權利範圍有諸多好處，因此迄今美國專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)已累積受理近一萬件多方複審案，且在專利侵權訴訟中，常為被告採用作為抗辯策略。如果可以用較低成本將系爭專利無效，即可一勞永逸地免除被訴或賠償的風險，或者可以提早撤出訴訟的泥淖，當然也間接遏止了部分的 NPE 興訟。. 第一項多方複審程序統計數據 PTAB 自 2011 年 AIA 法案施行以來，請參考圖一，截至 2020 年 4 月 30 日，PTAB 公布的官方數據共受理 10589 件多方複審程序申請，佔 PTAB 所有複審案件的 93%。 1 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(10) 立. 政治大. 圖一 PTAB 複審案件統計1. ‧ 國. 學. 若從技術領域對這些複審案件做分類，請參考圖二，以 PTAB 從 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日所接獲的複審申請案件，以電子/電腦相關的案件. ‧. 最多約佔 62%，機構及商業方法次之約佔 24%。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 1. Patent Trial and Appeal Board, Trial Statistics IPR, PGR, CBM, April, 2020, Retrieved from https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20200430.pdf (last visited 2020/6/10) 2 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(11) 圖二複審案件技術分類圖2 請參照圖三，歷年申請案件獲得立案啟動審查的比例約為 60%上下。可見有一定比例的申請案並沒有辦法越過基本門檻，無法順利挑戰系爭專利。. 立. 政治大. ‧ 國. 學圖三複審案件歷年立案率3. ‧. 請參照圖四，如果按照技術類別觀察複審案件的立案率，可以發現電子，. y. Nat. 電腦，機構，商業方法的立案率都差不多為 66%，化學化工稍低約 61%，生化. n. al. er. io. sit. 醫藥又稍低約 59%。. 2 3. Ch. engchi. i Un. v. Id. at 1 Id. at 1 3 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(12) 政治大圖四立按技術分類複審案件立案率. 4. ‧ 國. 學. 第二項多方複審程序案件與專利訴訟的關聯分析. 如上所述，在專利侵權訴訟中，提出多方複審程序申請是被告經常使用的. ‧. 抗辯手段，依照一份統計分析報告，請參考圖五，截至 2019 年 8 月 PTAB 所受理的多方複審程序案件，其中有涉及訴訟的共有 4906 件，約佔 83%：. n. er. io. sit. y. Nat. al. 4. Ch. engchi. i Un. v. Id. at 1 4 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(13) 圖五多方複審程序案件與訴訟案件關係圖5 請參照圖六，由 PTAB 統計的數據中可以觀察到，有一定比例的複審案件會在立案前就和解或撤銷，就算立案啟動審查，也會有一定比例中途和解或撤回，真的做成最終書面決定的案件大約只有 28%的案件。值得注意的是，這些做成最終書面決定的案件，成功挑戰全部或部分權利請求項的約佔 80%，成功率相當高，所以應該是專利侵權訴訟抗辯中很好的選擇。由上述的統計數據分析，可以清楚知道多方複審程序，成功挑戰系爭專利並不是申請人的最終目的，更可以大膽推論多方複審程序是專利侵權訴訟的策略手段之一，其目的是為了促成與專利權人做進一步談判，增加可能侵權人的談判籌碼，以達成和解的局面，真正和解不成才會走到最終書面決定的階段。就這些統計數據來看，美國專利商標局的的 AIA 法案，確實有達到減低訴訟資源浪費的目的。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖六複審案件的最終狀態圖6. 第二節研究目的. 5. 新聚能科技 Lydia, 美國專利複審 IPR 的數據分析, 2019 年 9 月 22 日, Retrieved from https://synergytek.com.tw/blog/2019/09/22/美國 aia 專利複審 ipr 數據分析/ (March, 21, 2020) 6. Id. at 1 5 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(14) 承上之分析，不管是對於 NPE 發起的，或是一般專利權人發起專利侵權訴訟，多方複審程序似乎已是被告抗辯策略的標準程序。然而對專利侵權訴訟，在原來聯邦地方法院審理的專利侵權案件程序中，被告本來就可以向聯邦地方法院提出系爭專利無效的抗辯或反訴程序，與多方複審程序相比，此二種專利無效程序在法規上就有些許差異，而實務上又常並行整合應用，因此產生一些矛盾，衝突與競合。近年來有諸多爭點在一些判例中，美國聯邦法院對相關的法規也有進一步的詮釋或說明，十分值得探討與研究。舉例來說，依照多方複審程序規定，若被告為多方複審程序申請人，則申請人(Petitioner)，實質利益當事人(Real Party in Interest, RPI)及利害關係人(Privy) 對多方複審程序申請有時效限制，依規定在訴訟送達完成後一年內必須提出申請，但若發生被告於訴訟中途不影響實質權利的駁回訴訟(dismiss without prejudge)，時效該如何認定？是否應時效中斷？又如，依規定多方複審只能針. 政治大 U.S.C. §103)提出無效請求，而聯邦法院對系爭專利的無效請求就不受新穎性或立對專利的新穎性(novelty, 35 U.S.C. §102)，及非顯而易見性(non-obviousness, 35. 非顯而易見性的限制，因此實務上二種程序整合運用是十分常見的，然而二種. ‧ 國. 學. 程序都有禁反言相關的規定。依規定在多方複審中已提出之事由(raised ground) 或合理可能提出之事由(reasonably could have raised ground),不得在其後的訴訟中. ‧. 主張，也就是會落入禁反言條款。那麼究竟原論述加上新事證，或者新論述加. y. Nat. 上原事證是否都會落入禁反言，又或者相關論述加上新事證是否會落入禁反. sit. 言，都是實務上常見的爭點。再則，因為聯邦地方法院對於舉證責任的標準，. n. al. er. io. 與 PTAB 在多方複審程序中的舉證責任標準並不相同，所以當相同事證相同論. v. 述，在雙軌制下產生不同的結論，會造成什麼樣的影響，而當事人應該如何應. Ch 對與運用，都是值得關注的問題。. engchi. i Un. 然而無論是時效限制，禁反言規定，舉證程度或者其他專利無效雙軌制的差異，都會直接影響訴訟的進行與策略應用，對於當事人都有舉足輕重之影響。因此希望藉由本論文針對雙軌制的案例分析，比較研究，可以提供涉訟企業一些建議，應用於未來訴訟策略之參考。. 第三節研究方法與架構本論文主要是針對美國民事訴訟程序法與專利法相關的研究。由於美國司法系統承襲英國，係屬海洋法系，法規上僅是原則性的規定，而實際之解讀與引用範圍則需參照法院的實際判決或判例。本論文針對侵權訴訟中專利無效程序，及多方複審程序制度，主要會先針對美國聯邦民事訴訟程序法(Federal Rules of Civil Procedure)及專利法(35 U.S.C)有關多方複審程序的條文，以及實 6 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(15) 務上應用該些條款的判決中之引述與解釋進行比較與研究。再針對實務上常見爭點的相關的案例及論文進行研究與分析，希望能探討出較佳的訴訟策略與解決方案。除了上述訴訟中專利無效程序，與多方複審程序在對應的法典上有不同的規定外，實務上在專利權利請求項的解讀立場與標準，聯邦地方法院與專利審理暨訴願委員會並不相同，而造成相同事證相同論述，在二種制度上的裁定結果可能不同，其對專利侵權訴訟的影響，本論文也會透過一些實際的判決進行比較分析。再者，多方複審程序是容許專利權人修改限縮權利請求項，然而這樣的結果會直接影響馬克曼聽證會的內容，及侵權判定的基礎，對於二造的影響甚鉅，在雙軌制整合運用時，尤其需要進一步的分析及研究，以調整攻防策略，本論文也會針對此部分以案例進行分析比較。至於二種專利無效程序的時效限制，以及禁反言相關問題，由於法條上規定較為籠統，實須倚重較多的案例才能瞭解實務上的法條解讀範圍，也才能擬. 政治大業界廣泛的引用在專利訴訟中，所以對於相關爭議問題，有部分案件進行到第立定攻防策略。如本章第一節的統計資料所示，所幸多方複審程序歷經七八年來二審級(Circuit Courts 聯邦巡迴上訴法院)，甚至進行到第三審級(The Supreme. ‧ 國. 學. Court 最高法院)，有較充分論述的判決結果可以參考與研究。本論文在此部分會著重案例的歸納分析，並討論其合理性及未來可能之變化。再者，專利侵權. ‧. 訴訟之原告及多方複審請求人相關利害關係人的揭露，一直都是 AIA 法案中用. y. Nat. 來遏止 NPE 興訟重要規定，透過請求權的禁反言，可以讓背後操縱的影武者有. sit. 所忌憚，但也抑制了同業策略聯盟的可能性。然而，實務上在某些判例中，對. er. io. 於利害關係人的認定，會直接影響規避的可能性，本論文也會就相關的案例進. al. n. iv n C 至於專利侵權訴訟與多方複審程序透過本論文的研究分析應可以擬定較佳 hengchi U 的訴訟時程控管策略，以及證據搜集與論述的控管與策略應用，可以提供當事行分析研究。. 人較佳的解決方案。本論文第一章會先就研究動機，目的，方法，架構，範圍與限制做介紹。第二章會針對美國專利侵權訴訟的專利無效程序做介紹，包括專利侵權訴訟的程序，專利無效抗辯的時點與要件，舉證責任相關規定，無效判決的效力，以及相關禁反言規定。第三章則對美國多複審程序做介紹，包括審理程序，請求要件及時效規定，舉證責任相關規定，救濟制度，對專利相關訴訟案件的影響，禁反言規定。第四章則是對美國專利有效性審理雙軌制的衝突與競合做介紹，主要從權利請求項解讀立場，權利請求項修改，實質利益當事人及利害關係人，以及禁反言交互影響這幾個面向，透過案例進行探討。第五章則是根據前述章節的分析比較結果，對涉訟企業提供些許建議，包括訴訟策略的考量，時程控管，證據搜集與相關論述的控管。第六章則是對美國專利有效性雙軌制 7 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(16) 做出總結，並提出展望及未來的觀察建議。. 第四節研究範圍與限制本論文的研究標的在於聯邦地方法院專利侵權訴訟中的無效抗辯與多方複審程序的比較，然而在專利侵權訴訟中被告可以抗辯的事由很多，且專利無效抗辯的事由也很多，為了讓雙軌制的比較有合理的基礎，僅會就美國專利商標局會涉及且有職權可以審理的事由為比較的範圍。此外，本論文會引用最新的判決，甚至包含審理中案件的最新法院命令，而有些判決結果目前只限於聯邦巡迴上訴法院的裁定，並非美國最高法院的終局判決，未來還是有可能被推翻，但還沒被推翻前仍可能被廣泛引用，此乃本論文研究的限制，在此特別說明。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 8 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(17) 第二章. 美國專利侵權訴訟中的專利無效程序第一節. 美國專利侵權訴訟程序7. 由於美國國會所制定的聯邦法涵蓋國防、外交、內政、商務、勞工、農業、運輸等事務，而與智慧財產權相關的法規則編列在第 35 編(Title 35)中，正因為專利相關法規係屬於聯邦法的範疇，所以只有聯邦法院具有管轄權。美國聯邦法院的體系係分為三個審級：聯邦地方法院(U.S. District Courts)；聯邦上訴法院(U.S. Courts of Appeals)，又名聯邦巡迴上訴法院(Circuit Courts)；以及聯邦最高法院(The Supreme Court)。除此之外，亦有其他專業的聯邦法院也會審理專利相關的訴訟，例如：聯邦國際貿易法庭(U.S. Court of International Trade, ITC)。由於美國專利侵權訴訟中，對於專利無效是被告經常. 政治大專利有效性，權利請求項範圍，系爭可能侵權品相關的事實審)，所以聯邦地方立的抗辯理由，而且都是發生聯邦地方法院的審理過程中(因為第一審級才會涉及法院的訴訟程序對於專利訴訟而言相形重要，也是本論文聚焦之所在。. ‧ 國. 學. 對於聯邦地方法院的管轄權係規定於美國聯邦法第二十八編第八十五章中 8. ，而對於專利事務的管轄權則規定於第二十八編第 1338(a)條9。值得一提的. ‧. 是，各聯邦地方法院的管轄權跟被告居住所，公司主要的營業處所，侵權發生. y. Nat. 地點或事故發生地點，是否位於該聯邦地方法院的轄區內有關，係規定於第二. sit. 十八編第 1391(a)(b)條10，此部分亦為提訴或應訴者應注意的部分。由於專利相. er. io. 關訴訟係屬於民事之範疇，所以相關的訴訟程序適用於聯邦民事訴訟程序法. al. n. iv n C 2071 條規定，授權各聯邦地方法院在不牴觸聯邦民事訴訟程序法的前提下， hengchi U 可以依需求制定各該法院的程序規定(local rules)。因此，訴訟程序上一些細節 (Federal Rules of Civil Procedure)。值得注意的是，根據聯邦法第二十八編第 11. 規定，包括但不限於原告傳票(summons)的格式、訴狀(complaint)及傳票送達 (service)的方式、其他訴訟文件(pleadings)的格式及送達方式、乃至於訴訟程序中當事人對法院的請求(motion)期限，請求聽證會(hearing)期限等，會因為各聯邦地方法院個別規定而有些許差異，亦是當事人應該注意的。一、訴訟之開始、訴狀與送達程序專利侵權訴訟的開始通常是由原告，一般而言，為專利所有權人，向聯邦地方法院遞交訴狀，待法院受理後開出對被告的傳票，原 7. 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，初版，2004 年 11 月頁 39-84 Title 28 U.S.C. Chapter 85 9 28 U.S.C. § 1338(a) 10 28 U.S.C. § 1391(a)(b) 11 28 U.S.C. § 2071 8. 9 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(18) 告將訴狀連同傳票送達於被告，即完成送達程序12，視為訴訟之開始。如被告為自然人，須將訴狀連同傳票交予被告，或是被告住居所內之成年人，抑或被授權接收送達程序之代理人。若被告為法人，則須將訴狀連同傳票交予該法人之職員，通常是在美國地方政府法人登記時所記載之職員，例如董事長(president)、董事(board of director)、總經理(general manager)、執行長(Chief Executive Officer, CEO)等，或者是登記在案之代理人(agent)。一般而言，執行此送達程序者為法院之法警(court marshal)，或者專門提供送達程序服務的公司(process server)，並在執行完成後提具送達證明書(proof of service)，若非法警送達則需另提具切結書(affidavit)，始視為完成送達程序。送達程序是有期限的，原告若沒有正當理由需要在提出訴狀後九十天內完成送達程序，否則有遭到法院強制撤銷(involuntary dismissal)的可能13。當然. 政治大對於台灣的當事人，無論原告或被告都應注意，對於被告為美國立. 該期限並不適用於被告為美國以外之自然人或法人。. 以外之自然人或法人時，送達程序是相對複雜與棘手的。若是被告在. ‧ 國. 學. 美國境內無住居所，沒有設立分公司、辦事處或者無指定收受送達程序的代理人，則必須依照聯邦民事訴訟程序法第 4(f)條規定14。若被告. ‧. 之國家與美國有國際送達程序協定，則從其相關規定。若無國際送達. y. Nat. 程序協議則有三種送達方式：a. 依被告所在國家法律規定的送達程序. sit. 進行之；b. 在不違反被告所在國家之法律規定前提下，直接將訴狀與. er. io. 傳票交予被告；c. 直接由聯邦地方法院（書記官, clerk of the court），. al. n. iv n C 達協議規定，參照我國民事訴訟法中送達的相關規定，一般由美國在 hengchi U 台協會(American Institute in Taiwan, AIT)協助向被告所在法院，轉達原附要求簽名之回函寄予被告。由於台灣與美國沒有正式的民事訴訟送. 告要求送達訴狀及傳票給被告之請求(letter rogatory or letter of request)，再由被告所在法院之書記官將訴狀及傳票交予被告。舉例來說，如原告是登記在加州的公司，侵權發生地為德拉瓦州，遂向德拉瓦州聯邦地方法院(District of Delaware) 提出專利侵權訴訟，而被告是登記在台灣台北市的公司，要完成送達程序，則必須由德拉瓦州聯邦地方法院向美國在台協會轉達原告要求送達其訴狀及傳票予被告之請求，再由美國在台協會正式向台北地方法院行文，並附上該案件之訴狀及傳票，請求台北地方法院將該訴狀及傳票送達予被 12 13 14. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 (c) Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 (m) Federal Rules of Civil Procedure, Rule 4 (f) 10 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(19) 告。待台北地方法院受理並完成送達程序，該院之書記官依照民事訴訟法第 141 條應填具送達證書，交付美國在台協會。據此，美國在台協會即填具德拉瓦州聯邦地方法院要求的送達證書，交予德拉瓦州聯邦地方法院，即完成送達程序。一般而言，這樣的送達程序非常耗時，最少也要耗費三個月的時間，如原告委託律師在台灣沒有分所或合作的本地律師協助送達程序相關工作，則耗時更長。然而，如果被告雖為美國以外之外國公司，但在美國登記有分公司或辦事處，則送達程序之送達對象可以直接對該分公司或辦事處，其程序則參照美國國內公司(domestic)的送達程序。二、被告之答辯(Answer) 在送達的傳票中會敘明聯邦地方法院給被告提出答辯的期限，在送達程序完成後，被告必須對原告訴狀中的『每一項』請求(claim)在. 政治大天。如果被告需要更長的準備時間提出答辯，則須向原告律師提出延立答辯狀(Answer)中一一提出抗辯(defense)，通常答辯的期限約為三十. 長期限之請求。一般來說，原告律師會同意延長期限十至二十天。若. ‧ 國. 學. 送達程序已完成，且送達證明書無瑕疵，被告如果沒有在期限內提出答辯，原告則可以請求法院給予缺席判決(default judgment)15，且在法. ‧. 院作出缺席判決後（即判被告敗訴），原告得請求進行決定損害賠償數. y. Nat. 額之聽證程序16。. sit. 值得注意的是，被告必須在答辯中針對訴狀中的每一項請求都必. er. io. 須要做防禦回應，也就是對於每一個請求中根據的主張(allegation)都. al. iv n C (6)款規定，對於被要求回覆的主張(responsive h e n g c h i U pleading is required)，若被告沒有否認的話，會被視為承認，而對於不被要求回覆的主張 n. 必須承認(admit)或否認(deny)17。根據聯邦民事訴訟法第八條第(b)項第. (responsive pleading is not required)，若被告沒有否認的話，會被視為否認或迴避(avoided)。另外，對於法院管轄權或送達程序相關的請求(motion)，皆有時效限制18，應該在答辯時提出，否則會喪失請求權19。較常見的管轄權相關的請求為基於法院對被告無管轄權，請求法院不受理訴訟(motion to dismiss for lack of jurisdiction over the person)，或者基於該法院對於該訴訟案件並非有管轄權，請求法院撤銷訴訟(motion to dismiss for 15 16 17 18 19. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 55 (b) (2) 前段 Federal Rules of Civil Procedure, Rule 55 (b) (2) 後段 Federal Rules of Civil Procedure, Rule 8 (b) Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12(a)(1) Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12(h) 11 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(20) improper venue)，抑或基於其他同樣具有管轄權的法院更適合審理本案，而請求繫屬法院撤銷原告之訴。實務上，被告若想移轉至其他較具地利或其他優勢的法院，必須要在此階段提出。此外，關於積極防禦(affirmative)20的事由也必須在答辯時敘明，舉例來說，原告主張的侵權事由，因為系爭專利不具專利性而不存在，事由包括但不限於系爭專專利不具新穎性(novelty)21，非顯而易見性(non-obviousness)22，專利說明書不適格23，專利審查過程中禁反言 (doctrine of prosecution history estoppel of file wrapper estoppel)等相關原因。同時，若被告欲對於原告提出反訴(counterclaims)或強制反訴 (compulsory counterclaims)也必須在此答辯階段提出，否則會喪失請求權。三、審訊程序前會議(Pretrial Conferences). 政治大的答辯後，法院會召集兩造當事人（通常是兩造的委託律師）進行審立在完成上述的被告答辯，若被告有提反訴，則須待原告完成對應. 訊程序前會議。此會議的目的有二：一是對該訴訟後續進行之程序及. ‧ 國. 學. 進度協商時程，以便做有效的控管。二是尋求兩造當事人之間是否有和解的可能。針對第一個目的法院會協商兩造律師，至少訂定幾個重. ‧. 要的時程(schedules)，包括修改訴訟文件(pleadings)的期限，其他當事. y. Nat. 人參與該訴訟的期限，證據開示程序(discovery)的期限，當事人提出請. sit. 求(motions)的期限，審訊程序(trial)的日期。此部分時程確定後，法官. er. io. 會以命令(Pretrial Order / Scheduling Order)發文給兩造律師24。針對此. al. iv n C 於：簡化爭端，排除瑣碎的主張及抗辯或不必要的證據、決定簡易判 hengchi U 決的適當性及時程，處置未決之請求等。針對此會議的第二目的，會 n. 會議第一目的來說，可能還會就某些議題進行協商25，包括但不限. 議前兩造都應該對可能的和解協商做準備，包括兩造各自可接受的損害賠償金額底限及各自認知的計算基準，被告也應準備簡明的抗辯理由，比如無侵權的主要主張，告知原告及法官，以利進行可能的和解協商。實務上，較具經驗的律師也會提前在會議前，非正式的聯絡對造律師，詢問彼此當事人協商的意願與條件。四、證據開示程序(Discovery) 20 21 22 23 24 25. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 8(c)(1) 35 U.S.C. 102 35 U.S.C. 103 35 U.S.C. 112 Federal Rules of civil Procedure, Rule 16(b)(1)(2) Federal Rules of civil Procedure, Rule 16(c)(2) 12 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(21) 在美國民事訴訟中最耗費人力及資源的階段實應屬證據開示程序，如前述審訊程序前會議中會裁定證據開示程序的期限，接下來兩造可以彼此要求提供與訴訟相關的所有證據，包括針對本訴訟案及反訴案(若有)的主張，答辯，攻擊，防禦相關的事證。型態可以包括但不限於，相關的產品，文件，電子檔案，對造及證人的證詞 (Deposition)包括口頭或書面詢問，專家書面報告，甚至去對造處搜索觀察證物等。這些證據都會影響後續審訊時，是否足以說服陪審團以獲勝訴；或者是否有足夠充分之理由可以說服法官取得簡易判決，減少訴訟之花費。就算證據開示程序中所取得的證據不足以構成任一方絕對優勢，以獲勝訴，但也可以在此階段給雙方評估可能得勝率，並擬定後續審訊的策略。由於美國的證據開示程序與我國民事訴訟法中證據調查程序，有諸多不同之處，因此本論文將於本章第三節中，進. 政治大五、簡易判決(Summary 立Judgement) 一步詳細論述之，在此不再贅述。. 訴訟開始後，兩造任一方若認為沒有重要事實的爭議時，均可以. ‧ 國. 學. 請求法官以簡易判決判其勝訴，而其效力等同於終局確定判決(final judgement)。提出簡易判決請求的期限在證據開示程序完成後三十天. ‧. 內。請求簡易判決的要件為『沒有真正的實質性事實爭議』(no. y. Nat. genuine dispute as to any material fact)26，而所謂真正的實質性事實爭議. sit. 是指有證據，且經合理審視事實可以使得陪審團判給對造(非提出簡易. er. io. 判決的一方)27。因此，只要仍有爭議存在，簡易判決的請求就很難成. al. n. iv n C 子，且通常發生在證據開示程序的後期。 hengchi U 在專利侵權訴訟中，決定是否侵權主要分為二部分，第一部分是功。然而，在實務上專利侵權訴訟中有不少成功請求簡易判決的例. 系爭專利權利請求項的界定(claim construction)，係屬於法律問題，由法院來決定；第二部分為系爭專利權利請求項與系爭產品的比對，係屬於事實問題，專利權人負舉證責任。關於第一部分權利請求項的界定，一般分為文義界定及均等論二部分，就可以清楚界定權利請求項。而問文義界定與均等論都可透過系爭專利的內部證據，包括專利說明書(specification)，專利審查紀錄(file wrapper)，審視其禁反言部分，大致上就可以確定權利請求項，若尚有部分內容不明確，也可以從專家報告中釐清，所以法律部分在證據開示程序階段要達到無爭議 26. Federal Rules of civil Procedure, Rule 56(a) “A factual dispute is ‘genuine’, if the evidence is such that a reasonable [trier of fact] could return a verdict for the nonmoving party.” Crowe v. Henry. 115 F.3d 294,296 (5th Cir. 1997) 27. 13 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(22) 的結論是很有機會的。至於權利請求項界定後，與系爭產品的比對，也容易在取得相關產品事證後可以確定結果，而不會有太大爭議，所以此階段達成簡易判判決請求並非那麼困難。值得注意的是，如果被告成功提出多方複審程序，且在此階段有了結果，不管是專利無效或者限縮權利請求項，更會增加簡易判決請求的可能性。六、馬克曼聽證會(Markman Hearing) 馬克曼聽證會是在所有專利訴訟中特有的聽證會，而不會出現在其他類型的民事案件程序中。馬克曼聽證會起源來自馬克曼的專利侵權訴訟中，馬克曼為專利權人，在第一審亦即聯邦地方法院審理中，進入審訊程序時，陪審團依據系爭產品與系爭專利比較後，認為被告侵權，然而聯邦地方法院對系爭專利做不同見解的專利範圍的界定 (claim construction)認為被告不侵權28。馬克曼上訴至聯邦巡迴上訴法. 政治大權利請求項的解釋，聯邦巡迴上訴法院認為專利權利請求項的界定係立院，認為法院不應對其專利的權利請求項做界定，而取代了陪審團對屬於法院的權責範圍，而維持原判29。馬克曼不服而提出上訴到聯邦. ‧ 國. 學. 最高法院，最高法院強調對於專利的一致性，專利的權利請求項界定應屬於法院的權責而維持原判30。從此專利權利請求項的界定視為法. ‧. 律問題，應由法院為之的原則，便確立在所有專利訴訟中。而在專利. y. Nat. 訴訟中對於系爭專利的權利請求項有爭議的部分，舉行權利請求項界. sit. 定的聽證會(claim construction hearing)，亦被稱為馬克曼聽證會。而在. er. io. 馬克曼聽證會結束後，法院會對每一權利請求項做解釋. al. n. iv n C Interpretation)。值得注意的是，由於馬克曼聽證會為專利訴訟中重要 hengchi U 的法律審理程序，也是判定侵權與否的重要程序，因此除非系爭專利 (interpretation)，通常以表列為之，又稱為馬克曼解釋(Markman. 的權利請求項沒有任何爭議，否則實務上兩造就算提前提出簡易判決請求，法院通常會延遲至舉行馬克曼聽證會後才會對簡易判決請求做決定。換句話說，若在馬克曼聽證會結束後，若沒有真正的實質性事實爭議，兩造在此階段提出簡易判決請求的成功率是很高的。七、審訊程序(Trial) 如眾所皆知，陪審團審訊(jury trail)是海洋法系的特色之一，根據美國憲法第七條修正案『在引用習慣法的訴訟中，其爭執所涉及者價值超過二十元，則當事人有權要求陪審團審判；任何業經陪審團審判之事 28 29 30. Markman v. Westview Instruments, Inc., 772 F. Supp. 1535 (E.D. Pa. 1991) Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F. 3d 967 (Fed Cir. 1995) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996) 14 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(23) 實，除依照習慣法之規定外，不得在合眾國任何法院中重審。』，敘明訴訟當事人有請求陪審團審訊的權利，同時也界定陪審團對事實的判決有決定性的意義，因此聯邦地方法院陪審團審訊是對訴訟案件中各審級唯一的事實審程序。此外，美國第 28 號法典第 1861 條31及美國民事訴訟法32中，也明定訴訟當事人有權請求陪審團審訊的權利。實務上，陪審團審訊的請求通常會在原告的起訴訴狀中提出，然不限於起訴訴狀中提出，但須在修改訴訟文件(pleading)最後期限後 14 天內提出33。在審訊程序正式開始前，兩造當事人還需履行一個揭露義務 34. ，亦即在審訊開始前三十天，兩造當事人須揭露審訊程序中將提供. 證詞的證人姓名，聯絡方式，或是將以宣讀方式的證詞，以及證據/政務的資料文件等，即審訊前揭露(pretrial disclosures)。在專利侵權訴訟中，審訊程序主要是針對在馬克曼聽證會中已確定系爭專利權利請求. 政治大. 項，根據證據開示程序中獲得的相關證據，進行分析比對，以判斷是. 立. 否有侵權之事實。. 陪審團的遴選也規定於美國第 28 號法典第 1861 條，係以隨機的. ‧ 國. 學. 方式選出該地區的公民，而法官與兩造都有權利審視陪審員是否適當 35. ，比如是否有利益迴避問題，同時兩造對於陪審員遴選都有三次的. ‧. 否決權36。陪審團的裁決屬於一致決37，也就是需要全體陪審員同意，. y. Nat. 除非兩造同意其他方式。此外，在審訊程序中，若有充分證據或理. n. al. 第二節. er. io. of law)38，不一定都要進行到陪審團裁決。. sit. 由，二造都可以提出依法判決之請求(motion for judgement as a matter. i Un. Ch. v. 39 engchi 專利訴訟中提出專利無效的時點與要件. 舉凡在專利侵權訴訟中，被告的防禦方式有許多，包括專利無效(patent invalidation)，系爭產品不侵權(申請過程中禁反言 file wrapper estoppel 或全要件原則 all element rule)，原告專利權人之不正當行為(inequitable conduct)，原告濫. 31. 28 U.S.C. §1861 Federal Rules of civil Procedure, Rule 38(a) 33 Federal Rules of civil Procedure, Rule 38(b)(1) 34 Federal Rules of civil Procedure, Rule 26(a)(3) 35 Federal Rules of civil Procedure, Rule 47(a) 36 Federal Rules of civil Procedure, Rule 47(b), 28 U.S.C §1870 37 Federal Rules of civil Procedure, Rule 48(b) 38 Federal Rules of civil Procedure, Rule 50(a)(1)(2) 39 劉國讚，美國專利無效之訴訟與複審制度之研究，智慧財產權月刊，89 期，頁 5-32，2006 年五月 32. 15 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(24) 用專利權(patent misuse)，暗示授權(implied license)等。由於申請過程中禁反言或全要件原則都涉及事實審，所以並非美國專利商標局可以判定範圍，而不正當行為，專利權濫用，暗示授權等也都非美國專利商標局管轄的範疇，因此與多方複審程序比較，顯無意義。然而，本論文主要著眼於專利侵權訴訟中專利無效程序與多方複審程序做比較，所以僅針對專利無效的部分做探討。. 第一項專利無效法源關於專利訴訟中主張專利無效的規定，主要是依據美國專利法第 282 條40 的規定，其中專利侵權訴訟中的被告在法院中可以提出專利無效的理由，比美國專利商標局在專利審查中可以核駁的理由寬廣，依照美國專利法第 282 條第 (b)項規定，在專利侵權或有效性確認訴訟中，可依據的抗辯理由有四款41： (1) 無侵權行為、欠缺侵權責任或有無法施行專利權(unenforceability)情事者。. 政治大於訴訟中主張專利權或任何專利範圍請求項為無效者。立. (2) 以未具第二編(part II, Chapter 10-18)有關取得專利要件之規定為理由， (3) 因不符(A)第 112 條說明書(specification)或(B)第 251 條瑕疵專利之再. ‧ 國. 學. 發證(reissue of defective patents)之要件，而使專利權或任何權利請求項為無效者。. ‧. (4) 其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。 42. y. 所規範之內容，包括：可予專利標的、可利用性(utility). ，新穎性(novelty)43，. sit. Nat. 其中第(2)款主要係指專利案審查時之專利要件，主要是指第十章可專利性. er. io. 非顯而易見性(non-obviousness)44，說明書揭露要件、實施可能要件、最佳實施. al. iv n C 法條第(3)款(A)中所提及美國專利法第 h e n112g 條，是包含在同法條第(2)款所提及 hi U c 的美國專利法第二編中。儘管看似重複規定，然而美國 2011 年 9 月 16 日頒布 n. 例(best mode)揭露要件、申請專利範圍明瞭定義要件45 等。值得一提的是，本. 《Leahy-Smith 美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）修正了此部分的規定，特別針對美國專利法第 112(a)條中規定，排除當事人以欠缺揭露最佳實施例為由，作爲主張撤銷任何權利請求項，致使無效，或缺乏可施行性之基礎。也就是說，自 AIA 法案後缺乏揭露最佳實施例已不能作為訴訟中主張專利無效之理由，有趣的是美國專利法卻未對第 112(a)條進行修正，可. 40 41 42 43 44 45. 35 U.S.C. §282 35 U.S.C. §282(b) 35 U.S.C. §101 35 U.S.C. §102 35 U.S.C. §103 35 U.S.C. §112 16 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(25) 以推測美國專利商標局在特定的專利案件審查中，審查委員仍可以引用此規定進行核駁46。另外，關於美國專利法第 282 條第(b)項第(1)款中所提及無法實施專利權，實務上有一種態樣會致使系爭專利無效，亦即專利權人於申請過程中的不當行為(inequitable conduct)致使專利無效，最常見的就是違反專利性相關資訊的揭露義務47(Duty to disclose information material to patentability)，也就是沒有充分履行資訊揭露聲明書(Information Disclosure Statement, IDS)，將使系爭專利因而無效。. 第二項專利無效抗辯時點綜上段所述，本論文中所著眼的專利訴訟中的專利無效程序，即是針對美國專利法第 282 條第(b)項第(1)(2)(3)款而言，而如前所述，若被告欲在訴訟中. 政治大提出反訴(counterclaims)主張系爭專利無效，二為以修正訴訟文件(pleading)提立. 主張系爭專利無效，需要在答辯(answer)中敘明，且可以用二種方式主張：一為出。上述二種專利無效主張的期限，需要在審訊程序（Trail）開始前至少三十. ‧ 國. 學. 天前提出48。對於專利無效的主張，主張人負有告知之義務49，也就是須以訴訟文件或其他書面方式告知對造，其將據以作為防禦之專利的國家，專利號，專. ‧. 利日期，發明人/專利權人姓名，或者相關防禦之文件的名稱，日期，頁碼。若. y. Nat. 未依專利法 282 條第(c)項規定，履行告知義務的話，則不得於後續之審訊程序. sit. 中提出作為抗辯證據。. er. io. 另外值得注意的是，專利侵權訴訟中提出專利無效主體的要件，原則上專. al. n. iv n C 者，也可以主張專利無效，然而若被告為系爭專利之讓與人，則不得主張專 hengchi U 利無效51。此部分因為涉及契約行為之禁反言，將在本章第五節中詳述之。. 利侵權訴訟中，任一被告都有權主張系爭專利無效，即使被告為獲得實施授權 50. 第三項專利無效抗辯要件接下來，將針對上述專利無效的要件詳述如下：一、關於違反專利性相關資訊的揭露義務52： 46. Gene Quinn, The Best Mode Requirement: Not disclosing preferences in a patent application still a big mistake, Retrieved from https://www.ipwatchdog.com/2016/02/06/best-mode-requirementpreferences/id=65879/ (April, 19, 2020) 47 37 C.F.R §1.56 48 35 U.S.C. §282(c) 49 35 U.S.C. §282(c) 50 Lear, Inc. vs. Adkins, 395 US 653(1969) 51 Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220(1988) 52 談定宇，IDS 呈報還是不呈報？Retrieved from http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Skill/publish-11.htm (April, 19, 17 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(26) 實務上專利性相關資訊包括發明人在申請前所知悉相關的習知技術，包括但不限於，因前案檢索得知的習知專利前案，發明人所知悉與系爭專利相關，且先於系爭專利申請日即公開的產品，技術文件等。另外還包括發明人在審查過程中得知相關的習知技術，最常見的就是系爭專利的家族專利(family patents)在美國或他國審查過程中被引證的習知技術。以下就舉數個實際案例以做說明： A. McKesson Information Solutions Inc. v. Bridge Medical Inc.53:系爭專利 US4,857,716(‘716)為母案（申請號 06/862,278, ‘278 申請案）之延續案，審查委員同為 Trafton, Mckesson 與代理人同時期申請一個與’716 近似的專利申請案（申請號 06/862,149, ‘149 申請案），審查委員為 Lev. 而代理人有向 Trafton 揭露該相關’149 申請案，而’149 申請案的審查過程中，審查委員 Lev.所引用的引證案件. 政治大員 Trafton，由於系爭案件’716 與’149 相關家族案件，任一其中案立. US4,456,793(‘793)，代理人卻未將’793 提報資訊揭露聲明給審查委件在審查過程中所引證的案件皆需揭露給另一案件的審查委員，系. ‧ 國. 學. 爭案件的代理人因而違反揭露義務，使得系爭專利無效。 B. Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al.54: 該訴訟中 Nilssen 共列. ‧. 舉十一件專利聲稱 Osram 侵權，而其中部份系爭專利，Nilssen 對. y. Nat. 於相關的專利申請案中，審查委員曾多次引證的習知前案未提報資. sit. 訊揭露聲明給審查中的系爭專利之審查委員，因而使該些系爭專利. er. io. 無效。另外，還有部分系爭專利係因為在審查過程中，Nilssen 以相. al. n. iv n C 提出專利無效抗辯，然而當時卻未將訴訟中的該些訊息向 h e n g Nilssen hi U c 審查中的系爭案件之審查委員揭露，而違反揭露義務，致使該些系關專利向 Motorola 提出侵權訴訟，而 Motorola 有對訴訟中的案件. 爭專利無效。 C. Praxair, Inc. v. Atmi, Inc.55: 因為發明人得知一習知產品 Restricted Flow Orifice(RFO)，與系爭專利 US 6,045,115(‘115)相關，卻未提報資訊揭露聲明，因而使系爭專利無效。 D. Monsanto v. Bayer Bioscience56: 系爭專利 US5,545,565(‘565)的專利權人為 Bayer，因為 Bayer 的員工 Dr. Celestina Mariani，在’565 的 2020) 53 McKesson Information Solutions, Inc. v. Bridge Medical, Inc., No. 06-1517 (Fed. Cir. May 18, 2007) 54 Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al. (Fed. Cir. October 10, 2007 ) 55 Praxair, Inc. v. Atmi, Inc. 543 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2008) 56 Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., No. 07-1109 (Fed. Cir. Jan. 25, 2008) 18 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(27) 審查過程中曾參加一個研討會，其中演講人 Dr. Wayne Barnes 在他的海報中揭露了與’565 相關的技術訊息，且 Dr. Mariani 做了相關的筆記，事後 Dr. Mariani 也與負責’565 專利申請事務的 Dr. Wouter Meulemanns 討論過相關內容。然而 Bayer 卻沒有對’565 的審查委員揭露相關訊息，因違反揭露義務而致使該系爭專利無效。二、關於可予專利之標的（可專利適格性）根據美國專利法第 101 條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」通常在專利訴訟中，以此法條進行抗辯的案件並不多，因為系爭案件在美國專利商標局的審查過程中，針對此部分已經進行嚴格把關，所以會在專利訴訟中提起此項抗辯都是一些比較敏感領域的案件，比如生物藥學方面，及軟體商業方法領. 政治大及專利權人申請的策略。茲列舉幾個比較重要的判例及重要結論如立. 域。但該些案件的結果都深刻影響後續美國專利商標局的審查方向，下：. ‧ 國. 學. A. State Street Bank v. Signature Financial Group, Inc.57: 系爭專利 US5,193,056(‘056)係為一透過電腦執行軟體的系統專利，. ‧. 其主體為一商業方法，有關於軸幅式（hub and spoke）的投資架. y. Nat. 構，是將數個共同基金（幅）匯集成為一個投資組合（軸），如此. sit. 可降低各別的管理費用，但由於投資人買賣之故，使得各別基金每. er. io. 日規模會有所改變，系爭專利即為軸幅式財務服務架構的資料處理. al. n. iv n C 的比例大小。專利權人為 h e nSignature i U Group, Inc.，因為 State h Financial c g Street Bank 想要使用該系統，所以對該系爭專利提出專利無效的確系統，使得發行公司能藉由電腦在投資組合中計算出各別基金所占. 認之訴。本案在聯邦上訴法庭中確認了商業方法的可專利性，聯邦上訴法院認為系爭案件屬於專利法第 101 條中的機器類型專利，且說明了判斷權利請求項是否包含法定的適格標的時，不應僅著眼於請求標的上，而應著重在該標的之基本特性，特別是實際應用形態。當所請標的可將實體物件轉換或還原成另一狀態或物時，即可認定其產生了實際的應用而成為專利適格標的。若經轉換測試法檢驗後仍未發現符合之事項，法院可以此測試法尋求申請專利之發明是否產生了有用的(Utility)、有形的(Tangible, 且具有可重覆的結果. 57. State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) 19 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(28) 或能產生相同結果)、具體的結果(real world result) 。如果具備「有用，具體，和有形的結果」就可以視為可予專利的標的。 B. Bilski v. Kappos58: 系爭專利為一種能源行業投資損失對沖的方法，該方法通過對能源行業的其它部門進行投資來對沖對該行業某一部門投資所受的損失。美國聯邦最高法院認為：針對能源市場優化固定帳單系統的方法是一種不具有專利性的抽象概念。聯邦最高法院並不否認商業方法專利的專利適格性。基於對第 101 條的文字解釋，聯邦最高法院拒絕將機器或轉換測試(Machine or Transformation Test, M-O-T)作為認定是否具有專利性的唯一測試。然而聯邦最高法院並沒有對第 101 條中具有專利性的條件進行解釋。 C. Mayo v. Prometheus59：. 政治大利請求項主要分三個步驟：第一、給予硫代嘌呤藥物(或稱「給藥立. 系爭專利 US6,355,623(‘623)係為一種用藥的治療方法，其主張的權步驟」);第二、決定 6-TG 代謝物含量多寡(或稱「決定步驟」);以. ‧ 國. 學. 及第三、依照上述決定步驟的結果，來調整劑量的步驟(或稱「調整步驟」)。最高法院認為該權利請求項內容除了自然法則外，其. ‧. 餘步驟僅涉及熟習該技術領域者已知或慣用的操作，所以認定該專. y. Nat. 利非可予專利之標的。並重申 M-O-T 測試雖然是一項可用以檢驗. sit. 適格性的重要工具，但並非唯一的測試標準。自此判例後，判斷專. er. io. 利適格性分成二步驟：一、該發明是否屬於法定不予專利之標的；. al. n. iv n C 法定不予專利標的「顯著不同(Significantly h e n g c h i U Different)」的內容。最高法院並重申 M-O-T 測試雖然是一項可用以檢驗適格性的重要工. 二、若第一步驟是肯定的，再判斷該發明的組成元件，是否存在與. 具，但並非唯一的測試標準。 D. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.60：本案系爭專利為基於人類已知基因 BRCA1 及 BRCA2 及其部份的 DNA 序列。Myriad 已鑑定出這些基因在人類基因體中的位置，其可遺傳突變對發展乳癌提供增加的易受性。藉由對該序列的專利保護，Myriad 能夠排除他人對病人及客戶提供基因測試來確定他們是否帶有易受性的突變。而這對醫藥界形成重大影響，因此 58. Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 U.S. __, 177 L. Ed. 2d 792 (2010) Mayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012) 60 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 186 L. Ed. 2d 124 (2013). 59. 20 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(29) Molecular Pathology 等對該系爭專利提出專利無效確認之訴。系爭案件權利請求項有二部分，最高法院採用 Mayo 案中的二步驟測試。第一部分權利請求項為提取與增加乳腺癌患病風險相關的 DNA，最高法院認為第一步驟：該 DNA 片段係屬於自然產物，為不予專利之標的；第二步驟：發現（確認）某基因的具體位點不能使該基因具備專利性，將該基因從其它基因或環境中提取出來同樣不能使該基因具備專利性。第二部分權利請求項為以 RNA 為模板合成的 complementary DNA（又稱 cDNA）。最高法院認為第一步驟：cDNA 具備專利性，因為 cDNA 缺失了内含子（非編碼核酸序列）導致 cDNA 不屬於自然產物；既然第一步驟不成立即不適用第二步驟檢驗，因此第二部分權利請求項具備專利的適格性。此案中最高法院依然重申二步驟的檢驗法。. 政治大 Alice 所擁有的電子技術與計算機程序專利涉及金融交易系统。在立. E. Alice Corp v. CLS Bank International.61:. 該專利中，金融交易雙方的支付交易通過第三方、以一種特定的降. ‧ 國. 學. 低清算風險的方法來完成。清算風險指一方進行支付或者執行相關協議而另一方違約。最高法院針對系爭專利的適格性仍依據二步驟. ‧. 的檢驗法：步驟一：第三方託管的操作不具備專利性，因為該操作. y. Nat. 執行的是一個抽象概念；步驟二：單純將該操作通過通用的計算機. sit. 來完成，無法將這個抽象概念轉變為具有專利性的發明。自此案. er. io. 後，商業方法及軟體專利也都是用二步驟的檢驗法以確定專利的適. al. n. iv n C 綜上所述，在專利侵權訴訟中，若系爭專利與商業方法，軟體專利，生 hengchi U 物科技，醫療診斷等較敏感之技術領域，被告有機會以專利適格性問格性。. 題，主張系爭專利無效，以進行抗辯。而目前對於專利適格性的檢視，首先是以 M-O-T 作為首先的檢驗步驟，通過 M-O-T 檢驗後，主要是以二步驟的檢驗方法為主。三、關於新穎性(Novelty): 根據美國專利法第 102 條規定，喪失新穎性有下列幾點： 1. 所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得62。. 61 62. Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) 35U.S.C.§102(a)(1) 21 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(30) 2. 所請發明已記載於依 35U.S.C.§151 公告之專利或（視為）依 35U.SC.1229(b)公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請63。實務上，在專利侵權訴訟中美國專利法第 102 條最常被引用作為抗辯的是上述第 1 點，而在 AIA 法案修法後「載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得」並不限於美國境內或境外。因為實務上美國專利商標局在進行專利審查時，主要是以美國公開的文獻進行檢索，而對於公開使用或販售行為很難透過檢索得知。因此，實務上確實有專利訴訟案件係透過證據開示程序，取得相關事證而作為系爭專利缺乏新穎性之無效抗辯的案例。再則，由於美國專利審查中鮮少審查委員會引用美國以外的公開文獻，尤其是非英文之文獻作為引證資料，因此透過他國文獻的檢索，亦有機會取得挑戰系. 政治大. 爭專利新穎性的資料，比如檢索日本公開專利資料庫。. 立. 四、關於非顯而易見性64：. 根據美國專利法第 103 條規定：「所請發明並無 35U.S.C.§103 所述的. ‧ 國. 學. 事項，但若所請發明與現有技術之間的差異，以整體視之，在所請發明有效申請日期之前，為所請發明之所屬技術領域之人顯而易見，則. ‧. 仍不能准予專利。」而判斷的基準主要根據美國聯邦巡迴上訴法院所. y. Nat. 創設的「教示、建議及動機」檢測法(Teaching, Suggestion, or. sit. Motivation, TSM)，以及在 KSR65案後最高法院所訂定「明顯可試」. er. io. (obvious to try)，以辨別該發明是否具備進步性（非顯而易見性）。. al. n. iv n C 利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)，指示審查 hen hi U c g 委員在審查「顯而易見性」時，應依據下列七項具有可操作性的規. 針對 KSR 案美國最高法院判決，美國專利商標局於 2007 年修訂的專. 則，來考慮幾個先前技術是否可以被顯而易見地組合在一起： 1. 用已知的方法將前案的元件結合，產生可以預期的結果。 2. 將一個已知的元件單純地用另一個元件替代，而獲得可以預期的結果。 3. 用已知的技術以相同的方式去改善類似的裝置（方法或產品）。 4. 用已知的技術去改善一個已知而且待改善的裝置（方法或產品），而產生可預期的結果。. 63. 35U.S.C.§102(a)(2) 劉懿嫻，美國專利法非顯而易知性之新觀點：相同條件下的客觀指標，科技法學評論，7 卷 2 期，頁 181-219，2010 年 12 月 65 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) 64. 22 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(31) 5. 「明顯可試」(Obvious to try)：從有限的幾個已經被指認出來而且是可以預期的方法中加以選擇，而且可以合理的預期會得到成功的結果。 6. 在某一領域中的已知成果，有可能會在相同或其他領域中，基於它在設計上的優點或它所引起的市場需求，而產生相類似的變化，如果這種變化對於該領域的熟習技術者來說是可以被預期的。 7. 當熟習技術者依據某一先前技術所揭示的教導、建議或動機，去修改另一先前技術或將幾個先前技術組合在一起，從而得到權利請求項中所申請的發明。由於顯而易見的認定本來就是法官的心證空間，所以實務上專利訴訟中以顯而易見進行專利無效抗辯是常見的策略。五、關於再發證的問題. 政治大視需求適當地修補專利內容，包括說明書及圖式誤繕的修正，權利請立實務上，有些專利權人在提出侵權訴訟之前會先檢視專利內容，. 求項的調整，而申請再發證，以利後續的專利侵權訴訟。然而依據美. ‧ 國. 學. 國專利法第 251 條規定，再發證的修正內容是有限制的： 1. 再發證的修改內容不可以引進新事物66(No new matter shall be. ‧. introduced into the application for reissue)：也就是說再發證的申. y. 專利(original patent)的支持。. sit. Nat. 請中，無論是說明書，圖式或權利請求項的修正都必須得到原. er. io. 2. 除非在原專利獲證後二年內提出的再發證的申請，否則再發證. al. iv n C enlarging the scope h eof nthegclaims h iofUthe original patent unless c applied for within two years from the grant of the original patent.) n. 專利的權利請求項不得擴大67(No reissued patent shall be granted. 如果再發證的專利不符合上述之規定，則可能因此專利無效。實務上，在專利侵權訴訟中因為不符合美國專利法第 251 條規定而專利無效的案例並不多，然近期在 Forum U.S. Inc., v. Flow Valve, LLC68的案件中，系爭專利即為一再發證專利(RE45,878)，因為不符合美國專利第 251 條(a)項之規定，原專利未揭露再發證專利中所主張的權利請求項，所以法院判定系爭專利無效，且聯邦巡迴法院進一步解釋美國專利第 251 條(a)項之規. 66 67 68. 35 U.S.C.§251(a) 35 U.S.C.§251(d) Forum U.S. Inc., v. Flow Valve, LLC, No. 2018-1765 (Fed. Cir. Jun. 17, 2019) 23 DOI:10.6814/NCCU202001416.

(32) 定，原專利應清楚且明確地(clearly and unequivocally)揭露新主張的權利請求項69。六、關於說明書的規定實務上，在 AIA 發明法將缺乏揭露最佳實施例排除作為訴訟中主張專利無效之理由後，在專利侵權訴訟中，以美國專利法 112 條主張專利無效的案件就減少很多，而主要以專利說明書揭露不足，致使系爭專利無法實施或界定不明確而主張無效的態樣呈現。由於此部分的理由會與美國專利法第 101 條的規定有部分重合，所以在實務上應用的較少70。較值得一提的是，近年的 In Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc.案件71中，原本聯邦巡迴上訴法院針於美國專利法第 112 條對於專利有效性的規定，係以說明書之揭露足以讓權利請求項為「得以解釋」(amenable to construction)，並非「無法解決的模糊」(insolubly ambiguous)，即可判斷為權利請求項仍為明. 政治大明確性」(reasonable certainty) 立，最後聯邦巡迴上訴重審時回歸「合理的明確。然而，此判斷標準被聯邦最高法院駁回，認為該標準不符合「合理的 72. 確性」(reasonable certainty)標準，也就是依照內部證據(intrinsic evidence)判. ‧ 國. 學. 斷是否讓熟習該技藝者得以清楚理解其權利範圍，來決定是否符合美國專利法第 112 條之規定。. ‧. 綜上所述，在專利訴訟中可以據以提出專利無效的理由很多，然而值得注. y. Nat. 意的除了新穎性及非顯而易見性相關理由可以做為多方複審程序的理由外，其. er. io. sit. 他的理由都不能作為多方複審程序的主張。此部分在下一章會再進一步說明。. a. n. iv n C 舉證責任與舉證程度 hengchi U 如本章第一節所提及，在美國民事訴訟程序中，證據開示程序是最具特第三節l. 點，最漫長，最耗費人力與資源，最重要，也是最昂貴的程序。依照美國民事訴訟程序法第 26 條第(b)款的規定兩造對於任一方主張(claim)或抗辯(defense)有關聯的相關證據，都具有揭露/提供的義務。因此，兩造都可以透過證據開示程序取得對造或第三方與案件相關的證據，以期在系爭案件審理，或事實審理. 69. Nathan J. Lee & Jeremy Anapol, Reissue Patent Claims Not “Clearly and Unequivocally” Supported in Original Patent Are Invalid, Retrieved from https://www.knobbe.com/news/2019/06/reissuepatent-claims-not-“clearly-and-unequivocally”-supported-original-patent-are (May 12, 2020) 70 Michael G. Babbitt and Smitha B. Uthaman, The Future of Section 112 Patent Defenses: Catching up to Section 101?, Intellectual Property &Technology Law Journal, Volume 30, Number 12, pp. 3-6, December 2018 71 Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc., No. 12-1289 (Fed. Cir. Apr. 27, 2015) 72 NAUTILUS, INC. v. BIOSIG INSTRUMENTS, INC, No. 13-369 (S. Ct. June 2, 2014) 24 DOI:10.6814/NCCU202001416.