第四章 雙軌制之衝突與競合---以相關判例探討
第四節 禁反言的交互影響
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第四節 禁反言的交互影響
關於聯邦法院的專利侵權訴訟與多方複審程序之間的禁反言問題，主要有 三個重要議題第一、隨附禁反言(collateral estoppel)；第二、關於訴訟主體／申 請主體的禁反言；第三、爭點禁反言(ground estoppel)。
第一項 隨附禁反言
關於隨附禁反言議題，發生在對於系爭專利的有效性裁定聯邦地方法院與 PTAB 產生矛盾時的交互影響。特別是 PTAB 的最終書面裁定是否會影響聯邦 地方法院的侵權判決，因為會直接影響當事人的權益。關於此議題分成二種情 境：
1. 聯邦地方法院裁定無效，而 PTAB 裁定有效：
關於此種情境，如前章第六節所述及Intellectual Ventures II, LLC v.
FedEx Corp. et al.案件，聯邦地方法院認為若地方法院對於系爭專利裁 定無效，不管PTAB 裁定如何，應以聯邦地方法院的無效裁定為依歸。
所以一旦聯邦地方法院裁定專利無效就產生了隨附禁反言的效果，亦即 落入美國判決法重述第二版第27 條規定，並不受 PTAB 的結果影響，
除非在上訴中被推翻無效裁定。此邏輯係屬合理，因為PTAB 的決定為 行政處分的範疇，就像在USPTO 獲准的專利，基於聯邦地方法院對專 利的管轄權，也就是可以在聯邦地方法院中裁定專利之有效性，儘管 USPTO 認為具有專利性而授予專利權，聯邦地方法院也有權依事實判 決其無效，並產生隨附禁反言效力。同理，儘管PTAB 對系爭專利的挑 戰裁定為專利有效，聯邦地方法院仍有權依事實判決其無效。反過來 說，由於聯邦地方法院與PTAB 審理專利之有效性的證據基礎不同，舉 證程度要求不同，如前章第四節所述及Novartis Pharm. Corp. v. Noven Pharm., Inc.案件，聯邦地方法院對系爭專利有效性的判決結果，一樣對 PTAB 的審理不具約束力。也就是說，聯邦地方法院判決系爭專利無 效，PTAB 仍可以裁定系爭專利有效，並無違和。
2. 聯邦地方法院裁定有效，而 PTAB 裁定無效：
關於此種情境，目前的案件中聯邦巡迴上訴法院會採用Fresenius 排除 規則，在此茲將Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int’l, Inc.案件206的始末簡 述如下207：
206 Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int’l, Inc. Nos. 2012-1334, 2012-1335 (Fed. Cir. 2013)
207 David C. Reese, Cancellation of Claims by the PTO During Reexamination Is Binding in Concurrent Infringement Litigation, Aug. 2013, Retrieved from
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專利權人為Baxter，系爭專利為美國第 5,247,434 號專利(‘434)。
2003 年 Fresenius 公司基於’434 專利的權利請求項第 26-31 項，向專利 權人Baxter 提出專利無效及不侵權的確認之訴。而 Fresenius 被 Baxter 反訴侵權。2007 年 2 月，聯邦地方法院判決權利請求項第 26-31 項有 效，且Fresenius 侵權。在上訴中，兩造協商侵權的部分，但 Fresenius 主張’434 專利無效。2009 年9 月，聯邦巡迴上訴法院確認’434 專利 權利請求項第26-31 項有效，但針對損害賠償的部分發回聯邦地方法院 重審。在地方法院審理的過程中，Fresenius 於 2005 年針對’434 專利權 利請求項第26-31 項提出單方再審查程序。2007 年 12 月美國專利商標 局完成再審查，裁定權利請求項第26-31 項無效。2010 年 3 月 PTAB 確 認審查委員的裁定，2012 年 5 月 17 日聯邦巡迴上訴法院確認 PTAB 對’434 專利權利請求項第 26-31 項無效的裁定。同時，在 2012 年 3 月 16 日聯邦地方法院對於 Fresenius 進入終審。兩造都提出上訴，爭議 PTAB 撤銷’434 專利權利請求項第 26-31 項對於侵權訴訟的效力，以及 有關損害賠償的爭議。上訴的主要爭點在於：根據再審查程序的法規，
美國專利商標局對於權利請求項的撤銷，是否對待決的聯邦地方法院侵 權訴訟產生約束力。
在聯邦巡迴地方法院審理該上訴案件時，有審酌美國專利商標局關 於再發證，及再審查立法過程及其權限範圍，認為國會當初立法實際就 預期再審查程序會與相關訴訟並行，而權利請求項的撤銷對並行的相關 訴訟有約束力(如前述的介入權)。而專利權人 Baxter 則主張對於系爭專 利有效性的決定聯邦地方法院在2007 年就達成終審，已形成既判例，
重審只是針對損害賠償爭議，與系爭專利有效性無關，後續的美國專利 商標局對系爭專利的有效性裁定，不應溯及既往。然而聯邦巡迴上訴法 院認為聯邦地方法院在2007 年的裁定並不構成終審，因為美國專利商 標局再審查程序之結果，對於判決產生介入(intervening)排除(prelusion) 的效果。如前章第六節所述，聯邦巡迴上訴法院裁定：「一旦
PTAB/PTO 對系爭專利做出權利請求項不具專利性的最終決定，且在上 訴中確認，就可以有效推翻或廢止還待決的(pending)系爭專利侵權訴訟 中，對侵權責任及賠償的法院最終裁定」
就邏輯上來說，如果美國專利商標局對於系爭專利的不具專利性已 是終局決定，就表示美國專利商標局已經撤回對專利權人所授與的專利
https://www.finnegan.com/files/Upload/Newsletters/Last_Month_at_the_Federal_Circuit/2013/Augu st/FCN_Aug13_1.html (June 7, 2020)
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權，所以專利侵權訴訟中侵權賠償的請求權基礎已不復存在，因此對於 待決的侵權訴訟應產生實質的影響，並無不合理之處。
關於訴訟主體／申請主體的禁反言的部分主要是涉及實質利益當事人，及 利害關係人的部分，如上節所述，專利讓與人的禁反言只會約束聯邦法院中對 系爭專利的無效抗辯權，對於PTAB 的多方複審程序，由於專利讓與人並非專 利權人所以專利讓與人禁反言無立場。另一爭議就是美國專利法第315 條第(b) 項的時效阻卻問題，此部分在上一節與前章第三節有諸多討論，在此不再贅 述。
第二項 爭點禁反言
而關於爭點禁反言(ground estoppel)，主要是涉及美國專利法第 315 條第(e) 項的規定，但其中主要是規定在多方複審程序中已提出的事由，或合理可能提 出的事由，不得在後續訴訟中主張，關於此部分已於前章第七節中討論過。然 而值得觀察的是，關於聯邦巡迴上訴法院在Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys. Inc.案中，裁定對於多方複審程序中申請時提出之事證與論述，被 PTAB 駁回而未啟動的部分，並不會構成禁反言。在近期的美國最高法院對於 SAS Institute Inc. v. Iancu 案208的判決，可能造成Shaw 案中的情況將不復存在。
茲將該案簡述如下：
SAS 公司針對 ComplementSoft 公司的軟體專利，向 PTAB 提出多方複審程 序，挑戰該專利全部的權利請求項，然而PTAB 認為針對部分權利請求項 SAS 的主張有理由，所以立案啟動多方複審程序，隨後對於部分權利請求項作出最 終書面決定。然而SAS 向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，認為 PTAB 未對所申請 的全部權利請求項逐一審查做出裁定，有違美國專利法第318 條第(a)項規定
「PTAB 應針對申請人所挑戰的任何專利權利請求項，及任何新增權利請求項 的專利性，作出最終書面決定」(the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d))。聯邦巡迴上訴法 院駁回SAS 上訴，然 SAS 上訴至最高法院。美國聯邦最高法院廢棄聯邦巡迴 上訴法院之判決並發回重審，裁定多方複審程序立案後，PTAB 應對申請人挑 戰的所有權利請求項逐一認定其有效性209。
208 SAS Institute Inc. v. Iancu, 584 U.S. ___ (2018)
209 David Hricik, USPTO Rule Making: Codify SAS, Eliminate Presumption in Favor of Petitioner, May 27, 2020, Retrieved from
https://patentlyo.com/patent/2020/05/eliminate-presumption-petitioner.html (May 29, 2020)
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自SAS 案判決後，PTAB 對於多方複審程序中申請人所主張的理由與事 證，只要對挑戰之權利請求項至少一項不具可專利性之合理可能性，就會立案 啟動多方複審程序，但最終書面決定須對所有挑戰的權利請求項逐一認定其有 效性。因此並沒有部分權利請求項未被啟動的問題，也就是說所有申請人所提 的主張在最終書面決定後都會落入禁反言規定範疇。
第三項 實體產品是否構成禁反言
此外，關於美國專利法第315 條第(e)項第(2)款的規定，由於多方複審程序 中依據美國專利法第311 條第(b)項規定僅能引用專利或印刷出版品為引證資 料，那麼相關的產品在對應的專利侵權訴訟中舉證，是否會落入美國專利法第 315 條第(e)項第(2)款規定？關於此問題近期的判決有新的進展。先前的案例為 Star EnviroTech, Inc. v. Redline Detection, LLC et. al.案件210，茲簡述如下211：
Star EnviroTech, Inc.於 2012 年以美國第 6,526,808 號專利(‘808 專利)控告 Redline Detection, LLC 侵權，該專利係有關於流體系統的洩漏偵測技術，而被 告Redline 向 PTAB 針對系爭專利提出的多方複審程序，然而在多方複審程序 中專利權人Star 持有一份產品的手冊，PTAB 在最終書面決定中裁定系爭專利 有效。被告Redline 在專利侵權訴訟中以該產品為引證資料主張系爭專利無 效。專利權人Star 則主張被告 Redline 應落入美國專利法第 315 條第(e)項第(2) 款禁反言規定，不得以該實體系統為證據挑戰系爭專利有效性。Star 主張雖然 多方複審程序中不得以實體系統作為引證資料，但實體系統的產品手冊可以做 為引證資料，且當時Star 已經取得該產品手冊，因此實體系統應視為「合理可 能提出的事由」。然而法院並沒有接受專利權人Star 的主張，主要理由是實體 系統所揭露的品質不等同於產品手冊所揭露的品質，也就是說實體系統所揭露 的內容可能不在產品手冊中被揭露，而這些細部內容可能直接會影響權利請求 項的有效性判斷，且這些細部內容並不可能在多方複審程序中提出。因此，法 院認為產品手冊對應的實體系統，不應落入美國專利法第315 條第(e)項第(2)款 禁反言規定。
210 Star EnviroTech, Inc. v. Redline Detection, LLC et. al., 8-12-cv-01861 (CACD January 29, 2015, Order)
211 Scott McKeown, Product Manuals vs. Products: Breadth of IPR Estoppel, February 11, 2015, Retrieved from https://www.patentspostgrant.com/product-manuals-vs-products-breadth-of-ptab-estoppel/ (June 25, 2020)
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Wasica Finance GmbH v. Schrader International, et al.,案件212就是近期的案例，茲 簡要說明如下213：
專利權人Wasica Finance GmbH and BlueArc Finance AG (Wasica)於 2013 年 7 月在德拉瓦州聯邦地方法院，向 Schrader International, Inc. (Schrader)等汽車零 件供應商提起專利侵權訴訟，主張被告胎壓偵測器產品侵害其專利，美國第 刷出版物，並舉證一胎壓偵測器產品”ZR-1 Sensors”，主張系爭專利權利請求項
專利權人Wasica Finance GmbH and BlueArc Finance AG (Wasica)於 2013 年 7 月在德拉瓦州聯邦地方法院，向 Schrader International, Inc. (Schrader)等汽車零 件供應商提起專利侵權訴訟，主張被告胎壓偵測器產品侵害其專利，美國第 刷出版物，並舉證一胎壓偵測器產品”ZR-1 Sensors”，主張系爭專利權利請求項