第二章 美國專利侵權訴訟中的專利無效程序
第五節 專利無效相關之禁反言規定
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低，使得發明人也會降低申請專利的動機，因此違反了鼓勵創新的 政策。
（三）違反專利制度的根本目標---專利公開揭露：由於上述專利價值降低 的效果，會鼓勵發明人傾向以營業秘密保護而非專利法，以保護他 們的研發成果。
綜上所述，縱使專利無效確認，基於使用者付費原則，被授權人在專利未 無效期間因授權所獲得利益「分享」部分利潤給專利權人，並無不妥，自無返 還之必要。因此，專利無效判決的效力，雖有普世的意義，但不應溯及既往。
第五節 專利無效相關之禁反言規定
關於專利侵權訴訟中專利無效抗辯相關的禁反言規定，大致可以分為二部 分，一部分是關於主張專利無效之主體的禁反言，另一部分是關於主張專利無 效客體相關的隨附禁反言(Collateral Estoppel)或稱爭點排除效(issue preclusion)。
第一項 主體相關禁反言
關於主張專利無效之主體，主要係針對專利被授權人(Licensee)可否對所取 得授權的系爭專利主張無效？及專利讓與人(Assignor)可否對專利受讓人
(Assignee)主張專利無效？二大議題。就專利被授權人可否主張專利無效而言，
在早期美國法院實務上有所謂被授權人禁反言原則92(Licensee Estoppel)，主要 理由是因為授權契約成立時，被授權人針對該專利權是自願接受授權並同意付 費，因此禁止被授權人挑戰該專利權之有效性。然而，美國聯邦最高法院在 1969 年 Lear v. Adkins93案件中，推翻了州契約法基礎上的被授權人禁反言原 則。美國聯邦最高法院認為對於公眾而言，競爭不應受到毫無價值的專利壓 制，其與真正有價值專利的專利權人應受到其壟斷保護同等重要。另外，被授 權人通常可能是唯一有充分經濟動機去挑戰系爭專利有效性的人。所以基於
（一）能讓公眾可以免費使用公共領域的技術(無效專利)；（二）以及應該儘早 對有關公共利益專利權的有效性做確認(專利無效確認)，二種公共利益的考 量，美國最高法院判決專利被授權人可以在任何時候挑戰授權專利之有效性。
關於專利讓與人禁反言的問題，一般來說，基於衡平原則(equity)，專利讓 與人禁反言可以防止讓與專利權或專利申請權的人，於事後爭辯其所讓與的標 的是無效的(nullity)。這個原則是在 1988 年 Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc.94的案件中，由美國聯邦巡迴上訴法院確立。
92 Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltine Research, Inc. 339 U.S. 827 (1950)
93 Lear, Inc. v. Adkins - 395 U.S. 653, 89 S. Ct. 1902 (1969)
94 Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (1988)
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第二項 客體相關禁反言
至於隨附禁反言的基本觀念在於：前一個訴訟中爭訟過的爭點，在後面的 訴訟中不得再提起。此概念是基於衡平原則而產生出來的，根據美國判決法重 述第二版第27 條規定，「當一個事實或法律的爭點，經過真正的爭論，並經由 一有效且終局的判決而裁定時，且該爭點裁定對於該判決係屬必要，則該爭點 的裁定對於兩造當事人後續的法律行動，有最終決定性的效果，無論基於相同 或不同的主張。」95也就是排除以該爭點再次提起訴訟。任何訴訟當事人可以 對曾參與前一訴訟的對造當事人主張隨附禁反言。然而當事人主張隨附禁反 言，必須證明下列幾點96：
1. 該爭點與前一訴訟所裁定的爭點相同；
2. 該爭點在前一訴訟中有經過真正的爭論(actually litigated)；
3. 對造當事人在前一訴訟中，有完整且公平的機會對該爭點進行爭論；
4. 對該爭點的裁定是前一訴訟終局判決的必要部分(essential to a final judgement)
如前所述，隨附禁反言係基於衡平原則，因此即使當事人滿足上述條件提 出隨附禁反言，法院仍有可能拒絕適用隨附禁反言。根據判決法重述第二版，
下列情形不適合採用隨附禁反言：
1. 參與前一訴訟之對造當事人，在法律上無法對前一訴訟提起上訴；
2. 該爭點為法律議題，且(1)二訴訟所涉及的請求實質上無關，或者(2)需 要考量二訴訟所處法律環境的改變，或者避免不公平地適用法律，而需 要做新的裁定。
3. 由於二法院所採取的程序品質，或者廣泛程序，或者因為管轄權分配的 因素而不同，致使需要對該爭點重新裁定。
4. 參與前一訴訟之對造當事人，在前一訴訟中負擔較高的證據說服責任；
而在後一訴訟中舉證責任移轉給對造，或者對造在後一訴訟中所負擔舉 證責任高於前一訴訟者；
5. 有清楚且具說服力之需求，需要對該爭點重新裁定：(1)因為該裁定對 公共利益，或者對前訴訟當事人外第三者有潛在負面的影響；(2)因為 該爭點在前訴訟中不足以預見會在後訴訟中成為爭點；(3)因為參與前
95 RESTATEMENT (SECOND) OF JUDGMENTS § 27 (1982) (“When an issue of fact or law is actually litigated and determined by a valid and final judgment, and the determination is essential to the judgment, the determination is conclusive in a subsequent action between the parties, whether on the same or a different claim.”).
96 楊智傑，美國與台灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議—兼論台灣專利無效雙軌制之困
境，交大法學評論，第3 期，頁 102, 103, 2018 年 4 月
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一訴訟之對造當事人，基於另一造的行為或其他特殊情形，並沒有適當 機會或誘因，致使前一訴訟未得到完整且公平的裁定。
然而，美國司法體系採用隨附禁反言的政策，主要是基於：
1. 隨附禁反言可以減少訴訟，減少訴訟者浪費司法資源；
2. 基於衡平原則，不應容許當事人對於已經爭訟過的爭點，一再地提起訴 訟；
3. 隨附禁反言可以避免不同法官作出不同的判決結果，影響司法穩定性；
4. 可以促進判決的終局性。
綜上所述，由於美國專利侵權訴訟中，提出專利無效抗辯的被告負擔較高 的舉證責任，且實務上專利無效爭點若有疑義，專利權人一定會提出上訴，而 取得完整而公平的裁定，因此專利無效終局判決，其形成的隨附禁反言對於專 利權人有很大的約束力，鮮少有翻盤的機會。
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l C h engchi U ni ve rs it y 第三章 美國多方複審制度
第一節 管轄單位與審理程序
97美國多方複審制度源自於美國2011 年 9 月 16 日頒布《Leahy-Smith 美國發 明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA），同時依據 AIA 法案成 立專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）。PTAB 承接
「專利訴願暨衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）事 務，成為美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）
下轄職司專利審理與訴願等相關程序的組織。PTAB 主要可以分成「專利審理 部門」（Trials）和「專利訴願部門」（Appeals）。專利審理部門負責審理四種爭 議案件，除了多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)外，還有專利授予後複審程 序(Post-Grant Review, PGR)，含商業方法專利的過渡性方案（Transitional
Program for Covered Business Method Patents, CBM）以及申請人/發明人調查程 序（Derivation Proceedings）。而專利訴願部門則負責審理被駁回之專利申請相 關的訴願案件。
IPR, PGR, CBM 都是用以挑戰已領證之專利，由於 PGR 需要在專利領證後 九個月內提出，而CBM 受限於只能針對商業方法專利，且為過渡條款將於 2020 年 9 月 16 日取消，因此 PGR 及 CBM 案件鮮少與專利侵權訴訟相關。而 多方複審程序則經常與專利侵權訴訟相關，因此本論文僅針對多方複審程序進 行研究與比較。多方複審程序的審理程序迥異於舊制的單方再審查(Ex Parte Reexamination)或多方再審查(Inter Parte Reexamination)，茲說明如下98,99：
一、申請階段
申請人提出多方複審程序申請時，除了需繳納申請費用外，所提 交的申請資料包括列舉所有利害關係人，任何將影響審查決定的相關 事項，明確指出每一權利請求項無效的根據及理由，並詳附每項理由 根據之習知專利或公開文獻。
二、強制最初揭露(Mandatory Initial Disclosures)
97 Charles R. Macedo, Jung S. Hahm, Understanding PTAB Trials: Key Milestones in IPR, PGR and CBM Proceedings, Retrieved from https://www.arelaw.com/images/article/link_pdf-1-1415047685-ARElaw_Understanding_PTAB_Trials101414.pdf (March 25, 2020)
98 楊智傑，黃婷翊，美國專利複審程序及 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee 案，專利師，第 二十七期，頁18-57，2016 年 10 月
99 陳在方，美國專利紛爭解決之關鍵性變革--論美國專利複審程序的結構功能分析與實施成
效，交大法學評論，第2 期，頁 25-46，2017 年 12 月
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根據美國聯邦法規彙編第37 號第 42.51 條規定，多方複審程序也 有證據開示程序(Discovery)，針對證據開示程序內容，在兩造同意下 初期將強制揭露相關內容，此時有二種選擇100：一是爰引美國民事訴 訟程序法第26 條之相關規定，或者依照 PTAB 所公布的審判實務指南 (Trial Practice Guide)中的相關規定，然而其要求揭露的內容範圍更 廣，因此實務上都是爰引民事訴訟程序法第26 條的規定。依規定兩造 無需待證據開示程序之提出，得義務性地將彼此應該揭露的資料提交 於對造，包括相關證人的聯絡資訊，相關事證的書面資料等等。最初 揭露的提交需在專利權人提交初步回應期限前，兩造達成最初揭露範 圍的協議，並提交最初揭露資料。若兩造於強制最初揭露範圍未達成 協議，則任一方可以另提證據開示程序請求。
三、專利權人初步答辯(Preliminary response)
PTAB 在收到多方複審程序的申請時，即會通知專利權人，專利權 人在收到PTAB 多方複審程序申請日通知後，可以選擇三個月內提出 初步答辯，並檢附相關佐證，或者放棄初步答辯機會，選擇放棄初步 答辯機會並不會使專利權人對於後續程序有負面影響101。根據第37 號 聯邦法規彙編(Code of Federal Regulations, C.F.R)第 42.107 條規定，專 利權人在初步答辯中，僅能針對多方複審申請人不符合美國專利法第 314 條規定進行抗辯，也就是 PTAB 不應啟動多方複審程序的理由，
並佐以證據，包含證詞證據(testimonial evidence)。而初步答辯中是不 可以包括權利請求項的修正，但可以依據美國專利法第253 條(a)項規 定，選擇排除(disclaimer)一或多項權利請求項，而不納入後續多方複 審的程序。依照審判實務指南，專利權人初步答辯可以包含下列幾點 論述：
(1) 申請人提出法定禁止提出多方複審的理由；
(2) 申請人主張權利請求項無效所引用的參考文獻，非為事實上公開的 文獻；
(3) 申請人引用的習知技術缺乏實質內容揭露系爭權利請求項；
(3) 申請人引用的習知技術缺乏實質內容揭露系爭權利請求項；